Roj: STSJ MAD 4695/2014 Id Cendoj: 28079330022014100337 Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 2 Nº de Recurso: 576/2012 Nº de Resolución: 402/2014 Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO Ponente: FRANCISCO BOSCH BARBER Tipo de Resolución: Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda C/ General Castaños, 1-28004 33009710 NIG: 28.079.00.3-2012/0004689 RECURSO 576/2012 SENTENCIA NÚMERO 402 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA ----- Iltmos Señores: Presidente. D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez Magistrados: D. José Daniel Sanz Heredero D. Miguel Ángel García Alonso Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera D. Francisco Bosch Barber En la Villa de Madrid, a dieciséis de abril de dos mil catorce. Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 576/2012, interpuesto por la mercantil Iberia Vision Care, S.L, y de D. Carlos Alberto, representados por el Procurador D. Ramiro Reynolds Martínez, contra la desestimación presunta de recurso de alzada interpuesto frente a resolución de la OEPM, de 14 de septiembre de 2011, que había concedido la marca denominativa DERMEYES, nº 2.961.469 para clase 3, al solicitante D. Candido, no personado en autos. Ha sido parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado. ANTECEDENTES DE HECHO 1
PRIMERO.- Que previos los oportunos trámites, la mencionada parte actora recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado el 10 de julio de 2012, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada y solicita el recibimiento a prueba del recurso. SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, presentando contestación en 21 de septiembre de 2012, oponiéndose, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimo oportunos, e interesando su desestimación. TERCERO.- Por providencia de 1 de octubre de 2012 se acordó recibir a prueba, no solicitándose por ninguna de las partes, y se concedió tramite de conclusiones, llevado a efecto, y declarándose conclusas las actuaciones, pendientes de señalamiento, y en 10 de abril de 2014 se señalo para votación y fallo de este recurso, y concluso para sentencia VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco Bosch Barber. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la desestimación presunta de recurso de alzada frente a resolución, dictada en 14 de septiembre de 2011, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, que había concedido al solicitante D. Candido, el registro de la marca denominativa nº 2.961.469, Dermeyes, para la clase 3, preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares y dentífricos. La precitada resolución acuerda la concesión de la marca denominativa solicitada, por existir antecedentes registrales del solicitante para productos y servicios relacionados, por no ser prioritaria la oponente frente a la examinada, y por no incurrir la solicitada en la prohibición del art. 5.1.g de la Ley de Marcas, entre los signos enfrentados, concediéndola en la clase 3 solicitada y en el sentido modificado y referido; se recurrió en alzada la citada resolución, que no aparece resuelto, y consta una resolución de inadmisión de solicitud de revisión de oficio, no objeto de recurso, y una resolución de suspensión del trámite del recurso de alzada, en razón a una solicitud de nulidad de marca comunitaria del recurrente, resolución tampoco recurrida. SEGUNDO.- La parte recurrente muestra su disconformidad con la desestimación presunta de la resolución impugnada, alegando vulneración del art. 6 de la Ley de Marcas que resulta aplicable, al haberse opuesto a la marca solicitada, con 4 marcas análogas Dermeyes, entre ellas una solicitud de marca comunitaria previa, nº 8917361, concedida y registrada con posterioridad, resultando imposible la concesión de una marca nacional con una solicitud previa de marca comunitaria, resultando además acreditado que las marcas son idénticas y amparan los mismos productos, con referencias al riesgo evidente de confusión y de asociación en los consumidores, añadiendo que el rechazo de la oposición en cuanto a otras 2 marcas comunitarias, nº 9862392 y 9862707,por no ser prioritarias, no es ajustada a derecho puesto que las dos solicitudes lo fueron invocando sus derechos de prioridad de solicitud previa de sendas marcas extranjeras, portuguesa e inglesa, asimismo anteriores, habiéndose incumplido también el art. 4, a, b, y c del Convenio de Paris ; que los antecedentes registrales referidos en la resolución combatida no suponen un motivo valido de desestimación de oposición, con lo que no es posible la concesión; añade que el solicitante es un cazador de marcas y que en este caso intento vender la marca concedida a sus mandantes, aprovechándose del prestigio ganado, y que la suspensión del recurso de alzada, de su tramitación, se ha dictado cinco meses después de la interposición de la alzada, una vez operados los efectos del silencio, en base al art. 26 de la Ley de Marcas, cuando debe estarse al art. 27,y con referencia a la revisión de actos en vía administrativa, cuando debe aplicarse la Ley 30/92, y en tanto que no cabe suspender en vía de recurso de alzada cuando debe estarse al art. 27 de la misma, permitiéndose por la Oficina la coexistencia de una marca comunitaria en vigor prioritaria y de una marca nacional análoga, suspensión en base a petición del solicitante de la marca, y adoptada cuando existe acto presunto, e interesando la estimación de la demanda y la denegación de la marca solicitada. Por su parte, el Abogado del Estado, en la representación en que actúa, alega que no se ha dictado resolución en el recurso de alzada, dado que la OEPM ha suspendido la tramitación de la alzada en razón a una oposición de nulidad frente a la marca comunitaria 8917361, ante la OAMI, como cuestión de previa resolución, resolución de tramite y no recurrible, y que debería ser el objeto esencial del recurso, por lo que el mismo debe ser declarado inadmisible, y que el art. 26 de la Ley de Marcas prevé la suspensión en estos casos, debiéndose ventilar primero la acción de nulidad, y que debe desestimarse asimismo el recurso dado 2
que el acto fue dictado con arreglo a derecho, siendo la conclusión que el recurso se dirige únicamente frente a la desestimación presunta de la alzada, con lo que resulta inadmisible; subsidiariamente interesa la desestimación del recurso, en base a ser aplicable el art. 26, cabiendo la suspensión del trámite de una alzada, al referirse a procedimientos de tramitación en abstracto, que la marca se ha concedido al no haberse acreditado la existencia de una marca prioritaria para ser opuesta, al pender la acción de nulidad sobre ella, con lo que al no existir una marca prioritaria en el tiempo y preferente, reconocida, debe mantenerse la concesión, interesando la desestimación de la demanda En conclusiones se reiteraron las alegaciones, añadiendo la actora que lo coherente era suspender el tramite procedimental y no conceder una marca cuando existen otras idénticas con alcance comunitario, habiendo vulnerado la Administración el principio de los propios actos, cuando la OAMI ha concedido su marca comunitaria, lo que impide la concesión de la solicitada, siendo la suspensión de fecha 18 de abril de 2012, posterior al presente recurso contencioso, y haber transcurrido los tres meses para resolver la alzada, además de referirse a expediente incompleto y sin foliar, y que la acción de nulidad se promovió un día antes de oponerse a la alzada. TERCERO.-En el expediente administrativo consta la solicitud de D. Candido, en fecha 23 de diciembre de 2010, de registro de la marca denominativa nº 2.961.469, DERMEYES, para la clase 3, venta de preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares y dentífricos; se opuso la mercantil Iberia Vision Care, S.L, con un signo mixto prioritario, DERMEYES,, en la misma clase 3, además de en la clase 39, y mismos productos y servicios, alegando la aplicación de la prohibición absoluta del art. 5.1.g de la Ley, y la solicitud previa de marca comunitaria, de fecha 1 de marzo de 2010, la identidad de ambos signos y de la aplicación, productos y servicios, acompañando resolución de la OAMI concediendo parcialmente su marca, salvo para cosméticos, y también en clase 35, con la oposición del solicitante referido; se opuso asimismo D. Carlos Alberto, con dos marcas nacionales con numero no asignado, solicitadas en 4 de abril de 2011 y 29 de octubre de 2010, dermeyes optical care, en clase 3, refiriendo la aplicación del art. 5.1.g y del art. 6.2.c y 6.1.b, además de la semejanza entre ambas marcas y de la existencia de identidad aplicativa, con riesgo de confusión y de asociación, acompañando un certificado de registro francés de 4 de marzo de 2011, en clase 3, presentada en 2 de abril de 2011; la Oficina suspendió el expediente, refiriendo productos y servicios incorrectamente definidos, efectuando alegaciones el solicitante, en el sentido de modificar lo solicitado en clase 3, quedando para preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares y dentífricos, y refiriendo poseer una marca anterior nº 2.909. 456, Dermeyes, en clase 35, marca la solicitada anterior a todas las marcas solicitadas, 9 nacionales y 3 comunitarias, por la oponente, algunas denegadas, cinco, por oposición de su marca, prioritaria; y en resolución de fecha 14 de septiembre de 2011 la OEPM concedió la marca denominativa solicitada, nº 2.961.469 para la clase 3, y no tiene en cuenta la oposición de la marca comunitaria 8917361, al existir antecedentes registrales para productos y servicios relacionados y distintivo semejante, ni la oposición de las marcas comunitarias 9862392 y 9862707, por no ser prioritarias, ni se tiene en cuenta el art. 5.1.g, al no incurrir en las prohibiciones del precepto; interpuso alzada la citada parte actora oponente, en 26 de octubre de 2011, la cual alega vulneración del art, 6.2 c de la Ley en relación al 6.1.b, al haberse registrado su marca comunitaria 8917361 en 14 de julio de 2011, solicitada en 6 de abril de 2010, solicitud que conlleva la prioridad, marcas análogas y mismos productos y servicios, con riesgo de confusión y asociación, y no siendo motivo valido de no tener en cuenta la oposición la existencia de antecedente registral, además de alegar competencia desleal e incongruencia de la resolución; la OEPM dicta resolución en 24 de noviembre de 2011, en cuanto a una solicitud de la recurrente de revisión de oficio de la concesión, por nulidad absoluta, del art. 102 de la Ley 30/92, de fecha 29 de septiembre de 2011, que no figura en el expediente, solicitud de revisión de oficio cuya admisión a trámite fue denegada, inadmisión que no fue recurrida por la actora; en fecha 28 de diciembre de 2011 la actora presento escrito alegando que no se había interesado la revisión por nulidad sino para que la Oficina de oficio promoviera la facultad revisora y refiriendo una querella criminal y unas diligencias previas, de las que nada se acredita; seguidamente consta escrito de oposición a la alzada del solicitante, interesando la suspensión del procedimiento de tramitación, por haber presentado solicitud de nulidad, ante la OAMI, de la marca comunitaria oponente, nº 8917361, en 24 de febrero de 2012, y además presento en 28 de febrero de 2012 dicha oposición a la alzada, alegando la citada solicitud de suspensión, oposición frente a la cual se opuso a su vez la actora en 3 de abril de 2012, alegando no haberse presentado la nulidad de su marca ante la OAMI, ni existir en dicha Oficina tal expediente, ni puede suspenderse un recurso de alzada, e interesando la prosecución del trámite de la alzada; en fecha 18 de abril de 2012 se dicta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, resolución en que se dice que la acción de nulidad consta presentada en la OAMI en la fecha 3
de dictado de esta resolución, nulidad con nº 6332, y que la oponente se opuso a la suspensión, estimando no aplicable el art. 26 de la Ley de Marcas, añadiendo que la finalidad de la norma es evitar la existencia de actos administrativos que se basen en unos registros cuya existencia legal se ha puesto en cuestión en otras instancias, siendo por ello aplicable el citado art. 26 y acuerda la suspensión del trámite del recurso de alzada hasta resolución firme de la acción de nulidad, resolución de suspensión de trámite de la alzada no recurrida. CUARTO- En primer lugar, debe resolverse en cuanto a la inadmisibilidad del recurso planteado alegada por la Abogacía del Estado, debe hacerse constar que el acto recurrido es la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto en 26 de octubre de 2011, alzada en la que consta haberse inadmitido a trámite una solicitud de revisión de oficio de la marca solicitada, solicitud de la actora de 29 de septiembre de 2011, y tramite de alzada al que se opuso el solicitante, acreditando haber ejercitado acción de nulidad de la marca comunitaria oponente y solicitando la suspensión del trámite de la alzada, de lo que se dio traslado y se opuso a ello la actora, de todo lo cual se desprende que lo actuado en dicha alzada por la propia actora, presentando escrito de oposición a la suspensión y otro solicitando una supuesta revisión de oficio por la Oficina de la concesión del registro impugnado, anterior a la alzada, conllevan el incumplimiento del plazo para resolver la alzada y por ello de la desestimación presunta de la misma, con lo que no se produce acto impugnable, siendo por ello inadmisible el recurso; y si a ello se añade que se suspende el trámite del recurso de alzada, resolución que no se recurre por la actora, aun cuando pueda ser de trámite, resulta de todo ello que procede declarar la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo planteado, por aplicación del art. 69.c de la LJCA ; por otra parte, la suspensión podía ser acordada, en aplicación del art. 26 b de la Ley de Marcas, dado que se acredita en el expediente, resolución de 24 de noviembre de 2011, haberse planteado ante la OAMI el referido recurso de nulidad por el solicitante de la marca impugnada, con lo que el art. 26. b de la Ley de Marcas, incluido en las disposiciones generales sobre el procedimiento, era de lógica aplicación, suspensión hasta sentencia firme de la nulidad de la marca comunitaria opuesta, no obstando a ello que se haya suspendido el trámite del recurso de alzada, ni es de aplicación el alegado art. 27, referido a acción revisora, que no cabía ejercitar, como se ha hecho constar, en cuanto que se habla en el precepto de tramitación, que comprende asimismo la tramitación de la alzada, y dado que la suspensión era recurrible por imposibilitar la continuación del tramite procedimental; por todo ello, procede declarar la inadmisibilidad del recurso, en aplicación del art. 69.c, de la LJCA, por falta de acto impugnable, y, consecuentemente, debe desestimarse la demanda frente a desestimación presunta de alzada contra resolución de la OEMP, que concede al solicitante la marca denominativa Dermeyes, para clase 3. QUINTO.- Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y la Ley 37/2011, procede imponer las costas procesales a la actora, al desestimarse el recurso, en el sentido de fijar la cantidad de 1.500 euros para el Letrado de la parte demandada. VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación. F A L L A M O S Que debemos declarar y declaramos la Inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador D. Ramiro Reynolds Martínez, en nombre y representación de la mercantil Iberia Vision Care, S.L, y de D. Carlos Alberto, contra la desestimación presunta de recurso de alzada frente a resolución, de 14 de septiembre de 2011, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que había concedido al solicitante D. Candido, no personado en autos, la marca denominativa Dermeyes, nº 2.961.469, en clase 3, por no haber acto impugnable, y, consecuentemente, se desestima dicho recurso; todo ello con imposición a la actora de las costas procesales, en el sentido indicado. Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso. Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de estas Sección nº 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto "Recurso" 24 Contencioso-Casación (50 Euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio). 4
En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución. Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero D. Miguel Ángel García Alonso Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera D. Francisco Bosch Barber 5