SENTENCIA DEFINITIVA

Transcripción

1 Expediente Rol N 9993, terraustralchile.cl. Titular: Manuel Enriquez Fritz Revocante: CEPECH S.A. Tipo de Revocación: Temprana SENTENCIA DEFINITIVA Santiago, veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. VISTO: 1.- Que mediante Oficio de 12 de abril de 2016, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile me comunicó la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto suscitado por la solicitud de revocación del nombre de dominio terraustralchile.cl. Dicho nombramiento fue aceptado el día 12 de abril de 2016, y ninguna de las partes solicitó la inhabilidad del juez árbitro en el término establecido para ello. Los honorarios arbitrales fueron enterados oportunamente por la parte revocante. 2.- Que son partes en dicho conflicto CEPECH S.A., representada por doña María Luisa Valdés Steeves, como revocante, y Manuel Enriquez Fritz, como titular. 3.- Que, con fecha 6 de mayo de 2016, CEPECH S.A. demandó de revocación, acompañó documentos probatorios y solicitó la asignación del nombre de dominio terraustralchile.cl, conforme a los argumentos que siguen: 3.1. La demandante afirma que CEPECH se crea en el año 1985, con el objetivo de dar acceso a los jóvenes del país a una formación y entrenamiento especializado y de calidad para rendir las distintas pruebas de selección universitaria. Preuniversitarios CEPECH es líder en ingreso a las universidades, fruto de una larga trayectoria en el ámbito de la educación preuniversitaria, y una metodología de trabajo pedagógico enfocada en el desarrollo de habilidades. Con un trabajo que se actualiza año a año de acuerdo a los lineamientos del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), cada uno de sus instrumentos evaluativos responde a cuidadosos procesos de formulación, calibración e indización y permiten brindar la formación que cada alumno necesita. Los Colegios TERRAUSTRAL nacen hace más de 25 años del impulso de CEPECH S.A., que incentivado por una profunda vocación de servicio al país, ha participado activamente en la fundación de diversas instituciones educativas. Entre ellas, el Preuniversitario Cpech, el Instituto Profesional de Chile, la Universidad Andrés Bello, los Colegios Pumahue y Manquecura. 1

2 El Directorio, integrado por connotadas personalidades nacionales del ámbito de la educación, la cultura y la empresa privada, vela por la fiel consecución de los principios del proyecto educativo. Así, los Colegios TERRAUSTRAL Oeste y TERRAUSTRAL del Sol, ubicados en la comuna de Maipú, imbuidos de esta misma visión renovadora de la educación y de servicio al país, cuentan con un grupo de profesores especialmente seleccionados por su vocación, conocimiento, entusiasmo y capacidad de entrega Luego, la demandante expresa que cuenta con una familia de marcas comerciales para la expresión TERRAUSTRAL, como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus derechos e intereses. Estos registros son, a su juicio, una poderosa muestra del mejor derecho e interés preferente que le corresponde sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que incluye la expresión TERRAUSTRAL, elemento esencial y distintivo del mismo. Señala que la importancia de los nombres de dominio radica en la necesidad de que estos reflejen fielmente al titular o sujeto que se identifique con el mismo para evitar confusiones en el público. Estima que, conforme a los argumentos expuestos y las normas de derecho que enunciará, el nombre de dominio en disputa debe ser asignado a CEPECH S.A., pues es quien tiene un legítimo derecho y vínculo con él Se argumenta que es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario podría asociar el nombre de dominio terraustralchile.cl a una página web relativa a las marcas, productos y servicios TERRAUSTRAL del demandante. Luego, se destaca que el actor es titular de otros nombres de dominio confusamente similares al disputado, a saber: colegioterraustral.cl, cterraustraldelsol.cl, cterraustraloeste.cl, cterraustraloriente.cl, cterraustral.cl y cterraustralcordillera.cl. Ellos son una muestra más del mejor derecho que le asiste respecto del dominio en disputa, toda vez que al igual que este reproducen el signo TERRAUSTRAL, por lo que los usuarios legítimamente pensarán que se trata de un sitio web correspondiente a sus famosos establecimientos educacionales TERRAUSTRAL, y no al demandado de autos. Agrega que, a su entender, resulta claro que cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio en discordia se verá inducido a engaño, más aun considerando que CEPECH S.A. cuenta con una real, efectiva y profusa presencia en el mercado real e Internet dentro de Chile Se alega que la palabra CHILE en el dominio en cuestión carece de todo tipo de distintividad, y trae como consecuencia la confusión de parte de los consumidores, quienes pueden pensar que se trata de uno de los servicios prestados por el revocante TERRAUSTRAL. Como se aprecia fácilmente, el actual titular de terraustralchile.cl registró un nombre de dominio que incorpora una expresión idéntica a las marcas del demandante, agregando la expresión CHILE, la que no puede ser considerada en caso alguno como un elemento diferenciador suficiente, tal como ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia. 2

3 De esta manera, resulta que el dominio inscrito es sencillamente idéntico a la marca TERRAUSTRAL registrada por el actor, considerando que la palabra CHILE no confiere distintividad en un dominio en.cl. Es más, en el caso particular de autos, el demandado se limitó a inscribir un nombre de dominio que consiste íntegramente en la marca registrada por aquel, sin agregar ningún elemento diferenciador. Se reitera que la expresión TERRAUSTRAL es asociada al revocante a través de sus marcas y nombres de dominio, las cuales se utilizan profusamente en Internet y en el mercado real para distinguir sus conocidos establecimientos educacionales, ofrecidos efectivamente en el país; y que los productos y servicios TERRAUSTRAL son reconocidos por los usuarios de Internet y consumidores en general, gozando de fama, prestigio y notoriedad Así, se concluye en la demanda, los usuarios de Internet enfrentados al dominio terraustralchile.cl pensarán con toda lógica y razón que este contiene información relativa a los servicios que tienen efectiva presencia en el mercado, y que CEPECH S.A. denomina y distingue con el nombre TERRAUSTRAL, para ser ofrecidos precisamente en Chile. Además, cabe destacar que el demandado no ha desarrollado un sitio web, lo que evidencia que no existe un interés real en usar el dominio y por ende no puede alegar un interés preferente. De manera que, si se asignara el nombre de dominio al demandado se produciría una seria dilución del signo distintivo TERRAUSTRAL, que el revocante ha impulsado y logrado posicionar en el mercado, además de inducir claramente a error a los usuarios que podrían llegar a asociar el nombre de los establecimientos educacionales y marcas de este con una actividad desarrollada por un tercero. 4.- Que la demandante acreditó, mediante impresiones de las páginas web correspondientes, su titularidad respecto de dos registros de la marca TERRAUSTRAL, denominativa, para distinguir productos en las Clases 25 y servicios en la Clase 38, y de tres registros de la marca COLEGIO TERRAUSTRAL, denominativa y mixta, para distinguir productos de la Clase 25 y servicios de la Clase 41 del Nomenclátor Internacional, y también respecto de los nombres de dominio colegioterraustral.cl, cterraustral.cl cterraustraldelsol.cl, cterraustraloeste.cl, cterraustraloriente.cl y cterraustralcordillera.cl. Se acreditó igualmente, por medio de los documentos acompañados, la actividad empresarial y giro comercial de la revocante y el uso efectivo que hace de sus signos en el mercado. 5.- Que con fecha 6 de mayo de 2016 se otorgó traslado para contestar la demanda y se tuvo por acompañados los documentos en la forma solicitada. El titular no contestó la demanda. 6.- Que con fecha 18 de mayo de 2016 se citó a las partes a oír sentencia. 3

4 Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, conforme a lo previsto por el artículo 18 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.Cl, toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.Cl. Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días, y según lo previsto por el artículo 19 de la misma Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente. SEGUNDO: Que la presente controversia tiene lugar por una solicitud de revocación temprana u ordinaria, esto es, presentada dentro de los treinta días siguientes a la inscripción del nombre de dominio en disputa, por lo cual el revocante debe acreditar la existencia de un interés preferente que le otorgue una primacía o ventaja respecto del titular y justifique la asignación de dicho dominio a su favor. TERCERO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la citada Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.Cl, es responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. CUARTO: Que de conformidad a las normas antes citadas, y de aquella contenida en el artículo 26.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.Cl, el demandante podrá obtener la revocación de la inscripción del dominio en discordia y la asignación del mismo, cuando demuestre su titularidad sobre derechos válidamente adquiridos o que la inscripción resulta contraria a las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, o a los principios de la competencia leal y de la ética mercantil. QUINTO: Que el demandante funda su pretensión en la similitud existente entre el dominio terraustralchile.cl y sus marcas TERRAUSTRAL y COLEGIO TERRAUSTRAL, y también en la semejanza respecto de sus nombres de dominio colegioterraustral.cl, cterraustral.cl cterraustraldelsol.cl, cterraustraloeste.cl, cterraustraloriente.cl y cterraustralcordillera.cl, todos anteriores a la inscripción de aquel, lo que produce una dilución de su marca, y trae como consecuencia la confusión de los consumidores, quienes pueden pensar que se trata de uno de los servicios prestados por el revocante. SEXTO: Que, por lo preceptuado por el artículo 16.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.Cl, la inactividad procesal en la que ha permanecido el demandado en estos autos no podrá ser considerada como allanamiento, falta de interés, renuncia o admisión de los hechos alegados por el revocante, y tampoco podrá considerarse como motivo suficiente para aceptar las reclamaciones de éste ni como una justificación para que el árbitro no deba decidir el litigio de acuerdo con los hechos y pruebas que consten en el proceso. 4

5 SÉPTIMO:Que la comparación entre los rasgos esenciales de los signos en conflicto, como se plantea en la controversia que nos ocupa, resulta necesaria para valorar las restricciones que derivan de la protección de derechos de propiedad industrial y de las reglas de competencia desleal. Asimismo, se precisa examinar la conducta y posición de quien inscribió el nombre de dominio, para establecer si se vulneran los derechos previos del actor por el uso y difusión del signo protegido. OCTAVO: Que para determinar la existencia de confusión en los términos alegados en la demanda, ha de atenderse a la similitud entre los signos, a la implantación y prestigio de la marca registrada y al uso y destino efectivo que el titular otorgue al nombre de dominio inscrito, pues el derecho de marcas tiene por objetivo proteger al propietario del bien inmaterial contra los actos de terceros que, provocando un riesgo de confusión en el ánimo de los consumidores, intenten obtener provecho de la reputación atribuida a la marca. NOVENO: Que la semejanza idónea para producir el riesgo de confusión debe provenir, con carácter directo, de una apreciación de conjunto, sintética, desde los elementos determinantes de cada unidad confrontada, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, de modo que la estructura prevalezca sobre sus partes, porque es tal impresión global la que constituye el impacto visual y gráfico imprescindible para generar la confusión que el privilegio industrial trata de prevenir. DÉCIMO: Que al evaluar el riesgo de confusión debe tenerse presente la capacidad de diferenciación del consumidor medio, a partir del supuesto y constatación de que los usuarios de Internet son normalmente conocedores de que la más mínima variación en un nombre de dominio conduce a un destino diferente, y porque ellos desempeñan un rol activo en la percepción del dominio, que suelen pulsar para acceder al mismo; y, además, que los dominios del revocante señalados como semejantes, salvo colegioterraustral.cl, se encuentran inactivos. UNDÉCIMO: Que si bien hay semejanza entre las marcas del revocante y el dominio en revocación, no puede sostenerse en la especie que este genere un riesgo de confusión ni que implique un menoscabo del carácter distintivo de aquellas, porque se encuentra vigente y activo el nombre de dominio TERRAUSTRAL.CL, perteneciente a un tercero y con el cual dichas marcas y dominios coexisten pacíficamente. Además, también se hallan vigentes a favor de terceros los nombres de dominio terraustralmontessori.cl, que ofrece igualmente servicios educacionales, y terraustralis.cl. Y no consta en el proceso que CEPECH S.A. haya accionado para obtener la revocación de ninguno de ellos. DUODÉCIMO: Que la semejanza del signo en disputa con las marcas y dominios citados en la demanda tampoco basta para sostener la concurrencia de un riesgo de asociación, porque no se ha probado que el titular utilice o haya utilizado en el tráfico económico la expresión constitutiva de aquellas con función distintiva de productos o servicios, ni que la aplique a actividades empresariales iguales o similares a las del revocante. 5

6 DECIMOTERCERO: Que, por lo antedicho, no se ha acreditado la concurrencia de un error o confusión como el que sostiene el revocante, y por lo cual no se configura una infracción al derecho de exclusiva que invoca, ni se ha demostrado la existencia de otro interés jurídico preferente del actor sobre el nombre de dominio en conflicto que haga posible acoger su pretensión. RESUELVO: Que se rechaza la demanda de revocación deducida por CEPECH S.A. y, en consecuencia, se mantiene la asignación del nombre de dominio terraustralchile.cl a su titular Manuel Enriquez Fritz. Que no se condena en costas a la demandante, por estimarse que tuvo motivo plausible para litigar. Ciérrese en su oportunidad el expediente electrónico y publíquese la sentencia en el sitio web. Autorizan en calidad de testigos doña Dominique Pinochet Altamirano y doña Janet Altamirano Sánchez, ambas domiciliadas en Avda. Apoquindo 3600, Piso 5, Las Condes. 6

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