Alcance de la protección jurídica de los programas de ordenador: STJUE de 2 de mayo de 2012 (Asunto C-406/10)

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1 RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS Num. 18-2º Trimestre de 2012 JURISPRUDENCIA La validez de una marca nacional anterior no puede ser valorada en el marco de una oposición al registro de una marca comunitaria: STJUE de 24 de mayo de 2012 (asunto C-196/11) 2 Alcance de la protección jurídica de los programas de ordenador: STJUE de 2 de mayo de 2012 (Asunto C-406/10) 3 Comercialización de licencias de programas de ordenador de segunda mano descargados de Internet: STJUE de 3 de julio de 2012 (asunto C-128/11) 5 Concepto de uso efectivo de la marca comunitaria y contenido de la prueba de uso: STG de 24 de mayo de 2012 (asunto T-152/11) 7 Admisión de indemnización de daños y perjuicios en un procedimiento de nulidad de marca no siendo necesaria la concurrencia de mala fe: STS de 4 de abril de RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 1

2 JURISPRUDENCIA LA VALIDEZ DE UNA MARCA INTERNACIONAL O NACIONAL ANTERIOR NO PUEDE SER VALORADA EN UN PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE UNA MARCA COMUNITARIA: STJUE DE 24 DE MAYO DE 2012 (ASUNTO C-196/11) En el marco de un procedimiento de oposición al registro de una marca comunitaria, la valoración de la OAMI y del Tribunal General tiene sus límites: no es posible declarar, en relación con un signo idéntico a una marca anterior protegida en un Estado miembro, la existencia de un motivo de denegación absoluto, como la falta de carácter distintivo, pues ello es contrario al principio de coexistencia de las marcas nacionales y comunitarias y a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, letra b) del Reglamento 40/94. El 13 de abril de 2004, Racing-Live SAD solicitó una marca comunitaria para proteger productos y servicios comprendidos en las clases 16, 38 y 41. El signo distintivo para el que se solicitó la protección fue el siguiente: Formula One Licensing BV, titular de la marca internacional denominativa F1, con efectos en Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia y Hungría y registrada para los mismos productos y servicios, además de otras dos marcas nacionales, alemana y británica, y la marca comunitaria F1 Fórmula 1, formuló oposición al registro. La División de Oposición estimó la oposición por considerar que los productos y servicios que distinguían la marca solicitada y la marca internacional anterior F1 eran idénticos y que entre los signos existía un grado medio de similitud, de manera que la marca solicitada era susceptible de generar un riesgo de confusión en el público. Racing-Live SAS recurrió esta decisión y la Primera Sala de Recurso de la OAMI estimó el recurso al considerar que no existía riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas, dado que, aunque ambas contengan el signo denominativo F1, este elemento se percibe como descriptivo. El Tribunal General desestimó el recurso de anulación de la decisión de la OAMI presentado por Formula One Licensing (sentencia del TGUE, de 17 de febrero de 2011, Asunto T-10/09). En esta sentencia el Tribunal General consideró que el término RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 2

3 fórmula 1 se utiliza de manera genérica para designar un deporte de carreras de coches y que la abreviatura F1 es tan genérica como la expresión Fórmula 1. Formula One Licensing recurrió en casación al Tribunal de Justicia, pues, entre otras alegaciones, consideró que la apreciación del Tribunal General en relación con el carácter descriptivo y genérico y, por tanto, carencia absoluta de carácter distintivo del signo F1, implicaba la anulación de facto de sus marcas anteriores nacionales denominativas F1. El Tribunal de Justicia, estimando el recurso interpuesto por Formula One Licencing anuló la sentencia del Tribunal General. En efecto, considera que con sus afirmaciones sobre la falta de carácter distintivo del signo F1, el Tribunal General de facto había cuestionado la validez de las marcas anteriores oponentes. La validez de una marca internacional o nacional no puede ser cuestionada en un procedimiento de registro de una marca comunitaria, sino únicamente en un procedimiento de anulación iniciado en el Estado miembro en cuestión. Ello es así por la coexistencia de las marcas comunitarias y nacionales, así como por el hecho de que el registro de estas últimas no se incluye dentro de la competencia de la OAMI, ni su control jurisdiccional dentro de la competencia del Tribunal General. Así pues, en el marco de dicho procedimiento de oposición, tampoco es posible declarar, en relación con un signo idéntico a una marca protegida en un Estado miembro, la existencia de un motivo de denegación absoluto, como la falta de carácter distintivo. Ciertamente, cuando se formula una oposición, basada en la existencia de una marca nacional anterior, contra el registro de una marca comunitaria, la OAMI y el Tribunal General están obligados a comprobar de qué manera percibe el público pertinente el signo idéntico y apreciar, en su caso, su grado de carácter distintivo. No obstante, dicha comprobación tiene sus límites, pues no puede llevar a declarar la falta de carácter distintivo de un signo idéntico a una marca nacional registrada y protegida, ya que dicha declaración no es compatible ni con la coexistencia de las marcas comunitarias y nacionales, ni con el artículo 8.1.b) del Reglamento 40/94. En otras palabras, para no infringir este precepto, debe reconocerse cierto grado de carácter distintivo a una marca nacional invocada en apoyo de una oposición al registro de una marca comunitaria, cosa que no hizo el Tribunal General en el presente caso. RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 3

4 ALCANCE DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR: STJUE DE 2 DE MAYO DE 2012 (ASUNTO C-406/10) El TJ declara que, siempre y cuando el tercero no haya tenido acceso al código fuente o al código objeto del programa de ordenador, a través de operaciones de descompilación, la reproducción por parte de éste de la funcionalidad de un programa de ordenador, aún utilizando el mismo lenguaje de programación y el mismo formato de datos, no constituye un acto de infracción de los derechos de autor que protegen dicho programa. Esta sentencia resuelve las cuestiones prejudiciales formuladas ante el Tribunal de Justicia por la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division del Reino Unido, planteadas en el marco de un litigio entre el SAS Institute Inc. y la sociedad World Programming Ltd. SAS Institute había demandado a World Programming por infracción de los derechos de autor sobre los programas de ordenador y los manuales relativos a su sistema informático de bases de datos. La sociedad demandada había desarrollado un software sustitutivo del que había desarrollado SAS Institute, emulando la funcionalidad de este y utilizando el mismo lenguaje de programación y el mismo formato de archivos de datos. Las cuestiones prejudiciales planteadas por la High Court of Justice pueden resumirse de la siguiente forma: 1. La protección conferida por el derecho de autor a un programa de ordenador, alcanza a la funcionalidad de dicho programa, el lenguaje de programación y el formato de los archivos de datos utilizados por éste para explotar algunas de sus funciones? 2. Quién obtiene una copia con licencia de un programa de ordenador puede, sin la autorización del titular del derecho de autor que protege ese programa, observar, estudiar o verificar su funcionamiento con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento de ese programa, efectuando operaciones cubiertas por la licencia, pero con una finalidad que va más allá del marco definido por ella, en este caso con la finalidad de desarrollar un software similar alternativo? 3. La reproducción, en un programa de ordenador o en un manual de utilización de ese programa, de algunos elementos descritos en el manual de utilización de otro programa de ordenador protegido por los derechos de autor, constituye una infracción de tales derechos sobre ese último manual? El TJ concluye que ni la funcionalidad de un programa de ordenador, ni el lenguaje de programación ni el formato de los archivos de datos pueden ser considerados formas de RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 4

5 expresión de dicho programa, por tanto, ninguno de estos elementos goza de la protección de los derechos de autor. A juicio del Tribunal, si se admitiera la protección de la funcionalidad de un programa de ordenador, ello supondría ofrecer la posibilidad de monopolizar las ideas, en perjuicio del progreso técnico y el desarrollo industrial. La protección de los derechos de autor alcanza únicamente la expresión individual de la obra, de manera que otros autores pueden crear programas similares o incluso idénticos siempre que se abstengan de toda copia. En este caso, además, la sociedad demandada no había accedido al código fuente ni al código objeto correspondiente al lenguaje de programación o al formato de los archivos de datos para, sirviéndose de ellos crear elementos similares en su propio programa de ordenador, lo cual hubiera podido ser considerado un acto de infracción de los derechos de autor. Lejos de ello, la demandada había reproducido la funcionalidad del programa de ordenador de la demandante gracias a la observación, el estudio y la verificación del comportamiento de dicho programa. COMERCIALIZACIÓN DE LICENCIAS DE PROGRAMAS DE ORDENADOR DE SEGUNDA MANO DESCARGADOS DE INTERNET: STJUE DE 3 DE JULIO DE 2012 (ASUNTO C-128/11) El derecho de distribución de la copia de un programa de ordenador se agota si el titular de los derechos de autor ha autorizado la descarga en Internet de dicha copia en un soporte informático y ha conferido, a cambio de una remuneración, un derecho de uso de dicha copia, sin límite de duración. El adquirente de esta copia puede revenderla libremente a terceros, junto con la licencia de uso de dicho programa. En este caso, el tercero adquirente, debe ser considerado adquirente legítimo y goza así del derecho de reproducción previsto en el artículo 5.1 de la Directiva 2009/24 de protección jurídica de los programas de ordenador. Esta sentencia resuelve una petición de decisión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia por el Bundesgerichtshof de Alemania en el marco de un litigio entre Oracle International Corp. (en adelante Oracle ) y la empresa UsedSoft GmbH (en adelante UsedSoft ). Oracle desarrolla y distribuye programas de ordenador y es titular de los derechos de autor que protegen éstos. Los clientes de Oracle adquirían directamente de Oracle, mediante descarga a su ordenador desde la página web de Oracle, una copia del programa de ordenador. El derecho de uso del programa, que se cedía mediante el correspondiente contrato de licencia, incluía el derecho de almacenar de manera permanente la copia del programa en un servidor y permitir a un número determinado de usuarios acceder al mismo descargando la copia en la memoria de sus estaciones de trabajo. Además, el cliente suscribía con Oracle un contrato de mantenimiento que le daba derecho a descargar de la página web de Oracle versiones actualizadas del programa y programas aptos para subsanar errores. RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 5

6 Oracle ofrecía licencias para grupos mínimos de 25 usuarios cada una. Por tanto, en algunos casos, si una empresa necesitaba autorizar a 27 usuarios, debía adquirir dos licencias. UsedSoft adquiría de los clientes de Oracle las licencias que éstos habían adquirido previamente de Oracle o bien parte de dichas licencias y las comercializaba como licencias de segunda mano. Los clientes de UsedSoft podían descargar, de este modo, la copia del programa de ordenador directamente de la página web de Oracle, igual que si fueran primeros adquirentes, o bien, si el cliente de UsedSoft ya disponía de un programa de ordenador de Oracle pero quería ampliar el número de usuarios, compraba a UsedSoft licencias de segunda mano para usuarios adicionales. Oracle demandó a UsedSoft por infracción de sus derechos de autor. En primera instancia y en segunda instancia se estimó la pretensión de Oracle, sin embargo, recurrida en casación esta última sentencia, el Bundesgerichtshof decidió plantear al Tribunal de Justicia una serie de cuestiones previas, necesarias para dilucidar la existencia de una infracción. En particular se trata de determinar si, en un caso como el controvertido, la licencia de uso que confiere Oracle a sus clientes con la correspondiente posibilidad de descarga y almacenamiento en el ordenador del adquirente de la copia de un programa de ordenador constituye una primera venta del titular de los derechos y agota el derecho de distribución de dicha copia. Además, se pregunta al Tribunal de Justicia si quien adquiere una licencia de programa de ordenador de segunda mano puede considerarse también adquirente legítimo de la misma y, por tanto, invocar el agotamiento del derecho de distribución. Según el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, de protección jurídica de los programas de ordenador, la primera venta en la Unión Europea de una copia de un programa de ordenador por parte del titular de los derechos de autor o con su consentimiento, agota el derecho de distribución de dicha copia en el territorio comunitario. Oracle discute que la licencia de uso que celebra con sus clientes y que autoriza a éstos a descargar el programa en sus ordenadores pueda calificarse como venta, pues los clientes pueden realizar la descarga de la copia de forma gratuita. Sin embargo, el TJUE señala que la descarga de una copia de un programa de ordenador y la celebración del correspondiente contrato de licencia de uso forman un todo indivisible. La copia, aunque descargada gratuitamente, sólo puede ser utilizada por los clientes si éstos han celebrado, a cambio de un precio, un contrato de licencia de uso con Oracle. Por tanto, a juicio del TJUE, el precio pagado por los clientes por la licencia de uso permite a Oracle obtener una remuneración correspondiente al valor económico de la copia del programa del que es propietario. Estas operaciones de autorización de descarga del programa, aunque sea gratuita, y licencia de uso a cambio de un precio, examinadas en su conjunto, implican la transferencia del derecho de propiedad de la copia del RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 6

7 programa de ordenador de que se trate. En este sentido, dichas operaciones pueden considerarse primera venta de una copia del programa por parte de su titular y dan lugar al agotamiento del derecho de distribución de dicha copia. El TJUE aclara también que el agotamiento del derecho de distribución de las copias de un programa de ordenador no se limita a las copias que se encuentren en un soporte manterial (CD-Rom o DVD), sino que se extiende también a las copias inmateriales descargadas de Internet por un adquirente legítimo y a las copias vendidas tal y como el titular de los derechos las ha actualizado y corregido (en virtud de la celebración de los correspondientes contratos de mantenimiento con los primeros adquirentes). CONCEPTO DE USO EFECTIVO DE LA MARCA COMUNITARIA Y CONTENIDO DE LA PRUEBA DEL USO : STG DE 24 DE MAYO DE 2012 (ASUNTO T- 152/11) El Tribunal General considera uso efectivo de la marca comunitaria incluso aquél que difiera en elementos insignificantes de la marca registrada, siempre y cuando ambas formas puedan considerarse globalmente equivalentes. La prueba de dicho uso efectivo debe fundarse en la totalidad de las circunstancias existentes (lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso) para evaluar la realidad de la explotación de la marca en el sector y en el mercado en cuestión. En determinados casos, incluso un volumen de negocio mínimo puede probar el uso efectivo de la marca. La sociedad TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft mbh ( TMS ) interpuso recurso ante el Tribunal General contra la resolución de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) ( OAMI ) en la que se rechazó la cancelación del registro de marca comunitaria titularidad de la mercantil Comercial Jacinto Parera, S.A. por causa de caducidad basada en el artículo 51.1.a) del Reglamento (CE) 207/2009 (caducidad por falta de uso). La OAMI había admitido la caducidad de la marca comunitaria impugnada por falta de uso en relación con productos de sombrerería, pero no así en relación con las prendas de vestir, considerando que en este último ámbito Comercial Jacinto Parera, S.A. había presentado pruebas suficientes de uso efectivo de la marca en los últimos cinco años. La marca objeto del procedimiento de anulación era la siguiente: El Tribunal General, en orden a determinar el uso efectivo de una marca, pone en relación el artículo 51.1.a) del Reglamento (CE) 207/2009 con el artículo 15.1.a) de la misma norma. Este último artículo considera uso de la marca comunitaria aquél que RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 7

8 difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta se halle registrada. El Tribunal entiende, así, que no se exige una conformidad estricta entre la marca registrada y la forma utilizada de la misma, permitiéndose variaciones con base en la adaptación a las condiciones de comercialización de los productos. Por su parte, el Reglamento (CE) 2868/95, de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) 40/94, contiene en su Regla 22, apartado 2 una referencia a los elementos que debieran integrar la prueba del uso de la marca, siendo éstos indicaciones sobre el lugar, el tiempo, el alcance y la naturaleza de dicho uso. En todo caso, incluso un volumen de negocio mínimo puede probar el uso efectivo de la marca, ya que la interpretación de la Regla 22, apartado 2 supone considerar globalmente todas las circunstancias presentes en el mercado y el sector de comercialización de aquella marca. De este modo, el Tribunal General concluye que las distintas representaciones de la marca en los diferentes productos y catálogos aportados resultan fieles a la marca registrada, considerándose los añadidos de colores y palabras referentes a las diferentes colecciones de prendas elementos insignificantes que no afectan a la calificación de uso de la marca comunitaria registrada. Asimismo, las diferentes facturas aportadas por Comercial Jacinto Parera, S.A., a pesar del reducido volumen de negocio que reflejan, sí pueden considerarse prueba de uso efectivo de dicha marca, sin que quepa considerarlo en ningún caso uso simbólico. Adicionalmente, se recurre a la costumbre y se considera que existe uso efectivo de la marca aunque ésta figure en el interior de las prendas, y no en su exterior, y aunque las etiquetas, adhesivos y embalajes no reproduzcan ni la fecha ni el nombre de la imprenta. Considerados todos estos aspectos, el recurso interpuesto por TMS es desestimado, confirmándose la resolución de la OAMI respecto a la no caducidad de la marca comunitaria de Comercial Jacinto Parera, S.A. en relación con las prendas de vestir. ADMISIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS EN UN PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE MARCA NO SIENDO NECESARIA LA CONCURRENCIA DE MALA FE: STS DE 4 DE ABRIL DE 2012 El TS entendió que no es necesaria la mala fe del solicitante del registro en todos los casos para que se le condene a indemnizar los daños y perjuicios causados con el uso de una marca que fue declarada nula por existir riesgo de confusión con las marcas anteriores de la demandante, a pesar de que se había desestimado la acción por infracción ejercitada por ésta. Gabrielle Studio, Inc. y The Donna Karan Company LLC, titulares de varias marcas RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 8

9 denominativas DKNY, demandaron a D. Leoncio y las mercantiles Grupo KNY Exchange, S.L. y Cebai Accessories, S.L., quienes comercializaban artículos bajo las marcas españolas posteriores de su titularidad KNY y Grupo KNY, por infracción de derechos de marca y comisión de actos de competencia desleal. Al mismo tiempo, de forma acumulada, la demandante ejercito acción de nulidad contra las marcas de la demandada alegando la concurrencia de nulidad absoluta por haber sido registradas de mala fe, exigiendo la correspondiente indemnización por daños y perjuicios. El Juzgado de lo Mercantil de Alicante declaró la nulidad de las marcas de la demandada por haber sido registradas con mala fe y que el uso tanto de estos signos como de la denominación social y el nombre de dominio de la demandada constituían una infracción de los derechos de marca de la demandante, condenando a la demandada a pagar la correspondiente indemnización por daños y perjuicios. Recurrida en apelación esta sentencia, la Audiencia Provincial de Alicante, revocó parcialmente la sentencia de instancia, admitiendo la nulidad de los registros de marca de la demandada por causar un riesgo de confusión con las marcar prioritarias de la demandante, desestimando, por tanto, la concurrencia de mala fe en el registro de éstos y desestimando igualmente la existencia de una conducta infractora por parte de la demandada, pues ésta se había limitado a utilizar en el tráfico jurídico marcas legítimamente registradas ante la Oficina de Patentes y Marcas. Además, desestimó la pretensión de indemnización de daños y perjuicios, pues, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley de Marcas, esta pretensión únicamente procede en el caso de anulación de un registro de marca por haber concurrido mala fe del titular en el momento de la solicitud. El Tribunal Supremo ha considerado, sin embargo, que el fracaso de la acción declarativa de violación de marca y la desestimación de la concurrencia de mala fe en el registro no impiden, en todo caso, la estimación de la pretensión de indemnización de daños y perjuicios. Por el contrario, en este caso el Tribunal Supremo entendió que debía resultar de aplicación el artículo 42 de la Ley 17/2001, a pesar de que el artículo 54 de esta misma Ley exige la concurrencia de mala fe del titular de la marca anulada. Y ello porque, a juicio del Alto Tribunal no se trata de sustituir en cualquier caso de anulación las reglas del artículo 42, sino de regular las consecuencias de una anulación de efectos retroactivos limitados. RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 9

10 CONTACTO Para obtener información adicional sobre el contenido de este documento puede dirigirse: Cuatrecasas (Barcelona) Paseo de Gracia, Barcelona Cuatrecasas (Madrid) c/ Almagro, Madrid Cuatrecasas (Valencia) Avda. Aragón, Valencia Jordi Llevat Vallespinosa. Tel jorge.llevat@cuatrecasas.com Blas A. González Navarro. Tel blasalberto.gonzalez@cuatrecasas.com Enrique Sánchez Quiñones. Tel sanchez.quinones@cuatrecasas.com Ana Soto Pino. Tel ana.soto@cuatrecasas.com Inmaculada González López. Tel inmaculada.gonzalez@cuatrecasas.com El presente documento es una recopilación de información jurídica elaborado por CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA cuya finalidad es estrictamente divulgativa. En consecuencia, la información y comentarios que se incluyen en el mismo no constituyen asesoramiento jurídico alguno. La información contenida en el presente documento no puede ser objeto de difusión a terceros, ya sea en su totalidad, ya sea en forma extractada, sin la previa autorización expresa de CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA. Todo ello a efectos de evitar la incorrecta o desleal utilización de la información que el mismo contiene. RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 10