SENTENCIA DEFINITIVA

Transcripción

1 Expediente Rol N 16637, santa-luisa.cl Titular: Hector Armando Mendez Toro Revocante: Comercial Moliagro Ltda. Tipo de Revocación: Temprana SENTENCIA DEFINITIVA Santiago, veinticuatro de julio de dos mil diecisiete. VISTO: 1.- Que mediante Oficio de 2 de junio de 2017, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile me comunicó la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto suscitado por la solicitud de revocación del nombre de dominio santa-luisa.cl. Dicho nombramiento fue aceptado el día 2 de junio de 2017, y ninguna de las partes solicitó la inhabilidad del juez árbitro en el término establecido para ello. Los honorarios arbitrales fueron enterados oportunamente por la parte revocante. 2.- Que son partes en dicho conflicto Comercial Moliagro Ltda., representada por el abogado don Gonzalo Sánchez Serrano, como revocante, y Hector Armando Mendez Toro, como titular. 3.- Que con fecha 30 de junio de 2017 Comercial Moliagro Ltda. demandó de revocación, acompañó documentos probatorios y solicitó la asignación del nombre de dominio santa-luisa.cl, conforme a los argumentos que siguen: 3.1. La demandante afirma ser un holding familiar de tipo agroindustrial que, desde el año 1999, se dedica a la producción y exportación de paltas y nueces. Sus campos y packing están ubicados en el valle del Aconcagua, zona central de Chile, lugar reconocido por su excelencia para la producción de estas especies frutícolas. Desde el año 2001 exporta sus productos a diversos mercados alrededor del mundo, logrando posicionarse como una marca reconocida y exitosa dentro del mercado de la fruta. Su misión es consolidar a Santa Luisa como una empresa líder en la producción y comercialización de fruta de primera calidad, tanto en Chile como en el resto del mundo, y establecer una relación sólida y de largo plazo con sus clientes. Todo lo anterior se acompaña de constantes mejoras tecnológicas, cuidado del medio ambiente y desarrollo y preocupación por sus trabajadores. Agrega que se ha preocupado de resguardar su imagen, para lo cual ha registrado la marca SANTA LUISA en las Clases 03, 35, 39 y 44. Y hace presente que la empresa Agrícola Santa Luisa Ltda., que es parte del grupo de empresas del Holding, es la titular del nombre de dominio santaluisa.cl desde el año

2 Luego, la actora sostiene que la doctrina nacional ha entendido que un registro es contrario a los derechos válidamente adquiridos por terceros toda vez que perturbe, afecte o perjudique un derecho (no una mera expectativa) o su libre ejercicio, legítimamente incorporado a su patrimonio sobre una marca, nombre u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio solicitado. Siguiendo con este análisis, el perturbar un derecho implica trastornar el orden y concierto, o la quietud y el sosiego de algo o de alguien; perjudicar un derecho es ocasionar daño o menoscabo material o moral; afectar un derecho (consiste) en imponer gravamen u obligación sobre algo, menoscabar, perjudicar o influir desfavorablemente. En la especie, el derecho que se encuentra perturbado, perjudicado y afectado son los signos distintivos válidamente registrados por la revocante, por cuanto el nombre de dominio en conflicto contiene íntegramente su marca registrada De una simple comparación, se puede visualizar que estamos en presencia de un nombre de dominio exactamente igual a la marca comercial del demandante, sin que existan elementos que puedan servir de base para una diferenciación, pues solo agrega un guion medio, que no la hace distintiva dentro del mercado. La identidad comercial, la marca comercial, el nombre de dominio y la razón social por la cual Comercial Moliagro Ltda. es reconocida en el mercado, es SANTA LUISA. De esta manera, al analizar la identidad de la marca comercial con el nombre de dominio objeto del juicio desde una doble perspectiva, auditiva y visual, encontramos que este se compone de los mismos elementos correspondientes a la marca citada. El carácter más importante y relevante de la marca registrada se encuentra contenido en el nombre de dominio de manera sustancial, comparación que es concordante con la doctrina alemana denominada Pragetheorie: al confrontar una marca compuesta con otra marca (simple o compuesta), hay que tratar de averiguar cuál es el elemento dominante de las marcas confrontadas. Y a este respecto se hace hincapié en que el elemento dominante será aquel que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio, y que por lo mismo determina la impresión general que la marca suscita en el público Se argumenta que las marcas comerciales se encuentran amparadas en la Constitución Política de la República, específicamente en el artículo 19 número 25 en concordancia por el reenvío que realiza al número 24 de la Carta Fundamental. En dicho numeral se deja de manifiesto que nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. 2

3 Con el objeto de reforzar el argumento invocado para legitimar su interés preferente esto es, de la marca registrada SANTA LUISA el actor recuerda que la marca juega un rol protagónico, pues ella permite distinguir (sus) servicios de (otros de) los competidores. Los autores la han llamado a esto la aptitud o la capacidad distintiva. Los nombres de dominio dejaron de ser una simple combinación de números ajenos a la realidad comercial, y hoy existen precisamente para dar a conocer un sinnúmero de productos y servicios que se comercializan en Internet, siendo esta la nueva vitrina del siglo XXI, y se entiende que son un signo distintivo más. Ellos cumplen en la práctica una función de diferenciación e individualización del sujeto que opera la página web o recurso Internet que identifica, y es en este sentido que resulta preocupante la existencia de un nombre de dominio como santa-luisa.cl, puesto que se aprovecha de una marca registrada sin tener por su parte una identidad propia que lo haga distintivo en el mercado Los nombre de dominio, prosigue el actor, cumplen funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadora comercial o personal, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular o con sus productos, tal como ocurre en el caso de autos. De ahí que sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio. Dada dicha función, y por el hecho de tener la demandante una marca comercial, solicita que este caso sea evaluado más allá del principio first come first served, actualización del antiguo aforismo jurídico prior in tempore prior in iure, que en materia de nombres de dominio se traduce en el primero que llega es el único servido, y en base al cual se configura una suerte de derecho preferente respecto del que primero haya registrado el nombre de dominio. El principio mencionado, de acuerdo a la doctrina, es de ultima ratio, de manera que no debe aplicarse de forma preponderante, sino que previamente deben analizarse los hechos involucrados a la luz de otras normas y principios relativos a los dominios que, ponderados sistemática y analógicamente, otorguen una equivalencia entre las partes que permita solucionar la controversia El uso en el mercado de Internet de un nombre de dominio como este en disputa provocará confusión, debido a la identidad entre santa-luisa.cl y el signo registrado como marca comercial y la razón social de la revocante. La demanda de revocación, afirma el actor, no busca limitar al titular del nombre de dominio para iniciar su actividad económica, cualquiera que ella sea, sino que busca que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera se aproveche de su fama y notoriedad. 3

4 Por otra parte, cabe hacerse cargo de la dilución de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a sus marcas, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente generará un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados. Esta situación, además de ser injusta, resulta contraria a derecho, porque se está afectando el derecho de propiedad que el demandante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango constitucional y legal. En definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la identidad comercial, un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita la máxima protección jurídica. 4.- Que la demandante acreditó, mediante impresiones extraídas del sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, su titularidad respecto de cinco registros de la marca SANTA LUISA, denominativa, para distinguir productos de la Clase 03 y servicios de las Clases 35, 39 y 44 del Nomenclátor Internacional. Se acreditó igualmente, por medio de los documentos acompañados, la titularidad del nombre de dominio SANTALUISA.CL, la actividad empresarial y giro comercial de la revocante y el uso efectivo que hace de su signo distintivo en el mercado nacional. 5.- Que con fecha 3 de julio de 2017 se otorgó traslado para contestar la demanda y se tuvo por acompañados los documentos en la forma solicitada. 6.- Que el titular no contestó la demanda. 7.- Que con fecha 18 de julio de 2017 se citó a las partes a oír sentencia. Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, conforme a lo previsto por el artículo 18 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.Cl, toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.Cl. Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días, y según lo previsto por el artículo 19 de la misma Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente. SEGUNDO: Que la presente controversia tiene lugar por una solicitud de revocación temprana u ordinaria, esto es, presentada dentro de los treinta días siguientes a la inscripción del nombre de dominio en disputa, por lo cual el revocante debe acreditar la existencia de un interés preferente que le otorgue una primacía o ventaja respecto del titular y justifique la asignación de dicho dominio a su favor. 4

5 TERCERO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la citada Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.Cl, es responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. CUARTO: Que de conformidad a las normas antes citadas, y a aquella contenida en el artículo 26.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.Cl, el demandante podrá obtener la revocación de la inscripción del dominio en discordia y la asignación del mismo, cuando demuestre su titularidad sobre derechos válidamente adquiridos o que la inscripción resulta contraria a las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, o a los principios de la competencia leal y de la ética mercantil. QUINTO: Que el demandante funda su pretensión en la identidad existente entre el nombre de dominio santa-luisa.cl y su marca SANTA LUISA y dominio SANTALUISA.CL, anteriores a la inscripción de aquel y que utiliza para la identificación de sus productos y servicios, por lo cual la existencia y uso del primero genera confusión en el mercado y lesiona sus derechos de propiedad industrial. SEXTO: Que el titular del nombre de dominio no contestó la demanda ni acompañó prueba alguna destinada a acreditar su interés sobre el mismo, o a desvirtuar las probanzas aportadas por el revocante. Y si bien lo anterior no puede ser considerado como allanamiento, falta de atención, renuncia o admisión de los hechos alegados por la revocante, impide al árbitro formarse una idea o convicción acerca de la existencia de un interés del demandado sobre el nombre de dominio en discordia, que pueda contrastarse con aquel invocado y probado por el actor. SÉPTIMO: Que la comparación entre los rasgos esenciales de las marcas comerciales y de los nombres de dominio, como se plantea en la controversia que nos ocupa, resulta necesaria para valorar las restricciones sobre los últimos que derivan de la protección de derechos de propiedad industrial y de las reglas de competencia desleal. Asimismo, se precisa examinar la conducta y posición de quien registró el nombre de dominio, para establecer si se vulnera el derecho de marca por el uso y difusión del signo protegido. OCTAVO: Que en la apreciación del riesgo de confusión invocado procede considerar diversos factores pertinentes, y en especial el conocimiento de la marca en el mercado, la asociación que pueda hacerse de ella con el signo que utiliza el demandado, el grado de similitud entre la marca y el otro signo y la relación entre los productos o servicios de que se trate. NOVENO: Que la semejanza idónea para producir el riesgo de confusión debe provenir, con carácter directo, de una apreciación de conjunto, sintética, desde los elementos determinantes de cada unidad confrontada, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, de modo que la estructura prevalezca sobre sus partes, porque es tal impresión global la que constituye el impacto visual y gráfico imprescindible para generar la confusión que el privilegio industrial trata de prevenir. 5

6 DÉCIMO: Que, a juicio de este sentenciador, y conforme a los criterios antes descritos, existe una identidad que genera precisamente la confusión que se trata de evitar con la protección marcaria, pues el nombre de dominio en discordia no contiene elemento alguno que le permita diferenciarse de la marca SANTA LUISA, de modo que el conjunto viene dotado de una impresión global igual a la que proviene del signo del actor y, por ende, resulta confundible. UNDÉCIMO: Que la semejanza así establecida entre el signo distintivo del actor y el nombre de dominio santa-luisa.cl, induce a creer erróneamente que se trata de una actividad del mismo oferente u operador, o a creer que entre los agentes existen vínculos organizativos o económicos, de manera que se produce en los usuarios un error o confusión que afecta un derecho preexistente y vulnera los principios de la competencia leal y de la ética mercantil. DUODÉCIMO: Que la demandante ha acreditado un interés jurídico legítimo y anterior al ejercicio de la acción de revocación, que se funda en derechos de propiedad industrial sobre sus signos, por lo cual dicho interés resulta preferente frente a otro del titular, quien no ha formulado argumento alguno y no opone más que la inscripción. RESUELVO: Que se acoge la demanda y, en consecuencia, se revoca la inscripción y se asigna el nombre de dominio santa-luisa.cl a la revocante Comercial Moliagro Ltda. Ciérrese en su oportunidad el expediente electrónico y publíquese la sentencia en el sitio web. Autorizan en calidad de testigos doña Dominique Pinochet Altamirano y doña Janet Altamirano Sánchez, ambas domiciliadas en Avda. Apoquindo 3600, Piso 5, Las Condes. 6

7 7