SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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1 Año XXXIV Número 2896 Lima, 26 de enero de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 497-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la Republica de Colombia. Expediente interno del Consultante: Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial. Signo mixto THE PUB PROCESO 543-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: Referencia: Diseño industrial: SOPORTE METÁLICO PROCESO 19-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industria de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (República de Colombia). Expediente interno del Consultante: Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial signos involucrados: FÁJATE (denominativo y mixto) y FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY (mixto) Para nosotros la Patria es América

2 GACETA OFICIAL 26/01/ de 47 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: Asunto: 497-IP-2015 Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la Republica de Colombia. Expediente interno del Consultante: Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial. Signo mixto THE PUB Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio , recibido el 29 de septiembre de 2015, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno ; y El auto de 1 O de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Demandado: THE PUB S.A.S. PEDRO ALONSO CAMACHO FERNÁNDEZ. 1

3 GACETA OFICIAL 26/01/ de Hechos Relevantes: 2.1. THE PUB S.A.S. (en adelante THE PUB), es titular de las marcas mixtas THE PUB registradas en Colombia bajo los certificados , y , para amparar productos de las Clases 43, 33 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente. Clase 43: "servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal" Clase 33: "Bebidas alcohólicas" TllEat,PUB Clase 32: "Cervezas; gaseosas, bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas" P 1 UB 2

4 GACETA OFICIAL 26/01/ de El 12 de mayo de 2014, 5 años después de la concesión de la marca THE PUB, PEDRO ALONSO CAMACHO FERNÁNDEZ matriculó ante la Cámara de Comercio de Bogotá, como nombre de establecimiento de comercio THE PUB CONTINENTAL. Le otorgaron la matrícula en relación con un establecimiento de comercio dedicado al "expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento" El establecimiento comercial del demandando se encuentra ubicado en el primer piso del emblemático hotel Continental. Utiliza de manera marginal la expresión continental El 13 de noviembre de 2014, ante la supuesta infracción de las marcas mixtas THE PUB, la sociedad THE PUB solicitó por escrito a PEDRO ALONSO CAMACHO FERNÁNDEZ buscar una solución amigable y directa, invitándolo al cese de la infracción de sus derechos de propiedad industrial Cumplida la etapa prejudicial de conciliación y sin obtener resultados favorables, THE PUB solicitó el decreto y práctica de medidas cautelares, las cuales fueron resueltas mediante autos de 26 de febrero de 2015 y de 19 de marzo de THE PUB presentó acción por infracción de derechos de propiedad industrial en contra del señor PEDRO ALONSO CAMACHO FERNÁNDEZ (Expediente ) El 29 de septiembre de 2015, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Oficio , solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda interpuesta por THE PUB S.A.S: 3.1. Indicó que es evidente que PEDRO ALFONSO CAMACHO FERNANDEZ usa la expresión THE PUB como signo distintivo. No realiza un simple uso a título de denominación formal de su establecimiento de comercio Sostuvo que el empleo de la expresión THE PUB en las redes sociales como Facebook y Twitter, revelan claramente que con dicha locución se identifica y se da a conocer el establecimiento del demandado, es decir, "THE PUB CONTINENTAL" Manifestó que a diferencia de la División de Signos Distintivos, la Cámara de Comercio no realiza un examen de confundibilidad de signos distintivos, sino que practica un examen de homonimia exacta Expresó que como tiene un mejor derecho sobre la marca THE PUB (Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza), está facultada para impedir que terceros usen sin su autorización un signo distintivo idéntico o similar para identificar los mismos productos. 3

5 GACETA OFICIAL 26/01/ de Agregó que en el presente caso los signos en conflicto son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético y conceptual Sostuvo que el elemento preponderante o determinante de ambas marcas es el denominativo Declaró que los servicios y/o actividades que ambas empresas identifican son absolutamente coincidentes. 4. Argumentos de la Contestación presentada por PEDRO ALFONSO CAMACHO: 4.1. Indicó que se hizo un uso legitimo de una expresión descriptiva compleja, onstituida por las expresiones en inglés THE PUB y CONTINENTAL. Estas son de uso común, reconocibles por el público y descriptivas; por lo tanto, no pueden ser apropiables en exclusiva Argumentó que los elementos descriptivos de la marca del demandante irradian debilidad en el conjunto Sostuvo que el elemento relevante de la marca del demandante es el denominativo Precisó que las redes sociales son ventajas empresariales a la hora de difundir información y tener contacto directo con ciertos grupos Expresó que como no es posible afirmar que entre los signos en disputa exista una identidad de la marca, no hay lugar a la presunción que soporte la acción o que invierta la carga de la prueba Agregó que ningún consumidor promedio, por desprevenido que sea, se confundiría entre uno y otro signo. No existen confusión visual ni conceptual Manifestó que el demandante falta a su obligación de utilizar efectivamente estas marcas en el mercado, ya que en sus establecimientos no produce ni comercializa los productos amprados. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial del articulo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente. De oficio, se interpretarán los artículos 155 literal d) de la misma normativa, y 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (.. -) 4

6 GACETA OFICIAL 26/01/ de 47 Delimitó su solicitud de la siguiente manera: "Precisar los elementos de la excepción contenida en el artículo 157. Indicar sí para la configuración de la excepción deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos. Si el uso de una marca en los términos del articulo 157 no se dirige a la identificación de productos o servicios - uso a titulo de marca -, sino que tiene otros propósitos de identificación o informacíón, por ejemplo, estando dirigidos a identificar un establecímiento de comercio a manera de enseña comercial o para fines publicitarios, se entiende incluido ese uso en la excepción. Si el uso al título de signo distintivo y no a mero uso a titulo de denominación formal del establecimiento de comercio, en los términos del literal d) del articulo 155, conlleva a la presunción de confusión." C. CUESTION PREVIA 1. La interpretación prejudicial. Requisitos formales para su solicitud 1.1. En el ámbito de la cooperación armónica que debe existir entre las distintas autoridades judiciales para el cabal desempeño de sus funciones, previamente el Tribunal relacionará las pautas formales que deben M Articulo 1 SS.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecta de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (... ) Articulo Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, canlídad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstas; siempre que ello se haga de buena fe, na constituya uso a titulo de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al pública a confusión sabre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular. el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicídad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legitimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con las productos de la marca registrada, síempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y na sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicias respectivos. (... )". Decisión 500 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (... ) "Articulo Condiciones y requisitos para la formulación de la consulta La solicitud de interpretación que los jueces nacionales dirijan al Tribunal deberá contener: a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante; b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya c) d) e} (...)". interpretación se requiere; La identificación de la causa que origine la solicitud; El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevanles para la interpretación; y, El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta 5

7 GACETA OFICIAL 26/01/ de 47 observarse en la solicitud de interpretaciones prejudiciales para las futuras consultas que formule el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia De conformidad con el articulo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Nota Informativa sobre el Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, publicada en la Gaceta Oficial 694 de 3 de agosto de 2001, y que será anexada a la presente interpretación prejudicial, la consulta de interpretación prejudicial debe tener los siguientes requisitos: Se puede presentar en cualquier momento antes de dictar sentencia. Es recomendable que se plantee cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio Debe contener: El nombre o instancia del juez o tribunal nacional consultante Relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere. El juez consultante puede realizar preguntas en relación con los puntos dudosos u oscuros de las normas que se requiere interpretar. Esto con el fin de que la interpretación resulte efectivamente útil para el juez consultante La identificación de la causa que origine la solicitud El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación. Es muy importante que sea lo más completo posible para que el Tribunal cuente con todos los elementos de juicio para emitir su pronunciamiento y orientarlo al caso concreto. En este sentido, es de suma importancia que se relaten los argumentos jurídicos esgrimidos por las partes y que tengan que ver con la aplicación de la normativa comunitaria El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta. O. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El derecho al uso exclusivo de la marca. 2. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar un signo idéntico o similar a una marca registrada. Comparación entre signos mixtos. 3. El uso de la marca a título informativo. r 6

8 GACETA OFICIAL 26/01/ de 47 E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El derecho al uso exclusivo de la marca 1.1. El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente". Consagra esta disposición el principio "registra!", de acuerdo con el cual "el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro" Se afirma de derecho exclusivo, porque el registro de la marca le confiere a su titular la potestad de utilizarla o de explotarla comercialmente en relación con los productos o servicios que identifica, así como la facultad de impedir por regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De ahí que al titular de la marca se le reconozcan dos tipos de facultades: Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla Negativa (ius prohibendi): esta facultad envuelve dos aspectos de acuerdo a si se está en el campo registra! o en el campo del mercado En el campo registra!: el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible o asociable a la suya En el campo del mercado: el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin su consentimiento realicen determinados actos con su marca. 2. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar un signo idéntico o similar a una marca registrada. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como en el proceso interno se discute si PEDRO ALFONSO CAMACHO se encuentra usando sin autorización las marcas mixtas THE PUB, se abordará este tema siguiendo los precedentes jurisprudenciales sobre la materia El Régimen Comunitario consagra la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, la cual se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a través de cuyo 2 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: del 25 de febrero de 2016 denlro del Proceso 263-IP-2015; y la del 19 de mayo de 2016 en el Proceso 367-IP

9 medio procesal se hace efectivo el ius prohibendi en el ámbito marcaría y por lo tanto se investigan las conductas infractoras de estos derechos, que a su vez se encuentran contempladas en el artículo 155 ibídem En efecto, éste último determina las conductas infractoras en el ámbito del derecho de marcas, las cuales precisamente corresponden a aquellos actos que no pueden realizar los terceros sin el consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo interno, el Tribunal habrá de referirse a la misma prevista en el literal d) en los siguientes términos: "Articulo 155 El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (... ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión". (... )". GACETA OFICIAL 26/01/ de Como puede apreciarse, la norma estructura como conducta infractora el que un tercero utilice en el comercio sin el consentimiento del titular de la respectiva marca, un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio identificado con la marca, bajo la condición de que tal uso pudiere generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Elementos para calificar la conducta contenida en la norma que se analiza (Lit d) Art 155 Decisión 486): El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. Se debe tener en cuenta lo siguiente: La conducta se califica mediante el verbo "usar". Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. t 8

10 GACETA OFICIAL 26/01/ de Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. En relación con este punto, el juez consultante solicitó al Tribunal que absuelva la siguiente cuestión: Si el uso a titulo de signo distintivo y no a mero uso a título de denominación formal del establecimiento de comercio, en los términos del literal d) del articulo 155, conlleva a la presunción de la confusión. Para que se genere la presunción prevista en el literal d) del artículo 155, es necesario que los signos sean exactamente iguales, lo que implica, además, que amparen los mismos productos o servicios. Comparación entre signos mixtos 2.5. Desde luego, previo al análisis de la existencia de riesgo de confusión o asociación, se deberá realizar la comparación entre los signos registrados como marcas y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza, es decir, siguiendo los siguientes parámetros para la comparación de los signos mixtos: 2.6. Deberá establecerse cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, aplicando posteriormente las siguientes reglas 4 de comparación: Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. p f 3 Sobre el riesgo de co nfusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que. aunque diferencie las man::as en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica". (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008). Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-JP 2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP

11 GACETA OFICIAL 26/01/ de Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos: El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro 5 En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. 6 Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo deport-e, deport-ivo, deport-istas f s 6 Sobre esto se puede consultar la lnterpretacíón Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de RAE: unidad mínima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej.. sol, o que poseuéndolos prescinde de ellos por un proces ode segmentación, p. ej.: terr. En enterráis. 10

12 GACETA OFICIAL 26/01/ de 47 Los segundos, son fragmentos min1mos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición 7 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos confrontados es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 8 : (j 7 8 RAE: 1. m. Gram. Unidad mlnima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. 3. m Gram. Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-IP { 11

13 GACETA OFICIAL 26/01/ de Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. Para el caso particular se deberá analizar si las expresiones THE PUB y CONTINENTAL son de uso común y descriptivas Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. f 12

14 GACETA OFICIAL 26/01/ de El uso de la marca a título informativo 3.1. Como el Juez Consultante solicitó al Tribunal que precise los elementos del artículo 157, se abordará el asunto planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales pertinentes La normativa comunitaria prevé una conducta de excepción para el uso de la marca, regulada en el artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina como sigue: 3.3. El titular de una marca no puede oponerse al uso informativo de la misma, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones de manera concurrente 1 : Que se haga de buena fe. La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal Que no sea utilizada a título de marca. Las marcas ajenas no pueden ser utilizadas a título de marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría incurriendo en una infracción de derechos de propiedad industrial. En relación con este tema el Juez Consultante solicitó que el Tribunal aborde el siguiente asunto:.. Si el uso de una marca en los términos del artículo 157 no se dirige a la identificación de productos o servicios - uso a título de marca -, sino que tiene otros propósitos de identificación o información, por ejemplo, estando dirigidos a identificar un establecimiento de comercio a manera de enseña comercial o para fines publicitarios, se entiende incluido ese uso en la excepción. Para lograr coherencia del sistema de protección de propiedad industrial regulado por la Decisión 486, debe extenderse la mencionada condición a todos los signos distintivos. Esto quiere decir que para considerar que el uso de una marca encaje dentro de las previsiones del artículo 157 no debe ser usada a título de 9 10 Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 339-JP-2015 de 18 de agoslo de Sobre esto se puede se puede consullar la lnterprelación Prejudicial del 21 de agosto de 2005 dentro del proceso 200-JP f 13

15 GACETA OFICIAL 26/01/ de 47 signo distintivo, esto es, nombre comercial, enseña comercial, lema comercial, entre otros 11. Además, el uso se debe presentarse con el ánimo de identificación o información, tal como pasará a explicarse Que se limite al propósito de identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar un signo distintivo ajeno es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección Que no induzca al público consumidor a error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente Sobre las condiciones mencionadas el Juez Consultante solicitó que el Tribunal aborde el siguiente asunto: Indicar si para la configuración de la excepción deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos 3.5. Los elementos constitutivos (condiciones) previstos en la excepción regulada en el artículo 157, deben presentarse de forma concurrente, es decir, de manera simultánea De conformidad con lo expuesto en la presente providencia y con el fin de resolver el asunto concreto, se deberá establecer si PEDRO ALFONSO CAMACHO infringió los derechos sobre las marcas mixtas THE PUB, cuyo titular es THE PUB S.A.S., o si se cumplieron los supuestos previsto en la excepción planteada en el articulo 157 de la Decisión 486, de conformidad con lo plasmado en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno , la que deberá adoptarse al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 415-IP-2015 de 23 de junio de Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 415-IP-2015 de 23 de junio de

16 GACETA OFICIAL 26/01/ de 47 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. MAGISTRADA -- Zambrano _...,..,1'-'ISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 497-IP

17 GACETA OFICIAL 26/01/ de 47 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: Asunto: 543-IP-2015 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: Referencia: Diseño industrial: "SOPORTE METÁLICO" Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 3344 recibido el 16 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 115 y 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N º ; y, El auto de 21 de septiembre de 2016 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Demandado: INDUSTRIA COLOMBIANA DE PERFILES METÁLICOS S.A.- ICOPERFILES S.A. LA NACIÓN COLOMBIANA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO. y 1

18 GACETA OFICIAL 26/01/ de 47 Tercero Interesado: HÉCTOR JIMÉNEZ TORRES 2. Hechos Relevantes: 2.1. El 10 de agosto de 2012, HÉCTOR JIMÉNEZ TORRES (en adelante HECTOR JIMÉNEZ) solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del diseño industrial SOPORTE METÁLICO. {Expediente administrativo )..ilil.D 0 1 D... c.- e-,,_,...,,_ Una vez publicada en la Gaceta de la Propiedad lndu-stríal 651 de 31 de agosto de 2012, no se presentaron oposiciones por parte de terceros El 30 de octubre de 2012, la División de Nuevas Creaciones mediante Resolución 64960, concedió el registro del diseño industrial solícítado El 5 de agosto de 2013, INDUSTRIA COLOMBIANA DE PERFILES METÁLICOS S.A - ICOPERFILES S.A. (en adelante ICOPERFILES) interpuso ante el Consejo de Estado de la República de Colombia demanda de nulidad contra la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando como pretensión principal la nulidad del anterior acto administrativo El 14 de octubre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante Oficio 3344, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la Demanda presentados por ICOPERFILES: 3.1. Indicó que en el trámite de los expedientes y (solicitud de concesión de modelos de utilidad), se evidenció la existencia previa del diseño objeto de la solicitud. En el último procedimiento, HECTOR JIMÉNEZ TORRES en calidad de opositor, dio a conocer de la existencia previa de dicho diseño Agregó que el CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A., introdujo de manera directa en el sector de la construcción el sistema de perfil metálico o entrepiso 1 desde el año Un sistema de entrepiso para construcciones con base en la inclusíón de un elemento perfilado metálico a manera de canalete que facilita y agiliza la construcción entre si de tales sistemas. 2

19 GACETA OFICIAL 26/01/ de Sostuvo que los mencionados antecedentes fueron manifiestamente conocidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, y con estos se pudo haber determinado de manera evidente la falta de novedad del diseño solicitado a registro. 4. Argumentos de la Contestación presentados SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: por la 4.1. Indicó que no se presentaron oposiciones y, en consecuencia, la administración no realizó de oficio ningún estudio de novedad Expresó que la forma del diseño solicitado no era parte del estado de la técnica Sostuvo que el diseño solicitado no carece manifiestamente de novedad, por cuanto se trata de una forma con alto carácter técnico-funcional, no presenta una configuración habitual y no es conocida por el consumidor Los antecedentes que presenta el demandante no constituyen suficientes elementos de juicio para desvirtuar la novedad. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 115 y 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina los cuales se realizarán por ser procedente. De oficio, se interpretarán los artículos 113 por cuanto el primero establece la definición de diseño industrial y así como el artículo 116 literal b) de la misma normativa pues determina los parámetros en qué diseños industriales no son registrables 2 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (...) "Articulo Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de lineas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno. configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. (... ) Artículo Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diser'io industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada. se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diser'io industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distíntos a dichas realizaciones. Articulo No seran registrables: (... ) b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; 3

20 GACETA OFICIAL 26/01/ de 47 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Ámbito de protección del Diseño Industrial. Requisitos para el registro. 2. Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico o funcional. 3. El análisis de oficio cuando el diseño solicitado carezca "manifiestamente" de novedad. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Ámbito de protección del Diseño Industrial. Requisitos para el registro 1.1. Como en el procedimiento interno se solicitó el registro del diseño industrial "SOPORTE METÁLICO", el Tribunal abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales pertinentes El Titulo V de la Decisión 486 (arts. 113 a 133), regula la figura del diseño industrial. El artf culo 113 define el diseño industrial de la siguiente manera: "Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier fonna externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto" De la anterior definición normativa, se podrían establecer las siguientes caracterf sticas de la figura del diseño industrial 4 : Finalidad estética (apariencia especial). La finalidad del diseño industrial es claramente estética, es decir, busca proteger 3 4 (... ) Articulo Vencido el plazo establecido en el articulo precedente, o si no se hubiese presentado oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los artlculos 113 y 116. La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentará una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial. Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud. Articulo Cumplidos los requisitos establecidos, la oficina nacional competente concederá et registro del diseño industrial y expedirá a su titular el certificado correspondiente. Si tales requisitos no se cumplieran, la oficina nacional competente denegará el registro. Se puede ver las Interpretaciones Prejudiciales 87-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010 y 248- IP-2015 de 4 de febrero de Sobre las caracterlsticas de los Diseños Industriales se puede ver: Novena Sesión de la OMPI, titulada "Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas Ginebra, octubre, 2002, 4

21 GACETA OFICIAL 26/01/ de 47 la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica. Dicha apariencia estética puede estar representada por cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuración, textura o material, que le den la diseño unos rasgos propios y singulares Visibilidad. Debe ser percibidos visualmente por el usuario durante el uso normal del producto. Se debe entender por uso normal el que realiza el consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación Recae sobre aspectos no técnicos. Las características exteriores que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos, constituyen el objeto protegible por el diseño industrial Incorporación en un artículo utilitario. Aunque la finalidad del diseño industrial es estética, deben estar plasmados sobre artículos utilitarios para que cumpla su verdadera función, es decir, servir de elemento de atracción de los consumidores en la elección de los productos. Esto quiere decir que el Diseño industrial debe tener aplicación industrial; en esto se diferencia de las obras de arte. Requisitos y efectos del registro 1.4. El derecho sobre un diseño industrial se adquiere con el registro ante la autoridad nacional competente. Esto quiere decir que el acto de registro es constitutivo del derecho, cuya duración será de diez (10) años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro (articulo 128 de la Decisión 486) El requisito esencial para adquirir el registro de un diseño industrial es la novedad. De conformidad con el artículo 115 de la Decisión 486 un diseño industrial es nuevo si no hubiese sido conocido por el público por cualquier medio, en cualquier lugar o momento, antes de la fecha de la solicitud de registro o de la prioridad válidamente invocada Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, está circunscribiendo el conocimiento del diseño industrial a cualquier parte del mundo y no sólo al país miembro en el que se solicitó el registro del diseño (criterio de novedad absoluta) Si bien la Decisión 486 no extiende expresamente las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales, ya que la intención del legislador comunitario era separar las dos figuras, el Tribunal 5 Se pude ver la Interpretación Prejudicial 71-IP-2005 de 6 de julio de

22 GACETA OFICIAL 26/01/ de 47 encuentra que las causales de irregistrabilidad de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, en lo que corresponda de conformidad con su naturaleza, serán aplicables a la figura del diseño industrial Lo mencionado es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios En consecuencia con lo anterior, no es registrable un diseño industrial que consista exclusivamente en formas usuales de los productos, ni tampoco si es confundible con otros signos distintivos previamente registrados o solicitados. Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado. 1.1 O. Además de analizar la novedad del diseño industrial solicitado a registro, debe verificar que no se encuentre incurso, en lo que corresponda con su naturaleza, en las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico o funcional 2.1. Como en el proceso interno se discute la existencia de antecedentes con característica técnico-funcionales, se abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia El literal b) del artículo 116 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los diseños industriales cuando la apariencia de los mismos estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpo re ningún aporte arbitrario del diseñador De esta manera estamos frente a dos situaciones de prohibición de un diseño industrial: una cuando la apariencia esté dada por consideraciones de orden técnico; y la otra cuando la apariencia esté dada por la realización de una función técnica Al respecto nos encontramos frente a dos conceptos ligados entre sí, pues una consideración de orden técnico es aquella que concede a un producto las características propias de su funcionamiento, mientras que la realización de una función técnica significa que sin estas 6 7 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 195-IP-2013 del 20 de marzo de Sobre esto se puede ver las Interpretaciones Prejudiciales 248-IP-2015 del 4 de febrero de 2016 y 155-IP-2015 del 19 de febrero de

23 GACETA OFICIAL 26/01/ de 47 características el producto no podría obtener los resultados para los que fue creado o no podría conceder las necesidades que persigue De esta manera, y como se tiene dicho a lo largo de la presente interpretación prejudicial, la característica principal del diseño industrial es conceder a un producto una característica externa especial y diferente a las ya existentes al margen de las consideraciones de orden técnico o de la función técnica del producto. Por lo tanto, se recalca que en el diseño industrial se debe observar el aporte arbitrario y único del creador de dicho diseño frente a la función o al aporte técnico que tenga el diseño En el caso de que el diseño industrial no esté dotado de este aporte arbitrario de su creador, no podrá ser registrado ya que será considerado como un simple objeto cuya apariencia externa responda únicamente a cuestiones técnicas del diseño y, en consecuencia, cualquier empresario lo podría utilizar en el mercado Por lo tanto, se deberá determinar si la apariencia del SOPORTE MET Á LICO está dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, y de esta forma entrar a establecer si cumple con el requisito de novedad. 3. El análisis de oficio cuando el diseño solicitado carezca 11manifiestamente" de novedad 3.1. Como en el proceso interno se discute si el diseño industrial SOPORTE MET Á LICO carece manifiestamente de novedad, se abordará el tema propuesto El párrafo segundo del artículo 124 de la Decisión 486 consagra una expresa prohibición para la oficina nacional competente en el campo de los diseños industriales: no podrá realizar de oficio la solicitud de un diseño industrial argumentando la falta de novedad. Esto implica que si no se presentan oposiciones, la oficina únicamente analizará si el objeto de la solicitud es protegible mediante la figura del diseño industrial, es decir, si cumple con las características básicas contenidas en la definición plasmada en el artículo 113 de la Decisión 486, y si no está incurso en las causales de irregistrabilidad del artículo 116 de la misma normativa, pero no hará un examen de novedad de oficio, es decir, no realizará una búsqueda de anterioridades en sus bases de datos No obstante lo anterior, en el párrafo tercero del propio articulo 124 se establece una excepción: que el diseño solicitado carezca manifiestamente de novedad. 7

24 GACETA OFICIAL 26/01/ de Ahora bien, un diseño industrial carece manifiestamente de novedad cuando de su simple revisión salta a la vista de manera ostensible, clara y evidente, que no tiene novedad. Por lo tanto, la oficina nacional en estos casos no tendría necesidad de hacer búsquedas especiales de diseños similares en cabeza de terceros, ni ahondar en exámenes comparativos complicados y técnicos, ya que es tan patente la falta de una apariencia especial y propia en el diseño solicitado, que simplemente debería argumentar la notoria ausencia de un aporte arbitrario y singular, para con esto cumplir con la exigencia de la debida motivación de los actos administrativos. Un ejemplo de diseños con ausencia manifiesta de novedad se encuentra en las formas o configuraciones que sean habituales y normalmente conocidas por el consumidor pertinente, ya que de forma evidente carecerían de novedad En consecuencia, se deberá analizar si el diseño industrial SOPORTE METÁLICO adolecía de carencia de novedad manifiesta, de conformidad con los parámetros expresados en la presente Interpretación Prejudicial. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia LQ Lleras MAGISTRADA /,,--- i Hugo Ra MAGISTRADO pac 8

25 GACETA OFICIAL 26/01/ de 47 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 543-IP

26 GACETA OFICIAL 26/01/ de 47 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: 19-IP-2016 Interpretación Prejudicial Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industria de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (República de Colombia) Infracción de derechos de propiedad industrial signos involucrados: FÁJATE (denominativo y mixto) y FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY (mixto) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio recibido el 20 de enero de 2016, mediante la cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 155 y 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N º ; y, El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. ( A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno 1

27 GACETA OFICIAL 26/01/ de 47 Demandante: INVERSIONES MAGEN S.A.S. Demandado: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ALIADA S.A.S. 2. Hechos Relevantes 2.1. El 6 de agosto de 2015, INVERSIONES MAGEN S.A.S. (en adelante, MAGEN) presentó, ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales Grupo de Competencia Desleal y de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, "la SIC") de la República de Colombia, demanda por infracción de derechos de propiedad industrial 1 en contra de COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ALIADA S.A.S. (en adelante, ALIADA), por uso sin autorización de las siguientes marcas registradas: Marca Reproducción/tipo Clase(s) Certificado Vigencia F FAJATE Dl.i /05/2026 'Fájate, Fájate l '/ij.j,lt! /09/2022 FÁJATE t /03/ FÁJATE TajJtt /03/2022 Radicación {;

28 GACETA OFICIAL 26/01/ de 47 Marca Reproducción/tipo Clase(s) Certificado Vigencia FÁJATE /06/2022 FAJATE TU Nominativa /11/2018 SEGUNDA Piel Fájate Nominativa /11/2022 FÁJATE 2,T,01, /06/2022 FÁJATE /06/2022 FÁJATE /03/2022 FÁJATE ffeck /03/2022 FÁJATE /11/2018 3

29 GACETA OFICIAL 26/01/ de 47 Marca Reproducción/tipo Clase(s) Certificado Vigencia - -- FÁJATE Tapie /06/2022 FAJATE g, /04/2018 F FAJATE DISEÑOS D'PRADA - F FAJATE "Fájate 'J')'O,r.J.r /03/ /05/2017 E ya By, /06/2022 Fájate (' 2.2. El 17 de septiembre de 2015, ALIADA contestó a la demanda planteada en su contra El 30 de diciembre de 2015, mediante Auto 99254, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC agregó la contestación a la demanda presentada, señaló el día 8 de marzo de 2016 para la respectiva audiencia y solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 155 y 157 de la Decisión Argumentos de la Demanda La demandante MAGEN alegó lo siguiente: 4

30 GACETA OFICIAL 26/01/ de MAGEN es una empresa llder en el mercado de fajas médico quirúrgicas, materna, post-parto y de uso diario en las líneas femenina, masculina y teen, identificando fajas de todo tipo La expresión FÁJATE es el elemento común que identifica la familia de marcas de MAGEN, a través de las cuales se identifican en el mercado todas las referencias de los diferentes tipos de fajas, los cuales son diseñados acorde con las necesidades del mercado y con los más altos estándares de calidad FÁJATE es una marca notoria que está certificada con la norma ISO 9001 :2008, siendo altamente reconocida por los consumidores de prendas moldeadoras y post-quirúrgicas Luego de una revisión en el mercado, pudo constatar que, desde hace un tiempo atrás, la sociedad ALIADA, fabrica y exporta desde Colombia, fajas y prendas de vestir que exhiben en sus etiquetas el signo FÁJATE VIRTUAL SENSUAUTY, el cual es similarmente confundible con la marca notoria FÁJATE, siendo una reproducción de las marcas registradas por MAGEN El 11 de febrero de 2013 el representante legal de ALIADA expidió certificación con sello notarial declarando que, desde hace 5 meses, la empresa que representa, realiza a favor de la compañía GLOBAL COMMERCE ADVISOR S.A. DE C.V., actividades consistentes en la venta de prendas de control marca FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY En la página web del Ministerio de Industria y Comercio, es posible evidenciar que la sociedad ALIADA, viene realizando numerosas exportaciones a favor de varios importadores de diversos países entre los cuales se encuentra GLOBAL COMMERCE ADVISOR S.A. DE C.V El 11 de febrero de 2013 la Directora de GLOBAL COMERCE ADVISOR S.A. (México) emitió una certificación indicando que desde hace seis meses dicha empresa realizaba a favor de COLOMBIA Y SU MODA, S DE R.L. DE C.V., y/o DORA MARIA DIAZ, los servicios y/o actividades consistentes en la importación de productos textiles; y así mismo, que la empresa COLOMBIA Y SU MODA, S DE RL DE C.V., vende prendas de vestuario amparados bajo la marca FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY en México ALIADA exporta fajas y prendas de vestir identificadas con la expresión FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY, que no corresponden al producto original identificado con la marca FÁJATE La exportación afecta no solo al titular de las marcas, sino también atenta contra los consumidores, quienes compran el producto de buena fe y con 5

31 GACETA OFICIAL 26/01/ de 47 pleno convencimiento de estar adquiriendo un producto legítimo y de excelente calidad La similitud entre la marca registrada y notoria FÁJATE, con la expresión FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY para identificar fajas, sin duda crea riesgo de confusión o de asociación en el mercado relevante, al estimarse que el producto infractor, FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY, es parte de los productos de fajas y prendas de vestir de propiedad de MAGEN La exportación de los productos no sólo atenta contra el titular de la marca, sino además en contra de los consumidores, que adquieren productos considerando que son otros con la calidad y prestigio de la marca FÁJATE La sociedad ALIADA realiza exportaciones en grandes cantidades de productos, etiquetados con signos que reproducen sin autorización la marca notoria FÁJATE, situación que le causa daño económico. 4. Argumentos de la Contestación ALIADA, en su escrito de contestación argumentó lo siguiente: 4.1. La exportación que hace a México y Estados Unidos de América no la hace para lucro y beneficio propio, tampoco viola el derecho que el registro de la marca le confiere a su titular Las prendas que elabora ALIADA no se las venden en el mercado colombiano, sino que las fabrica por encargo de su contratante COLOMBIA Y SU MODA, S DE R.L. DE C.V., siguiendo las indicaciones que el contrato verbal de maquila le impone, el que se realiza en uso de los derechos de marca adquirida por los registros en Estados Unidos de América y en México Nunca se ha presentado competencia alguna en el mercado colombiano o de algún país miembro con productos similares generando con ello un riesgo de confusión, sino por el contrario es la actora quien vende en el mercado de Colombia Analizar los movimientos de exportaciones de ALIADA, no indica ninguna especie de uso indebido del signo distintivo, ya que los valores que se reportan en la tabla de exportaciones, son valores que ALIADA factura legalmente a su contratante por la maquila contratada, aclarando que no es socia, sucursal, controlada o controladora de la empresa COLOMBIA Y SU MODA, S DE R.L. DE C.V., sino que es un tercero cumpliendo un encargo contractual.

32 GACETA OFICIAL 26/01/ de La actora afirma que el infractor es la sociedad ALIADA, sin embargo, enuncia que la comercialización se realiza en México por COLOMBIA Y SU MODA, S DE R.L. DE C.V., por lo que no tiene claro quién es el infractor COLOMBIA Y SU MODA, S DE R.L. DE C.V., quien tiene su domicilio en Estados Unidos, es la dueña de la marca y quien, en los mencionados países, comercializa los productos amparados con las siguientes marcas: Marca Clase Expediente/Registro País F A JATE EEUU F A JATE México VIRTUAL FAJATE México LIGHT VIRTUAL 23,24,25,26, Colombia VIRTUAL Colombia SENSUALITY FAJAS VIRTUAL Colombia SENSUALITY 4.7. El territorio de comercialización no es Colombia ni ningún otro país de la Comunidad Andina, sino México y Estados Unidos de América, lo cual es de pleno conocimiento de la actora No hay prueba que vincule a ALIADA como infractor del signo F Á JATE, pues la empresa demandada no actúa por interés propio, sino por encargo, quedando sin fundamento los hechos de la demanda Por el solo hecho de exportar, no quiere ello decir que tiene "animus societatis"para explotar la marca y beneficiarse de su explotación, como bien lo dice el director de GLOBAL, quien vende las prendas en México es su empresa. 4.1 O. No existen actos de comercio en Colombia pues en el mercado no se encuentran sus productos F Á JATE VIRTUAL SENSUALITY, ya que las etiquetas que se colocan a título de información van dirigidas a los consumidores mexicanos y norteamericanos. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La autoridad consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 155 y 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 2. Procede la interpretación solicitada, limitando la interpretación 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.. 7

33 GACETA OFICIAL 26/01/ de 47 del Articulo 155 a los literales a), e) y f), por tratarse de un proceso de infracción de propiedad industrial. 2. De oficio se interpretarán los artículos 154,156, 166, 226 y 238 de la misma Decisión 3 antes citada, por tratarse de un tema de uso no autorizado de marca. Articulo El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar. sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas. embalajes o acondicionamientos de tales productos; (... ) e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva a del valor comercial o publicitario de la marca. o par razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signa idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio". "Articulo Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras caracterfsticas de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a titulo de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de infonnación y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de fa marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar. inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legltimamente marcados: o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de infonnación al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos". 3 "Articulo El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente". "Articulo 156: A efectos de lo prevista en /os literales e) y f) del articulo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones. documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales. independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las nonnas sobre publicidad que fuesen aplicables". "Articulo Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el b

34 GACETA OFICIAL 26/01/ de 47 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo de la marca. La acción de infracción de derechos. 2. Acción por infracción de una marca notoria 3. Usos sin el consentimiento del titular de una marca. 4. Preguntas formuladas por la Autoridad consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBEJTO DE INTERPRETACIÓN 1. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo de la marca. La acción de infracción de derechos mercado bajo esa marca. en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Paf ses Miembros. según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso. ni disminuirá la protección que corresponda a la marca H. (... ) "Articulo Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de Is fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos H. "Articulo El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares H. 9

35 GACETA OFICIAL 26/01/ de En el caso en análisis, se interpone una acción por infracción de derechos de propiedad industrial de las marcas F Á JATE (denominativa y mixta) mencionado que sus marcas son notoriamente conocidas, por lo que se analizará esta figura legal Se procederá a analizar lo establecido en el Articulo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente." 1.3. La disposición citada establece el principio "registra!" en el campo del derecho de marcas, bajo el cual se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, que determina que el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En efecto, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: 4 a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. b) Negativa (ius prohibend1): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registra! o en el mercado. (i) (ii) En el ámbito registra!, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 2. Acción por infracción de una marca notoria 2.1. En el caso en análisis la actora afirma que sus marcas F Á JATE (denominativas y mixta) son notoriamente conocidas y la demandad'a está infringiendo su derecho de propiedad industrial, en razón de lo cual se abordará este tema. 4 De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p.6. 10

36 GACETA OFICIAL 26/01/ de El Artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar varios actos sin la autorización de su titular, y que aplicados al caso en particular se analizan los contenidas en los literales a) e) y f): Aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios (literal e), Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f) El literal a) del Artículo 155 contempla como un derecho del titular de una marca, impedir que terceros apliquen o coloquen su marca, sea ésta idéntica o similar, sobre productos para los cuales posee su registro, o sobre productos vinculados a los servicios para los cuales está registrada la marca, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos Basta que se incorpore la marca en el producto para que se configure el acto contrario a la normativa y para que el titular pueda ejercer los derechos que considere pertinentes para defender su marca En consideración a la alegación de que el signo FÁJATE es notoriamente conocido, hay que hacer mención a lo contenido en el literal e) del Artículo 155, referido estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida, a diferencia del anterior, requiere en cambio que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca. Respecto a la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, es preciso advertir que quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir En relación con los riesgos de confusión y de asociac1on, cabe destacar que lo que se pretende evitar es que el público consumidor i) al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro; ii) no 11

37 GACETA OFICIAL 26/01/ de 47 tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; y, iii) piense que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación En cuanto al riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha manifestado lo siguiente: "En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia" En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el "aprovechamiento injusto" de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida Sobre el tema la Doctrina ha manifestado: "El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo" O. Finalmente, el literal f) del Artículo 155, hace expresa relación al derecho que tiene el titular de la marca a impedir que un tercero use públicamente un signo idéntico o similar a su marca notoriamente conocida, asi sea para fines no comerciales, cuando ello pudiera causar: a) Una dilución de su fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o; b) Un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria. MONTEAGUDO, Montiano, "la protección de la Marca Renombrada". Civitas, Madrid España, 1995, p OTAMENDI, Jorge. "Derecho de Marcas. Op. Cit., p

38 GACETA OFICIAL 26/01/ de Relacionado al Artículo 155 literales e) y f) está el Artículo 156, el cual enuncia que, constituye uso de un signo en el comercio por parte de terceros el que realice los siguientes actos: a) Introduzca en el comercio, venda, ofrezca en venta o distribuya, productos o servicios con el signo registrado. b) Importe, exporte, almacene o transporte productos con el signo prioritario; o c) Utilice el signo registrado en publicidad, sea esto publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que se apliquen para el caso Por su parte el Artículo 166 enuncia cuándo se entiende que una marca se encuentra en uso en el mercado existiendo dos variables: a) Uso cuando los productos o servicios que distingue la marca han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado, teniéndose en cuenta la cantidad y el modo que normalmente corresponde al producto o al servicio, la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se los expende en el mercado, no es lo mismo la cantidad que se vende de un producto masivo como es la leche a un producto muy especializado como una llave de ruedas para avión. b) El uso no sólo se lo entiende cuando el producto o servicio está en el mercado local, sino también cuando el producto es exportado desde cualquiera de los Países Miembros y siguiendo los requisitos del literal a) previamente analizado El Artículo 226 de la Decisión 486, señala que constituye de igual manera un uso no autorizado, la reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo notorio, respecto de productos, servicios o actividades distintas a las que ampara el signo notorio, o para fines no comerciales, siempre y cuando dicho uso cause los siguientes efectos: a) Riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) Daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, e) Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. La norma comunitaria determina que, pese a que una persona use una marca notoria sin fines comerciales. y cause los efectos contenidos en los literales a), b) y c) del Artículo 226. incurre en un uso no autorizado, lo cual se justifica en el sentido de que a pesar de que no esté 13

39 GACETA OFICIAL 26/01/ de 47 vendiendo el producto o prestando el servicio identificado con la marca notoria u obteniendo un rédito económico, está creando confusión entre los consumidores, causando un daño económico en razón de la dilución de la fuerza distintiva, valor comercial o publicitario de la marca notoria y por un aprovechamiento injusto del prestigio del signo Exportar un producto con una marca similar o idéntica a una marca notoriamente conocida, está contemplada como una actuación contraria a la norma y por tanto confiere el derecho a su titular para iniciar las acciones legales en defensa de sus derechos. En conclusión, la Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial. De conformidad con lo anterior, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de propiedad industrial. Posteriormente, deberá comparar la marca registrada con el signo supuestamente infractor, para luego determinar si se incurre en alguno de los referidos supuestos, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en la presente interpretación prejudicial. Usos sin el consentimiento del titular de una marca En atención a que la Autoridad consultante solicitó específicamente que este Tribunal precise los elementos de la excepción contenida en el párrafo primero del Articulo 157, el Tribunal estima necesario desarrollar el presente tema. Las limitaciones al uso exclusivo de la marca que establece el régimen comunitario andino obedecen a la necesidad de salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal 7. Ello en virtud de que el derecho de exclusiva inherente a la marca puede, en algunos supuestos, originar ciertas disfunciones, las cuales podrían, por un lado, perturbar la propia transparencia en el mercado; y, por otro lado, lesionar los legítimos intereses de los competidores al obstaculizar el desarrollo de sus actividades. En consecuencia, con el fin de corregir estas eventuales 7 En ese sentido, Proceso 10-IP-94, publicado en la G.0.A.C N º 177 de 20 de abril de 1994; citado en el Proceso 2-Al-96, publicado en la G.OAC. N º 289 de 27 de agosto de 1997 y en G.O.A.C N º 291 de 3 de setiembre de

40 GACETA OFICIAL 26/01/ de 47 disfunciones, es preciso someter el derecho de exclusiva sobre la marca a ciertas limitaciones ª El primer párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina permite el uso en el mercado de elementos que den cuenta de los atributos o caracteristicas de los productos o servicios ofrecidos, que bien pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc. Estos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, y también pueden hacer referencia a otras marcas registradas, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no afectar a terceros o al público consumidor En consecuencia, el citado artículo permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto a la utilización de dicha marca siempre que se cumplan determinadas condiciones establecidas en dicho articulo. Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho del uso de los mismos por parte de terceros 10. a) Su propio nombre, domicilio o seudónimo. Esta limitación responde a la necesidad de lograr un equilibrio entre el interés del titular registra! y el interés de un tercero en identificarse bajo su propio nombre en el tráfico económico 11. b) Un nombre geográfico. En este supuesto, nos encontramos frente a la misma necesidad de conciliar intereses de diversa índole, por un lado, el del titular registra! y, por otro lado, el interés público que necesita del uso general de ese nombre geográfico 12. c) Cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus 8 Cf. Fernández-Nóvoa, Carlos, "Posición Jurídica del Titular de la Marca. En: Manual de la Propiedad Industrial (Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra). Marcial Pons, Madrid. 2009, p. 649; citado en la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 89-IP-2011 de 20 de junio de 2012, asunto: "infracción a los derechos de propiedad intelectual", pp Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, marca: "ALIZZ CERAMIC ION (mixta)", p. 16., Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 89-IP-2011 de 20 de junio de 2012, ya citado, p. 11; y aquella expedida dentro del Proceso 101-IP-2013 de 22 de mayo de 2013, asunto: "infracción de derechos de propiedad intelectual". pp Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). seminario de la OMPI para los Palses Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial". Documento OMPI/PI/SEM/BOG/02/1, Bogotá, 10 y 11 de julio de p. 13. lbld. 15

41 GACETA OFICIAL 26/01/ de 47 servicios u otras características de éstos. Este último supuesto está dirigido a impedir que los titulares imposibiliten de la referencia a estas indicaciones, restringiendo sensiblemente el libre desarrollo de las actividades empresariales, privando de esta manera al consumidor de un mecanismo informativo importante En primer lugar, cabe destacar que el Artículo 157 de la Decisión 486, al indicar que el uso de "cualquier otra indicación cierta" relativa a "otras características" de los productos o servicios ofrecidos constituyen, bajo las condiciones mencionadas precedentemente, una excepción al derecho al uso exclusivo de la marca, estableciendo un numerus apertus de posibles indicaciones relativas a características del respectivo producto o servicio En otras palabras, cualquier indicación cierta relativa a cualquier característica del correspondiente producto o servicio podrá constituir una excepción al derecho de uso exclusivo sobre la marca, siempre que se cumplan las condiciones del uso contempladas en el precitado Artículo A este respecto, este Tribunal ha señalado que el artículo comentado no contiene una lista que agote las limitaciones referidas a 'propósitos de identificación o de información', debido a que, en término generales, es permitido que terceros usen 'cualquier indicación cierta', siempre que tal uso se haga de buena fe, no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios ni se realice a título de marca En segundo lugar, resulta necesario desarrollar las condiciones del uso requerido para la configuración de la presente excepción o limitación al derecho al uso exclusivo sobre una marca. En tal sentido, el Artículo 157 de la Decisión 486 establece las siguientes condiciones relativas al referido uso, necesarias para ta procedencia de la excepción comentada: a) Que se haga de buena fe. b) Que no constituya uso a título de marca. e) Que se limite a propósitos de identificación o de información. d) Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios Finalmente, es preciso indicar que, las mencionadas condiciones deben presentarse de forma concurrente, es decir, para la, OMPI. "Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancía de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industriar. Op. Cit. Véase. a modo referencial, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 69-IP-2000, asunto: wacción de nulidad de la resolución interna 0968, dictada por la empresa de capital público ECOSALUO S.A:. publicado en la G.O.A.C. N 690, de 23 de julio de 2001, pp

42 GACETA OFICIAL 26/01/ de 47 configuración de la excepción o limitación objeto de la presente interpretación, es indispensable que el uso en el comercio de la indicación comentada cumpla con las condiciones previamente explicadas. 3.1 O. Respecto del segundo párrafo del artículo 157, el uso de una marca registrada por un tercero, no requiere la autorización del titular de la marca siempre y cuando se la utilice para las siguientes finalidades: Anunciar t inclusive en publicidad comparativa; Ofrecer en venta; Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada En relación con el término "anunciar", en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a "publicitar', señalando que por "publicidad" "puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica" Como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del Artículo 157 exige que el uso se haga: (i) de buena fe. (ii) que tenga una finalidad informativa y, (iii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos, temas que ya se analizaron en el punto 1.8. de la presente interpretación prejudicial La noción de "buena fe", como el primer de los requisitos de licitud consagrados por el Artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial. Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial "no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones" Proceso 40-IP-2011, Asunto: Registro sanitano ( INVIMA) sobre la frase "EROXIM es bioequivalente a VIAGRA", publicado en la G O A C N º 2039 del 09 de abril de JAECKEL KOVAKS, Jorge. "Apuntes sobre Competencia Desleal", Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javenana, p. 45, citado en el Proceso 137-lP-2009, Asunto: Competencia desleal e infracciones a las normas de la 17

43 GACETA OFICIAL 26/01/ de En relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios 1 7, es decir, debe ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado El segundo requisito, que no constituya uso a título de marca, es decir, que quien la utilice, identifique plenamente que el titular es un tercero y que el consumidor no considere que el servicio o producto proviene de quien lo está anunciando El tercero requisito. que el uso de la marca ajena se limite al propósito de información al público engloba varios elementos y/o características. El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o características son 18 : i) Que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable. Esto determina que los anuncíos en los que se hace mención a una marca ajena no deben contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados; iii) que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas; y, iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones Dado que, como ya se indicó, este Tribunal interpreta, dentro del contexto del segundo párrafo del Artículo 157, el término "anunciar" como equivalente a "publicitar", es pertinente hacer referencia al tema general de los anuncios publicitarios La publicidad (y por ende, los anuncios) suelen regírse por ciertos principios básicos pacíficamente aceptados en doctrina y que podrían englobarse en los siguientes: principio de veracidad, principio de lealtad y principio de autenticidad o identificabilidad. Los anuncios - cualquiera que sea su modalidad - que no respeten dichos principios, son considerados ilícitos. publicidad en defensa del consumidor, publicado en la G.O.A.C. N º 1831, del 7 de mayo de 2010 y Proceso 149-IP-2007 ya referido Proceso 69-IP Proceso 40-IP

44 GACETA OFICIAL 26/01/ de El principio de veracidad en materia publicitaria consiste en el derecho que tiene el consumidor a tener acceso a la verdad informativa y a la obligación que tiene el oferente de respetar la verdad en toda actividad publicitaria, a efectos de evitar que se niegue información, que no se deformen ni mutilen los hechos presentados en los anuncios publicitarios, o que se induzca a error a los consumidores a través de anuncios publicitarios Sobre el tema es importante tener en consideración que existen algunas formas por las cuales se puede afectar este principio, entre ellos se encuentran la publicidad falsa y la inducción a error al consumidor: El primero tiene lugar cuando las afirmaciones empleadas no se ajustan a la verdad. El segundo, cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio generan una idea en el consumidor, acerca de la naturaleza o calidad del producto, por ejemplo, diferente a la realidad Sobre este segundo tema, se debe considerar que uno de los derechos de los consumidores es el de estar debidamente informados acerca de los bienes o servicios que va a adquirir, en consecuencia, de ello, el principio de veracidad se relaciona con el derecho a la información auténtica que ellos tienen. Es por ello que la violación a este principio deriva en un acto de competencia desleal, por engaño, desde que la publicidad comercial es uno de los mecanismos que disponen los oferentes para atraer a los consumidores; y, por tanto, un mecanismo de competencia en el mercado. Por el derecho a la información que tienen los consumidores, se entiende que se debe poner a su disposición, a través de todos los medios que sean pertinentes, de todos los elementos que sean necesarios, para que éste tome su decisión de consumir o no determinado bien o servicio ofertado en el mercado. En tal virtud, la publicidad no debe contener información que genere error en el consumidor respecto a las características del producto, su naturaleza, el precio, etc Los otros principios (lealtad e identificabilidad), en términos generales, apuntan a que los anuncios deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que los anuncios publicitarios deben ser percibidos como tales por los consumidores Proceso 137 1P Caso: Competencia desleal e infracciones a las normas de la Publicidad en Defensa del consumidor. Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 1831 del 07 de mayo de 201 O. lbidem. lbidem. Proceso 101-IP

45 GACETA OFICIAL 26/01/ de Finalmente, el cuarto requisito de licitud del Artículo 157 respecto del uso de una marca ajena es que no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de ta marca, que es ta de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. Así et uso permitido en virtud del Artículo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar ta impresión que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. Asimismo, tampoco debe dar ta impresión que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos Si se cumplen los tres requisitos arriba mencionados de manera concurrente, el titular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero Corresponde por tanto a la autoridad nacional, verificar si en el caso concreto el uso de ta marca FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY está dentro de tos lineamientos antes citados. 4. Preguntas formuladas por la Autoridad consultante La autoridad solicita el pronunciamiento de lo siguiente: 1. Indicar si las actividades de fabricar y exportar un producto etiquetado con un signo distintivo similar a una marca notoria registrada en el país de origen con el fin de ser comercializado en el extranjero, puede considerarse como una infracción por el uso en el comercio de acuerdo con el Artículo De conformidad con lo desarrollado en el punto 1 de la presente ponencia, en efecto, fabricar y exportar un producto etiquetado con una marca notoriamente conocida incurre en las prohibiciones establecidas en tos artículos 155 literales e) y f), así como en lo determinado con los artículos 156 y 226 de la Decisión En ese sentido, para determinar si existe o no infracción, no basta con apreciar la actividad de importar, exportar, almacenar o transportar productos etiquetados con un signo distintivo idéntico o similar a una 23 Proceso 101-IP-2013 ya citado. 20

46 GACETA OFICIAL 26/01/ de 47 marca notoria registrada en el país de origen, sino que la autoridad nacional competente debe verificar: a) Que no estemos ante los supuestos previstos en el Articulo 157 de la Decisión 486; y, adicionalmente, b) Que se den las condiciones establecidas en los Literales e) y f) del Artículo 155 y el Articulo 226 de la Decisión Por lo tanto, para que el acto de exportación de productos etiquetados con un signo distintivo idéntico o similar a una marca notoria registrada en el país de origen sea calificado como una infracción, la autoridad nacional competente tiene que verificar la presencia de los supuestos establecidos en los Literales e) y f) del Articulo 155 y el Artículo 226 de la Decisión 486; es decir, que el uso efectuado pueda causar al titular de la marca notoria un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular. 2. Precisar el alcance de la excepción contenida en el Artículo 157 En el punto 2 de esta interpretación se analiza a profundidad el alcance de la excepción contenida en el Artículo 157 de la Decisión Indicar si para la configuración de la excepción contenida en el Artículo 157 deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos Como ya se enunció, los elementos constitutivos de la excepción contenida en el Articulo 157 de la Decisión 486 son los siguientes: a) Que se use el signo ajeno de buena fe; b) Que el uso no sea a titulo de marca; c) Que el uso se limite al propósito informativo al público; y, d) Que el uso del signo no induzca a confusión al público consumidor, respecto del origen empresarial de los productos o servicios. En efecto, para que opere la excepción, deben concurrir los cuatro elementos de manera conjunta. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Autoridad consultante al resolver el proceso interno , la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 21 b

47 GACETA OFICIAL 26/01/ de 47 La presente interpretación prejudicial se firma por los tracios que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el úl mo párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente.)nterpretación- rejudicial el Presidente y el Seer,/"' ( J Notifíquese a la Autoridad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 22