Factores Y Criterios De Apreciación Del Riesgo De Confusión En El Derecho Comunitario De Marcas. Tomás de las Heras Lorenzo

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1 Factores Y Criterios De Apreciación Del Riesgo De Confusión En El Derecho Comunitario De Marcas Tomás de las Heras Lorenzo I. Factores del riesgo de confusión Similitud de las marcas y de los productos/servicios. Requisitos acumulativos Apreciación global Interdependencia Impresión global. Imagen imperfecta Noción del consumidor relevante. Atención variable El consumidor de los productos y servicios. Consumidor medio o especializado Nivel de atención del consumidor medio. Prueba de un nivel elevado El consumidor del territorio relevante Relevancia del consumidor en el juicio de similitud de las marcas y del riesgo de confusión La notoriedad y distintividad de la marca anterior Factores agravantes del riesgo de confusión. Marcas fuertes. Requisitos Factores agravantes del riesgo de confusión. Marcas fuertes Requisitos. Conocimiento por una parte significativa del público La notoriedad no permite presumir el riesgo de confusión No presunción de distintividad o notoriedad. Carga de la prueba Medios de prueba Irrelevancia de la validez de la marca anterior en el juicio de distintividad 10 II. Similitud de los productos o servicios Requisito de aplicabilidad del art. 8.1.b) RMC Factores de similitud III. Similitud de las marcas Similitud fonética, gráfica o conceptual. Impresión de conjunto. Elementos dominantes Similitud gráfica Similitud gráfica entre una marca figurativa y otra denominativa Comparación de marcas denominativas en tipografía standard con marcas con tipografía especial Predominio de la similitud visual en ciertos casos Similitud fonética Marcas complejas y mixtas Similitud por ser el elemento dominante común o similar Familia de marcas derivadas con un elemento dominante o tronco común Marcas constituidas por apellidos Aplicación de iguales criterios Marcas que comparten el mismo apellido Similitud si el apellido es el elemento dominante

2 5.2.2 No similitud si es un apellido corriente Irrelevancia del elemento genérico o descriptivo común Regla: no similitud de las marcas Excepción: Similitud Términos descriptivos extranjeros Los elementos no distintivos no evitan la similitud Factor tópico. Relevancia de la parte inicial de las marcas Diferencias conceptuales neutralizantes Exclusión del nombre del titular u otros elementos no registrados Letras Marcas de una sola letra Combinación de letras. Acrónimos Doble similitud de marcas y productos y servicios. Riesgo de confusión Coexistencia de otras marcas similares Coexistencia de las marcas litigiosas sin confusión Acuerdos de coexistencia de marcas entre las partes Marcas declaradas similares Marcas declaradas no similares Marcas similares. Productos diferentes. No confusión

3 I. Factores del riesgo de confusión Mi ponencia se centra en la exposición de los factores del riesgo de confusión tal como es delimitado por el art. 8.1.b) del Reglamento (CE) núm.40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria (en adelante RMC) y de los criterios de apreciación desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Primera Instancia y de las Salas de Recurso de la OAMI para enjuiciar en particular la similitud de las marcas en conflicto. Existe una copiosa jurisprudencia comunitaria en este campo, que en pocos años ha sentado ya los principales criterios de apreciación de los factores del riesgo de confusión. En general son criterios clásicos, que habían sido elaborados por la doctrina y las jurisprudencias nacionales de los Estados miembros de la UE durante más de un siglo. Ahora estas jurisprudencias nacionales tienen que seguir los criterios que fije el Tribunal de Justicia como máximo intérprete del Derecho comunitario y en particular de la Directiva de Marcas que ha armonizado el concepto del riesgo de confusión y de los factores del mismo en los arts. 4.1.b) y 5.1.b), prácticamente idénticos a los arts. 8.1.b) y 9.1.b) del RMC, convirtiendo tales conceptos en conceptos de derecho comunitario. La interpretación uniforme de estas disposiciones idénticas procedentes del mismo legislador comunitario está garantizada en última instancia por el Tribunal de Justicia que ha reiterado que la interpretación del art. 4.1.b) de la Directiva vale para el 8.1.b) y a la inversa. 1. Similitud de las marcas y de los productos/servicios. Requisitos acumulativos. Para la aplicación del artículo 8.1.b) del RMC, el riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre la marca solicitada y la marca anterior y una identidad o una similitud entre los productos o servicios designados... Se trata de requisitos acumulativos y sine qua non del riesgo de confusión. (vid., en este sentido, STJCE de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, ap. 22). Consiguientemente, habiendo constatado que no existe similitud entre la marca anterior y la marca solicitada, el Tribunal de Primera Instancia concluyó acertadamente que no existe riesgo de confusión, cualquiera que sea la notoriedad de la marca anterior o el grado de identidad o similitud de los productos o servicios de que se trata. (STJCE 12 octubre 2004, Vedial SA / OAMI, (HUBERT/ SAINT-HUBERT 41), C-106/03, aps. 51 y 54)

4 2. Apreciación global El riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (sentencias del TJCE Canon, antes citada, ap. 16; de 22 de junio de 1999 en el asunto C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klijsen Handel BV ( Lloyd Schuhfabrik ) ap. 18), lo que se ha convertido en un tópico en las resoluciones del TPI, de las Salas de Recurso y de las Divisiones de Oposición. No hay un test mecánico para apreciar el riesgo de confusión: No puede ser examinado en abstracto sino en el caso concreto enjuiciado. 3. Interdependencia La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud de las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede quedar compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias del TJCE Canon, ap. 17; Lloyd Schuhfabrik, ap. 19), lo que ha devenido igualmente un lugar común o cliché fijo reiterado por el TPI, las Salas de Recurso y las Divisiones de Oposición en sus resoluciones. 4. Impresión global. Imagen imperfecta. De acuerdo con el texto del art. 8.1.b) del RMC la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate posee una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias del TJCE, 11 de noviembre de 1997 en el asunto C-251/95 Sabèl BV contra Puma AG, Rudolf Dassler Sport ( Sabèl ), ap. 23; Lloyd Schuhfabrik, ap. 25). Además, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria. (STJCE Lloyd Schuhfabrik, ap. 26). Estos criterios, como los anteriores, son ya verdaderos tópicos en las resoluciones del TPI, de las Salas de Recurso y de las Divisiones de Oposición. El test de apreciación global de las marcas en conflicto ha de aplicarse no poniéndo una marca junto a la otra (side-by-side comparison), sino viéndolas sucesivamente y preguntándose si la impresión general producida por la marca solicitada es similar a la que se recuerda de la marca anterior, pues el juez ha - 4 -

5 de colocarse en la posición del consumidor de atención media, quien en el curso de sus compras no tiene ambas marcas bajo los ojos 1. El énfasis radica en el recuerdo del consumidor medio que retiene en su memoria normalmente una impresión general de las marcas, olvidando los detalles accesorios. La memoria es inconsciente pero inteligentemente selectiva, pues no puede recordar todos los detalles. 5. Noción del consumidor relevante. Atención variable 5.1. El consumidor de los productos y servicios. Consumidor medio o especializado El consumidor relevante es el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate (STJCE Sabèl, ap. 23; Lloyd Schuhfabrik, ap. 25), considerado normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (STJCE Lloyd Schuhfabrik, ap. 26) 2. Esta definición del consumidor medio o general sirve para los productos de consumo corriente; pero el consumidor relevante puede ser no un consumidor medio, sino un consumidor especializado y profesional, cuando los productos no son de consumo corriente, sino que están destinados preferentemente a sectores industriales o profesionales cualificados, que, teniendo más información y conocimiento que el consumidor medio, serán capaces de tolerar mayores similitudes entre las marcas sin riesgo de confusión (STPICE de 9 de abril de 2003 [TJCE 2003, 102], Durferrit GmbH / OAMI (Nu-Tride) T-224/01). 5.2 Nivel de atención del consumidor medio. Prueba de un nivel elevado. Por otra parte, hay que tener en cuenta que, aunque el consumidor relevante sea el consumidor medio, el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de los productos o servicios contemplada (STJCE Lloyd Schuhfabrik, ap. 26). Por ello a la vista de la naturaleza de los productos de que se trata - automóviles- y, en particular, de su precio y de su alto carácter tecnológico, el grado de atención del público relevante, a la hora de la compra, es particularmente elevado. (STPICE de 22 de junio de 2004, Claude Ruiz- Picasso y otros / OAMI, T-185/02, ap. 53 y 59). no basta, sin embargo, que el demandante afirme, de manera general y sin que tal alegación sea pormenorizada o se base en pruebas, que el grado de atención del consumidor de los productos de que se trate es elevado. (STPICE 1 2 V. T. DE LAS HERAS: Europa y las Patentes y Marcas,Fundación Universidad-Empresa, Madrid 1989, p. 96. Esta noción de consumidor medio había sido formulada inicialmente por el Tribunal de Justicia en la sentencia de , Gut Springheide y Tusky, C-210/1996, ap. 31 en el campo del Derecho de la publicidad engañosa y de la competencia desleal

6 de 1 marzo 2004, Vincenzo Fusco / OAMI, (ENZO FUSCO / ANTONIO FUSCO), T-185/03, ap.58). Por lo que respecta al sector del vestido, el Tribunal de Primera Instancia observa que éste comprende productos de calidades y precios muy distintos. Aunque sea posible que el consumidor preste más atención a la elección de una marca cuando compra una prenda especialmente cara, sin ninguna prueba no puede presuponerse dicha actitud del consumidor respecto al conjunto de productos del sector de que se trata. Por tanto, debe desestimarse este argumento. (STPI 6 octubre 2004, New Look Ltd / OAMI (NL), T-117/03 a T- 119/03 y T-171/03 ap. 43). 5.3 El consumidor del territorio relevante El consumidor relevante y sus conocimientos, particularmente los lingüísticos, puede variar también según el territorio en que está protegida la marca anterior, que puede ser un Estado miembro si es una marca nacional o cubrir toda la Comunidad si es una marca comunitaria como en el caso del STPICE de 3 de marzo de 2004 [TJCE 2004, 79], Mühlens GmbH & Co. KG / OAMI (ZIRH), T- 355/02, ap. 34. Habida cuenta de la naturaleza de los productos y servicios de que se trata (en el caso concreto, todos ellos de consumo corriente, y el hecho de que las marcas denominativas anteriores están registradas y protegidas en España, el público relevante respecto al cual se debe apreciar el riesgo de confusión está constituido por los consumidores medios de dicho Estado miembro, que son esencialmente hispanohablantes (STPICE 17 marzo 2004, El Corte Inglés, S.A. / OAMI (MUNDICOR), T /02, ap. 74; en igual sentido T-129/01, T- 20/02, T-286/02, entre otras). Respecto a los conocimientos lingüísticos, el TPI notaba, por ejemplo en la (STPICE 23 octubre 2002 [TJCE 2002, 308], Claudia Oberhauser / OAMI (Fifties), T-104/01, ap. 42): el público destinatario es capaz de entender el significado de la palabra inglesa «miss». Respecto al término «fifties», no puede excluirse que el público destinatario también pueda conocer su significado, dado que, aunque el consumidor español medio no está muy familiarizado con la lengua inglesa, la juventud española, que es el comprador habitual de ropa vaquera, tiene un mejor conocimiento de la lengua inglesa que las generaciones anteriores. procede considerar probable la afirmación según la cual el público destinatario, al estar integrado por consumidores familiarizados con el uso de ordenadores, conoce la lengua inglesa lo suficiente como para entender el significado de la palabra «work» y para reparar en que la palabra «works» es la forma plural de la primera. (STPICE de 25 de mayo de 2005, Creative Technology Ltd, / OAMI (PC WORKS / W WORK PRO), T-352/02, ap.49.)

7 5.4 Relevancia del consumidor en el juicio de similitud de las marcas y del riesgo de confusión. La percepción del público relevante debe ser tomada en cuenta no sólo para la apreciación global del riesgo de confusión, sino también para enjuiciar la similitud de las marcas en conflicto y de los respectivos productos y servicios por ser los factores esenciales de la apreciación global del riesgo de confusión (STPICE de 22 de junio de 2004, Claude Ruiz-Picasso y otros / OAMI, T- 185/02, ap. 53). 6. La notoriedad y distintividad de la marca anterior. 6.1 Factores agravantes del riesgo de confusión. Marcas fuertes. Requisitos Factores agravantes del riesgo de confusión. Marcas fuertes. el Tribunal de Justicia estableció que, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (véanse las sentencias Sabel, ap. 24, Canon, ap. 18, y Lloyd Schuhfabrik, ap. 20) (STPICE 15 enero 2003, Mystery drinks GmbH / OAMI (Mystery), T-99/01, ap. 34; 18 febrero 2004, Jean-Pierre Koubi / OAMI (CONFORFLEX ), T-10/03, ap. 50 y 17 marzo 2004, El Corte Inglés, S.A. / OAMI (MUNDICOR), T /02, ap. 67; 21 abril 2005, Ampafrance SA / OAMI (monbebé / bebe), T-164/03, aps. 70 y ss;r 0037/ CRISTAL / CRYSTAL CASTELLBLANCH; R 0550/ COTO D ARCIS/ COTO DE IMAZ, EL COTO, COTO MAYOR, COTO REAL et al.) Por consiguiente, puede existir un riesgo de confusión, a pesar de que exista un escaso grado de similitud entre las marcas, cuando los productos o servicios amparados por ellas tienen una gran similitud y el carácter distintivo de la marca anterior es fuerte (véase STJCE Lloyd Schuhfabrik, apartados 20 y 21, y la jurisprudencia citada) (STPICE 10 noviembre 2004, Kaul GmbH / OAMI (ARCOL/CAPOL), T-164/02, ap. 35 y ss). debe tenerse en cuenta el carácter distintivo de la marca anterior, tanto si deriva de las cualidades intrínsecas de esa marca como de su renombre, para apreciar si la similitud entre los productos o los servicios designados por ambas marcas es suficiente para que haya riesgo de confusión (sentencia Canon, antes citada, apartados 18 y 24). En cambio, la existencia de renombre no es condición previa para la protección del derecho anterior. STPICE de 1 marzo 2004, Vincenzo Fusco / OAMI, (ENZO FUSCO / ANTONIO FUSCO), T- 185/03, aps.60-61) En definitiva, las marcas débilmente distintivas también tienen protección aunque menor que las marcas fuertes

8 6.1.2 Requisitos. Conocimiento por una parte significativa del público Para apreciar el carácter distintivo intrínseco de una marca, conviene tener en cuenta, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, si contiene o no un elemento descriptivo de los productos y servicios solicitados (STPICE 21 abril 2005, Ampafrance SA / OAMI (monbebé / bebe), T-164/03, ap. 72). Si el elevado carácter distintivo de la marca no es intrínseco, sino debido a lo conocida que es en el mercado, el TPICE ha declarado: De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la DM, cuyo contenido normativo es, en esencia, idéntico al del artículo 8, apartado 5, RMC, se deduce que, para cumplir el requisito de la notoriedad 3, una marca nacional anterior debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella. En el presente asunto, la División de Oposición estableció una distinción entre la notoriedad de una marca y su carácter distintivo superior al normal debido al conocimiento que se tenga de ésta en el mercado. Sin que sea necesario decidir si debe acogerse dicha distinción, procede destacar que la adquisición de un carácter distintivo superior al normal, debido al conocimiento de una marca en el mercado, implica necesariamente que dicha marca sea conocida por lo menos por una parte significativa del público destinatario. En la medida que una marca sólo puede disfrutar de notoriedad si es, por lo menos, conocida en el mercado, las consideraciones expuestas a continuación sirven tanto para apreciar la presunta notoriedad de las marcas anteriores de la demandante, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del RMC, como para tomar en consideración el presunto carácter distintivo superior al normal de dichas marcas, debido al conocimiento que se tiene de ellas en el mercado, en el marco de la apreciación del riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC (véanse los apartados 54 y siguientes de la presente sentencia) (STPICE 13 diciembre 2004, El Corte Inglés, S.A. / OAMI (Marcas Figurativas EMILIO PUCCI / EMIDIO TUCCI), T-8/03, ap ). El hecho de que la marca anterior esté constituida por el nombre de un personaje famoso no significa en principio que la marca como tal goce de notoriedad entre el público relevante y por ello de un grado de distintividad elevado, sin el cual no goza de una mayor protección (STPICE de 22 de junio de 2004, Claude Ruiz-Picasso y otros / OAMI, (PICASSO / PICARO), T-185/02, aps. 55, 57 y 61, y Conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo, C-361/04 P, aps. 47 y 64 y ss.). 3 Más bien renombre o reputación, pues las disposiciones citadas se refieren a las marcas renombradas, no a las notorias a las que se refiere el art. 8.2.c) del RMC

9 6.2 La notoriedad no permite presumir el riesgo de confusión El riesgo de confusión no se presume, sino que constituye el objeto de la prueba que haya de aportarse Por consiguiente, el renombre de la marca, cuando ha sido demostrado, constituye un elemento que, junto con otros, puede revestir cierta importancia. En este sentido, procede observar que aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, en particular en razón de su renombre, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (sentencia Canon, antes citada, apartado 18). Sin embargo, el renombre de una marca no permite presumir la existencia de un riesgo de confusión por el mero hecho de que exista un riesgo de asociación en sentido estricto (STJCE 22 junio 2000, [TJCE 2000, 140], Marca Mode CV / Adidas AG y Adidas Benelux BV (Marca), C-425/98, ap. 39 y 41) Para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC, el riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre la marca solicitada y la marca anterior y una identidad o una similitud entre los productos o servicios designados en la solicitud de registro y aquellos para los que se ha registrado la marca anterior. Se trata de requisitos acumulativos Al haber constatado que no existe similitud entre la marca anterior y la marca solicitada, el Tribunal de Primera Instancia concluyó acertadamente que no existe riesgo de confusión, cualquiera que sea la notoriedad de la marca anterior o el grado de identidad o similitud de los productos o servicios de que se trata. (STJCE 12 octubre 2004, Vedial SA / OAMI, (HUBERT/ SAINT-HUBERT 41), C- 106/03, ap. 51 y 54; STPICE 22 octubre 2003 [TJCE 2003, 344], Les Editions Albert René / OAMI (Starix), T-311/01, ap. 61 y 22 de junio de 2004, Koffiebranderij en Theehandel «Drie Mollen sinds 1818» BV / OAMI (Gala / Galaxia), T-66/03, ap. 33). 6.3 No presunción de distintividad o notoriedad. Carga de la prueba el carácter distintivo elevado de una marca debe comprobarse, bien con respecto a las cualidades intrínsecas de la marca, bien en razón de la notoriedad de que goza la Sala no precisó cuáles eran las cualidades intrínsecas de esta marca que permitían calificar este carácter distintivo de más bien elevado la mera afirmación de que la marca es «una bebida de culto entre los jóvenes modernos» y la mera referencia a unas páginas Internet relativas en particular al patronazgo publicitario de una velada posterior a la solicitud de registro, no pueden considerase suficientes para acreditar el elevado carácter distintivo de la marca anterior derivado de la notoriedad que le está atribuida (véase, en este sentido, Lloyd Schuhfabrik, antes citada, apartados 22 y 23) (STPICE 15 enero 2003 [TJCE 2003, 158], Mystery drinks GmbH / OAMI (Mystery), T-99/01, ap. 34). La carga de la prueba incumbe al oponente que la alega (STPICE de 22 de junio de 2004, Koffiebranderij en Theehandel Drie Mollen sinds 1818 BV / OAMI (Gala/Galaxia), T-66/03, ap. 32)

10 6.4 Medios de prueba. No es necesaria una prueba directa del conocimiento de la marca por una parte significativa del público como encuestas de opinión, sino que puede ser probado indirectamente entre otras cosas en particular, por la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, certificaciones de Cámaras de Comercio (STJCE de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, ap. 51 y 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97, Rec. p. I-5421, aps. 26 y 27; y STPICE 13 diciembre 2004, El Corte Inglés, S.A. / OAMI (Marcas Figurativas EMILIO PUCCI / EMIDIO TUCCI), T-8/03, ap. 73) Respecto a las encuestas, el TPICE ha declarado que: Un grupo de 2017 personas encuestadas es suficientemente amplio para ser representativo de la opinión del consumidor medio alemán Los resultados muestran que la marca anterior se beneficia de un carácter distintivo elevado. En efecto los resultados de la encuesta revelan que la marca era conocida de una parte significativa del público en el mercado alemán antes de la solicitud de la marca comunitaria.64% de los encuestados conocían el término bebe en relación con los productos para el cuidado del cuerpo y de la cara. Entre las mujeres, el 80% conocían esta palabra 66% de los que conocían el término (68% de las mujeres) pensaban que este término era utilizado por un solo productor El uso del término bebe no cuestiona el carácter objetivo de la encuesta (STPICE 21 abril 2005, Ampafrance SA / OAMI (monbebé / bebe), T-164/03, ap. 78 y ss) 6.5 Irrelevancia de la validez de la marca anterior en el juicio de distintividad del artículo 8 del RMC se desprende que el registro nacional previo permite a su beneficiario presentar una oposición, en su caso, a la solicitud de registro de un signo capaz de generar un riesgo de confusión en el público pero no tiene, por sí mismo, influencia en la apreciación de la existencia de tal riesgo. Por lo demás, debe precisarse que el presente análisis no pretende cuestionar el registro nacional de las marcas anteriores, sino únicamente examinar si tienen un carácter distintivo fuerte o débil. (STPICE 18 febrero 2004 [TJCE 2004, 44], Jean-Pierre Koubi / OAMI (CONFORFLEX), T-10/03, ap. 54 y 57). II. Similitud de los productos o servicios 1. Requisito de aplicabilidad del art. 8.1.b) RMC. V. arriba el apartado I.1. Similitud de marcas y productos. Requisitos acumulativos

11 según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva, cuyo contenido normativo es esencialmente idéntico al del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC, para la aplicación de dicha disposición es necesario aportar la prueba de que existe una similitud entre los productos o los servicios designados (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I- 5507, apartado 22). (STPICE de 1 marzo 2004, Sergio Rossi SpA / OAMI, (MISS ROSSI / SISSI ROSSI), T-169/03, ap. 53). 2. Factores de similitud Para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos, factores que incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario (STJCE Canon, ap. 23). Los factores Canon son un tópico de la jurisprudencia de los tribunales comunitarios y de la praxis de la Oficina. No es objeto de mi ponencia tratar los criterios de apreciación de la similitud de los productos/servicios, sino los relativos a la similitud de marcas, que paso a exponer. III. Similitud de las marcas. 1. Similitud fonética, gráfica o conceptual. Impresión de conjunto. Elementos dominantes De la jurisprudencia se desprende que, por lo que se refiere a la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto que producen, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (STJCE SABEL, ap. 23; Canon, ap. 16 y Lloyd Schuhfabrik, ap. 25,), lo que se ha convertido en un tópico en las resoluciones del TPI, de las Salas de Recurso y de las Divisiones de Oposición. 2. Similitud gráfica 2.1 Similitud gráfica entre una marca figurativa y otra denominativa es posible la existencia de una similitud gráfica entre una marca figurativa y una marca denominativa, habida cuenta de que ambos tipos de marcas tienen una configuración gráfica que puede producir una impresión visual (STPICE de 12 de diciembre de 2002, Vedial S.A. / OAMI (Hubert), T-110/01, ap. 51; de 25 de mayo de 2005, Creative Technology Ltd, / OAMI (PC WORKS / W WORK PRO), T-352/02, ap. 33)

12 2.2 Comparación de marcas denominativas en tipografía standard con marcas con tipografía especial El criterio de que una marca denominativa puede adoptar cualquier tipo de grafía asumiendo que el registro de una marca puramente denominativa confiere a su titular un derecho exclusivo sobre la misma cubriendo cualquier tipo de grafía o configuración estilística, de modo que el solicitante no puede pretender evitar la confusión adoptando una tipografía especial, ha sido rechazado por las siguientes razones: Para apreciar la similitud entre una marca figurativa compleja y una marca denominativa anterior, carecen de pertinencia los aspectos gráficos o estilísticos particulares que ésta pudiera adoptar en el futuro. En cualquier caso no procede sustituir la apreciación de la similitud con la marca denominativa anterior, única pertinente en el presente asunto, por una apreciación de la similitud con un elemento figurativo que no está acogido a la protección conferida por el registro anterior. En realidad, no es el hecho de que una marca denominativa anterior pueda adoptar en el futuro una configuración gráfica que la haga idéntica o similar a una marca compleja solicitada lo que constituye un motivo de denegación del registro de ésta, sino la circunstancias de que esta marca compleja está actualmente constituida, además de por su aspecto figurativo particular, por un elemento denominativo idéntico o similar al que constituye la marca anterior y la de que, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, este elemento denominativo no pueda ser considerado subsidiario en relación con el otro componente del signo [véase, a contrario, el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia en los apartados 50 y siguientes de la sentencia de 12 de diciembre de 2002, Vedial / OAMI France Distribution (HUBERT), T-110/01, Rec. p. II-5275]. Así, en el presente asunto, debe comenzarse por analizar la similitud gráfica de los elementos denominativos «naber» y «faber», a continuación y en el supuesto de que se constatara tal similitud, comprobar si el elemento gráfico o figurativo adicional, propio de la marca solicitada, puede constituir un elemento de diferenciación suficiente para descartar la existencia de similitud visual entre los signos en conflicto a los ojos del público de referencia (véase, en este sentido, la sentencia HUBERT, citada en el apartado 38 de la presente sentencia). (STPICE 20 abril 2005, Faber Chimica Srl. / OAMI (Faber / NABER), T-211/03, aps ). 2.3 Predominio de la similitud visual en ciertos casos el grado de similitud fonética entre dos marcas tiene una importancia reducida en el caso de productos comercializados de tal manera que, habitualmente, al efectuar la compra, el público pertinente percibe la marca que los designa igualmente de forma visual (véase, en este sentido, la sentencia

13 BASS, citada en el ap. 40 supra, ap.55) (STPICE 3 marzo de 2004 [TJCE 2004, 79], Mühlens GmbH & Co. KG / OAMI (ZIRH), T- 355/02, ap. 51). No obstante, debe subrayarse que, en la apreciación global del riesgo de confusión, los aspectos visual, auditivo y conceptual de los signos en conflicto no tienen siempre la misma importancia. Procede analizar las condiciones objetivas en que tales marcas pueden presentarse en el mercado (sentencia BUDMEN, antes citada, apartado 57). La importancia de los elementos de similitud o de diferencia de los signos puede depender, en particular, de sus características intrínsecas o de las condiciones de comercialización de los productos o servicios designados por las marcas en conflicto. Si los productos designados por las marcas controvertidas se venden normalmente en autoservicios donde el propio consumidor elige el producto y debe, por tanto, fiarse principalmente de la imagen de la marca colocada sobre ese producto, una similitud visual de los signos será, con carácter general, más importante. Por el contrario, si el producto de que se trate se vende sobre todo mediante la comunicación oral, normalmente se concederá más importancia a la similitud auditiva de los signos. La demandante no ha invocado la existencia de condiciones de comercialización particulares. Generalmente, en las tiendas de ropa, los clientes pueden elegir por sí mismos las prendas que desean comprar o ser atendidos por los vendedores. Aunque no se excluye una comunicación oral sobre el producto y sobre la marca, la elección de la prenda se efectúa, en general, de forma visual. En consecuencia, normalmente la percepción visual de las marcas en conflicto se producirá antes del acto de la compra. Por ello, el aspecto visual reviste más importancia en la apreciación global del riesgo de confusión. (STPI 6 de octubre de 2004, New Look Ltd / OAMI (NL), T-117/03 a T-119/03 y T-171/03 aps ). Lo mismo ocurre en el caso de los cosméticos (STPI 13 abril 2005, The Gillette Company / OAMI (RIGHT GUARD XTREME SPORT / WILKINSON SWORD XTREME III), T-286/03, aps. 60, 73-74) 3. Similitud fonética el Tribunal de Justicia ha declarado que no puede descartarse que la mera similitud fonética entre dos marcas pueda crear un riesgo de confusión (véase, en este sentido, la STJCE Lloyd Schuhfabrik, ap.28) (STPICE 17 marzo 2004, El Corte Inglés, S.A / OAMI (MUNDICOR), T /02, ap. 77), particularmente cuando los productos se consumen también por pedido oral (STPICE 15 enero 2003 [TJCE 2003, 158], Mystery drinks GmbH / OAMI (Mystery), T-99/01, ap. 48; y STPICE 20 de abril de 2005, Faber Chimica Srl. / OAMI (Faber / NABER), T-211/03, ap

14 4. Marcas complejas y mixtas 4.1 Similitud por ser el elemento dominante común o similar. una marca compuesta sólo puede considerarse similar a otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta, si éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta este enfoque no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. Por lo que respecta a la apreciación del carácter dominante de uno o varios componentes determinados de una marca compuesta, procede tener en cuenta, concretamente, las características intrínsecas de cada uno de estos componentes, comparándolas con las del resto. Por otra parte, y de forma accesoria, puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de la marca compuesta (STPICE 23 octubre 2002, Matratzen Concord GmbH / OAMI (Matratzen), T-6/01, ap ). El criterio Matratzen de considerar similares las marcas que comparten idéntico elemento dominante se ha convertido en uno de los más reiterados por el TPICE 4. El criterio Matratzen queda justificado por las siguientes razones: Como se deduce de reiterada jurisprudencia, la apreciación del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud visual, fonética o conceptual de los signos controvertidos, en la impresión de conjunto producida por éstos, 4 V. entre otras, las siguientes STPICE de23 octubre 2002, Claudia Oberhauser / OAMI (Fifties), T-104/01, ap. 40 y 45-46; 3 julio 2003, José Alejandro, S.L. / OAMI (Budmen), T-129/01, ap ; de 4 noviembre 2003, Pedro Díaz, S.A. / OAMI (Castillo), T-85/02, ap. 40; de 18 febrero 2004, Jean-Pierre Koubi / OAMI (CONFORFLEX), T-10/03, ap. 59 y ss; 30 junio 2004, BMI Bertollo Srl /OAMI (Diesel), T-186/02, ap. 46 y ss.; 6 octubre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmBH & Co.KG / OAMI (VITAKRAFT), T-356/02, aps.54-57) ;6 de octubre de 2004, New Look Ltd / OAMI (NL), T-117/03 a T-119/03 y T-171/03 ap. 37; 13 abril 2005, The Gillette Company/ /OAMI (RIGHT GUARD XTREME SPORT/ WILKINSON SWORD XTREME III), T-286/03 aps.60,73-74); 11 mayo 2005 Grupo Sada, P.A., S.A. / OAMI (GRUPO SADA / SADIA), T-31/03, aps. 49 y ss.; de 25 de mayo de 2005, Creative Technology Ltd, / OAMI (PC WORKS / W WORK PRO), T-352/02, ap. 34 y ss; de 25 de mayo de 2005, TeleTech Holdings, Inc. / OAMI (TELETECH GLOBAL VENTURES / TELETECH INTERNATIONAL), T-288/03, ap. 86 y ss); de 13 de julio de 2005, Julián Murúa Entrena / OAMI (Julián Murúa Entrena / MURÚA), T-40/03); de 15 junio 2005, Shaker di L. Laudato & C. Sas / OAMI (Marca figurativa LIMONCELLO / LIMONCHELO), T-7/04, aps )

15 teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen Corp. / OAMI Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335, apartado 47, y la jurisprudencia citada]. El consumidor rara vez tienen la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria (sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26). En general, se recuerdan más fácilmente las características dominantes y distintivas de un signo [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser / OAMI Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec. p. II-4359, apartados 47 y 48]. Por lo tanto, la necesidad de apreciar la impresión de conjunto producida por un signo no excluye el examen de cada uno de sus componentes para determinar sus elementos dominantes. De ello se desprende que, al examinar, por una parte, los elementos similares y diferentes de los signos en pugna y, por otra, si existe un elemento dominante que el consumidor pueda retener con más facilidad, la Sala de Recurso no violó los principios consagrados por la jurisprudencia. (STPICE de 1 marzo 2004, Vincenzo Fusco / OAMI, (ENZO FUSCO / ANTONIO FUSCO), T-185/03, aps ; y Marca figurativa LIMONCELLO / LIMONCHELO, T-7/04, aps )). Frecuentemente, la polémica surge al decidir cuál es el elemento dominante, como en el caso de la sentencia LIMONCELLO / LIMONCHELO, T-7/04, en el que la División de Oposición y la Sala de Recurso 5 consideraron que el elemento dominante de la marca mixta solicitada era el término LIMONCELLO, porque las marcas distinguen bebidas alcohólicas que los consumidores demandan oralmente por su elemento denominativo,lo que la hacía similar a la marca denominativa anterior española LIMONCHELO de acuerdo con la citada jurisprudencia que ha declarado que basta la similitud fonética para crear un riesgo de confusión cuando los productos se consumen por pedido oral (sentencias citadas Lloyd Schuhfabrik, ap. 28; Mistery, ap. 48 y Faber/Naber, ap. 27). Por el contrario, el TPICE consideró que el elemento dominante de la marca solicitada era la representación figurativa de un plato redondo adornado con limones, que no tenía ningún punto en común con la marca anterior, puramente denominativa, por lo que no existía riesgo de confusión entre las marcas controvertidas. La sentencia del TPICE T-7/04 ha sido recurrida por la Oficina ante el Tribunal de Justicia( C-334/05 P). De otra parte, la Sala de Recurso había considerado que la marca anterior LIMONCHELO gozaba de una distintividad normal en España, al no tener ningún significado en español y no haber probado el solicitante que el consumidor español conociera el significado genérico del término italiano solicitado LIMONCELLO, siguiendo en este punto la Sala el mismo criterio ya sentado por el TPICE en la citada sentencia Matratzen, confirmada por el Auto del TJCE 28 abril 2004, Matratzen Concord GmbH / OAMI, (Matratzen), C- 3/03P. En el caso LIMONCELLO el TPICE no se pronunció sobre este punto, por considerarlo innecesario, pues una vez decidido que el elemento dominante 5 V. la resolución de la Segunda Sala de Recurso de 24 de octubre de 2003 R933/

16 de la marca solicitada no era el denominativo, sino el figurativo, éste no tenía ninguna similitud con la marca denominativa anterior. 4.2 Familia de marcas derivadas con un elemento dominante o tronco común procede analizar las condiciones objetivas en que tales marcas pueden enfrentarse en el mercado. A este respecto, debe destacarse que, en el sector del vestido, es frecuente que la misma marca presente distintas configuraciones según el tipo de productos que designe. También es habitual que una misma empresa utilice marcas derivadas (signos que se derivan de una marca principal y que comparten con ella un elemento dominante común), para distinguir sus diferentes líneas de producción (femenina, masculina, joven). En estas circunstancias, puede concebirse que el público relevante considere que la ropa designada con las marcas en conflicto pertenece, en efecto, a dos gamas de productos distintos, pero procedentes, no obstante, de la misma empresa (véase, en este sentido, la sentencia Fifties, antes citada, apartado 49). Por consiguiente, la Sala de Recurso afirmó acertadamente que el público podía pensar que los productos designados con la marca BUDMEN formaban parte de una nueva gama de productos y que el titular de la marca BUD o alguna empresa relacionada económicamente con él se encargaba de su comercialización (punto 22 de la resolución impugnada) (STPICE 3 julio 2003 [TJCE 2003, 201], José Alejandro, S.L. / OAMI (Budmen), T-129/01, ap. 57, y 18 febrero 2004 [TJCE 2004, 44], Jean-Pierre Koubi / OAMI (CONFORFLEX ), T-10/03, ap. 61; 6 octubre 2004, New Look Ltd /AMI (NL), T- 117/03 a T-119/03 y T-171/03 ap.51). 5. Marcas constituidas por apellidos 5.1 Aplicación de iguales criterios Con carácter preliminar, debe señalarse que el artículo 4 del RMC dispone que pueden constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de representación gráfica. Los artículos 7 y 8 de dicho Reglamento, relativos a la denegación de registro, no distinguen en absoluto entre los signos de naturaleza diferente. Por lo tanto, la apreciación del riesgo de confusión, con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC, entre tales signos debe realizarse según los mismos principios que los que atañen a cualquier otro signo. Sin embargo, ello no excluye que el hecho de que un signo esté formado por el nombre de una persona pueda influir en la percepción de este signo por el público pertinente. (STPICE de 1 marzo 2004, Vincenzo Fusco / OAMI, (ENZO FUSCO / ANTONIO FUSCO), T-185/03, ap. 45 y de 13 de julio de 2005, Julián Murúa Entrena / OAMI (Julián Murúa Entrena / MURÚA), T- 40/03, ap. 49). 5.2 Marcas que comparten el mismo apellido Similitud si el apellido es el elemento dominante

17 Se aplica el criterio general expuesto anteriormente, según el cual se consideran similares las marcas, cuyo elemento dominante es idéntico o similar. El TPI señala: debe observarse que la percepción de los signos formados por nombres de persona puede variar en los distintos países de la Comunidad Europea. Para saber si, en un país determinado, el público pertinente atribuye generalmente más carácter distintivo al apellido que al nombre, la jurisprudencia de ese país, aunque no sea vinculante para los órganos jurisdiccionales comunitarios, puede ofrecer algunas indicaciones útiles. En el caso de autos, debe tenerse en cuenta la percepción que tiene el público pertinente italiano de los signos controvertidos. A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia señala que.la jurisprudencia italiana considera generalmente que el apellido constituye el núcleo del signo formado por un nombre y un apellido. Además, las partes no discuten que el apellido «Fusco» no figura entre los más corrientes en Italia. En estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia considera que, en el caso de autos no procede cuestionar la apreciación de la Sala de Recurso, suscrita asimismo por la División de Oposición, según la cual, por regla general, el consumidor italiano atribuirá más carácter distintivo al apellido que al nombre presente en las marcas controvertidas. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia estima que los signos controvertidos tienen una cierta similitud debido a que su elemento más característico es idéntico. (STPICE de 1 marzo 2004, Vincenzo Fusco / OAMI, (ENZO FUSCO / ANTONIO FUSCO), T-185/03, aps ). V. en igual sentido STPICE de 13 de julio de 2005, Julián Murúa Entrena / OAMI (Julián Murúa Entrena / MURÚA), T-40/03 aps. 67 y ss) No similitud si es un apellido corriente (STPICE de 1 marzo 2004, Sergio Rossi SpA / OAMI, (MISS ROSSI / SISSI ROSSI), T-169/03, ap ). V. también (STPICE de 1 marzo 2004, Vincenzo Fusco / OAMI, (ENZO FUSCO / ANTONIO FUSCO), T-185/03, ap. 50) 6. Irrelevancia del elemento genérico o descriptivo común 6.1 Regla: no similitud de las marcas Las indicaciones genéricas y descriptivas, aparte de no ser monopolizables de acuerdo con los artículos 7, apartado 1, letra c) y 12, letra b) del RMC, no son capaces de atraer la atención del consumidor medio que no se fija en ellas para distinguir los productos de una empresa de los de sus competidoras, precisamente por ser comunes a todos los productos del mismo género. Así, es corriente que las empresas utilicen abreviaciones genéricas o descriptivas

18 como prefijos o sufijos en la composición de sus marcas Por el contrario, es la parte distintiva de las marcas comparadas la que capta la atención del consumidor y es en la que éste se fija para discernir las marcas y a través de ellas los productos de una empresa de los de sus competidoras. Por ello el consumidor no será confundido por el hecho de que las marcas confrontadas tengan en común una parte no distintiva que no atrae su atención, a no ser que la parte distintiva -que por ser la distintiva es la dominante- de las marcas confrontadas sea también similar (R 297/ de 3 de diciembre de 2003, CHACAO / SCHO KAO. V. en igual sentido, STPICE de 9 abril 2003 [TJCE 2003, 102], Durferrit GMBH / OAMI (Nu-Tride) T-224/01, ap , y R 831/ FLEXIUM / FLEX. Todo competidor tiene derecho al libre uso de las indicaciones genéricas y descriptivas para designar y describir sus productos o para usarlas como componentes no distintivos de sus marcas en el ejercicio de la libertad de comercio y de la libertad de información comercial (R 150/ de 3 de junio de 2003, VISIONMAX / VISIONLAB, ap. 21). por lo general, el público no considerará que un elemento descriptivo que forme parte de una marca compleja es el elemento distintivo y dominante de la impresión de conjunto producida por aquélla (STPICE 3 julio 2003 [TJCE 2003, 201], José Alejandro, S.L. / OAMI (Budmen), T-129/01, ap. 53). V. en igual sentido STPICE de 18 febrero 2004 [TJCE 2004, 44], Jean-Pierre Koubi / OAMI (CONFORFLEX), T-10/03, ap. 60 y de 6 julio 2004, Grupo el Prado Cervera, SL / OAMI (Chufafit), T-117/02, ap ; 6 octubre 2004, New Look Ltd. / OAMI (NL), T-117/03 a T-119/03 y T-171/03 ap. 34, según la cual basta que el carácter descriptivo de dicho elemento sea percibido en una parte del territorio de la Comunidad; 6 octubre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmBH & Co.KG/OAMI(VITAKRAFT), T-356/02, ap.52, que aplica igual consideración a los términos de significado muy general que sugieren una cualidad positiva aplicable a una amplia gama de diferentes productos y servicios, como vita. V. igualmente STPICE 11 mayo 2005 Grupo Sada, P.A., S.A. / OAMI (GRUPO SADA/SADIA), T-31/03, aps.54 y 65, que estíma genérico el término grupo como indicativo de grupo de sociedades y por ello no memorizable por el consumidor. Los elementos genéricos o descriptivos no pueden considerarse como el tronco de una familia de marcas: Por otra parte, aun suponiendo que el mero hecho de que un elemento pueda ser percibido como un tronco común de una posible serie de marcas bastara para dar lugar a un riesgo de asociación, debe señalarse que de ningún modo ello podría ser el caso de autos, dado que, como ya se ha indicado, el sufijo TRIDE tiene carácter descriptivo STPICE de 9 abril 2003 [TJCE 2003, 102], Durferrit GmbH/ OAMI (Nu-Tride) T-224/01, ap. 61). V. en igual sentido STPICE de 6 julio 2004, Grupo el Prado Cervera, SL / OAMI (Chufafit), T-117/02, ap

19 6.2 Excepción: Similitud Se consideran similares las marcas en conflicto a pesar de ser descriptivo el elemento común a ambas, si los restantes elementos no son suficientemente diferentes para evitar la confusión (V. en este sentido: STPICE 31 marzo 2004, Interquell GMBH / OAMI (HAPPY DOG), T-20/02, ap ). Esta conclusión no es desvirtuada por lo dispuesto por el artículo 12 letra b) del RMC que no puede tomarse en consideración en el marco del procedimiento de registro de una marca, puesto que no confiere a los terceros el uso de tales términos como marca sino que se limita a afirmar que éstos pueden utilizarlos de manera descriptiva siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial (sentencia citada HAPPY DOG, ap. 56). Por lo que respecta a la similitud conceptual, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que, por lo general, el público no considerará que un elemento descriptivo que forme parte de una marca compleja es el elemento distintivo y dominante de la impresión de conjunto producida por aquélla [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 3 de julio de 2003, José Alejandro/OAMI Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, apartado 53]. Sin embargo, ante varios elementos más o menos evocadores o descriptivos de los productos o servicios designados por una marca compleja, no cabe excluir que uno de estos elementos, aun siendo evocador o incluso descriptivo, se perciba, no obstante, como el elemento dominante, si los demás elementos del signo son aún menos característicos que éste. En el presente caso, el Tribunal de Primera Instancia observa, en primer lugar, que los elementos tele y tech aluden al prefijo tele, presente, entre otras, en las palabras telecomunicaciones y teléfono, así como a la palabra francesa technologie. Por tanto, la palabra teletech es, en cierta medida, evocadora de los servicios designados por las marcas controvertidas. Sin embargo, no es menos cierto que la palabra teletech es un término de fantasía sin un significado concreto. Por tanto, no puede excluirse que este término constituya el elemento dominante de los signos. (STPICE de 25 de mayo de 2005, TeleTech Holdings, Inc. / OAMI (TELETECH GLOBAL VENTURES / TELETECH INTERNATIONAL), T-288/03, ap. 86 y ss.). 6.3 Términos descriptivos extranjeros No se pueden considerar descriptivos términos extranjeros cuyo significado ignora el público relevante, aunque sean descriptivos en la lengua de otro Estado miembro (STPICE 23 octubre 2002 [TJCE 2002, 307], Matratzen Concord GmbH / OAMI (Matratzen), T-6/01, ap. 38, confirmada por ATJCE de 28 de abril de 2004, C-3/03 P) o no miembro de la UE (STPICE 25 de noviembre de 2003, Oriental Kitchen SARL / OAMI (KIAP MOU), T-286/02, ap )

20 7. Los elementos no distintivos no evitan la similitud habida cuenta de su carácter elogioso, el elemento denominativo en cuestión tiene, desde el punto de vista conceptual, una menor importancia en relación con el elemento denominativo dominante «miss fifties» de dicha marca (STPICE 23 de octubre de 2002 [TJCE 2002, 308], Claudia Oberhauser / OAMI (Fifties), T-104/01, ap. 44). En tales circunstancias, la adición del término «confor» al de «flex» en la marca solicitada no permitirá a los consumidores distinguir suficientemente los signos controvertidos (STPICE 18 febrero 2004 [TJCE 2004, 44], Jean-Pierre Koubi /OAMI (CONFORFLEX), T-10/03, ap. 60). 8. Factor tópico. Relevancia de la parte inicial de las marcas como acertadamente manifestaron la División de Oposición y la Sala de Recurso, el consumidor concede normalmente más importancia a la parte inicial de las palabras, la presencia de la misma raíz mundico en los signos en conflicto crea una fuerte similitud visual y también fonética (STPICE 17 marzo 2004 [TJCE 2004, 67], El Corte Inglés, S.A / OAMI (MUNDICOR), T /02, ap. 81 y 83). En igual sentido: STPICE 3 julio 2003 [TJCE 2003, 201], José Alejandro, S.L. / OAMI (Budmen), T-129/01, ap. 48 y ss.) Sin que sea necesario recurrir al dictamen pericial solicitado por la demandante para desvirtuar esta tesis, el Tribunal de Primera Instancia considera que existe indudablemente cierta similitud fonética entre los signos en conflicto. Sin embargo, aun teniendo en cuenta el fenómeno de la acentuación invocado por la OAMI, esta similitud no basta para neutralizar la diferenciación fonética causada por la letra inicial, puesto que, como ha señalado la División de Oposición, los sonidos producidos por las consonantes F et N son claramente distintos. En efecto, por una parte, la consonante F es sorda, es decir, las cuerdas vocales no vibran al emitirla, a diferencia de la consonante N, que es sonora. Por otra parte, la consonante «F» es fricativa, es decir, su articulación produce una impresión de frotamiento, mientras que la consonante N es nasal o, dicho de otra forma, su articulación produce una impresión de resonancia. Habida cuenta de que el público pertinente es un público especializado, más atento que el consumidor medio, esta diferenciación fonética de los dos signos en conflicto y, sobre todo, la marcada diferenciación gráfica resultante del importante aspecto figurativo propio de uno de ellos son suficientes para llegar a la conclusión, tras llevar a cabo una apreciación global, de que los signos que constituyen las marcas de que se trata, consideradas cada una en su conjunto y teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes, no son similares. STPICE 20 abril 2005, Faber Chimica Srl. / OAMI (Faber / NABER), T-211/03, aps )