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Transcripción

1 Id Cendoj: Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 9 Nº de Recurso: 583/2004 Nº de Resolución: 1451/2007 Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO Ponente: ANGELES HUET DE SANDE Tipo de Resolución: Sentencia T.S.J. MADRID CON/AD SEC.9 MADRID SENTENCIA: 01451/2007 SENTENCIA Nº 1451 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN NOVENA Ilmos Sres.: Presidente: Don Ramón Veron Olarte. Magistrados: Dª. Angeles Huet de Sande D. Juan Miguel Massigoge Benegiu. Dª. Berta Santillán Pedrosa. D. José Luis Quesada Varea Doña Margarita Pazos Pita En la Villa de Madrid a veintisiete de noviembre de dos mil siete. Visto por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el presente recurso contencioso administrativo nº 583/04, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Almudena González García, en nombre y representación de "Julius Samann Limited", contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 23 de abril de 2003, confirmada en vía administrativa por resolución de dicha Oficina, de fecha 14 de mayo de 2004; habiendo sido parte la Administración demandada, representada por la Abogacía del Estado. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Interpuesto el recurso y seguidos los trámites previstos en la ley, se emplazó a la parte demandante para que formalizara la demanda, dándose cumplimiento a este trámite dentro de plazo, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ser ajustada a Derecho la resolución 1

2 administrativa objeto de impugnación. SEGUNDO: Por la Abogacía del Estado se contesta a la demanda, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a Derecho. TERCERO: No habiéndose recibido el presente proceso a prueba, se presentaron por las partes escritos de conclusiones y quedaron los autos pendientes para votación y fallo. así. CUARTO: En este estado se señala para votación y fallo el día 18 de octubre de 2007, teniendo lugar QUINTO: En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales. Siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dª. Angeles Huet de Sande. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO: El presente recurso contencioso administrativo se interpone por "Julius Samann Limited" contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM), de fecha 23 de abril de 2003, confirmada en vía administrativa por resolución de dicha Oficina, de fecha 14 de mayo de 2004, por las que se accede a la inscripción del modelo industrial nº , denominado "envase para ambientadores", solicitado por "Vidal Europa, S.A.". SEGUNDO: Para la resolución del presente recurso contencioso administrativo resulta necesario tener en cuenta los siguientes hechos derivados del expediente administrativo y de las alegaciones de las partes: a).- Con fecha 16 de octubre de 2001, "Vidal Europa, S.A." solicitó del Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción del modelo industrial nº , denominado "envase para ambientadores", con la siguiente descripción: «Consiste el modelo industrial que se solicita en un envase para ambientadores constituido por un cuerpo prismático de conformación general triangular con una base inferior rectangular de la cual parten unos laterales inclinados triangulares que convergen en un vértice superior dotando al envase de una conformación general en forma de abeto. La cara frontal del envase es lisa y presenta unos orificios ovalados dispuestos en sección triangular siguiendo las ramas del abeto. La parte posterior del envase presenta una zona central rehundida y un nervio o bordón perimétrico que sigue la conformación en forma de abeto del envase. Todo ello tal y como se representa en los diseños adjuntos que muestran una vista frontal delantera y una vista posterior del envase para ambientadores». b).- A dicha solicitud se opuso la aquí actora, "Julius Samann Limited", como titular prioritaria de la marca nº , en la clase 5, y en concreto, para "ambientadores", consistente en el particular diseño de un abeto con pie rectangular (mencionando también en su escrito de oposición otras marcas internacionales de la actora consistentes en idéntica figura de abeto, pero con algunas letras escritas en su interior), por entender que la similitud de diseño existente entre dicha marca y el modelo industrial solicitado puede provocar confusión en el mercado, así como por entender que el modelo industrial que se solicita, que es una figura de abeto, está anticipado en la figura de abeto constitutiva de la marca prioritaria por ella opuesta. c).- Con fecha 23 de abril de 2003, la OEPM dicta resolución concediendo el modelo industrial nº , solicitado por "Vidal Europa, S.A.", por entender que: «estas marcas no anticipan al modelo industrial solicitado: No son un cuerpo prismático, sino una plancha. Tienen una base rectangular de mayor anchura que la del tronco del abeto (el envase impugnado no). No tienen orificios ovalados siguiendo las ramas del abeto. Tampoco, por el lado contrario, nervio perimétrico que sigue la forma del abeto». 2

3 d).- Tras interponer la empresa actora recurso administrativo frente a esta resolución, se emite el correspondiente informe técnico en el que se contienen las mismas apreciaciones que en la resolución impugnada, y se concluye que el modelo industrial solicitado no está anticipado por las marcas oponentes. e).- Con fecha 14 de mayo de 2004, la OEPM dicta resolución desestimando el recurso y confirmando la resolución recurrida. TERCERO: Cita la actora diversas resoluciones administrativas y sentencias en las que se ha impedido el registro de diversas marcas y modelos industriales con un dibujo similar al que constituye la marca que ha opuesto en vía administrativa. Entiende que la similitud de diseño existente entre dichas marcas y el modelo industrial solicitado puede provocar confusión en el mercado y considera que el modelo industrial que se solicita, que es una figura de abeto, está anticipado en la figura de abeto constitutiva de la marca prioritaria por ella opuesta. Argumenta también que la similitud de productos amparados, ambientadores, obliga a extremar el rigor en el análisis. Por todo ello, solicita la revocación de las resoluciones impugnadas. La Abogacía del Estado solicita la confirmación de las resoluciones impugnadas, abundando en los argumentos que en ellas se contienen. CUARTO: Una vez expuestas las posiciones de las partes, nos corresponde ahora analizar la conformidad a Derecho de la resolución impugnada por la que accede al registro del modelo industrial nº , denominado "envase para ambientadores", solicitado por "Vidal Europa, S.A.". El modelo industrial aparece definido en el art. 182 del Estatuto de la PropiedadIndustrial (aprobado por el Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, sobre PropiedadIndustrial, Texto Refundido y revisado por Real Orden de 30 de abril de 1930 ), como "todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto y que pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación". La diferencia del modelo industrial con el modelo de utilidad viene expresamente definida en al art. 169 de dicho Estatuto, en cuya virtud "Con objeto de establecer las reglas para diferenciar lo que puede ser objeto de modelo industrial y modelo de utilidad, habrá de servir de norma lo que es objeto de protección; esto es, que el modelo de utilidad protege la forma en que se ejecuta y que da origen industrial, y el modelo industrial protege únicamente la forma". Por ello, dispone el art. 188 del Estatuto de la PropiedadIndustrial que "Podrá alegarse como motivo de oposición y, por tanto, podrá ser denegada la concesión de los modelos o dibujos industriales: 1º) Cuando el modelo o dibujo industrial esté comprendido en alguno de los casos del art. 187 (que se remite, a su vez, al art. 124 del Estatuto, después art. 12 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, precepto en el que se recogen las prohibiciones relativas para el registro de las marcas y que se encontraba vigente al efectuarse la solicitud que aquí se impugna - hoy art. 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas -). 2º) Cuando por las características del modelo o dibujo se deduzca que la petición esté comprendida en otras modalidades de este Estatuto. 3º) Cuando se probare documentalmente ante el Registro de la Propiedad Industrial que carece de la condición de novedad". En cuanto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto de los modelos industriales, puede destacarse la STS, 3ª, de 24 de octubre de 2001, en la que se recoge la doctrina de dicho Tribunal en los siguientes términos: "Como ha dicho reiteradamente este Tribunal Supremo, sentencias de 8 de marzo y 6 de mayo de 1975, 30 de diciembre de 1987, 12 de diciembre de 1988, 14 de julio de 1989 y 9 de mayo de 1990, entre otras, el Estatuto de la PropiedadIndustrial de 1929 delimita el concepto de Modelo Industrial en virtud de dos factores convergentes, uno de naturaleza teleológica (posibilidad de servir de tipo para la fabricación de un producto) y el otro de carácter sustantivo que pone el énfasis de su definición en la "estructura, configuración, ornamentación o representación -art , con referencia exclusiva a la forma -art ". Frente a ello, como se estableció en las sentencias de 15 de julio de 1982, 6 de febrero de 1987 y 21 de marzo de 1988, el art. 171 del Estatuto determina las características que habrán de reunir los modelos de utilidad, destacándose en dicho precepto la necesidad de que en los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos, o parte de los mismos, concurra una forma reivindicable en su aspecto externo y un funcionamiento que produzca una utilidad, aportando en definitiva a la función a que dichos modelos estén destinados, un beneficio o efecto nuevo, o una economía de tiempo, energía, mano de obra, 3

4 o un mejoramiento de las condiciones higiénicas o psicofisiológicas del trabajo, novedad para la específica producción de una utilidad por el funcionamiento de lo que se pretende registrar como Modelo de Utilidad, que es precisamente, lo que diferencia a estos últimos de los Modelos Industriales, en los que, recordamos, se protegen con el registro exclusivamente la forma o estructura de todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto, es decir, la "creatividad", referida solamente a la apariencia externa de dicho objeto, sin proyectar aquella sobre la novedad que con su funcionamiento se obtenga, ni tampoco en la mayor utilidad que ello comporta (sentencia de 9 de mayo de 1990 ). Así, la falta de la condición de novedad para los Modelos Industriales, a que se refiere el art del Estatuto como motivo de oposición, ha de ser tratada en lógica correspondencia con la figura de que se trate, esto es refiriéndolo a la forma, sin otras exigencias de perfeccionamiento o una forma técnica (sentencia 3 de diciembre de 1987 y sentencia de 5 de diciembre de 2000 )". QUINTO:A la vista de la doctrina que acaba de ser expuesta esta Sección considera que el modelo industrial nº , que en las resoluciones impugnadas se concede, contiene suficientes diferencias estructurales o de forma para considerar que supone una novedad respecto de las marcas opuestas por la actora, existiendo suficientes diferencias entre la figura en que consiste la marca opuesta por la actora y la forma que caracteriza al modelo industrial concedido, y ello, a pesar de que ambos se refieren a los mismos productos, ambientadores. En efecto, la simple observación por la Sección de la figura en que consiste la marca opuesta por la actora y de la estructura o forma del objeto en que consiste el modelo industrial concedido, pone de relieve, al primer golpe de vista y sin necesidad de mayores conocimientos técnicos, que se trata de formas diferentes, compartiendo la Sección las diferencias que se subrayan entre ambos en las resoluciones impugnadas y siendo la esencial que el modelo industrial concedido, aunque tiene una forma de abeto, como también la tiene el dibujo en que consiste la marca opuesta por la actora, sin embargo, tiene una forma prismática tridimensional claramente caracterizadora e individualizadora; en cambio, la figura en que consiste la marca oponente es absolutamente plana: el objeto o producto amparado por la marca oponente es, como se describe en la demanda, una plancha de material poroso impregnada de sustancias olorosas y, en cambio, el objeto en que consiste el modelo industrial concedido es un envase con forma tridimensional en cuyo interior se contiene el producto ambientador. En definitiva, ambas formas en contraste constituyen un abeto, pero una, la de la marca oponente, es absolutamente plana y, la otra, la del modelo industrial, es tridimensional. Y a esta diferencia, que consideramos esencial, se añaden las demás que se destacan en la resolución impugnada y que también se desprenden de la simple observación: que la forma del modelo industrial concedido tiene como base el propio tronco del abeto, mientras que la forma de la silueta o dibujo de la marca oponente tiene una base rectangular de mayor anchura que la del tronco del abeto; que el modelo industrial concedido tiene en su parte frontal unos orificios ovalados (por los que se da salida a los olores del producto ambientador contenido en su interior), dispuestos siguiendo las ramas del abeto, orificios de los que carece el dibujo en que consiste la marca oponente; y en fin, que la parte posterior del envase en que consiste el modelo industrial concedido tiene una zona central rehundida y un nervio perimétrico que sigue la forma del abeto en que el envase consiste, presentando, por tanto, claras diferencias entre sus caras frontal y posterior, características que son absolutamente ajenas al dibujo en que consiste la marca oponente. Las diferencias descritas se consideran suficientes para no entender anticipada la forma en que consiste el modelo industrial concedido por la figura en que consiste la marca oponente de la actora, existiendo entre ambas formas en comparación suficientes diferencias de conjunto que impiden al consumidor medio cualquier confusión en el mercado, a pesar de que, tanto la marca oponente como el modelo industrial comparados, se refieren, ambos, a productos ambientadores. Y en cuanto a los precedentes judiciales que se citan en la demanda, sólo debemos destacar que, como argumenta reiteradamente el Tribunal Supremo, resulta difícil su consideración como tales precedentes habida cuenta la variada casuística existente entre los peculiares signos o formas que se enfrentan en cada caso. Razones todas ellas que nos llevan a la desestimación de la demanda y a la confirmación de las resoluciones recurridas. SEXTO: De conformidad con el art. 131 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1956, no se hace un especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en esta instancia, al no apreciarse temeridad ni mala fe en ninguna de las partes. 4

5 FALLAMOS Que DESESTIMANDO el presente recurso contencioso administrativo nº 583/04, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Almudena González García, en nombre y representación de "Julius Samann Limited", contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 23 de abril de 2003, confirmada en vía administrativa por resolución de dicha Oficina, de fecha 14 de mayo de 2004, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dichas resoluciones por ser ajustadas al ordenamiento jurídico. No ha lugar a la imposición de las costas procesales causadas en esta instancia. Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACION: Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Iltma. Sra. Magistrada Dª Angeles Huet de Sande, Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso contencioso administrativo, estando celebrando audiencia pública esta Sección, de lo que, como Secretaria de la misma, doy fe. 5