Santiago, a veinticinco de junio de dos mil diecisiete. VISTOS:

Transcripción

1 Nombre de Dominio : komaxchile.cl Rol Expediente : Titular : Importadora Santa Elena Ltda. Revocante : Comercial Madison S.A., rep. por Alessandri & Compañía Ltda. Santiago, a veinticinco de junio de dos mil diecisiete. VISTOS: 1.- Que con fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis se procede a la creación de este expediente arbitral, después de que Comercial Madison S.A. expresará su intención de solicitar la revocación del nombre de dominio komaxchile.cl de su actual asignatario Importadora Santa Elena Ltda. 2.- Que con fecha tres de enero del dos mil diecisiete, NIC Chile notifica al suscrito su designación como árbitro para la resolución del conflicto por la asignación del nombre de dominio komaxchile.cl, suscitado entre Importadora Santa Elena Ltda., en lo sucesivo la parte demandada, y Comercial Madison S.A., en lo sucesivo la parte demandante. 3.- Que, con igual fecha, el suscrito expresa que no le afecta inhabilidad alguna para desempeñar el cargo de árbitro, el cual acepta y jura desempeñar fielmente, con la debida diligencia y en el menor tiempo posible. 4.- Que consta en este expediente electrónico que no se ha formulado causal de inhabilidad alguna respecto del suscrito por ninguno de los intervinientes. 5.- Que con fecha veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, la parte demandante presenta demanda arbitral, solicitando la revocación del nombre de dominio en disputa y su asignación para sí, fundándose en los antecedentes de hecho y de derecho que se precisan a continuación. En cuanto a los antecedentes de hecho, la demandante comienza aludiendo a su historia. Comercial Madison S.A. es una empresa chilena fundada el año 1990 con el propósito de desarrollar una alternativa para la industria de la venta de vestuario, adoptando el nombre de fantasía KOMAX, como una forma de diferenciarse en el mercado. Ese mismo año, KOMAX consigue la representación de la exclusiva marca Polo Ralph Lauren, inaugurando su primera tienda en 1993 en Avenida El Bosque, Vitacura y prontamente la primera tienda en un Mall de Santiago. Ese mismo año se abre el primer Corner de una marca extranjera en las grandes tiendas. Dado el crecimiento de la marca, KOMAX adquiere en 1995 su primer Centro de Distribución en la comuna de Quilicura, convirtiéndose en el primer grupo que abrió un Outlet en la zona de Buenaventura. Posteriormente, el año 2001, consiguió la licencia de la marca The North Face, pasando de una estrategia de manejo de una marca a una de múltiples marcas. A partir del año 2003 se arma la estructura formal de la compañía, se incorporan otras marcas, tales como Brooks Brothers, Kipling y Roxy, GAP, Banana Republic, UGG y Teva. Más

2 información de la empresa se encuentra en su plataforma oficial de Internet, que es Prosigue la demandante argumentando que su parte es una empresa famosa y notoria en Chile. Su trayectoria, le ha permitido posicionarse como una de las empresas más importantes en la industria del retail, y con una importante presencia en los mercados internacionales, desde que también tiene operaciones en Colombia y Perú. Consecuentemente, existe una íntima y exclusiva vinculación entre la demandante como una empresa ligada al mercado de venta directa a los consumidores, de manera tal que su mera enunciación entrega inmediatamente información al público consumidor respecto de los servicios ofrecidos por ella. Lo anterior no es indiferente, considerando que la industria del retail es una de las principales industrias a nivel nacional y por tanto su reconocimiento no es irrelevante, concluye la demandante. Para concluir los antecedentes de hecho, la demanda apunta a que ha protegido el nombre de su empresa, tanto a través del registro de la misma como marca comercial, como a través de la inscripción de nombres de dominio. A modo ejemplar, la demandada sería titular de diversos registros marcarios creados en torno al segmento KOMAX, el cual es a su vez el elemento principal de la razón social. Ellos incluyen los registros números , , , para la marca KOMAX, en diversas clases; los registros números y para la marca KOMAX, PASSION FOR RETAIL, en diversas clases; y el registro en trámite de la marca KOMAX VESTIMOS PERSONAS CON ALEGRÍA, para diversas clases. La demandante es también titular del dominio komax.cl, desde el Prosigue la demandante sosteniendo que cualquier utilización por un tercero que se le entregue a la marca comercial KOMAX, produciría entre los miembros del público consumidor, una conexión inmediata entre su parte y sus servicios, siendo imposible cualquier posibilidad de coexistencia pacífica. En este sentido, los consumidores, tendrán la falsa impresión de estar ingresando al sitio web de una de las instituciones de educación superior (sic) más conocidas del país. La adición del elemento Chile en el nombre de dominio, no sería suficiente para diferenciarse de los registros marcarios de su parte, toda vez que hace directa referencia al lugar de constitución de la sociedad y que, al tener una presencia internacional considerable, los consumidores internacionales tenderán a asociarlo directamente a su empresa. En este sentido las posibilidades de error o confusión entre los cibernautas son inminentes. En nada aporta a diferenciarse la adición de la partícula Chile, puesto que, si bien se altera gráficamente la expresión, fonéticamente sigue siendo igual y no le otorga un nivel de distintividad suficiente. En el mismo sentido, la demandante nota que la contraparte ha presentado una solicitud de registro para productos de clase 20. Sin embargo, este antecedente no sirve para crear un mejor derecho a favor de la contraparte, en cuanto la solicitud se presentó con posterioridad a la demanda de revocación de autos. Agrega que la página web asociada al nombre en disputa está actualmente siendo utilizada para publicitar la venta de directa de artículo de hogar, es decir, se encuentra orientado a los mismos servicios de venta que desarrolla su parte. Concluye la demandante reiterando que el hecho de que su parte sea titular de la marca KOMAX, y del nombre de dominio que tiene registrado, son argumentos sólidos y suficientes para otorgarle un mejor derecho respecto del nombre de dominio disputado en autos. En este contexto, para que opere el principio first come, first serve resulta imperativo que el primer solicitante acredite, por medio de antecedentes fidedignos, que efectivamente ostenta mejor derecho que su parte para adquirir el dominio en disputa.

3 En cuanto a los antecedentes de derecho, la demandante articula cuatro líneas de argumentación: que el nombre en disputa es sustancialmente similar a las marcas y nombres de dominio registrados por su parte; que el actual asignatario no posee derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa; que mantener el nombre de dominio en su actual titular provocará errores y confusiones entre los usuarios de Internet; y, que la demandante tiene un derecho preferente respecto del nombre de dominio de autos. Estos argumentos se sintetizan seguidamente. Primeramente, la parte demandante sostiene que el nombre de dominio en disputa es sustancialmente similar a las marcas y nombres de dominio registrados por su parte. La demandante nota que tal circunstancia es considerada inscripción abusiva, de acuerdo al numeral 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de NIC Chile. La marca comercial KOMAX es prácticamente idéntica al dominio en disputa komaxchile.cl. El nombre de dominio resulta indistinguible de la marca y nombres de dominio de su parte, lo que provocará toda clase de errores y confusiones entre el público consumidor, sostiene la demandante. Agrega que la adición del elemento CHILE no permite diferenciar el dominio solicitado de la marca de su parte, sino que aporta a la confusión considerando el lugar de constitución de la demandante. Un nombre de dominio, continua la demandante, al permitir una adecuada identificación en la red, constituye una verdadera dirección electrónica, mediante la cual los usuarios conciben e identifican a una determinada empresa, persona, o institución, pudiendo, consiguientemente, reconocerla al ingresar a la correspondiente página. Los usuarios de Internet que conocen e identifican a una determinada organización, empresa, o persona, mediante una designación determinada poseen la legítima expectativa de encontrar en Internet a dicha organización, persona o empresa. La determinación del espacio en Internet en el que se encuentra ubicado un determinado sujeto, es usualmente hecha por los usuarios a través de una asociación cognitiva entre un nombre de dominio, y la designación que individualiza a una persona, organización, o empresa, existiendo a este respecto, una suerte de fe pública en que el nombre de dominio de un determinado sujeto tendría correspondencia con el nombre o actividad que lo individualiza y distingue en el mercado. Asimismo, prosigue la actora, de acuerdo al derecho comparado, así como también a la jurisprudencia relativa a nombres de dominio, se ha tomado claramente en cuenta la relación que existe entre nombres de dominio y marcas comerciales, puesto que ambos comparten características comunes, por cuanto ambos poseen un rol identificador, ya sea de direcciones IP, en el caso de nombres de dominio, o de productos y servicios, en el caso de las marcas comerciales. Por ende, al resolverse la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta, precisamente, la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio. Por último, de acuerdo a la política uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio, se reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos, la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión, y en su título preliminar se considera como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominio, si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios, respecto de la cual, la parte demandante tiene derechos. Un segundo argumento de derecho de la parte demandante sostiene que el asignatario del nombre de dominio en disputa no posee derecho o interés legítimo sobre el mismo. Citando el artículo 22 de la Reglamentación, la demandante agrega que, al momento de inscribir el nombre de dominio, el primer solicitante no poseía derecho o interés legítimo alguno, que le

4 otorgue un mejor derecho sobre él. En primer lugar, el primer solicitante no poseería relación alguna que lo una al nombre de dominio solicitado. No dispone de registro marcario para la expresión KOMAXCHILE, sino que sólo tiene una solicitud de registro de marca a su nombre, en tramitación ante el Instituto de Propiedad Industrial, que fue presentada recién después que se presentase la revocación por la demandante. Igualmente, el primer solicitante no ha logrado manifestar interés o derecho alguno que le permita acreditar la preexistencia de una determinada situación jurídica que le irrogue un mejor derecho sobre el dominio en disputa. No existe, según la demandante, factor de conexión alguno entre el solicitante y el nombre de dominio pedido que le otorgue un derecho por sobre el de la parte actora, debiendo, en consecuencia, respetarse la preeminencia que posee esta última parte, respecto a su propio nombre y marcas comerciales. Un tercer argumento de derecho de la parte demandante sostiene que de mantenerse el dominio en disputa en su actual titular se provocará errores y confusiones entre los usuarios de Internet, quienes, al ver expresiones idénticas en Internet, tenderán a otorgar un origen erróneo a la página de Internet identificada bajo el nombre de dominio en disputa. Argumenta la demandante que los usuarios de Internet identifican, o interpretan la existencia de un nombre de dominio determinado, a través de la razón social, de los dominios registrados, y sobre todo de las marcas existentes, que distinguen e individualizan, a una determinada empresa, persona, o institución. Es así como el consumidor que digita el nombre de dominio komaxchile.cl, tendrá la expectativa legítima, dada la identidad de los signos, de encontrar a través de dicho portal, información o contenidos respecto de su parte. Esto contradeciría completamente el espíritu de la normativa marcaria vigente, así como los criterios determinados por ICANN, recogidos en la reglamentación de NIC Chile, y aplicables en esta materia. Por último, concluye la demandante que ella tiene un derecho preferente respecto del nombre de dominio en disputa. Estima tal parte que el nombre de dominio komaxchile.cl, y la marca registrada KOMAX no podrán coexistir pacíficamente bajo diferentes titulares, debiendo, en consecuencia, asignarlo a su parte. Ello, pues la expresión KOMAXCHILE se asocia claramente con su parte, y se puede apreciar que ella es la titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. Existiendo dos solicitudes válidamente presentadas, que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, sólo procede resolver la presente disputa de acuerdo a los criterios y políticas de solución de conflictos y asignación de nombres de dominio, que en este caso nos indican sin lugar a dudas que se debe revocar la actual inscripción del nombre de dominio komaxchile y asignarlo a su parte. 6.- Como medios de prueba de sus alegaciones, la parte demandante acompaña: reporte de marcas de la demandante asociados a la expresión KOMAX; copias de los certificados de registros de las marcas números , , , , y ; solicitud en trámite número para a la marca KOMAX VESTIMOS PERSONAS CON ALEGRÍA; copia del certificado del nombre de dominio komax.cl; impresión del sitio web y impresión de artículos asociados a Komax publicados en revista Que Pasa, el periódico La Tercera, el portal de Radio Bio Bio, y el portal de noticias EMOL; impresión de resultados asociados a búsqueda Google, para la palabra KOMAX; y, copias del poder otorgado por la demandante a quien comparece en autos en su representación.

5 7.- Que con fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete se confiere traslado de la demanda a la parte demandada para su contestación. 8.- Que con fecha seis de febrero de dos mil diecisiete se tiene por contestada la demanda en rebeldía de la parte demandada. 9.- Que con fecha siete de febrero de dos mil diecisiete la parte demandada comparece extemporáneamente formulando observaciones, las cuales se sintetizan en los párrafos siguientes. La demandada Importadora Santa Elena Limitada es una empresa gastronómica y de venta de artículos de cocina con presencia nacional a través de sus renombrados establecimientos El Volcan, que datan de La demandada se encuentra en el proceso de registro ante la autoridad para la marca comercial KOMAX para la clase 21, que permite distinguir artículos de cocina, menaje, y porcelanas. Dicha solicitud es la número Tras citar los numerales 10, 12, y 14 de la Reglamentación, sostiene que la demandada hizo la solicitud de nombre de dominio en disputa teniendo en claro que no contrariaba derechos. Respecto de abusos de publicidad, principios de competencia desleal y ética mercantil, y buena fe del primer solicitante, la demandada señala que su parte, en el legítimo ejercicio del derecho a solicitar un nombre de dominio, sólo ha buscado dar protección en el mercado virtual a una denominación que posee con mucha anterioridad como marca comercial, como también por actuar de buena fe al inscribir un dominio que es de su creación para los productos que comercializa, por lo que concluye su parte tiene un interés válidamente adquirido sobre el nombre en disputa, porque corresponde a la marca comercial válidamente solicitada, por una empresa de gran prestigio y nombradía en el mercado nacional. Por lo dicho, asegura la demandada, ésta tampoco vulneraría los principios de competencia desleal y ética mercantil. Por último, respecto a la buena fe de su parte, la demandada sostiene haber actuado con la debida diligencia al solicitar el nombre de dominio como su marca comercial, la que no existía previamente en la clase solicitada, a que corresponden los productos comercializados por su parte, su giro y objeto. Respecto a la exigencia de que no se contraríen derechos válidamente adquiridos por terceros, citando el fallo recaído en el conflicto por el nombre de dominio gellymotors.cl, sostiene la demandada que se afectan derechos válidamente adquiridos por terceros cuando concurren dos exigencias copulativas: i) que una de las partes sea titular de un nombre, marca u otra designación o signo distintivo, que de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio en disputa; y, ii) que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo esté aludido, reproducido o incluido en el nombre en disputa. En el caso de autos, asegura la demandada, su parte no afecta los derechos de terceros, pues su parte goza de un interés legítimo sobre el nombre en disputa y posee solicitudes de marcas comerciales en trámite. Adicionalmente, la demandada asegura que nada indica que el segundo solicitante posea un interés legítimo o que en estricto rigor pueda constituir un mejor derecho.

6 10.- Como medios de prueba de sus alegaciones, la parte demandada acompaña copia del poder otorgado por la demandante a quien comparece en autos en su representación e informe sobre la marca comercial KOMAX solicitada a la autoridad nacional Que con fecha siete de febrero de dos mil diecisiete se cita a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, de conformidad con lo previsto en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, el presente procedimiento tiene por objeto resolver la revocación del nombre de dominio komaxchile.cl, actualmente asignado a la parte demandada. SEGUNDO: Que el mencionado procedimiento permite a quien estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio pedir la revocación de esa inscripción, mediante la invocación de un interés preferente. En consecuencia, compete a la parte demandante esgrimir un interés determinado que, puesto en la balanza en relación con el interés de la parte demandada, evidencia una preferencia tal que amerita su protección mediante la revocación de la asignación inicial del nombre de dominio a la demandada y la concesión de su titularidad a la parte demandante. TERCERO: Que la parte demandante ha esgrimido diversos intereses cuya protección requeriría la revocación del nombre de dominio en disputa a la demandada y su asignación a la demandante. Entre ellos: ser su nombre de fantasía KOMAX; gozar su empresa de fama y notoriedad; ser titular de diversas marcas registradas para la expresión KOMAX o que incluyen la mencionada expresión; y, ser titular del nombre de dominio komax.cl. CUARTO: Que los elementos de convicción agregados a estos autos permiten dar por acreditados los derechos marcarios de la demandante en diversos registros sobre la expresión KOMAX o que hacen uso de la misma, así como su titularidad sobre el nombre de dominio komax.cl. En cambio, no existen elementos de prueba suficiente para dar por establecido su nombre de fantasía, ni la fama y notoriedad esgrimida por la demandante. QUINTO: Que, aun cuando compareciendo extemporáneamente, la demandada ha esgrimido un interés preferente sobre la base de que la expresión KOMAX corresponde a su denominación preexistente y a que dispone de una solicitud frente a la autoridad nacional por el registro de la marca KOMAX. SEXTO: Que los elementos de convicción agregados a estos autos permiten dar por acreditado que la demandada dispone de una solicitud de marca para la expresión KOMAX ante la autoridad nacional. Sin embargo, la demandada no acompaña elemento de convicción alguno para acreditar que la expresión en cuestión corresponde a alguna denominación por la cual la demandada, sus productos o servicios, ha sido conocida con anterioridad. SÉPTIMO: Que los nombres de dominio constituyen localizadores e identificadores de recursos en línea. Dichos localizadores pueden revestir diversa naturaleza, entre los cuales es concebible incluir una marca comercial, una razón social, un nombre comercial, personal y

7 hasta geográfico, entre otros muchos. Aunque la mayor parte de los conflictos sobre nombres de dominio se suscitan respecto de marcas comerciales, ello no implica, como la jurisprudencia arbitral en la materia y la Reglamentación dejan establecido, que éstas sean el único factor determinante para resolver un conflicto, especialmente cuando la colisión de intereses se produce con otros derechos o intereses igualmente dignos de protección. OCTAVO: Que lo primero que salta a la vista de este sentenciador es que ninguna de las partes ostenta derechos que sirvan como interés legítimo respecto de la exacta expresión en que consiste el nombre de dominio en disputa komaxchile.cl. Sin embargo, es obvio que ambas intentan localizar sus operaciones en Chile, desde que sus solicitudes de registros marcarios se han gestionado ante la autoridad nacional y, en el caso de la demandada, su nombre de dominio está asociado al country code Top Level Domain correspondiente a Chile, al igual que el nombre en disputa. Desde que la indicación del país no corresponde al núcleo distintivo de la expresión en que consiste el nombre de dominio en disputa, ambas partes centran sus argumentos de interés preferente sobre la expresión KOMAX. Lo propio hará este sentenciador. NOVENO: Que, dado que ambas partes disponen de un interés legítimo respecto de la expresión en que consiste el núcleo del nombre de dominio por un lado, la demandante fundada en sus derechos marcarios y sobre un nombre de dominio y, por otro lado, la demandada fundada en su solicitud de registro marcario, es menester determinar cuál de tales intereses es preferente, esto es, goza de alguna circunstancia que le confiera primacía, ventaja o mayoría respecto del interés de la contraria. DÉCIMO: Que saltan a la vista ciertas características de los derechos de la demandada. Primero, que corresponden a una solicitud de registro marcario en trámite, lo que implica que sus derechos no se encuentran constituidos aún. Segundo, que la solicitud marcaria corresponde a una marca mixta, esto es, una marca que integra elementos denominativos y figurativos a la vez, sin que su potencial titular pueda esgrimir derechos sobre dichos elementos aisladamente considerados. Y, tercero, que la solicitud marcaria fue formulada con fecha 29 de noviembre de 2016, esto es tres semanas después de que la demandante expresó su intención de revocar el nombre de dominio en disputa. UNDÉCIMO: Que, en contrapartida, los derechos de la demandante presentan las siguientes características. Primero, corresponden a diversas marcas registradas ya concedidas. Segundo, si bien algunos de dichos registros marcarios corresponden a marcas mixtas, otros son denominativos para la expresión KOMAX. Y, tercero, todos dichos derechos son preexistentes al litigio de autos. A lo mencionado, la demandante suma sus derechos como titular del nombre de dominio komax.cl, correspondiente a la expresión nuclear del nombre de dominio en disputa asociado al country code Top Level Domain vinculado a Chile. DUODÉCIMO: Que, del análisis comparativo de los derechos en que ambas partes sustentan sus intereses preferentes, resulta notorio que los derechos de la demandante son ostensiblemente superiores: una marca registrada sobre una solicitud marcaria; una marca denominativa respecto de la expresión en disputa sobre una solicitud de marca mixta que incorpora dicha expresión entre otros elementos; y, una marca prexistente sobre una solicitud posterior a la iniciación de la litis. Plus, derechos sobre un nombre de dominio que hace uso de la expresión nuclear en que consiste el nombre en disputa.

8 DÉCIMO TERCERO: Que, respecto a las alegaciones de la demandante sustentadas en el potencial error o confusión entre los usuarios y consumidores, no existe prueba alguna en autos que permite dar por acreditada que la naturaleza, el giro de los servicios, la localización geográfica, u otro factor hagan plausible una confusión entre los usuarios de Internet ni exista competencia alguna entre las partes. DÉCIMO CUARTO: Que, según lo expuesto, sobre la base de sus derechos marcarios y de los derechos sobre su nombre de dominio, la parte demandante ha logrado establecer un interés legítimo y preferente sobre el nombre de dominio en disputa, lo que conducirá a este sentenciador a aceptar los términos de la demanda de revocación y disponer la asignación del nombre de dominio en disputa a dicha parte. Con lo considerado y teniendo presente lo establecido, además, en los números 18 y 19 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, así como en el numeral 26 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL, SE RESUELVE: Acoger la demanda de revocación de autos, en cuanto solicita revocar la asignación del nombre del dominio komaxchile.cl a su actual titular Importadora Santa Elena Ltda. y, en su lugar, asignar el mismo a la parte demandante Comercial Madison S.A. Notifíquese a los intervinientes y a NIC Chile. Ciérrese este expediente electrónico. Una vez hecho, ejecútese esta resolución y publíquese la misma por NIC Chile. Testigos de actuación don Daniel Álvarez Valenzuela y don Claudio Ruiz Gallardo. Claudio Ruiz Gallardo Daniel Álvarez Valenzuela Proveyó Alberto J. Cerda Silva, Juez Árbitro.