SENTENCIA DEFINITIVA

Transcripción

1 Luis Villarroel Villalón Juez Árbitro Sistema de solución de controversias NIC Chile Expediente Rol Nº Nombre de dominio: afppuravida.cl Titular: APPTEC LTDA Revocante: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. Tipo revocación: Temprana. SENTENCIA DEFINITIVA ARBITRAJE POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO Santiago, veintitrés de junio de dos mil diecisiete.- VISTOS: Que con fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile, dependiente del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, notificó el suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto por revocación temprana del nombre de dominio afppuravida.cl. El suscrito, con fecha veintiséis de marzo del año en curso, aceptó el cargo como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto referido, jurando desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible. Que son parte de esta causa como titular APPTEC LTDA, de quien ignoramos domicilio, quien inscribió el nombre de dominio referido, y como revocante ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A., representada por el abogado Francisco Carey Carvallo, ambos domiciliados para estos efectos en Isidora Goyenechea 2800 piso 42, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana. Que con fecha veintiséis de abril de dos mil diecisiete, la revocante presenta, dentro de plazo, escrito de demanda, acompañado con documentación probatoria y solicitando la revocación del nombre de dominio afppuravida.cl.

2 Que en suma, los argumentos del revocante presentado en su demanda son los siguientes: a) Que, por 35 años la revocante ha sido líder en el sistema previsional chileno y hoy pertenece a MetLife, uno de los grupos aseguradores más grandes del mundo, con más de 140 años de experiencia y gran solidez financiera. b) Que, la revocante cuenta con 82 sucursales establecidas, y más de ejecutivos previsionales a lo largo de Chile. c) Que, para expandir el conocimiento sobre sus productos y servicios en la población, y facilitar el acceso a personas en su sitio web, cuentan con los siguientes sobres de dominio en Chile y en el extranjero, entre otros: provida.cl afp-provida.cl providabox.cl providacarpetadigital.cl providadocumenta.cl providalifebox.cl eol-provida.cl conversemosdetupension.cl hablemosdetupension.cl d) Que, con el objetivo de cumplir con sus funciones y adquirir identidad ante los consumidores, la revocante ha registrado un conjunto de marcas, entre las que se destacan: PROVIDA, Registro N.º , para distinguir servicios en las clases 35, 37, 38, 39, 40, 41 y 42. PROVIDA, Registro N.º , para distinguir productos en la clase 29. PROVIDA, Registro N.º , para distinguir productos en la clase 36. PROVIDA, Registro N.º , para distinguir productos en la clase 9. PROVIDA, Registro N.º , para distinguir productos en la clase 16. PROVIDA, Registro N.º , para distinguir servicios en la clase 36. PROVIDA, Registro N.º , para distinguir servicios en la clase 36. PROVIDA, Registro N.º , para distinguir servicios en la clase 36. PROVIDA, Registro N.º , para distinguir servicios en la clase 36. A.F.P. PROVIDA, Registro N.º , para distinguir productos en la clase 16 A.F.P. PROVIDA, Registro N.º , para distinguir servicios en la clase 38. e) Que, los nombres de dominio corresponden a una dirección electrónica por medio de la

3 cual un usuario de Internet es conocido o identificado dentro de la red. Por esto, es un elemento esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece. f) Que, se han establecido diversos criterios mediante el Reglamento para el Funcionamiento de Registros NIC como la jurisprudencia de los jueces árbitro como una forma de poder dar solución a conflictos relativos a la asignación de un nombre de dominio. Todos, criterios que se deben conjugar para dar la mejor solución posible. g) Que, no es aplicable el principio First come, first served el cual expresa que en caso de no existir otros derechos o principios para analizar al momento de resolver una disputa acerca de un nombre de dominio, el actual titular tendría un derecho preferente para la asignación definitiva de ese dominio. Que, dado que este principio no es absoluto, deben tenerse en cuenta los otros criterios para la asignación de un nombre de domino, por cuanto dicho principio operaría única y exclusivamente a falta de mejor derecho. h) Que, existe por parte del revocante un interés preferente, manifestado en el párrafo 14 del Reglamento para el Funcionamiento del registro de nombres de domino.cl, avalado en el uso previo del término AFP PROVIDA a través del nombre de dominio afpprovida.cl, además de los registros marcarios ya mencionados. i) Que, el revocante tiene un mejor derecho respecto de la asignación del nombre de dominio en disputa debido a su titularidad respecto de una marca ampliamente reconocida en el mercado nacional. j) Que el caso de autos debe ser resuelto sin recurrir al principio first come, first served, pues existen otros factores que configuran un mejor derecho para el revocante; a saber, las marcas registradas del demandante, los nombres de dominio de su titularidad, la difusión ante los contribuyentes y el riego de confusión en el que podría incurrir el público al entrar al dominio en disputa. k) Que la revocante tiene un mejor derecho respecto de la asignación del nombre de dominio en disputa debido a la existencia de un interés preferente a favor de ella. Lo anterior, dada la función de intermediaria en el desarrollo de compras de artículos por Internet que tiene, labor que precisamente realiza a través de los nombres de dominio y marcas registradas bajo su titularidad. l) Que es necesario enfatizar que la revocante es una de las actoras más relevantes dentro del mercado de las AFP en Chile. Particularmente ahora que forma parte del grupo Metlife. Además, al realizar una bísqueda en el buscador de Google con el término provida, para páginas de Chile, éste se encuentra directamente asociado a la revocante. m) Que de conformidad con lo anterior, existiría un alto riesgo de confusión en el caso de

4 que el nombre de dominio se le asignara al primer solicitante, ya que entre afppuravida.cl y las marcas de la revocante A.F.P. PROVIDA y PROVIDA, no existes diferencias sustanciales, que generan una cuasi identidad gramatical y fonética. n) Que la única diferenciación que puede detectarse entre las expresiones en conflicto, es la expresión pura, que puede vincularse con el concepto pro, pues ambas voces aluden a conceptos con una carga moral virtuosa. En adición, ambos términos gráficos pro y pura presentan una semejanza determinante, lo que guiaría a los consumidores a suponer que en el sitio web en conflicto podrían encontrar datos de la revocante, lo que es incorrecto. ñ) Que cabe señalar que no existe ninguna AFP bajo la denominación PURAVIDA, por lo tanto, atendida la semejanza con las marcas y dominios de la revocante, se evidencia un ánimo malicioso de imitar un signo vastamente usado en el mercado. o) Que es del interés de la revocante evitar la confusión en la información que puede ser entregada a los consumidores chilenos a través del dominio solicitado. De asignarse ese dominio al primer solicitante se generarían las condiciones óptimas para que el público sea inducido a contratar servicios referentes a la precisión, desde una fuente que no tendría relación con la revocante, generando equívocos en el público y produciendo menoscabo tanto para ADMINISTRADORA DE FONDES DE PENSIONES PROVIDA S.A., como para los consumidores. p) Se cita el fallo del S.J.A. Luis Felipe Bahamondes Prieto, para la controversia relativa al nombre de dominio faas.cl, del cual se infiere que no resulta procedente el registro de nombres de dominio que tengan como única variación la adición de un concepto de uso común para diferenciarlo de una marca y un dominio registrados. Asimismo, no se puede permitir el registro de un nombre de dominio que utiliza parte de la razón social de una empresa con la cual no se encuentra relacionada. q) Que el criterio del interés preferente, también fue recogido por la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL e una serie de artículos de dicha normativa, como por ejemplo el artículo 20, que trata como causal de revocación el hecho que la inscripción del mismo haya sido abusiva o de mala fe, que además se cita. r) Que cabe reiterar que la revocante cuenta con la titularidad del registro de la marca PROVIDA, que no presenta distinciones gráficas o fonéticas sustanciales con la expresión utilizada en el nombre de dominio en pugna. s) Que se ha forjado jurisprudencia casi uniforme a la hora de resolver estos conflictos por parte de Jueces Árbitros, quienes consideran como argumento central al momento de fallar la preexistencia de registros previos a la solicitud del nombre de dominio en conflicto, ya que es lógico pensar que los usuarios los relacionarán directamente.

5 t) Que se puede agregar el hecho de que la revocante cuenta con un actual, efectivo y legítimo interés en el nombre de dominio solicitado, el que se configura por su intención de proteger sus derechos de propiedad que emanan de los nombres de dominio y marcas de los que es titular. u) Que el revocante actúa de buena fe al solicitar la revocación del nombre de dominio afppuravida.cl, porque dicha solicitud responde a la necesidad de proteger a los usuarios de Internet de eventuales errores y confusiones, evitando además el desvío de potenciales consumidores. Que en su escrito de demanda se han acompañado los siguientes documentos: Listado de marcas en Chile de titularidad de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. Impresión del sitio web Que, con fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete, se da traslado a la demanda teniéndose por acompañados como parte del proceso los documentos de prueba. Que, vencido el plazo que tenía el demandado para contestar, no lo efectuó. Que, con fecha veintitrés de mayo se cita las partes a oír sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO: Que la legitimidad del presente arbitraje, procede de lo dispuesto en el artículo 6 letra b) de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL que señala: Se entenderá que toda persona por el hecho de ser titular o solicitar la revocación de un nombre de dominio.cl declara estar en conocimiento, haber leído y aceptado la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, sus Políticas y Procedimientos, todos los cuales constituyen las condiciones generales de contratación de un nombre de dominio en.cl ; Encontrando sustento además en el artículo 8 de la norma antes citada, en la que se determina que Toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL.

6 SEGUNDO: Que corresponde fijar por este Tribunal aquellos hechos que han sido debidamente probados, conforme a la apreciación de la prueba en conciencia, lo que le permite resolver libremente de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le determine. TERCERO: Que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil, el árbitro arbitrador debe practicar todas las diligencias que estime necesarias para el conocimiento de los hechos. Y en razón de la naturaleza misma del conflicto que debe dirimirse, este Tribunal no sólo ha revisado los antecedentes proporcionados por las partes, sino todos aquellos que ha estimado necesarios para conocer los hechos y dirimir fundadamente el conflicto. CUARTO: Que en razón de lo dispuesto en el artículo 19 de la Reglamentación, el objeto de este juicio consiste en determinar cuál de las partes tiene mejor derecho en el nombre de dominio afppuravida.cl, y según consta del mérito de autos. QUINTO: Que si bien el titular demandado no concurrió a la defensa en este juicio, en razón del artículo 16.1 de la Política de Resolución de Controversias de NIC Chile, este Tribunal no puede estimar la inacción como falta de interés por parte del titular actual del nombre de dominio en disputa. SEXTO: Que el revocante, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A., ha presentado oportunamente la presente demanda manifestando que cuenta con un interés preferente en la asignación de respectivo nombre de dominio, basado en sus registros marcarios que corresponden a los signos PROVIDA y A.F.P. PROVIDA, ya detallados en los vistos de esta Sentencia. Igualmente ha acreditado que es titular de los nombres de dominio afp-provida.cl y provida.cl. SÉPTIMO: El revocante señala además que el nombre de dominio en conflicto contiene parte de su marca registrada y razón social, sin que la adición de la expresión "PURA" sea suficiente para otorgarle la distintividad necesaria para impedir eventuales confusiones en el público, pues este segmento, junto al segmento PRO contenido en su marca registrada, aluden a conceptos con una carga moral virtuosa. Además los segmentos PRO y PURA presentan semejanzas determinantes. OCTAVO: Que confrontado el nombre de domino afppuravida.cl con el registro marcario A.F.P. PROVIDA y el nombre de dominio afpprovida.cl, es posible advertir semejanzas en cuanto

7 comparten los elementos comunes afp y vida así como las consonantes p y r que se intercalan entre afp y vida lo que permite establecer un interés legítimo por parte del revocante con relación al nombre de dominio de autos. NOVENO: Que la sigla AFP corresponde a Administradora de Fondos de Pensiones, que son sociedades anónimas, cuyo objetivo es la administración de un Fondo de Pensiones y de otras actividades estrictamente relacionadas con el giro provisional, además de otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece la ley. DECIMO: Que según el título IV, artículo 23 del DL 3500 que regula a las AFP se dispone: "Las Administradoras de Fondos de Pensiones, denominadas también en esta ley Administradoras, serán sociedades anónimas que tendrán como objeto exclusivo administrar Fondos de Pensiones y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece esta ley". DECIMO PRIMERO: Que por dicha razón la jurisprudencia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, ha negado la concesión de marcas comerciales que incluyen la sigla AFP al inicio de manera tal que lleve a la confusión del público consumidor que la marca corresponde a una Administradora de Fondos de Pensiones, en circunstancias que el solicitante no cumpla con el respectivo artículo 23. Lo que es particularmente relevante en autos con relación al rechazo de la solicitud de la marca mixta AFPPURAVIDA, idéntica al nombre de dominio de autos, número de solicitud DECIMO SEGUNDO: Que en el caso de autos, el solicitante, como lo acredita su razón social APPTEC LTDA, no es una sociedad anónima por lo que no podría ser legalmente una AFP. Por ello, de acuerdo con la prudencia y equidad, a juicio de este Tribunal, carece de legitimidad para localizarse en Internet con una denominación que induzca al público a creer que su origen empresarial corresponde a una AFP. DECIMO TERCERO: Que para que el sistema regulatorio de los nombres de dominio sea consistente con el bien común y el respeto a los derechos y libertades fundamentales, para establecer un interés preferente de conformidad con el artículo 19 de la Reglamentación, no es suficiente per se la identidad o similitud con un registro marcario previo, sino que se debe establecer la posibilidad cierta de confusión en el público y ponderar el conjunto de intereses y valores superiores.

8 DECIMO CUARTO: Que apreciando el mérito de autos de conformidad con las máximas de la prudencia y la equidad, este Tribunal ha llegado a la convicción que dado que el actual titular carece de legitimidad para usar la expresión AFPPURAVIDA por ser necesariamente inductora a error o confusión en el publico consumidor atendido el tener del artículo 23 ya citado, no es aplicable el principio primero en llegar, primero en derecho para efectos de la resolución de la litis de autos. DECIMO QUINTO: Que atenidos los razonamientos precedentes, este Tribunal resolviendo en conciencia, de acuerdo con la equidad y las máximas de la prudencia, tiene por establecido que el interés acreditado por el revocante, la administradora de fondos de pensión PROVIDA, resulta preferente y en consecuencia corresponde acoger su pretensión. POR TANTO, S E R E S U E L V E: En mérito de lo señalado en la parte considerativa, y de conformidad a lo establecido en la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio Cl, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a la prudencia y equidad; se acoge a demanda de revocación y se ordena que se transfiera el nombre de dominio afppuravida.cl a ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. El expediente electrónico será cerrado en su oportunidad procesal. Notifíquese a las partes y a Nic Chile mediante correo electrónico emanado del sitio web arbitral, ejecútese por Nic Chile ésta Sentencia. Luis Villarroel Villalón Árbitro designado

9 Autorizan en calidad de testigos Carolina Paz Toro Bragg Catalina Paz Fernández Sepúlveda Rut: Rut: