2. Que mediante Oficio OF15070, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

Transcripción

1 Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio babydavis.cl Oficio OF15070 VISTOS: 1. Que con fecha 17 de junio de 2011, doña MARCELA ALEJANDRA CALDERÓN CORAIL, solicita la inscripción del nombre de dominio babydavis.cl. Posteriormente, con fecha 22 de junio de 2011, LABORATORIOS DAVIS S.A., representado en calidad de contacto administrativo por don JUAN ENRIQUE PUGA VALDÉS, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio babydavis.cl, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje; 2. Que mediante Oficio OF15070, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio; 3. Que con fecha 17 de octubre de 2011, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 25 de octubre de 2011, a las 13:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada; 4. Que con fecha 25 de octubre de 2011, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que sólo asiste don VÍCTOR EDUARDO VIAL BALLADARES, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, LABORATORIOS DAVIS S.A., y acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. En la misma audiencia, se fijan las normas de procedimiento, las cuales se notifican a las partes por correo electrónico; 5. Que con fecha 28 de octubre de 2011, el Segundo Solicitante, LABORATORIOS DAVIS S.A., consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo que se certifica mediante resolución de fecha 7 de diciembre de 2011 notificada a las partes; 6. Que con fecha 9 de noviembre de 2011, don JUAN ENRIQUE PUGA VALDÉS, en representación del Segundo Solicitante, LABORATORIOS DAVIS S.A., presenta demanda de asignación del dominio babydavis.cl, señalando que es una compañía con más de 60 años de experiencia en el desarrollo y manufactura de productos cosméticos, de higiene y cuidado personal, siendo una de las principales compañías del rubro a nivel nacional. Este laboratorio fue fundado en 1943 por los señores Frank Westcott y Laurence Smith. En sus inicios, la empresa se enfocó en la representación de licencias de compañías internacionales de gran prestigio, como E.C. DE WITT, BRISTOL-MYERS, PERFUMES DANA, J.B.WILLIAMS CO., WELLA y CHESEBROUGH-POND S. En la década del 50, se invirtió fuertemente en las áreas de fabricación, logística y comercialización, a fin de satisfacer las necesidades de los consumidores y los altos estándares de calidad de las empresas representadas, consolidándose como una de las principales empresas chilenas en el rubro. En la década de los 80, se creó la 1

2 División Farmacéutica, a cargo de la licencia de los productos BRISTOL-MYERS y posteriormente, la prestigiosa línea de insumos hospitalarios de B. BRAUN MEDICAL. Agrega el Segundo Solicitante que también desarrolla innovadores productos de nutrición enteral y parenteral, como ADN y VIGORBÁN, los cuales se exportan a varios países del mundo. En el año 1997, adquirió la marca de protección femenina DONNASEPT, hoy líder en el mercado. Más tarde, y con el fin de potenciar aún más el negocio, se procedió a la adquisición de las marcas de perfumería de LABORATORIOS GHIA S.A. y la División de Fragancias Femeninas de LEVER CHILE. En 2002, la empresa adquirió la marca de higiene bucal DENTO. El año 2000, nace una asociación estratégica con el importante consorcio sueco-colombiano FAMILIA SANCELA SCA para consolidar el liderazgo de la empresa en la categoría protección femenina con la marca DONNASEPT. El año 2006, se abrió la primera oficina comercial en México, fabricando y comercializando productos exclusivos para importantes clientes como WALMART MÉXICO, FARMACIAS GUADALAJARA y FARMACIAS BENAVIDES. El Segundo Solicitante estima que la red de interconexión mundial de computadores Internet constituye una red abierta que se ha masificado considerablemente conforme el paso del tiempo, en la que intervienen personas físicas y jurídicas, instituciones y entidades de todo tipo. En este sentido, el nombre de dominio es una dirección de Internet expresada con palabras, secuencias de letras o números dispuestos para facilitar al usuario la asociación a una persona o empresa, a través del nombre o marca de ésta. En ese sentido, el nombre de dominio consiste en una denominación por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para poder utilizar los diversos servicios de dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. A su vez, el nombre de dominio facilita la labor de quienes acceden como consumidores a la red, en búsqueda de una determinada persona, producto o servicio y por lo mismo es muy relevante que quien se identifique de una determinada manera corresponda efectivamente a dicha entidad organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial. LABORATORIOS DAVIS S.A. añade que en virtud de la fuerza distintiva que tienen los nombres de dominio, se les ha asimilado a las marcas comerciales que también cumplen una función de distintividad. No obstante ello, mientras la marca comercial es un signo para identificar un producto o servicio, el nombre de dominio es una dirección para acceder a una determinada información para Internet. Una de las grandes diferencias entre ambos conceptos se ilustra en una sentencia de la Comisión Preventiva de la Libre Competencia, del 28 de julio de 2000, que señalaba que debido a razones técnicas, se impide la existencia de dos dominios idénticos y, por lo tanto, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividades diferentes y/o 2

3 territorios distintos, pero se puede acceder a ellos desde cualquier parte del mundo, sin que el usuario pueda determinar o distinguir la procedencia de la información, más que por lo que señale el propio sitio Web. El Segundo Solicitante considera que de lo anterior se desprende la importancia del nombre de dominio para los actores que intervienen en el mundo real y cibernético, ya que los usuarios de Internet suelen ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. Así, por ejemplo, al ingresar al sitio Web babydavis.cl, cualquier usuario esperaría encontrar información relativa al negocio y productos de LABORATORIOS DAVIS S.A., pero la situación de encontrarse con otro tipo de información, le causará grave perjuicio al consumidor y a esta empresa. A mayor abundamiento, argumenta el Segundo Solicitante, no se vislumbra el interés ni la legitimidad de un derecho posible sobre el dominio en disputa por parte de la Primera Solicitante, en contraposición al claro interés de LABORATORIOS DAVIS S.A. vinculado no sólo con el nombre comercial con que ha dado a conocer sus productos y servicios en el mercado, sino además en la relación que tiene este nombre comercial, con la razón social de la empresa, así como con las marcas comerciales y dominios que en la actualidad registra bajo su titularidad. Indica que la Primera Solicitante no registra vinculación alguna con registros marcarios, dominios o razón social, que pueda relacionarlo con el dominio babydavis.cl, mas allá de una mera expectativa o intención, que frente a los derechos adquiridos por LABORATORIOS DAVIS S.A. quedan relegados a una posición secundaria. LABORATORIOS DAVIS S.A. es una pujante empresa con más de 60 años de experiencia en el desarrollo y manufactura de productos cosméticos, de higiene y cuidado personal, con sistemas y procesos que tienen los más altos estándares de calidad y el cumplimiento estricto de normas de aseguramiento de calidad. La línea de productos ofrecida contempla desodorantes, jabón líquido, shampoo y acondicionador, colonias, enjuagues bucales, productos para afeitar, talco, cremas, gel y quitaesmalte, que son entregadas a grandes cadenas de supermercados, farmacias, laboratorios y empresas cosméticas chilenas y extranjeras. LABORATORIOS DAVIS S.A. estima que el nombre de dominio en conflicto, babydavis.cl, se compone principalmente de una expresión idéntica al elemento distintivo de su razón social, a saber, DAVIS. El complemento BABY no es más que la referencia no monopolizable, es una expresión indicativa que está dentro de su rubro y que comprende el plan de expansión de sus productos. A juicio del Segundo Solicitante, su razón social posee fama y notoriedad en el mercado, y se distingue principalmente por la expresión DAVIS, dentro de los productos de perfumería, cosméticos, de higiene y cuidado personal. Por su parte, el nombre de dominio pedido contiene íntegramente una expresión que fonética y gráficamente es idéntica a DAVIS, sin que la incorporación del complemento BABY modifique sustancialmente el signo o le otorgue la suficiente fuerza diferenciadora o distintiva, de forma que los consumidores enfrentados a los productos que se 3

4 ofrecerían por la Primera Solicitante bajo la marca BABYDAVIS o a través del dominio babydavis.cl, pueda distinguirlos del origen empresarial de los productos que comercializa LABORATORIOS DAVIS S.A. Es decir, ante el consumidor, DAVIS, LABORATORIOS DAVIS, EMPRESAS DAVIS, COMERCIAL DAVIS Y BABYDAVIS, son lo mismo, por lo que de asignarse el dominio en disputa babydavis.cl a la Primera Solicitante, se induciría a error o engaño al público consumidor, cuestión que tratándose de productos cuyo consumidores finales serán niños y bebes, resulta especialmente complejo. En consecuencia, LABORATORIOS DAVIS S.A. tiene un interés legítimo en el nombre de dominio en conflicto, que emana no sólo de su razón social sino que, además, de los registros marcarios que posee bajo su titularidad, así como los dominios registrados tanto en NIC Chile como en otras instituciones vinculados al signo característico DAVIS. Agrega el Segundo Solicitante que si bien su razón social es LABORARTORIOS DAVIS S.A., esta sociedad anónima forma parte de un grupo de empresas DAVIS de la cual forma parte COMERCIAL DAVIS S.A. Además, el posicionamiento de la marca comercial DAVIS, así como las marcas asociadas a sus productos y al prestigio que ha alcanzado en el mercado, son funcionales a su negocio y ha incurrido en importantísimas inversiones, que han sido necesarias para posicionarlo ante los consumidores. LABORATORIOS DAVIS S.A. es titular tanto de los registros marcarios EMPRESAS DAVIS Registro N para distinguir servicios de las clases 42 y 44, COSMETICA DAVIS Registro N para distinguir servicios dela clase 35. Asimismo, es asignatario de los dominios laboratoriosdavis.com, empresasdavis.com, daviscom.cl, laboratoriosdavis.cl, cosmeticadavis.cl, comercialdavis.cl, y empresasdavis.cl. Todos estos registros marcarios y dominios permiten acreditar el uso por parte de esta empresa del signo principal en conflicto DAVIS, el cual incluye productos que van dirigidos a bebés, niños y la mujer y su familia en general. A mayor abundamiento, con su expansión comercial, dentro de su catálogo de productos usa las siguientes marcas de la firma COSMÉTICA GUMEX S.A.: LADY DAVIS Registro N , DAVIS COSMETICS Registro N , DAVIS JR Registro N , DAVIS Registro N y MISS DAVIS Registro N Esta expansión contempla los productos destinados a toda la familia, incluyendo bebés, donde el dominio babydavis.cl juega un rol esencial. El Segundo Solicitante añade que a su juicio resulta claro que LABORATORIOS DAVIS S.A. posee un mejor derecho respecto del dominio en disputa, por lo que es dable concluir que la asignación del nombre de dominio babydavis.cl a la Primera Solicitante en autos, le generaría un grave perjuicio tanto a él como a los usuarios consumidores que, creyendo adquirir productos de la calidad de aquellos que el Segundo Solicitante comercializa, en cambio estarán más bien frente a información diferente que los inducirá a todo tipo de indeseables equívocos respecto del origen empresarial de aquello que adquieren para sus hijos y familia en general. 4

5 El Segundo Solicitante hace presente la aplicación de criterios de asignación de nombres de dominio, argumentando que, como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario no es el mundo real sino el mundo virtual que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos. Si bien en un comienzo se utilizaba como fundamento para resolver conflictos el principio denominado First Come, First Served en virtud del cual se le asignaba el nombre de dominio a aquel de los solicitantes cuya solicitud fuera anterior cronológicamente, hoy es mayoritariamente aceptado que ese principio debe ceder ante la existencia de otros derechos de mayor entidad y, por lo tanto, en los procedimientos arbitrales se debe determinar quién tiene un mejor derecho para hacerse de un determinado nombre de dominio. Por otra parte, añade el Segundo Solicitante, los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad a través del cual se informa a los consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose de este modo el nombre y posición de una persona en el mercado. Conforme a lo señalado, la resolución de conflictos por asignación de nombres de dominio debe atender a diferentes criterios. La aplicación de diferentes criterios, de mayor entidad al orden de solicitudes, ha sido recogido por el Reglamento de NIC Chile. En particular, el artículo 23 del referido reglamento señala en su párrafo, letra a), que: Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. LABORATORIOS DAVIS S.A. sostiene que en el caso particular de autos, el nombre de dominio babydavis.cl en conflicto es engañosamente similar al nombre por el cual es conocido: DAVIS. La similitud gráfica y fonética entre los dominios individualizados y los registros marcarios de su titularidad en relación al dominio solicitado por la Primera Solicitante es evidente. El Segundo Solicitante hace mención a otro criterio utilizado comúnmente, que es el del legítimo interés, que se manifiesta en un interés real y efectivo en la asignación del nombre de dominio. En el caso particular, se hace presente en el interés legítimo, real y efectivo que tiene LABORATORIOS DAVIS S.A. sobre el nombre de dominio en disputa, por el nombre o razón social íntimamente ligado al nombre de dominio y por su actuar desde años con ese nombre, obteniendo presencia y reconocimiento en el mercado nacional. Según él, la vinculación del nombre de dominio con su razón social, así como su relación con los dominios y registros marcarios de su titularidad, permiten concluir que LABORATORIOS DAVIS S.A. es la titular del mejor derecho para la asignación del nombre de dominio babydavis.cl en disputa. De esta forma, queda fehacientemente acreditado en estos autos que su solicitud competitiva obedece a su interés legítimo de permitir su identificación a través de Internet y evitar que consumidores 5

6 usuarios de Internet sean inducidos a error o engaño. El criterio de la identidad, al que hace mención el Segundo Solicitante, establece que corresponde asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En definitiva, lo que se pretende a través de este principio es asignar el dominio a aquel de los solicitantes que tenga una relación más estrecha con el mismo. En este sentido, se hace presente, que LABORATORIOS DAVIS S.A., está íntimamente ligado al nombre de dominio, por la expresión DAVIS y los usuarios enfrentados al dominio babydavis.cl, pensarán que éste también pertenece a LABORATORIOS DAVIS S.A., así como la información que en el se contiene. El criterio de uso empresarial legítimo utilizado por nuestra jurisprudencia en esta materia, dice relación con el uso efectivo que se le dé o pueda dársele a la expresión contenida en el nombre de dominio. LABORATORIOS DAVIS S.A. interviene y es reconocido en el mercado con el nombre que se encuentra incorporado, en su elemento principal, en el nombre de dominio en conflicto, esto es DAVIS. Es decir, este laboratorio lleva años utilizando la expresión contenida íntegra y exclusivamente en el nombre de dominio. Por último, el Segundo Solicitante, señala que un requisito que en todo solicitante de un nombre de dominio debe concurrir, es la buena fe. Según lo expuesto en el Reglamento de NIC Chile para el funcionamiento de los nombres de dominio, la buena fe se traduce en que será responsabilidad exclusiva del solicitante el que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia y de la ética mercantil, y derechos válidamente adquiridos por terceros. A juicio de LABORATORIOS DAVIS S.A., queda claro que ha obrado de buena fe, sin contrariar los principios de la competencia leal ni de la ética mercantil, toda vez que es su propio nombre el que se relaciona con el dominio babydavis.cl. Lo único que pretende, es una real y efectiva protección de sus intereses en orden al trabajo empresarial que ha realizado y a la fama y notoriedad que ha adquirido desde hace años. El Segundo Solicitante concluye que, de acuerdo a lo expuesto y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, la fama y notoriedad de LABORATORIOS DAVIS S.A., así como del grupo DAVIS, los registros marcarios y dominios de que es titular y la vinculación del nombre de dominio con su razón social, considera que LABORATORIOS DAVIS S.A. es poseedor del mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa. Indica que ha sido este laboratorio quien ha dotado fama y distintividad al signo DAVIS en el mercado nacional e internacional, pero sobre todo, ha comercializado una serie de productos de calidad utilizando ese nombre, obteniendo identificación y distintividad. En estas circunstancias, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominios, los que llevan necesariamente a concluir que LABORATORIOS DAVIS S.A. es titular de mejores derechos sobre el signo en disputa. 6

7 Por último, el Segundo Solicitante estima que, teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignación del dominio babydavis.cl a la Primera Solicitante de autos, induciría claramente a error y causaría gran confusión en el público usuario y consumidor, máxime si en la actualidad LABORATORIOS DAVIS S.A. es titular de una serie de dominios en Internet que incorporan el signo DAVIS. Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa vigente, los criterios propugnados por ICANN, OMPI, y Reglamentación de NIC Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de LABORATORIOS DAVIS S.A. 7. Que con fecha 7 de diciembre de 2011, se provee la presentación de fecha 9 de noviembre de 2011 hecha por don JUAN ENRIQUE PUGA VALDÉS, en representación del Segundo Solicitante, LABORATORIOS DAVIS S.A., y se da traslado a la Primera Solicitante, lo que se notifica a las partes por correo electrónico; 8. Que con fecha 19 de diciembre de 2011, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico. Y CONSIDERANDO: 1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de arbitrador y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren; 2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros; 3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio; 4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto; 7

8 5. Que la Primera Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión; 6. Que el Segundo Solicitante acompañó documentos probatorios en estos autos, que no fueron objetados por la Primera Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan que LABORATORIOS DAVIS S.A. posee legítimos derechos sobre marcas comerciales que incluyen la expresión DAVIS, entre otras: EMPRESAS DAVIS Registro N para distinguir servicios de las clases 42 y 44 y COSMETICA DAVIS Registro N para distinguir servicios de la clase 35; 7. Que, además, el Segundo Solicitante ha acreditado ser asignatario de los nombres de dominio laboratoriosdavis.com, empresasdavis.com, daviscom.cl, laboratoriosdavis.cl, cosmeticadavis.cl, comercialdavis.cl, y empresasdavis.cl; 8. Que a través de la restante documentación acompañada por el Segundo Solicitante, éste ha acreditado fehacientemente que la expresión DAVIS es efectivamente usada por él en el mercado en relación a diversos productos y servicios. En efecto, dicha expresión forma parte de las marcas comerciales EMPRESAS DAVIS y COSMETICA DAVIS de su propiedad y de las marcas comerciales LADY DAVIS Registro N , DAVIS COSMETICS Registro N , DAVIS JR Registro N , DAVIS Registro N y MISS DAVIS Registro N , todas de propiedad de la empresa filial del Segundo Solicitante, COSMÉTICA GUMEX S.A.; 9. Que en atención a lo anterior, a juicio de este sentenciador es dable pensar que el nombre de dominio babydavis.cl podría ser inductivo a error o confusión entre los usuarios de Internet y consumidores en general, toda vez que está compuesto de la palabra inglesa BABY que se traduce como guagua y la expresión DAVIS, que forma parte de la razón social, marcas comerciales y nombres de dominio del Segundo Solicitante. Por consiguiente, es posible que se crea que el nombre de dominio babydavis.cl en conflicto puede estar dirigido a una línea de productos fabricados y comercializados por LABORATORIOS DAVIS S.A. o sus filiales para guaguas, de la misma forma en que las marcas LADY DAVIS y MISS DAVIS están dirigidas a las mujeres o la marca DAVIS JR a los menores; 10. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo; 11. Que por el mero hecho de que doña MARCELA ALEJANDRA CALDERÓN CORAIL haya solicitado primero el nombre de dominio babydavis.cl no es suficiente ya que, a lo menos, ésta debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral y, al no hacer presentación alguna, no puede presumirse que la Primera Solicitante tenga derecho o legítimo interés alguno sobre el nombre de 8

9 dominio en conflicto; 12. Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por LABORATORIOS DAVIS S.A., así como la falta de ellos por parte de doña MARCELA ALEJANDRA CALDERÓN CORAIL, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado. SE RESUELVE: Asígnese el nombre de dominio babydavis.cl al Segundo Solicitante, LABORATORIOS DAVIS S.A., RUT Nº Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas. Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico. Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez. Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Yuli Alvial Aqueveque y a doña Alicia Medel Acuña, quienes firman conjuntamente con el árbitro. Santiago, 10 de enero de Christian Ernst Suárez ARBITRO Testigos: Yuli Alvial Aqueveque Alicia Medel Acuña RUT RUT