Roj: STS 4257/2011 - ECLI:ES:TS:2011:4257 Id Cendoj: 28079110012011100391 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 965/2008 Nº de Resolución: 418/2011 Procedimiento: CIVIL Ponente: JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL Tipo de Resolución: Sentencia SENTENCIA En la Villa de Madrid, a veintidós de Junio de dos mil once. Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por Citigroup Inc, Citibank, NA, Citibank España, SA y Citifin, SA, representadas por el Procurador de los Tribunales don Enrique de la Cruz Lledó, contra la Sentencia dictada el quince de febrero de dos mil ocho, por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de Marca Comunitaria nº. Dos de Alicante. Ante esta Sala compareció la Procurador de los Tribunales doña Almudena Galán González, en representación de Citigroup Inc, Citibank, NA, Citibank España, SA y Citifin, SA. También compareció el Procurador de los Tribunales don Pablo José Trujillo Castellano, en representación de Consultores Inmobiliarios y Financieros de Tarragona, SL, Finanfacil, SL. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO. Por escrito registrado por el Juzgado Decano de Alicante el doce de julio de dos mil siete, el Procurador de los Tribunales don Enrique de la Cruz Lledó, obrando en representación de Citigroup Inc, Citibank, NA, Citibank España, SA y Citifin, SA, interpuso demanda de juicio ordinario contra Consultores Inmobiliarios y Financieros de Tarragona, SL y Finanfacil, SL. En el referido escrito, la representación de las demandantes alegó, en síntesis y en lo que importa a la decisión del litigio, que Citigroup Inc y Citibank, NA eran líderes mundiales en la prestación de servicios financieros y que las otras demandantes eran sus filiales en España, en prueba de lo que aportaba el informe anual del ejercicio de dos mil dos del grupo consolidado y una información sobre la historia de Citibank NA. También alegó que las sociedades del grupo usaban unos signos como expresión de su imagen corporativa, que incluían un arco rojo sobre la denominación - concretamente, sobre las letras iti - y una combinación de colores. Que, en particular, Citibank, NA era titular de tres marcas comunitarias: las números 2293405, " Citibank " con arco sobre " iti ", concedida el veintidós de mayo de dos mil tres, para servicios financieros; 5170170, " Citi " con arco sobre " iti ", solicitada el veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y nueve, para servicios de seguros y financieros; y 40446397, "Citibank " con arco sobre " iti ", solicitada el veintisiete de septiembre de dos mil cuatro, para seguros y negocios financieros. Que el referido arco rojo que aparecía encima de sus denominaciones, con el resto del conjunto gráfico, identificaba al grupo frente a sus competidores, en prueba de lo cual presentaba un informe sobre su condición publicitaria esencial. Afirmó la representación de las actores que las demandadas, Consultores Inmobiliarios y Financieros de Tarragona, SL y Finanfacil, SL, dedicadas al asesoramiento inmobiliario y financiero, habían solicitado y obtenido los registros de marcas españolas siguientes: las números 2574611, " Finanfacil Consultora financiera ", con arco rojo sobre las letras " fin ", para servicios de intermediación financiera; 2621606, " Agrupación hipotecaria ", con dos muñecos con el arco rojo encima de ellos, para servicios de intermediación inmobiliaria y financiera; 2641542, " Extranjero hipoteca especial extranjeros ", para servicios de intermediación financiera; 2641545, "Hipoteca 140 ", para servicios de intermediación financiera; 2641546, "Refinanfacil ", con arco rojo sobr e la letra "e", para servicios de intermediación financieros; 2657865, " 1
Segurfácil ", con arco rojo sobr e la letra "e", para negocios financieros, seguros; 2659676, para negocios financieros y seguros; 2659677, " Finanempresas ", para negocio financieros; 2669881, " Finanfacil Capital privado ", con una " C ", a modo de arco irregular rojo, situado en la izquierda, para intermediación de servicios financieros e inmobiliarios; 2586093, " Finanvalencia, Financiera de Valencia ", con arco rojo sobre " Fin ", para intermediación en servicios financieros e inmobiliarios; 2641544, "Superhipoteca el mejor precio del mercado ", con arco sobr e la "e", para servicios de intermediación financiera; 2657866, " Finansolución Rai, asnef... ", con arco sobre la letra "a", para servicios financieros; 2657867, " Finanplus, Agentes Colaboradores ", con arco rojo en la letra " a ", para negocios financieros, como demostraban los documentos números 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Que, además, la presentación elegida por las demandadas para sus servicios era parasitaria, buscada de propósito para presentarse en el mercado como miembro del grupo. Que aportaba con la demanda un informe técnico sobre ello. Añadió que las demandadas conocían suficientemente su imagen corporativa, dado que hubo alguna relación de colaboración con ellas. Que, para que pusieran fin a su comportamiento, les habían dirigido un requerimiento, contestado con la exigencia de una compensación económica. Tras afirmar los derechos de exclusiva de su representada, el riesgo de asociación y el aprovechamiento de su reputación, tanto más acusado por la notoriedad de sus signos, manifestó que ejercitaba las acciones de nulidad de los registros de marca de la demanda que incluyen el arco rojo, con apoyo en los artículos 6.1.b) y 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas; la de indemnización de daños y perjuicios, con apoyo en los artículos 42, 43 y 44 de la misma Ley ; y las declarativas de los actos de competencia desleal descritos en los artículos 5, 6, 11 y 12 Ley 3/1991, de 10 de enero. En el suplico de la demanda interesó la representación de las demandantes del Juzgado de Primera Instancia competente, una sentencia que: " 1º.- Declare: (a) Que las demandantes ostentan frente a las demandadas un derecho preferente sobre el signo del arco rojo objeto de la acción. (b) Que el uso y registro por las demandadas Compañía Inmobiliaria y Financiera de Tarragona, SL y Finanfacil, SL de signos distintivos que incluyen el diseño del arco rojo objeto de la acción es incompatible con los derechos prioritarios de las actoras sobre sus signos distintivos.- (c) Que el uso y registro de las marcas gráficas números 2574611, <<Finanfacil>>, 2621606, <<Agrupación Hipotecaria>>, 2641542 <<Extranjeros>>, 2641545 <<Hipoteca 140>>, 2641546 <<Refinanfacil>>, 2657865 <<Segurfacil>>, 2659676 <<Finanprestamos>>, 2659677 <<Finanempresas>> y 2669881, <<Finanfacil Capital Privado>> por las demandadas constituye una infracción de los derechos de propiedad industrial de las actoras y un acto de competencia desleal. (d) Que el uso y en su caso el registro de las marcas gráficas números 2586093 <<Finanvalencia>>, 2641544 <<Superhipoteca>>, 2657866 <<Finansolución>> y 2657867 <<Finanplus>> por las demandadas constituye una infracción de los derechos de propiedad industrial de las actoras y un acto de competencia desleal.- (e) Que forma en la que se ha venido efectuando la presentación comercial de las demandadas, en particular la combinación de letras blancas, fondo azul y un arco rojo, constituye asimismo una infracción de los derechos de propiedad industrial de las actoras y un acto de competencia desleal. (f) Como consecuencia de los pronunciamientos anteriores, declare la nulidad de los registros de marcas gráficas n 2.574.611 <<Finanfacil>>, nº. 2.621.606 <<Agrupación Hipotecaria>>, nº. 2.641.542 <<Extranjeros>>, nº. 2.641.545 <<Hipoteca>> 140, n 2.641.546 <<Refinanfacil>>, n 2.657.865 <<Segurfacil>>, n 2.659.676 <<Finanprestamos>>, n 2.659.677 <<Finanempresas>> n 2.669.881 <<Finanfacil Capital Privado>> de la Compañía Inmobiliaria y Financiera de Tarragona, SL.- (g) Como consecuencia de los anteriores pronunciamientos, declare, en su caso, la nulidad de las marcas gráficas n. 2.586.093 <<Finanvalencia>>, nº. 2.641.544 <<Superhipoteca>>, n 2.657.866 <<Finansolucion>>, n 2.657.867 <<Finanplus>>, de la demandada Compañía Inmobiliaria y Financiera de Tarragona, SL.- 2 Condene a la demandada: (a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.- (b) A cesar en cualquier clase de uso de las marcas gráficas n 2.574.6 1 1. <<Finanfacil>>, n 2.621.606 <<Agrupación Hipotecaria>>, n. 2.641.542. <<Extranjeros>>, n 2.641.545 <<Hipoteca>> 140, n 2.641.546 <<Refinanfacil>>, n 2.657.865 <<Segurfacil>>, n. 2.586.093 <<Finanvalencia>>, n. 2.641.544 <<Superhipoteca>>, n 2.657.866 <<Finansolucion>>, n 2.657.867 <<Finaplus>>, n 2.659.676 <<Finanprestamos>>, n 2.659.677 <<Finampresas>>, n 2.669.881 <<Finanfacil Capital Privado>>. (c) A cesar en cualquier clase de uso, en la presentación comercial de sus servicios o actividades, de la combinación de letras blancas con fondo azul y un arco rojo, o cualquier otra que resulte confundible con el distintivo propio de la actora. (d) A retirar del mercado cualesquiera rótulos, catálogos, folletos, material de oficina, prospectos o documentos en los que consten las marcas gráficas indicadas o la combinación de letras blancas con fondo azul y un arco rojo. (e) A indemnizar a las demandantes, en razón de los daños patrimoniales causados, por el importe de 6.670,00, más la cuantía del 1% de la cifra de negocios 2
obtenida por las demandadas en los servicios distinguidos bajo las marcas objeto de la acción en los últimos cinco años Y hasta la fecha en que se.j efectivo el cese en el comportamiento infractor. 3º Proceda en su día: (a) A ordenar la cancelación registral de los registros de marca gráficas n 2.574.611 <<Finanfacil>>, n 2.621.606 <<Agrupación Hipotecaria>> nº. 2.641.542 <<Extranjeros>>, n 2.641.545 <<Hipoteca>> 140, n 2.641.546 <<Refinanfacil>>, n 2.657.865 <<Segurfacil>>, nº 2.659.676 <<Finanprestamos>> (graf), n 2.659.677 <<Finanempresas>> (graf) 2.669.881<<Finanfacil Capital Privado>> (graf) mediante la remisión del oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas. (b) A ordenar, en su caso la cancelación registral de los registros de marcas n. 2.586.093 <<Finanvalencia>> (graf.), n. 2.641.544 <<Superhipoteca>> (graf), nº 2.657.866 <<Finansolución>> (graf), n 2.657.867 <<Finanplus>> (graf), mediante la remisión del oportuno Oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Todo ello con expresa imposición de las costas a las demandadas". En el acto de audiencia previa, la representación procesal de las demandantes amplió la demanda, haciendo extensivas sus pretensiones a nuevas solicitudes de registro formuladas por las demandadas. En concreto, a los números 2719183, " Finantarraco "; 2719184, " Finanservicios "; 2719185, "Finanfacil Inversión "; 2719187, " Finanfacil Comercio "; 2719188, " Finanfacil Emprendedores "; 2719189, " Finanfacil Hipoteca Puente "; 2719190, " Finanfacil Autopromoción "; 2719191, " Finanfacil Hipoteca Ahorro "; 2719192, " Finanfacil 3ª Edad "; 2719193, " Finanfacil Joven "; 2719194, " Finanfacil Inmigrantes "; 2719195, " Hipofacil "; y la solicitud de marca comunitaria 4929014, " Easy Financial ". Dicha ampliación fue admitida por el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Alicante. SEGUNDO. La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Dos de Alicante, que la admitió a trámite, conforme a las reglas del juicio ordinario, por auto de trece de septiembre de dos mil seis y con el número 251/06. Las demandadas fueron emplazadas y se personaron en las actuaciones, representadas por el Procurador de los Tribunales don José Antonio Saura Saura, que, con tal representación, contestó la demanda. En el escrito de contestación la representación procesal de las demandadas alegó, en síntesis y en lo que importa a la decisión del litigio, que la notoriedad de los signos de la actora no alcanzaba al diseño del arco rojo. Que la demandante no era titular más que de un registro comunitario de marca, al ser los demás alegados meras solicitudes de aquel. Que, en contra de lo afirmado de contrario, no había riesgo de confusión entre los signos confrontados y, por ello, tampoco de asociación, dado que entre unos y otros existían un gran conjunto de elementos diferenciadores, que también excluían la posibilidad de dilución y de aprovechamiento de la reputación atribuida a los de la actora. También negó la comisión de los actos de competencia desleal denunciados en la demanda, a la vista de los elementos constitutivos de los respectivos tipos descritos en los artículos invocados en aquella de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal. En el suplico del escrito de contestación interesó la representación de las demandadas una sentencia " que contenga los siguientes pronunciamientos: 1. Desestime todas las pretensiones de la parte demandante y declare: 1.a) Que las demandantes no ostentan frente a las demandadas un derecho preferente sobre el signo del arco rojo, por sí solo y aisladamente considerado, objeto de la acción planteada por la parte actora, al carecer ésta de un registro de marca que incorpore tal diseño de arco reivindicando el color rojo que sea anterior a los registros de marca de la parte demandada y, en todo caso, por carecer de notoriedad independiente de las marcas denominativa: Citi y Citibank de la parte actora. 1.b) Que el uso y registro por esta parte demandada de signos distintivos que incluyen un peculiar diseño de arco rojo objeto de la acción, en forma y disposición diverso al que pueda utilizar en todo caso la parte demandante, no es incompatible con los derechos prioritarios de la parte actora sobre sus signos distintivos, ya que ésta no acreditan un derecho anterior de marca registrada, ni tampoco una notoriedad conforme a los requisitos legalmente exigigles.1.c) Que no constituye una infracción de los derechos de propiedad industrial de las actoras, ni un acto de competencia desleal el uso y registro de las Marcas gráficas de las demandadas citadas en el correlativo pedimento del suplico de la demanda, constituidas concretamente por las siguientes: marca número 2574611, <<Finanfacil>>, marca número 2621606, <<Agrupación Hipotecaria>>, marca número 2641542 <<Extranjeros>>, marca número 2641545 <<Hipoteca 140>>, marca número 2641546 <<Refinanfacil>>, marca número 2657865 <<Segurfacil>>, marca número 2659676 <<Finanprestamos>>, marca número 2659677 <<Finanempresas>> y marca número 2669881, <<Finanfacil Capital Privado>>. 1.d) Que no constituye una infracción de los derechos de propiedad industrial de las actoras, ni un acto de competencia desleal el uso y registro de las marcas gráficas de las demandadas citadas en el correlativo 3
pedimento del suplico de la demanda, constituidas concretamente por las siguientes que se encuentran respectivamente en tramitación, mientras que las tres últimas se encuentran en situación de denegadas: 1.d).1 marca número 2586093 <<Finanvalencia>>, marca número 2641544 <<Superhipoteca>>, marca número 2657866 <<Finansolución>> y marca número 2657867 <<Finanplus>>. 1.e) Que no constituye una infracción de los derechos de propiedad industrial de las actoras, ni un acto de competencia desleal la presentación comercial de las demandadas utilizando la combinación de letras blancas, fondo azul y un arco rojo. 1.f) Que no son objeto de declaración de nulidad los registros de marca citados en el correlativo pedimento del suplico de la demanda constituidos por los siguientes: marca número 2574611, <<Finanfacil>>, marca número 2621606, <<Agrupación Hipotecaria>>, marca número 2641542 <<Extranjeros>>, marca número 2641545 <<Hipoteca 140>>, marca número 2641546 <<Refinanfacil>>, marca número 2657865 <<Segurfacil>>, marca número 2659676 <<Finanprestamos>>, marca número 2659677 <<Finanempresas>> y marca número 2669881, <<Finanfacil Capital Privado>>. 1.g) Que no pueden ser objeto de declaración de nulidad las marcas citadas en el correlativo pedimento del suplico de la demanda al ser imposible legalmente tal declaración de nulidad respecto de la marca número 2586093, por encontrarse la misma en trámite y, tampoco, respecto de las restantes marcas número 2641544 <<Superhipoteca>>, marca número 2657866 <<Finansolución>> y marca número 2657867 <<Finanplus>>, citadas por la parte actora al encontrarse denegado su registro. 2. Absuelva a mis representadas de todas las condenas pretendidas de contrato, con la consecuencia de abtenerse de proceder tal y como también pretende de parte actora en el pedimento 3º del suplico de su demanda. Imponga a la parte demandante las costas causadas a esta parte demandada, dadas su manifiesta temeridad y mala fe ". TERCERO. Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, respectivamente, los días once de diciembre de dos mil seis y veintiuno de febrero de dos mil siete, y practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Alicante dictó sentencia con fecha veinte de julio de dos mil siete, con la siguientes parte dispositiva: "Fallo. Que desestimo íntegramente, en todos sus extremos, la demanda formulada por el Procurador Sr. de la Cruz Lledó en nombre y representación de Citigroup Inc., Citibank, NA, Citibank España, SA y Citifin, SA. condenándolas al pago de las costas del presente procedimiento". CUARTO. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Alicante de veinte de julio de dos mil siete fue recurrida en apelación por las sociedades demandantes. Cumplidos los trámites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Alicante, en la que se turnaron a la Sección Octava de la misma, que tramitó el recurso y dictó sentencia con fecha quince de febrero de dos mil ocho, con la siguiente parte dispositiva: " Fallamos. Que, con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de Citigroup Inc., Citibank, NA, Citibank España, SA y Citifin, SA, contra la sentencia dictada por el Juzgado número Dos de Marca Comunitaria, de fecha veintinueve de junio de dos mil siete, en los autos de juicio ordinario nº. 251/2006, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, con expresa imposición de costas a la parte apelante ". QUINTO. La representación procesal de Citigroup Inc., Citibank, NA, Citibank España, SA y Citifin, SA preparó e interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra la sentencia de quince de febrero de dos mil ocho de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante. Cumplidos los trámites, dicho Tribunal, por providencia de doce de mayo de dos mil ocho, mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de seis de octubre de dos mil nueve, decidió: " 1º) Admitir los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de Citigroup Inc., Citibank, NA, Citibank España, SA y Citifin, SA, contra la sentencia de quince de febrero de dos mil ocho por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Octava), en el rollo nº. 554/2007 dimanante de los autos de juicio ordinario nº 3152/2007, del Juzgado de Marca Comunitaria nº Dos de Alicante. 2º) Y entréguense copias de los escritos de interposición de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación formalizados, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala para que formalicen su oposición por escrito en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría ". SEXTO. El recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de Citigroup Inc., Citibank, NA, Citibank España, SA y Citifin, SA, contra la sentencia de quince de febrero de dos mil ocho de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, se compone de un único motivo, en el que las recurrentes, con apoyo en el ordinal segundo del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncian: 4
ÚNICO. La infracción de los artículos 218, apartados 1 y 2, 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. SÉPTIMO. El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Citigroup Inc., Citibank, NA, Citibank España, SA y Citifin, SA, contra la sentencia de quince de febrero de dos mil ocho de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, se compone de un único motivo, en el que las recurrentes, con apoyo en el ordinal tercero del apartado 2 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncian: ÚNICO. La infracción de los artículos 6, 11, apartado 2, y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal. OCTAVO. Evacuado el traslado conferido al respecto, por la parte recurrida no se ha presentado escrito de oposición al recurso. NOVENO. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el veintiséis de mayo de dos mil once, en que el acto tuvo lugar. Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO. Citigroup Inc. y Citibank, NA - junto con sus dos sociedades filiales en España - alegaron en la demanda que la segunda tenía la condición de titular de tres marcas comunitarias y, además, que el grupo "Citibank" era identificado en el mercado por determinados símbolos notoriamente conocidos. Con ese fundamento ejercitaron acciones (1º) de declaración de la nulidad de los registros de diversas marcas españolas, obtenidos por las demandadas - Consultores Inmobiliarios y Financieros de Tarragona, SL y Finanfacil, SL -, con fundamento en la afirmada violación de las prohibiciones relativas de registro previstas en los artículos 6, apartados 1 y 2, letras b), y 8, apartado 1, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre ; (2º) de indemnización de daños por la violación de los derechos sobre las marcas comunitarias de Citibank, NA, con fundamento en los artículos 14, apartado 1, del Reglamento (CE) 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, 41, 42, 43 y 44 de la antes citada Ley; y (3º) de declaración y de condena por la comisión por las demandadas de actos de competencia desleal, al imitar y aprovecharse de la reputación de los signos que diferenciaban en el mercado al grupo formado por las demandantes, con apoyo en los artículos 5, 6, 11 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero - en su redacción inicial -. Todas las referidas acciones fueron desestimadas en las dos instancias. Los consiguientes recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, interpuestos por las demandantes, sólo se refieren al pronunciamiento de la Audiencia Provincial relativo a los actos de competencia desleal. I. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL. SEGUNDO. En el escrito de demanda, alegaron las ahora recurrentes que la presentación comercial en el mercado de las sociedades integrantes en su grupo, Citigroup, la efectuaban en el mercado por medio de un arco de color rojo colocado sobre algunas de las letras -" iti "- que componían las denominaciones por ellas utilizadas, sobre un fondo azul de distintos tonos, de modo que el conjunto icónico, lingüístico y cromático resultante cumplía, con un potencial expresivo concentrado, un papel relevante y notorio en su identificación corporativa. También afirmaron que las demandadas, dedicadas a actividades relativamente semejantes a las suyas, además de invadir la esfera de exclusiva que les había sido atribuida con los registros de las marcas comunitarias a nombre de Citibank, NA, utilizaban elementos propios de la referida presentación comercial del grupo, en un intento de provocar, entre los consumidores de los servicios a cuya prestación todas se dedicaban, una confusión sobre el origen empresarial de los mismos y, al fin, un aprovechamiento del prestigio mundial de los signos por ellas utilizados. En apoyo de tales alegaciones - como se ha dicho, proyectadas sobre el plano de las marcas registradas y de la competencia desleal - presentaron con la demanda un dictamen escrito, que habían elaborado peritos por ellas designados y que se componía de varios capítulos - referidos a las tendencias, en ese particular, del sector financiero, al sistema de identidad corporativa de Citibank y de las sociedades del mismo grupo y a un análisis comparativo de los elementos de diseño formales y gráficos que singularizaban la identificación pública de Citibank y de las sociedades demandadas - que conducían a unas conclusiones finales, favorables a sus planteamientos. 5
La Audiencia Provincial - como proponían las demandantes y había hecho el Juzgado de lo Mercantil - dividió la argumentación que da apoyo a su sentencia entre las cuestiones relativas a las marcas y a la competencia desleal. En el primero de los planos, tras examinar con detalle los signos en conflicto, consideró que los elementos con mayor fuerza distintiva en el conjunto formado por las respectivas marcas gráficas, eran los denominativos, atribuyendo a los arcos de color rojo un papel accesorio o secundario. Y, en aplicación de los criterios que, en materia de marcas, han sentado los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea, llegó a la conclusión - no atacada por las demandantes - de que la coexistencia de los signos enfrentados era jurídicamente posible. Sin embargo, al examinar el conflicto a la luz de la legislación sobre competencia desleal, el Tribunal de apelación centró su atención en la posibilidad de la concurrencia de ambas normas - en respuesta a las argumentaciones empleadas en la sentencia apelada -. Y, en relación con las infracciones del correcto orden concurrencial tipificadas en los artículos que habían señalado las apelantes, se remitió a las explicaciones dadas para la desestimación de las acciones marcarias y a la corrección de la decisión apelada, para negar, finalmente, la existencia del afirmado riesgo de confusión, así como el aprovechamiento por las demandadas de la reputación de los signos de las demandantes. Con esos antecedentes, en el único de los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal, Citigroup Inc, Citibank, NA, Citibank España, SA y Citifin, SA denuncian, con apoyo en el ordinal segundo del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción de los artículos 218, apartado 1, y 348 de la misma Ley. Afirman que el Tribunal de apelación había omitido en su sentencia toda referencia al informe pericial que presentó con el escrito de demanda, por lo que se debía entender incumplido el deber de motivación. Y, además, que, como se deducía de tal silencio, no había valorado, en ningún sentido, un medio de prueba esencial, según ellas, para la demostración de la comisión por las demandadas de los actos tipificados en la Ley 3/1991, de 10 de enero, imputados en la demanda. TERCERO. El respeto debido al derecho de las partes a obtener una resolución fundada - como ha puesto de relieve el Tribunal Constitucional, al interpretar el artículo 24 de la Constitución Española, entre otras, en la sentencia 163/2.008, de 15 de diciembre -, exige que la misma esté motivada, en el sentido de expresar el " iter decisorio ", esto es, aquellos elementos o razones de juicio que permiten conocer los criterios jurídicos en que se fundamenta la decisión. Además, es necesario que la motivación contenga una fundamentación en Derecho, garantía de que la resolución no es consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulta irrazonable ni incurre en error patente, pues, en tales casos, la aplicación de aquella sería tan sólo una mera apariencia. La motivación - como hemos señalado, entre otras, en la sentencia 1993/2006, de 15 de julio - tiene como función permitir un eventual control jurisdiccional posterior y garantizar el cumplimiento del principio de proscripción de la arbitrariedad, el cual se proyecta sobre todos los poderes públicos y también sobre el judicial - además de posibilitar la crítica fundada de la decisión y su asimilación por quienes integran la cultura jurídica -. Esa exigencia de motivación alcanza, desde luego, a la valoración de la prueba - esencial en las decisiones judiciales -, pero no impone - tampoco en tal materia - una respuesta pormenorizada. Antes bien, el hecho de que no se argumente sobre determinados elementos de prueba, relevantes a juicio de la parte recurrente, carece de trascendencia en relación con el cumplimiento del requisito de que se trata, si es que la sentencia contiene los razonamientos suficientes sobre aquellos datos relevantes a partir de los cuales el órgano judicial obtuvo sus conclusiones, aunque no se refieran de manera exhaustiva a todos los medios de prueba obrantes en los autos - sentencia 493/2009, de 8 de julio -. Pues bien, la sentencia recurrida ofrece esa motivación suficiente sobre las semejanzas y diferencias existentes entre las marcas comunitarias inscritas a nombre de Citibank, NA y las nacionales registradas al de las demandadas, tema que estaba necesitado de prueba para el éxito de las acciones fundadas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas. En ese ámbito hay que entender, con toda evidencia, intrascendente el silencio sobre el dictamen pericial a que se refieren las recurrentes. Es cierto que, al examinar la realidad de la denuncia de la deslealtad concurrencial, por riesgo de confusión entre los signos utilizados por las litigantes para identificar en el mercado los servicios que prestan, así como por la explotación por las demandadas de la reputación de los de aquellas, el Tribunal de apelación se limitó a afirmar la corrección de la conclusión a que había llegado, al respecto, el Juzgado de lo Mercantil, 6
sin más argumentación. - evidentemente, por entender que era aplicable la motivación relativa a la inexistencia de las infracciones marcarias -. Con esos antecedentes, la motivación de la sentencia recurrida sobre la prueba de la comisión de los actos desleales, se considera suficiente, pese a no contener referencia alguna al dictamen pericial presentado por las ahora recurrentes. Conclusión que se muestra tanto más justificada cuando, por un lado, - como se expresa en la introducción al dictamen -, la finalidad del " análisis comparativo " efectuado por el perito tuvo un ámbito marcario y por objeto principal " el conjunto identificador de la entidad Citibank (marcas números 2293405 y 4046397) y el sistema identificador de la empresa Finanfacil, SL (marca número 2574611) y otras ". Además, es lo cierto que el dictamen de que se trata no contiene los necesarios datos objetivos y comprobados sobre la implantación en el mercado del arco rojo y los colores que las actoras y recurrentes utilizan como instrumentos de su imagen corporativa y, consecuentemente, sobre el riesgo de que los consumidores del tipo de servicios prestados por las respectivas litigantes confundan el origen empresarial o, al tomar sus decisiones, sean llevados a error por un desleal aprovechamiento de la reputación de las primeras - como se expondrá al dar respuesta al recurso de casación -. Las recurrentes atribuyen al repetido dictamen una trascendencia que, a los efectos de la Ley 3/1991, no tiene. El motivo se desestima. II. RECURSO DE CASACIÓN. CUARTO. En el único motivo de su recurso de casación denuncian Citigroup Inc, Citibank, NA, Citibank España, SA y Citifin, SA, la infracción de los artículos 6, 11 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal. Tras afirmar la necesidad de distinguir entre la imagen corporativa y las marcas y destacar la posibilidad de concurrencia de las acciones por infracciones marcarias y concurrenciales, alegan - con apoyo en las semejanzas y aproximaciones señaladas en el dictamen pericial antes mencionado - que la conducta de las sociedades demandadas, al imitar los elementos que definen la presentación comercial del grupo empresarial Citibank, daban vida a las infracciones descritas en los artículos antes citados. QUINTO. La decisión del recurso, planteado en esos términos, exige partir de ciertas precisiones, resultantes de la interpretación de los preceptos citados por las recurrentes y del régimen de su concurrencia con la legislación sobre marcas. 1. El artículo 6 de la Ley 3/1991 trata de proteger la decisión del consumidor, ante el peligro de que sufra error al tomar su decisión en el mercado sobre el establecimiento que visita, la empresa con la que se relaciona o los productos o servicios objeto de su interés, como consecuencia de la apropiación, la aproximación o la imitación de sus medios de identificación - sentencia de 20 de mayo de 2.010 -. También se refiere a las creaciones formales, bien que reputadas, el artículo 12 - sentencia de 19 de mayo de 2.008 -. Por el contrario, el apartado 2 del artículo 11 de la misma Ley describe como desleal la imitación de las prestaciones ajenas, entendidas en el sentido de creaciones materiales - sentencias de 11 de mayo de 2.004, 7 de julio de 2.006 y 4 de marzo de 2.010 -. Ello supuesto, en la demanda y en el recurso las actoras afirmaron que las demandadas habían generado riesgo de confusión y provocado un aprovechamiento indebido de su reputación en el mercado relevante, pero no señalaron como objeto de una y otro los servicios que prestan, sino los signos que distinguen, a éstos y a ellas mismas, en el mercado. Como consecuencia, procede rechazar la denuncia de la infracción consistente en la falta de aplicación en la instancia del mencionado artículo 11. 2. La Ley 3/1.991 no tiene, sin embargo, por misión directa proteger los derechos de exclusiva sobre los signos registrados, sino la de servir de instrumento de ordenación de conductas en el mercado - sentencia de 4 de marzo de 2.010 -. Por ello, aunque los puntos de contacto entre la legislación sobre competencia desleal y sobre marcas son numerosos y variados, cuando se denuncia la infracción de un signo protegido por la segunda - por generar el uso del infractor un riesgo de confusión o por establecer una conexión entre los productos o servicios o dar lugar a un aprovechamiento indebido o menoscabar el carácter distintivo o la notoriedad o renombre del prioritario, en sus respectivos casos - ha de ser la segunda la aplicable. 7
Como consecuencia, la afirmación de las recurrentes de que su imagen corporativa es imitada por las demandadas, no puede ser entendida como una referencia a la imitación de sus signos comunitarios registrados - negada, además, en la instancia, como se dijo, en decisión no recurrida -, sino a algo distinto: según las propias recurrentes, el arco rojo en combinación con el fondo blanco y azul, que constituyen la imagen del grupo en el mercado. Por otro lado, para que la aproximación o la imitación de la imagen corporativa de las demandantes afecte negativamente al funcionamiento del mercado, es necesario que aquella tenga una suficiente implantación entre los consumidores de los servicios, pues, en otro caso, el riesgo de confusión o el aprovechamiento de la reputación no son imaginables. Ello supuesto, la sentencia recurrida - en la que se niega que " la actuación de la demandada [...] resulte idónea para crear confusión con la actividad, prestaciones o establecimientos ajenos [...] ni supone aprovechamiento indebido de las ventajas adquiridas en el mercado por la demandantes " - no contiene, en la declaración de hechos probados, ninguna afirmación de la implantación en el mercado, no de las marcas de Citibank NA, sino del arco de color rojo y el fondo azul de distintos tonos como instrumento de identificación del grupo en el que las recurrentes se integran. Finalmente, el dictamen pericial sobre el que las recurrentes denunciaron la falta de motivación, no permite considerar ese dato demostrado, lo que constituye un impedimento para la estimación de la acción por los actos de competencia desleal descritos en los artículos 6 y 12 de la Ley 3/1991. Lo que determina, ahora, la desestimación del recurso. SEXTO. Las costas de los recursos que desestimamos quedan a cargo de las recurrentes, en aplicación de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españoly su Constitución. FALLAMOS Declaramos no haber lugar a los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por Citigroup Inc, Citibank, NA, Citibank España, SA y Citifin, SA, contra la sentencia dictada, con fecha quince de febrero de dos mil ocho, por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, con imposición de las costas a las recurrentes. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos. Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Jesus Corbal Fernandez.- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- Encarnacion Roca Trias.- Firmado y Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico. 8