Lima, dos de octubre del año dos mil nueve. VISTOS: Con lo expuesto en el dictamen de la Señora Fiscal Supremo en lo Civil; y, CONSIDERANDO: Primero. Que, es materia de apelación la resolución número uno, su fecha catorce de mayo del dos mil ocho, que declaró improcedente la demanda al considerar que la resolución administrativa impugnada no pone fin al procedimiento principal y ha sido generada en un procedimiento administrativo concluido e impugnado vía Proceso Contencioso Administrativo; Segundo. Que, la parte apelante como fundamento de su recurso impugnatorio señala que la resolución número cero setecientos cincuenta y ocho dos mil ocho/tpi INDECOPI sí agota la vía administrativa por haberse pronunciado sobre el fondo del asunto, por cuanto ISAGRO S.P.S. solicitó el registro de una marca y esta fue denegada en base a otra, cuya titularidad se encuentra en discusión en las instancias judiciales. Asimismo, señala que la referida resolución ha sido emitida por la segunda instancia administrativa que confirmó lo resuelto por la primera instancia; y, por ello, la recurrente, la impugnó ante el Poder Judicial, en virtud a lo expuesto por el artículo doscientos dieciocho, literal e) de la Ley veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro. Además precisa se debe considerar que la propia Sala de la Propiedad Intelectual del INDECOPI convalidó lo expuesto por la recurrente, conforme aparece de la cédula de notificación de fecha cuatro de abril del año dos mil ocho de fojas cuarenta y tres, al señalar en la parte inferior que: la resolución adjunta surte efectos el día de su notificación y agota la vía administrativa de conformidad a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 25 y literal e) del artículo 218 de la Ley Nº 27444 respectivamente. La resolución adjunta a la presente puede ser impugnada ante el Poder Judicial a través del Proceso Contencioso Administrativo dentro del plazo de 03 meses posteriores a la notificación de la misma, de conformidad a lo dispuesto en el artículo diecisiete, inciso primero de la Ley 27584. Agrega que la Tercera Sala Contenciosa Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió a trámite la demanda interpuesta por la recurrente contra la resolución número cero ciento sesenta y cuatro dos mil siete/tpi INDECOPI del veintidós de enero del año dos mil siete, la misma que se sustenta en iguales fundamentos y sobre similar marca a la del presente proceso; Tercero. Que, siendo así, corresponderá determinar si la resolución impugnada, ésta es la número cero setecientos cincuenta y ocho dos mil ocho/tpi INDECOPI, agota o no la vía administrativa; en ese sentido, se tiene que la referida resolución ha sido emitida dentro del procedimiento administrativo generado a raíz de la solicitud presentada con fecha nueve de agosto del año dos mil cinco por la ahora demandante ISAGRO S.P.A. (Exp. veinticinco diez noventa y tres dos mil cinco), por la cual dicha parte solicitó el registro de la marca de producto GALBENISAGRO, para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas de la clase cinco de la Nomenclatura Oficial; siendo denegada por la Oficina de Signos Distintivos mediante resolución número trece mil trescientos cincuenta y nueve dos mil seis/osd INDECOPI del veinticuatro de agosto del año dos mil seis, señalándose que la marca GALBEN, con certificado número setenta y seis quinientos treinta y nueve, se encuentra registrada a favor de Neo Agrum S.A.C. y distingue productos de la clase cinco de la Nomenclatura Oficial, algunos de los cuales coinciden con los productos que pretende distinguir el signo solicitado;
asimismo, se precisó que los signos son semejantes, pues el solicitado incluye en su integridad a la marca registrada, pudiendo inducir al consumidor a creer de manera errónea que el signo solicitado es una variación de la marca reg istrada. Cuarto. Que, con fecha quince de setiembre del año dos mil seis, el ahora demandante interpuso recurso de reconsideración contra la resolución número trece mil trescientos cincuenta y nueve dos mil seis/osd INDECOPI, alegando que la titularidad de la marca registrada se encuentra en discusión desde el año dos mil tres; por cuanto bajo el Expediente número ciento nueve ochocientos sesenta y cinco dos mil tres, solicitó la nulidad de dicho registro por existir mala fe y que a la fecha no ha merecido pronunciamiento definitivo, precisando que interpuso una demanda contenciosa administrativa contra lo resuelto por la autoridad administrativa en dicho caso y además que, no se debía permitir que terceros, amparados en actos administrativos, cuya validez y eficacia se encuentran en discusión, se apropien de signos que pertenecen a otros; agregando que por ello se debería proceder conforme a lo previsto en el artículo sesenta y cinco del Decreto Legislativo número ochocientos siete, y suspender dicho procedimiento administrativo (Expediente veinticinco diez noventa y tres dos mil cinco) hasta que la autoridad judicial emita el respectivo pronunciamiento; Quinto. Que, mediante resolución número quince setecientos quince dos mil siete/osd INDECOPI del veintisiete de setiembre del año dos mil siete, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por ISAGRO S.P.S. precisando que la solicitud de suspensión se basa en la existencia de un procedimiento iniciado con posterioridad a la presente solicitud y que el segundo supuesto del artículo sesenta y cinco del Decreto Legislativo número ochocientos siete no contiene un mandato sino una facultad discrecional y que por esa razón no resultaba posible atender el pedido de suspensión, por cuanto a criterio de la Oficina de Signos Distintivos, era posible emitir resolución sobre el fondo en dicho procedimiento sin que sea preciso el pronunciamiento previo por parte de la Sala Contenciosa Administrativa respectiva, con relación a la nulidad de la marca GALBEN, solicitada por ISAGRO S.P.S; Sexto. Que, la citada resolución número quince setecientos quince dos mil siete/osd INDECOPI fue materia de apelación por parte de ISAGRO S.P.A. cuyos fundamentos son que el pronunciamiento que emita el Poder Judicial, respecto a la nulidad de la marca GALBEN, referida al Expediente número diecinueve sesenta y ocho sesenta y cinco (acumulado al expediente número diecinueve sesenta y ocho cuarenta y nueve dos mil tres), es requisito indispensable para que la autoridad administrativa emita el respectivo pronunciamiento, con relación al presente procedimiento y que ésta no puede permitir que terceros, amparados en actos administrativos cuya validez y eficacia se encuentran en discusión, se apropien de signos que pertenecen a terceros, y además que el certificado número setenta y seis quinientos treinta y nueve ha sido otorgado contraviniéndose el principio de la buena fe registral; siendo el caso que, la apelación interpuesta fue declarada infundada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante la resolución número cero setecientos cincuenta y ocho dos mil ocho/tpi INDECOPI, la misma que es materia de impugnación en el presente proceso; Tribunal que fijó como cuestión en discusión si correspondía suspender el trámite del procedimiento, en base al segundo supuesto establecido en el artículo sesenta y cinco del Decreto Legislativo número ochocientos siete, que señala: los órganos funcionales de INDECOPI suspenderán la tramitación de los procedimientos que ante ellos se siguen, cuando surja una cuestión contenciosa que, a criterio del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u Oficina respectiva, precise de un pronunciamiento
previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante INDECOPI, toda vez que la solicitud de suspensión del procedimiento estaba basada en l a existencia de un proceso judicial referido a la nulidad del registro de la marca GALBEN con certificado número setenta y seis quinientos treinta y nueve; concluyendo finalmente que en ejercicio de su discrecionalidad, no correspondía suspender el procedimiento administrativo por la existencia del Proceso Contencioso Administrativo; agregando que como ISAGRO S.P.A. había sustentado su recurso de apelación sólo en la suspensión del procedimiento, carecía de objeto efectuar el examen comparativo entre los signos, por lo que correspondía declarar infundado el recurso de apelación; Sétimo. Que, el hecho de que el Tribunal antes mencionado declarara infundado el recurso de apelación formulado por ISAGRO S.P.A. implica que la resolución número quince setecientos quince dos mil siete/osd INDECOPI, que declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por ISAGRO S.P.A. contra la resolución número trece trescientos treinta y nueve dos mil seis/osd INDECOPI que denegó la solicitud del registro de la marca de producto GALBENISAGRO a la apelante, mantenga su vigencia; significando que el procedimiento administrativo originado en mérito a dicha solicitud ha concluido; es decir, sí se ha cumplido con agotar la vía administrativa en el referido procedimiento; siendo preciso indicar que no resulta correcto lo mencionado por la Sala Superior en la resolución apelada, en el sentido que la resolución número cero setecientos cincuenta y ocho dos mil ocho/tpi INDECOPI ha sido emitida en procedimiento administrativo concluido e impugnado en vía contencioso administrativo; coligiéndose de dicha aseveración que se estaría refiriendo al procedimiento originado por la solicitud de nulidad de la marca GALBEN, pues la citada resolución ha sido emitida en el procedimiento administrativo que ha dado origen al presente proceso judicial; en consecuencia, la Sala Superior ha incurrido en error insubsanable al considerar que la resolución impugnada no agota la vía administrativa, por lo que, corresponde declarar la nulidad de la resolución apelada; por las razones expuestas, DECLARARON: NULA la resolución número uno de fojas treinta y tres, que declara improcedente la demanda interpuesta por ISAGRO S.P.A. contra INDECOPI, DISPUSIERON que la Sala Superior califique nuevamente la demanda, con arreglo a derecho; en los seguidos por ISAGRO S.P.A con INDECOPI sobre Impugnación de resolución administrativa; y los devolvieron; interviniendo como ponente el señor Vocal Ticona Postigo. S.S. TICONA POSTIGO CELIS ZAPATA MIRANDA MOLINA MAC RAE THAYS ARANDA RODRÍGUEZ Ssm.
CONSTANCIA Se deja constancia que en la fecha se ha resuelto la presente apelación con los señores Vocales: TICONA POSTIGO, CELIS ZAPATA, MIRANDA MOLINA, MAC RAE THAYS Y ARANDA RODRÍGUEZ. Lima, 02 de octubre del año 2009.
FLOR DE MARÍA CONCHA MOSCOSO RELATORA (e) Corte Suprema de Justicia de la República Sala Civil Transitoria APELACIÓN N 2980 2008 LIMA PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PAGE PAGE 4