Expediente Rol N 8821, inflableshappykids.cl. Titular: Barbara Donoso Revocante: Sociedad Comercial Itahue Limitada Tipo de Revocación: Temprana SENTENCIA DEFINITIVA Santiago, cinco de mayo de dos mil dieciséis. VISTO: 1.- Que mediante Oficio de 4 de enero de 2016, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile me comunicó la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto suscitado por la solicitud de revocación del nombre de dominio inflableshappykids.cl. Dicho nombramiento fue aceptado el día 4 de enero de 2016, y ninguna de las partes solicitó la inhabilidad del juez árbitro en el término establecido para ello. Los honorarios arbitrales fueron enterados oportunamente por la parte revocante. 2.- Que son partes en dicho conflicto Sociedad Comercial Itahue Limitada, representada por doña María Luisa Valdés Steeves, como revocante, y Barbara Donoso, como titular. 3.- Que, con fecha 1 de marzo de 2016, Sociedad Comercial Itahue Limitada demandó de revocación, acompañó documentos probatorios y solicitó la asignación del nombre de dominio inflableshappykids.cl, conforme a los argumentos que siguen: 3.1. La demandante afirma ser una de las empresas más importantes y reconocidas de nuestro país en el rubro de la entretención infantil. Desde su creación en el año 1979, en el que abrió las puertas su reconocido parque de diversiones Fantasilandia, se ha caracterizado por ofrecer en el mercado servicios de esparcimiento y entretención de primera calidad, convirtiéndose de ese modo sus atracciones en uno de los pasatiempos favoritos de sus usuarios y público. A partir de la década de 1980, y principalmente gracias al reconocimiento y gran éxito del parque de diversiones Fantasilandia, sus servicios adquirieron una fama evidente, a tal punto que la marca Fantasilandia es hoy una de las de mayor reconocimiento entre los jóvenes de entre 18 y 24 años. De este modo y gracias al gran respaldo popular, Sociedad Comercial Itahue decidió, en la década de 1990, extender su participación en el mercado creando nuevos centros de entretención e incorporar servicios de restaurante y alimentación, para de ese modo satisfacer las necesidades de las familias que asistían a sus parques. 1
3.2. Luego, la demandante expresa que fue así como surgieron una multitud de marcas como HAPPYBOT, HAPPYCENTER, HAPPYNET, HAPPYCOMBO y HAPPY B-DAY, entre otras, además de los centros de entretención HAPPYLAND, FUN LAND y HAPPY KIDS ubicados en distintos centros comerciales de nuestro país, y que en la actualidad son ampliamente reconocidos por los usuarios y consumidores quienes los asocian a la demandante y a sus servicios y actividades. Y es precisamente en este contexto que ha desarrollado en el último año un moderno e innovador centro de entretención para los más pequeños de la familia. Consciente de los intereses y necesidades de niños entre 1 y 5 años, Sociedad Comercial Itahue Ltda. ha creado HAPPY KIDS, ubicado en el Mall Plaza Norte, que es un verdadero complemento de su centro de entretención HAPPY LAND. Agrega que este centro de diversiones es ampliamente conocido por sus usuarios, quienes lo reconocen como una instancia de esparcimiento y entretención de gran importancia para la familia, que puede disfrutar de las atracciones y juegos especialmente diseñados para los niños más pequeños. 3.3. Se argumenta que el revocante es titular de una familia de marcas comerciales que se configuran bajo la expresión HAPPY, siendo estos una poderosa muestra del mejor derecho e Interés Preferente que le corresponde sobre el nombre de dominio en disputa. Adicionalmente, prosigue el actor, la familia de marcas mencionadas que incluyen la expresión HAPPY (elemento esencial y distintivo del dominio en disputa) tienen por objeto distinguir e identificar productos y servicios asociados directamente a la producción de espectáculos y diversión infantil, gozando estos de un altísimo nivel de asociación y reconocimiento entre los usuarios de Internet y público en general. Estima relevante señalar que conforme a los documentos que se acompañan en su demanda, las actividades y servicios de Sociedad Comercial Itahue se reconocen e identifican efectivamente en el mercado con la denominación HAPPY. Por ello, su uso por parte de un tercero evidentemente le causará un grave perjuicio, al inducir a error y confusión a los usuarios respecto al origen y procedencia de los contenidos que se ofrezcan en el dominio en disputa, toda vez que dada la fama y reconocimiento que posee la demandante, claramente los usuarios creerán que se trata de un sitio Web referido a los servicios que ella distingue con sus marcas HAPPY. 3.4. Se alega que es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociará el nombre de dominio inflableshappykids.cl a una página web relativa a las marcas, productos y servicios HAPPY y sobre todo al centro de diversión de menores HAPPY KIDS de la demandante. Además, esta es titular de nombres de dominio confusamente similares al disputado, a saber, happykidseventos, happydivas.cl, happysweet.cl, happylandkids.cl, happylandpark.cl, happypartykids.cl, happylandia.cl, happykidsgame.cl, happybday.cl y entretencioneshappykids.cl. 2
Dichos dominios son, en opinión del actor, sólo una muestra más de su mejor derecho e interés preferente respecto del dominio en disputa, toda vez que reproduce los términos HAPPY y KIDS, y sólo se agrega la expresión INFLABLES, que necesariamente creará una asociación con juegos inflables en los centros HAPPY KIDS. Le parece claro que cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio inflableshappykids.cl se verá inducido a engaño, más aun considerando que el revocante cuenta con una efectiva y profusa presencia en el mercado real y en Internet. 3.5. Así, se concluye en la demanda, el único elemento diferente es la expresión INFLABLES, que carece de distintividad porque produce una instantánea asociación entre el dominio y juegos inflables que el actor quisiera promocionar. Además, la demandada está actualmente utilizando el sitio web en referencia a las mismas actividades protegidas por aquel con sus servicios y marcas, constituidas principalmente por el signo HAPPY. En efecto, al entrar al sitio web correspondiente al dominio se advierte que la demandada lo utiliza para promocionar servicios de esparcimiento y espectáculos orientados a entretención de menores, ámbitos protegidos por las marcas del revocante que se componen del elemento HAPPY. Por último, se considera que si se asignara el nombre de dominio a la demandada se estaría produciendo una seria dilución del signo distintivo HAPPY, que Sociedad Comercial Itahue Ltda. ha impulsado y logrado posicionar en el mercado, además de inducir claramente a error a los usuarios, que podrían llegar a asociar el nombre de su centro de entretención y marcas con una actividad desarrollada por un tercero. 4.- Que la demandante acreditó, mediante impresiones de las páginas web correspondientes, su titularidad respecto de quince registros marcarios que se distinguen por la expresión HAPPY, como denominación y como mixta, para distinguir productos en la Clase 16 y servicios en las Clases 35, 38, 41 y 43 del Nomenclátor Internacional, y también respecto de los nombres de dominio happykidseventos, happydivas.cl, happysweet.cl, happylandkids.cl, happylandpark.cl, happypartykids.cl, happylandia.cl, happykidsgame.cl, happybday.cl y entretencioneshappykids.cl, todo lo cual fue corroborado en las mismas páginas por el Juez Árbitro. Se acreditó igualmente, por medio de los documentos acompañados, la existencia de la actividad empresarial y giro comercial de la revocante y el uso efectivo que hace de sus signos en el mercado nacional. 5.- Que con fecha 2 de marzo de 2016 se otorgó traslado para contestar la demanda y se tuvieron por acompañados los documentos en la forma solicitada. El titular no contestó la demanda. 6.- Que con fecha 21 de marzo de 2016 se citó a las partes a oír sentencia. 3
Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, conforme a lo previsto por el artículo 18 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.Cl, toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.Cl. Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días, y según lo previsto por el artículo 19 de la misma Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente. SEGUNDO: Que la presente controversia tiene lugar por una solicitud de revocación temprana u ordinaria, esto es, presentada dentro de los treinta días siguientes a la inscripción del nombre de dominio en disputa, por lo cual el revocante debe acreditar la existencia de un interés preferente que le otorgue una primacía o ventaja respecto del titular y justifique la asignación de dicho dominio a su favor. TERCERO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la citada Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.Cl, es responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. CUARTO: Que de conformidad a las normas antes citadas, y de aquella contenida en el artículo 26.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.Cl, el demandante podrá obtener la revocación de la inscripción del dominio en discordia y la asignación del mismo, cuando demuestre su titularidad sobre derechos válidamente adquiridos o que la inscripción resulta contraria a las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, o a los principios de la competencia leal y de la ética mercantil. QUINTO: Que el demandante funda su pretensión en la similitud existente entre el dominio inflableshappykids.cl y sus marcas HAPPY B-DAY, HAPPY PHOTO, HAPPY FASHION, HAPPY SWEET, HAPPYBOT, HAPPYBOTINA, HAPPYCENTER, HAPPYCOMBO, HAPPYLAND, HAPPYNET y HAPPY DIVAS, y también en la semejanza respecto de sus nombres de dominio happykidseventos, happydivas.cl, happysweet.cl, happylandkids.cl, happylandpark.cl, happypartykids.cl, happylandia.cl, happykidsgame.cl, happybday.cl y entretencioneshappykids.cl., anteriores a la inscripción de aquel y que utiliza efectivamente en el mercado para la identificación de sus productos y servicios. SEXTO: Que, por lo preceptuado por el artículo 16.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.Cl, la inactividad procesal en la que ha permanecido el demandado en estos autos no podrá ser considerada como allanamiento, falta de interés, renuncia o admisión de los hechos alegados por el revocante, y tampoco podrá considerarse como motivo suficiente para aceptar las reclamaciones de éste ni como una justificación para que el árbitro no deba decidir el litigio de acuerdo con los hechos y pruebas que consten en el proceso. 4
SÉPTIMO: Que la comparación entre los rasgos esenciales de los signos en conflicto, como se plantea en la controversia que nos ocupa, resulta necesaria para valorar las restricciones que derivan de la protección de derechos de propiedad industrial y de las reglas de competencia desleal. Asimismo, se precisa examinar la conducta y posición de quien inscribió el nombre de dominio, para establecer si se vulneran los derechos previos del actor por el uso y difusión del signo protegido. OCTAVO: Que para determinar la existencia de confusión en los términos alegados en la demanda, ha de atenderse a la similitud entre los signos, a la implantación y prestigio de las marcas registradas y al uso y destino efectivo que el titular otorgue al nombre de dominio inscrito, pues el derecho de marcas tiene por objetivo proteger al propietario del bien inmaterial contra los actos de terceros que, provocando un riesgo de confusión en el ánimo de los consumidores, intenten obtener provecho de la reputación atribuida a la marca. NOVENO: Que la semejanza idónea para producir el riesgo de confusión debe provenir, con carácter directo, de una apreciación de conjunto, sintética, desde los elementos determinantes de cada unidad confrontada, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, de modo que la estructura prevalezca sobre sus partes, porque es tal impresión global la que constituye el impacto visual y gráfico imprescindible para generar la confusión que el privilegio industrial trata de prevenir. DÉCIMO: Que, a juicio de este sentenciador, y conforme a los criterios antes descritos, existe similitud suficiente para generar la confusión que se trata de evitar con la protección marcaria, y hay también riesgo de confusión respecto de los nombres de dominio pertenecientes al revocante, todos anteriores a la inscripción de inflableshappykids.cl, pues este no puede diferenciarse con la sola anteposición del vocablo INFLABLES, que más bien acentúa la evocación de la actividad y de los signos del demandante. UNDÉCIMO: Que la acusada y manifiesta identidad de los elementos prevalentes tanto en los signos distintivos del actor como en el dominio en conflicto, así como la oferta de servicios de animaciones infantiles en la página a la que conduce el dominio del titular, inducen a creer erróneamente que se trata de una actividad del mismo oferente u operador, o a creer que entre los agentes existen vínculos organizativos o económicos, de manera que se produce en los usuarios un error o confusión que afecta un derecho preexistente y vulnera los principios de la competencia leal y de la ética mercantil. DUODÉCIMO: Que la demandante ha acreditado un interés jurídico legítimo y anterior al ejercicio de la acción de revocación, que se funda en derechos de propiedad industrial, en la notoriedad de sus signos distintivos y en el uso real y efectivo de los mismos, por lo cual dicho interés resulta preferente frente a aquel del titular, que no puede contraponer argumentos suficientes ni derechos semejantes. 5
RESUELVO: Que se acoge la demanda y, en consecuencia, se revoca la inscripción y se asigna el nombre de dominio inflableshappykids.cl al revocante Sociedad Comercial Itahue Limitada. Ciérrese en su oportunidad el expediente electrónico y publíquese la sentencia en el sitio web. Autorizan en calidad de testigos doña Dominique Pinochet Altamirano y doña Janet Altamirano Sánchez, ambas domiciliadas en Avda. Apoquindo 3600, Piso 5, Las Condes. 6