Presente. Atentamente. Con el fin de participar en la "Tercera Convocatoria para la certificación de Oficinas de

Transcripción

1 Casa ablorta al tlomdo UI' IVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA DR. SALVADOR VEGA Y LEÓN Rector General R.G Enero 30,2014 Mtro. Luis Gabriel Torreblanca Rivera Director Adjunto de Desarrollo Tecnológico e Innovación Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Presente Con el fin de participar en la "Tercera Convocatoria para la certificación de Oficinas de Transferencia de Conocimiento (OT)" del Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA), le informo que la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ha aprobado un conjunto de políticas generales y operacionales que const tuyen un apartado mportante de la Legislación Universitaria que la rige. Además, dispone de una serie de Acuerdos del Rector General que forman parte del marco normativo aplicable de esta Universidad, y con todo un conjunto de procedimientos y formatos institucionales que orientan la operación de los órganos relacionados con las actividades de vinculación y de las instancias de apoyo académico y adm nistrativo. Asimismo, la Universidad cuenta con proyectos de políticas destinadas a or entar las act vidades de vinculación que su personal académico realiza con los sectores público, pr vado y soc al, de tal forma que estén alineadas con la misión de la Universidad, con su perspectiva estratégica y con los valores y prácticas académicas que le son consustanciales. Cabe mencionar que, una vez aprobados institucionalmente, los proyectos de políticas de vinculación que se presentan como parte integrante de la solicitud de certificación de la Oficina de Transferencia de Conocimientos, que pertenece a la Dirección de Enlace con Sectores Productivos de la Coordinación General de Vinculación y Desarrollo lnstitucional de esta Universidad, formarán parte de las regulac ones oficiales de nuestra nst tución. Dicha Oficina es responsable en esta Rectoría General de la transferencia de tecnología, licenc a de patentes, prestación de servicios de consultoría y gestión del conocimiento. Sin otro oarticular. reciba un cordial saludo. Atentamente Rectorfa General Prolongación Canal de Llliramontes No Col. Ex Hacienda San Juan de Dios C.P '14387, Tlalpan,.4éxico, D.F. Tel. 01(55) / ext.1860, Fax 1877 rectorgral@correo.uam.mx I wr,rw.uam.mx

2 Universidad Autónoma Metropolitana Secretaría General Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Institucional Documento 3. Política de propiedad industrial de la Universidad Autónoma Metropolitana México, D.F., octubre de

3 Contenido EXPOSICIÓN DE MOTIVOS CRITERIOS NORMATIVOS ORIENTACIONES RELEVANTES... 4 POLÍTICAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

4 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. CRITERIOS NORMATIVOS Los propósitos de las Políticas de Propiedad Industrial son: a) Crear un marco normativo adecuado que fortalezca el desarrollo de las invenciones y otras creaciones intelectuales sujetas de protección industrial que beneficien a la sociedad, a la Universidad, a los inventores universitarios y a los que hacen posible su explotación industrial. b) Motivar el desarrollo y la explotación de la propiedad industrial, estableciendo las bases para la distribución de los beneficios que se obtengan entre la Universidad y los inventores. c) Establecer los fundamentos para que las actividades de análisis de patentabilidad, elaboración de patentes, tramitación y licencia de derechos sean ejecutadas y evaluadas por profesionales calificados. d) Asegurar que los retornos financieros del desarrollo y explotación de la propiedad industrial soporten las decisiones y operaciones de la Universidad acorde con su misión y objetivos. La Universidad, con la finalidad de salvaguardar sus derechos patrimoniales, debe realizar las acciones tendientes a la protección industrial de los inventos y desarrollos tecnológicos que se generen como resultado de proyectos de investigación y desarrollo. Para lograr lo anterior, debe contar con los recursos suficientes a fin de gestionar los pagos para la presentación de solicitudes, seguimiento, conservación de derechos y obtención de los títulos de propiedad industrial. El Rector General, como representante legal de la Universidad, es el órgano facultado para otorgar el uso y explotación de los derechos de propiedad industrial de la Institución, mediante los instrumentos jurídicos que aseguren las mejores condiciones para la Universidad. Para ello, delega en la instancia correspondiente, coordinadora de las actividades de vinculación en la institución, la gestión de la propiedad industrial, la evaluación, valoración de las patentes, así como las decisiones sobre su mantenimiento, uso y explotación. Cabe señalar que estas políticas aplican sólo para el personal académico empleado por la Universidad. 3

5 2. ORIENTACIONES RELEVANTES Consideraciones generales La Universidad debe fomentar la realización de investigaciones sobre el avance del conocimiento y la aplicación de la tecnología que permitan incrementar la calidad, competitividad y desarrollo de los sectores productivos, así como promover la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas, y la difusión y protección del conocimiento tecnológico para lograr un sistema permanente de perfeccionamiento de sus productos y procesos. En la Universidad ha habido avances en la comprensión de la utilidad productiva y de mercados de las patentes y esto es fundamental para generar una cultura de la propiedad industrial. Sin embargo, en un sentido más amplio, la propiedad industrial es sólo un de los aspectos considerar en los procesos de innovación tecnológica que encaran las organizaciones que buscan ser más competitivas. Lo anterior se refleja en el hecho de que para los académicos, los títulos de patente o el registro y aceptación de forma para solicitar el examen de novedad son vistos como un elemento más susceptible de puntaje en los procesos de evaluación y de otorgamiento de estímulos, dejando de lado el sentido último de la propiedad industrial que es ser utilizada o explotada. El análisis, elaboración y gestión apropiada de las invenciones permite ampliar las posibilidades de utilización de los resultados de la actividad creadora e inventiva no sólo por los miembros de la comunidad universitaria sino también por los usuarios tecnológicos que buscan su aplicación industrial para el beneficio de la población en su conjunto. En consideración de lo anterior, se establecen las siguientes orientaciones sobre la gestión de la propiedad industrial en la Universidad. Propiedad de las invenciones Todos los títulos que se obtengan de propiedad industrial incluyendo, pero no limitado, a cualquier invención, descubrimiento, secreto industrial, desarrollo científico o tecnológico, y prototipo, que hayan sido desarrollado en el ámbito universitario por personal contratado por la Universidad, que haya utilizado su tiempo de trabajo y los recursos o infraestructura de la misma en el desarrollo de su creación, independientemente de la naturaleza del vínculo laboral existente entre la institución y el inventor, serán propiedad de la Universidad. 4

6 Patentamiento en México La Universidad promoverá el registro de patentes en México sólo en aquellos casos en que se cumpla con los requisitos que establece la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial), y cuando, de preferencia, exista potencial comercial del invento o desarrollo tecnológico que se busca proteger y se tengan identificadas las posibles empresas licenciatarias de las patentes. Esto significa que debe estimularse la licencia de las patentes que se obtengan, para su uso o explotación comercial, más que el mero registro y obtención de las mismas. Patentamiento en otros países Tomando en consideración lo costoso de los procesos de patentamiento y sostenimiento posterior de los derechos de propiedad en otros países, la Universidad realizará trámites de patente a nivel internacional, sea de forma directa o vía el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), sólo si se cuenta con un estudio de mercado o plan de negocio que demuestre la existencia de mercado del desarrollo tecnológico o invento a proteger, o de sus productos, en los países donde se quiere patentar; si se cuenta con empresas realmente interesadas en la licencia para su explotación comercial (manifestado este interés en al menos una carta o convenio de intención de licencia); si la inversión a realizar es rentable; y si se cuenta con recursos económicos para realizar el trámite por parte de la Universidad. Si estos criterios no se cumplen no se procederá a tramitar la patente en otros países. La instancia universitaria autorizada para la realización de estos trámites y actividades tomará la decisión al respecto y la comunicará a los académicos, demás instancias y dependencias universitarias involucradas. Preferentemente, los trámites de obtención y sostenimiento de patentes en el extranjero, deberán ser pagados con los ingresos que se obtengan de su licenciamiento a terceros. La Universidad buscará que, con los ingresos que deriven de acuerdos con empresas licenciatarias de las patentes, se cubran los pagos de derechos, los gastos de tramitación de solicitud, de los despachos especializados para trámites en el extranjero, así como los pagos de anualidades en México y otros países. 5

7 Publicaciones de resultados En la realización de sus actividades sustantivas, el personal académico contratado por la Universidad llega a generar invenciones y desarrollos tecnológicos que pueden ser sujetos de protección industrial vía patentes, modelos de utilidad, diseños industriales o signos distintivos diversos, tales como las marcas, entre otras figuras que marca la Ley de la Propiedad Industrial. Esta protección industrial debe gestionarse sin dejar de tomar en consideración que la publicación de resultados de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico es de importancia mayúscula para el personal académico de la Universidad. Sin embargo, es importante mencionar que la publicación o difusión por cualquier medio de los detalles de una invención puede provocar que sea prácticamente imposible la obtención de la patente. Lo anterior puede incluir, en ciertos casos, el depósito de tesis en las bibliotecas de la Universidad, para su consulta pública, previo a la solicitud de la patente en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial u organismos equivalentes en el extranjero. Revelación de invenciones Todo miembro del personal académico que obtenga una invención que pueda ser patentada o licenciada proporcionará a la instancia responsable de gestionar la propiedad industrial de la Universidad, una descripción completa de su invento, los antecedentes del mismo, condiciones y compromisos institucionales bajo los cuales se obtuvo la invención a proteger, entre otros datos necesarios para la elaboración de la solicitud de patente Colaboración del personal académico en la elaboración y el trámite de la patente La Universidad, con la finalidad de salvaguardar sus derechos patrimoniales, realizará las acciones tendientes a la protección industrial de aquellos inventos o desarrollos tecnológicos susceptibles de explotación que se generen como resultado de la realización de proyectos tecnológicos diversos, buscando el licenciamiento de derechos o la transferencia de tecnología a posibles licenciatarios interesados en su uso o explotación. Para ello, el personal académico que busque la protección industrial de sus inventos, se compromete a colaborar con las instancias correspondientes durante los procesos de solicitud, evaluación o licenciamiento de patentes o transferencia de tecnología, según sea el caso. 6

8 Cotitularidad Cuando se firmen contratos o convenios para la realización de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico con patrocinadores empresariales, industriales, gubernamentales o sociales se buscará estipular desde un principio quien será el propietario de la propiedad industrial que llegue a generarse. La propiedad industrial de los resultados de estos proyectos que deriven en inventos, se decidirá caso a caso, y dependerá del grado de participación tanto de la Universidad como del patrocinador en la definición del proyecto y en su ejecución, de los recursos que aporte cada parte, del grado de propiedad intelectual que posean previamente sobre las ideas y conocimientos proporcionados o utilizados, y de la importancia económica y social de los resultados del proyecto. Podrá haber casos donde se llegue a un acuerdo de la cotitularidad de las patentes que se obtengan. Licenciamiento de patentes La explotación comercial de los resultados de la investigación, la definición de formas de distribución de los ingresos y las estrategias de propiedad industrial está inmersa en el contexto de la transferencia de tecnología, que es un elemento importante de la actividad tecnológica y de los compromisos de la Universidad frente a la sociedad. A su vez, estas actividades constituyen sólo una parte de los procesos más amplios de innovación tecnológica cuya concreción productiva y comercial corresponde a las organizaciones empresariales. Para incidir en dichos procesos, la Universidad debe promocionar sus patentes con el fin de encontrar posibles licenciatarios interesados en su uso y explotación. Además del licenciamiento de patentes y otros activos de propiedad industrial, cabe la posibilidad de que la Universidad venda algunos de esos activos a empresas interesadas en su uso y explotación comercial exclusivo. Compensaciones En reconocimiento a sus esfuerzos y contribuciones, el personal académico podrá recibir una compensación económica complementaria derivada de regalías o pagos que se obtengan por el licenciamiento de patentes, o por la transferencia de desarrollos tecnológicos a terceros, en términos de la ley en la materia, en función de los términos contractuales acordados con los licenciatarios y de su explotación comercial e impacto económico, sin condicionarse a un número determinado de patentes o registros. 7

9 Capacidad institucional Para la elaboración de solicitudes de patente, trámites, pago de derechos, obtención y mantenimiento de títulos de propiedad industrial, la Universidad requiere de recursos económicos. Asimismo, si consigue licenciar estos activos de propiedad industrial, puede recibir ingresos adicionales vía regalías u otras formas de pago, los cuales, además de asegurar el proceso, le dan su verdadero sentido y valor a estos activos. Para lograrlo, se necesita la intervención de especialistas en gestión de tecnología y de vinculación capacitados en la elaboración y evaluación de patentes, así como otros activos de propiedad industrial, en la valoración y licencia de patentes, en la negociación de acuerdos de licenciamiento y transferencia de tecnología con empresas licenciatarias, y en la negociación y elaboración de los contratos respectivos. 8

10 POLÍTICAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 1. Establecer que serán propiedad de la Universidad todos los títulos de propiedad industrial que tramite y obtenga en México o en el extranjero, independientemente de la figura legal que se utilice en su obtención: patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca, aviso o nombre comercial, esquema de trazado de circuitos integrados o secreto industrial. 2. Promover la propiedad industrial de aquellos desarrollos tecnológicos e inventos que se generen en la Universidad, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento, y que tengan potencial comercial y de negocios. 3. Establecer que el trámite de patentes de la Universidad a nivel internacional se fundamente (justifique) exclusivamente en criterios económicos y de mercado. Dicho trámite dependerá de la existencia de mercado de la tecnología, o de sus productos, en los países donde se desea tramitar; de que se cuente con empresas realmente interesadas en su licenciamiento, uso o explotación comercial; y de que la Universidad cuente con los recursos económicos suficientes para realizar los trámites respectivos y pagar las tarifas correspondientes durante la vigencia de la patente. Lo anterior aplica también en aquellos casos donde académicos de la Universidad participan como coinventores junto con académicos de otras instituciones educativas o de investigación. 4. Procurar que previo a la publicación de resultados de investigación y desarrollo que puedan ser sujetos de propiedad industrial, se respeten los tiempos y formas legales, de tal forma que se asegure una protección adecuada de los inventos por parte de las instancias responsables de la Universidad. 5. Disponer que el personal académico de la Universidad que conciba invenciones potencialmente patentables, resultado de su investigación, las revelen oportunamente a las instancias responsables, de tal manera que éstas puedan proceder conforme a los procedimientos establecidos. 6. Propiciar que el personal académico de la Universidad que participa en el patentamiento de inventos resultado de su investigación, colabore con las instancias responsables de la Universidad en las actividades de elaboración y trámite de la patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial u organismos similares en el extranjero, de promoción para encontrar posibles licenciatarios y de licenciamiento de la misma. 9

11 7. Generar una política de derechos de autor en la Universidad. 8. Mantener la práctica de cesión de derechos por parte del personal académico a la Universidad, acorde con lo establecido en las leyes de la materia, antes de iniciar los trámites de solicitud patentes u otras figuras de propiedad industrial. 9. Preservar a nombre de la Universidad, cuando se justifique técnica y económicamente, la propiedad industrial de los desarrollos tecnológicos o inventos que se obtengan durante la ejecución de proyectos contratados, proporcionándole al patrocinador, si es el caso, una opción de licencia de derechos de uso y explotación de la propiedad industrial que se obtenga. Esto dependerá del grado de participación de la Universidad y del patrocinador en el desarrollo de la tecnología o invento en cuestión. Lo anterior no se opone al hecho de que puede haber cotitularidad de las patentes que se obtengan. 10. Impulsar las actividades de promoción y licenciamiento de patentes que son propiedad de la Universidad con el fin de que tengan un impacto productivo y social. 11. Impulsar la generación de políticas y procedimientos que favorezcan la venta de activos de propiedad industrial a terceros para su uso y explotación. 12. Estimular a los inventores de la Universidad con un porcentaje de las regalías o u otros pagos que se obtengan por la licencia de uso o explotación de los títulos de propiedad industrial, o bien que se obtengan por la transferencia de tecnologías que impliquen la licencia de derechos de propiedad industrial. 13. Propiciar que los trámites de solicitud de patentes y otras figuras de propiedad industrial a nombre de la Universidad sean realizados preferentemente por personal especializado de la instancia institucional que tenga entre sus funciones y responsabilidades las actividades de gestión, evaluación, valoración y explotación de la propiedad industrial. 14. Fortalecer las capacidades institucionales de gestión de la propiedad industrial, su evaluación, valoración y licenciamiento a terceros. 10