RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

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1 RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS Num. 20-4º Trimestre de 2012 LEGISLACIÓN PATENTES: ADHESIÓN DE ESPAÑA AL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES 2 PATENTES: APROBACIÓN DEL REGLAMENTO SOBRE LA PATENTE UNITARIA Y DEL REGLAMENTO SOBRE LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN MATERIA DE TRADUCCIÓN 2 PROPIEDAD INTELECTUAL: DIRECTIVA SOBRE CIERTOS USOS AUTORIZADOS DE LAS OBRAS HUÉRFANAS 3 PROPIEDAD INTELECTUAL: REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA COMPENSACIÓN EQUITATIVA POR COPIA PRIVADA CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 4 JURISPRUDENCIA BASES DE DATOS: SENTENCIA DEL TJUE, DE 18 DE OCTUBRE DE 2012 (ASUNTO C-173/11). CASO FOOTBALL LIVE 5 MARCAS: CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. PAOLO MENGOZZI, DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2012 (ASUNTO C-561/11). CASO FEDERACIÓN CANINA 6 MARCAS: SENTENCIA DEL TJUE, DE 19 DE DICIEMBRE DE 2012 (ASUNTO C-149/11).CASO ONEL 7 MARCAS: SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 23 DE SEPTIEMBRE DE CASO MARISTAS 7 PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS OBRAS DE ARTE APLICADO: SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 27 DE SEPTIEMBRE DE CASO FANAL DE L EIXAMPLE 8 PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS BASES DE DATOS: SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 9 DE OCTUBRE DE CASO RYANAIR 8 MODELOS DE UTILIDAD: SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 24 DE OCTUBRE DE CASO VILEDA 9 RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 1

2 LEGISLACIÓN PATENTES: ADHESIÓN DE ESPAÑA AL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES Aprobada por el Consejo de Ministros de 23 de noviembre de 2012 la adhesión de España al Tratado sobre el Derecho de Patentes ( PLT ), adoptado en Ginebra el 1 de junio de 2000 y en vigor desde el 28 de abril de El PLT pretende armonizar los requisitos formales exigidos por las legislaciones nacionales para la presentación de solicitudes de patente y el mantenimiento de los registros, además de otras cuestiones de carácter procedimental, como el establecimiento de formularios normalizados y procedimientos simplificados. El PLT será plenamente aplicable en España una vez que el Congreso de los Diputados y el Senado se pronuncien favorablemente y se lleve a cabo su publicación en el BOE. PATENTES: APROBACIÓN DEL REGLAMENTO SOBRE LA PATENTE UNITARIA Y DEL REGLAMENTO SOBRE LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN MATERIA DE TRADUCCIÓN El Reglamento nº 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente ( Reglamento 1257/2012 ) y el Reglamento nº 1260/2012, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción ( Reglamento 1260/2012 ) entrarán en vigor el 1 de enero de 2014, aunque no serán aplicables en España ni en Italia. Hasta la fecha, la protección de las invenciones se circunscribía a tres ámbitos: nacional, internacional (mediante el procedimiento de solicitud internacional que proporciona el Tratado de Cooperación en materia de patentes) y europeo (mediante la solicitud de una patente europea con validez en aquellos Estados, miembros de la Organización Europea de Patentes, designados por el solicitante). En caso de solicitar una patente europea, todo el procedimiento desde la presentación de la solicitud hasta la concesión de la patente se sustancia ante la Oficina Europea de Patentes conforme a las normas del Convenio de la Patente Europea. Sin embargo, para que la patente europea, una vez concedida, tenga efectos en los Estados designados por el solicitante, éste debe llevar a cabo el trámite de validación nacional en cada uno de ellos, con los gastos administrativos y de traducción que ello conlleva. Una vez realizado el trámite de convalidación, la patente europea se convierte en un haz de patentes nacionales, sometidas en cuanto a su validez y efectos, al derecho nacional correspondiente. Frente a este sistema, la patente unitaria otorgará protección uniforme y desplegará efectos equivalentes en todos los Estados miembros de la Unión Europea, excepto en España e Italia, y coexistirá con el sistema actual de patentes nacionales y de patente europea. El interesado en obtener la protección unitaria deberá solicitar una patente europea ante la Oficina Europea de Patentes y, una vez concedida ésta, podrá solicitar que la patente RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 2

3 europea tenga efecto unitario en los 25 Estados miembros de la UE que participan en el Reglamento 1257/ Esta patente europea con efecto unitario solo podrá limitarse, transferirse, revocarse o extinguirse respecto de todos los Estados miembros que participan en el Reglamento. Por otra parte, según lo dispuesto en el Reglamento 1260/2012, la solicitud de patente europea podrá ser presentada bien en cualquiera de las tres lenguas de procedimiento de la Oficina Europea de Patentes (alemán, inglés o francés), bien en cualquier otra lengua, siempre y cuando, en este último caso, la solicitud se acompañe de una traducción en una de estas tres lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes. No obstante, el Reglamento prevé que la Oficina Europea de Patentes establezca un sistema de compensación para el reembolso, hasta un límite máximo, de todos los costes de traducción en que incurran los solicitantes que presenten su solicitud de patente en una de las lenguas oficiales de la Unión que no sea lengua oficial de la Oficina. Una vez concedida la patente europea, se publicará el folleto de patente en la lengua del procedimiento incluyendo una traducción de las reivindicaciones en las otras dos lenguas oficiales de la Oficina. Las peticiones de efecto unitario deberán presentarse en la lengua de procedimiento elegida por el solicitante para la tramitación de su patente europea. El sistema de la patente con efecto unitario se completará con la creación de un sistema unificado de resolución de litigios en materia de patentes para las patentes europeas y las patentes europeas con efecto unitario. Para ello los Estados miembros participantes deberán ratificar el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes, una vez que hayan aprobado el Texto consolidado presentado en Bruselas, el 14 de noviembre de PROPIEDAD INTELECTUAL: DIRECTIVA SOBRE CIERTOS USOS AUTORIZADOS DE LAS OBRAS HUÉRFANAS El pasado 28 de octubre de 2012 entró en vigor la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 ( Directiva 2012/28 ), sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas, publicada el 27 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Unión Europea y cuya transposición ha de realizarse, a más tardar, el 29 de octubre de La Directiva 2012/28 considera que una obra o un fonograma pueden ser calificados como obras huérfanas si ninguno de los titulares de los derechos sobre ellas está identificado o si, de estarlo uno o más de ellos, ninguno está localizado a pesar de haber efectuado una búsqueda diligente de los mismos. A estos efectos, la Directiva introduce en su artículo 3 el concepto de búsqueda diligente, señalando que para determinar si una obra o fonograma son obras huérfanas, con carácter previo a su uso, las bibliotecas, centros de 1 El hecho de que España e Italia hayan quedado fuera del Reglamento de la patente unitaria no implica que un nacional italiano o español no pueda solicitar una patente europea con efecto unitario. La consecuencia de esta exclusión es únicamente que la patente europea con efecto unitario que sea titularidad de una persona física o jurídica de nacionalidad española o italiana sólo podrá hacerla valer en los 25 Estados miembros de la UE restantes, pero no en España o en Italia. En estos dos Estados ostentará, en su caso, la titularidad de una patente nacional con origen en una patente europea. RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 3

4 enseñanza, museos, archivos, organismos de conservación del patrimonio cinematográfico o sonoro y organismos públicos de radiodifusión, velarán por que se efectúe una búsqueda diligente y de buena fe por cada obra o prestación protegida, consultando para ello fuentes adecuadas en función de la categoría de obra o prestación protegida considerada, las cuales serán determinadas por cada Estado miembro en consulta con los titulares de derechos y los usuarios y determinadas fuentes previstas en la Directiva (entre otras, depósito legal de libros publicados o el ISSN para publicaciones periódicas). Igualmente, se encomienda a la Oficina de Armonización del Mercado Interior ( OAMI ) la creación y gestión de una base de datos en línea única y accesible al público en la que se consignará toda la información sobre las obras huérfanas a las que se refiere la Directiva, incluyendo, entre otros, los resultados de las búsquedas diligentes, el uso de las obras huérfanas y los cambios producidos en las mismas (por ejemplo, fin de la condición de obra huérfana por reclamarse los derechos sobre la misma). En último lugar, la Directiva 2012/28, con la finalidad de promover el estudio y la difusión de la cultura, señala expresamente que los Estados miembros deberán prever excepciones o límites a los derechos de reproducción y puesta a disposición del público establecidos en la Directiva 2001/29/CE a los efectos de permitir que bibliotecas, centros de enseñanza, museos, archivos, organismos de conservación del patrimonio cinematográfico o sonoro y organismos públicos de radiodifusión reproduzcan y pongan a disposición del público obras huérfanas siempre y cuando dicho uso sea a los fines de su misión de interés público. PROPIEDAD INTELECTUAL: REAL DECRETO 1657/2012, DE 7 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA COMPENSACIÓN EQUITATIVA POR COPIA PRIVADA CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO El Real Decreto 1657/2012 regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los presupuestos generales del Estado ( RD 1657/2012 ); esto es, regula el nuevo mecanismo de compensación equitativa y los criterios de determinación de la cuantía de la que anualmente serán beneficiarios los titulares de derechos de propiedad intelectual. El RD 1657/2012 pretende dar cumplimiento al mandato contenido en la disposición adicional 10ª del Real Decreto-ley 20/2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (), en virtud de la cual se suprimió el sistema de compensación previsto en el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual y se modificó el mecanismo de financiación de la compensación. Según lo dispuesto en el artículo 3 del RD 1657/2012, anualmente se fijará, mediante orden ministerial, la cantidad que habrá de ser destinada al pago de la compensación por copia privada a los beneficiarios. La cuantía de la compensación se calculará sobre la base del perjuicio efectivamente causado a los titulares y este perjuicio se estimará teniendo en cuenta una serie de criterios objetivos, entre ellos, el número estimado de copias realizadas de obras protegidas por derechos de autor, excluyendo las reproducciones que no se hayan realizado mediante equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 4

5 no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos de la copia privada. La orden ministerial que anualmente fije la cuantía de la compensación por copia privada, también establecerá su distribución en cada una de las distintas modalidades de reproducción. Las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual serán las perceptoras de la compensación, quienes deberán distribuirla entre los titulares beneficiarios de la misma. Una vez recibido el pago, las entidades de gestión habrán de realizar el reparto de la compensación equitativa a los beneficiarios, los titulares de obras protegidas mediante derechos de autor. Es de destacar lo dispuesto en la disposición transitoria primera del RD 1657/2012, según la cual no procede la devolución de las cantidades pagadas por fabricantes, distribuidores o consumidores finales con anterioridad al 1 de enero de 2012 en aplicación de la normativa entonces vigente. Además, también se aplicará la normativa anterior a aquellos que siendo deudores de la compensación equitativa aun no habían hecho efectiva la declaración-liquidación el 1 de enero de JURISPRUDENCIA BASES DE DATOS: SENTENCIA DEL TJUE, DE 18 DE OCTUBRE DE 2012 (ASUNTO C-173/11). CASO FOOTBALL LIVE El envío por una persona, a través de un servidor web situado en Alemania, de datos previamente obtenidos por esta persona a partir de una base de datos protegida, al ordenador de otra persona establecida en el Reino Unido, a solicitud de esta última, para ser almacenados en la memoria de este ordenador y ser visualizados en su pantalla, constituye un acto de reutilización de dichos datos por parte de la persona que ha realizado el envío y, por tanto, constituye un acto de infracción del derecho sui géneris que tutela la base de datos. El supuesto de hecho que dio lugar a la cuestión prejudicial que resuelve esta sentencia es el siguiente: Las sociedades Football Dataco Ltd., Scottish Premier League Ltd., Scottish Football League y PA Sport UK Ltd., responsables de la organización de los campeonatos inglés y escocés de futbol y de la creación y explotación de los datos y derechos de propiedad intelectual relativos a estos campeonatos (base de datos denominada Football Live ) demandaron a la sociedad alemana Sportradar GmbH, la cual difunde en directo, a través de su página web los resultados y otras estadísticas referidas, entre otros, a los encuentros de fútbol de la liga inglesa. El servicio se denomina Sport Live Data. Las sociedades de apuestas clientes de Sportradar, entre ellas, por ejemplo, la sociedad inglesa BET365 y la sociedad gibraltareña STAN JAMES, suscriben contratos con la sociedad holding suiza Sportradar AG, de la que Sportradar GmbH es sociedad filial. Estas sociedades de apuestas ofrecen sus servicios destinados al mercado inglés a través de sus páginas web, mediante un vínculo a la página web Cuando los internautas hacen clic sobre Live Score, los datos solicitados aparecen con la mención RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 5

6 bet365 o StanJames, según el caso. Además de la cuestión relativa a la existencia o no de acto de infracción en el caso litigioso, el Tribunal de Justicia declara que, con objeto de dilucidar el órgano jurisdiccional competente y la legislación aplicable al litigio, debe considerarse que el acto ha tenido lugar, al menos, en el Reino Unido, cuando existan indicios que permitan concluir que tal acto pone de manifiesto la intención de su autor de dirigirse a los miembros del público establecidos en este Estado miembro. En este caso, serían indicios relevantes, por ejemplo, (i) que entre los datos incluidos en el servidor de la demandada (una sociedad alemana) figuren datos relativos a los encuentros de la liga inglesa de fútbol, (ii) que la demandada haya concedido, mediante contrato, el derecho a acceder a su servidor a sociedades que ofrecen servicios de apuestas destinados al público inglés, (iii) que la remuneración pactada en estos contratos se fije en función del volumen de actividades de dichas sociedades de apuestas en el mercado del Reino Unido y de las consultas realizadas por internautas radicados en su territorio o (iv) que los datos publicados en red por la demandada resulten accesibles para los internautas que contratan con estas sociedades de apuestas en su propio idioma, en lugar de estar disponibles en idioma alemán. MARCAS: CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. PAOLO MENGOZZI, DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2012 (ASUNTO C-561/11). CASO FEDERACIÓN CANINA En un litigio por infracción del derecho de exclusiva otorgado por una marca comunitaria, el derecho a prohibir la utilización por terceros de esa marca se extiende a cualquier tercero, incluido el tercero titular de una marca comunitaria registrada posteriormente. La cuestión planteada por el Tribunal de Marca Comunitaria tiene gran relevancia desde la perspectiva del derecho español de marcas, pues actualmente, aunque con alguna excepción, la doctrina que ha mantenido nuestro Tribunal Supremo es la llamada doctrina de la inmunidad registral, esto es, se considera que no puede declararse la existencia de infracción de una marca cuando el presunto autor de la violación está utilizando una marca válidamente registrada, aunque ésta se haya registrado con posterioridad a la marca presuntamente infringida, de manera que la ilegitimidad de este uso únicamente podrá reconocerse si previamente se obtiene la declaración de nulidad de la marca del presunto infractor. Lo habitual, por tanto, es que el titular de la marca anterior presuntamente infringida ejercite de forma acumulada la acción de nulidad y la acción por infracción. El Abogado General concluye que las disposiciones del Reglamento de Marca Comunitaria han de ser interpretadas a la luz del principio de prioridad, con arreglo al cual, el derecho exclusivo anterior prevalece sobre los derechos nacidos con posterioridad. De modo que en un litigio por infracción del derecho de exclusiva otorgado por una marca comunitaria, el derecho a prohibir la utilización por terceros de esa marca se extiende a cualquier tercero, incluido el tercero titular de una marca comunitaria registrada posteriormente. RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 6

7 Por último, es interesante la reflexión que añade el Abogado General y que puede imponer un cambio sustancial en nuestra doctrina jurisprudencial en esta materia, pues concluye que la interpretación del concepto de terceros propuesta debería ampliarse necesariame n- te para incluir en ella al tercero titular de una marca posterior registrada en un Estado miembro, con independencia de las normas nacionales pertinentes. MARCAS: SENTENCIA DEL TJUE, DE 19 DE DICIEMBRE DE 2012 (ASUNTO C-149/11). CASO ONEL Una marca comunitaria es objeto de uso efectivo cuando se utiliza de conformidad con su función esencial y con vistas a obtener o conservar cuotas de mercado en la Comunidad Europea para los productos o servicios designados, debiendo prescindirse de las fronteras del territorio de los Estados miembros. Esto implica que, dependiendo de las circunstancias particulares del caso, el órgano jurisdiccional nacional podría considerar que existe un uso efectivo en la Comunidad Europea, aunque el titular solo haya podido acreditar su uso en el territorio de un solo Estado. El Tribunal de Justicia declara que corresponde al órgano jurisdiccional nacional dilucidar si el uso de la marca comunitaria tiene un carácter efectivo, sobre la base de la apreciación de un conjunto de hechos y circunstancias que demuestren que la explotación comercial de la marca es idónea para obtener o conservar cuotas de mercado (características del mercado de referencia, naturaleza de los productos o servicios amparados por la marca, ámbito territorial del uso y su extensión cuantitativa, frecuencia y regularidad del uso), pero sin que sean determinantes en dicho examen las fronteras del territorio de los Estados miembros. MARCAS: SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO CIVIL, DE 23 DE SEPTIEMBRE DE CASO MARISTAS Esta sentencia analiza los criterios exigidos por la jurisprudencia para apreciar que una marca es notoriamente conocida en la Comunidad. El Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza (en adelante, los Hermanos Maristas ), titular de la marca comunitaria nº , Maristas, concedida el 3 de agosto de 2001 para productos y servicios de las clases 9, 16, 41 y 42 del Nomenclátor demandaron a la mercantil Reyal Urbis, S.A. ante el Tribunal de Marca Comunitaria de Alicante, al considerar que la actuación de ésta, consistente en el desarrollo de una promoción inmobiliaria de 148 viviendas en Alicante bajo la denominación Residencial Maristas, así como el uso de esta denominación en la publicidad de la promoción, constituían actos de infracción de su marca registrada, la cual, además, tenía la consideración de marca notoria. Tanto la sentencia de primera instancia como la sentencia de la Audiencia Provincial desestimaron las acciones ejercitadas por la demandante porque en ambas instancias se entendió que no había sido acreditado el carácter notorio de la marca presuntamente RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 7

8 infringida. Reconocía la Audiencia Provincial que, si bien concurría el requisito cuantitativo de la marca notoria (al tener presencia la marca en numerosas ciudades españolas y europeas), sin embargo no se habían acreditado por la titular los requisitos cualitativos, en concreto, el valor económico asociado a la marca, bien por el alto nivel de calidad de los productos o servicios identificados por el signo, bien por las positivas representaciones intangibles o imágenes transmitidas a los adquirentes de los productos o usuarios de los servicios que hubieran sido creadas y mantenidas por la titular de la marca mediante un importante esfuerzo inversor en publicidad. El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por los Hermanos Maristas, al considerar que la sentencia de la Audiencia Provincial interpreta de forma errónea el concepto de notoriedad. A juicio del Tribunal Supremo, para apreciar el carácter notorio de una marca, además de otros criterios que también puedan tomarse en consideración, lo esencial es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por ella. Es erróneo exigir, de forma acumulada, la concurrencia de dos tipos de requisitos: (i) unos cuantitativos, referidos al conocimiento de la marca por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios amparados por la marca, y (ii) otros cualitativos, relacionados con el valor económico asociado a la misma. PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS OBRAS DE ARTE APLICADAS A LA INDUSTRIA: SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO CIVIL, DE 27 DE SEPTIEMBRE DE CASO FANAL DE L EIXAMPLE Esta sentencia analiza los distintos sistemas de tutela del diseño por el derecho de autor para concluir que en España rige el denominado sistema intermedio o de acumulación parcial, según el cual los diseños susceptibles de tutela como propiedad industrial también son susceptibles de tutela acumulada por derecho de autor, pero para ello es preciso que, además de reunir los requisitos de protección del diseño industrial (novedad y singularidad), tengan cierto grado de altura creativa o de originalidad. PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS BASES DE DATOS: SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO CIVIL, DE 9 DE OCTUBRE DE CASO RYANAIR Esta sentencia analiza el concepto de base de datos y los requisitos para que una base de datos pueda gozar de protección mediante derecho de autor o bien pueda ser tutelada mediante el derecho sui géneris previsto en la Ley de Propiedad Intelectual. La compañía aérea RYANAIR LIMITED demandó a la agencia de viajes on line ATRAPALO S.L. por considerar que ésta, al acceder a la página web de RYANAIR mediante una herramienta informática denominada screen scraping, que le permite introducirse en los patrones de búsqueda de RYANAIR y proyectar el resultado de la búsqueda solicitada por el cliente en la propia web de ATRAPALO, ésta había (i) incumplido las condiciones y términos de uso de la página web de RYANAIR, (ii) vulnerado su derecho sui géneris sobre sus bases de datos, (iii) vulnerado sus derechos de propiedad intelectual sobre el RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 8

9 software desarrollado para generar información sobre precios y vuelos y (iv) cometido actos de competencia desleal. En primera y en segunda instancia las pretensiones de RYANAIR fueron desestimadas. Interpuesto recurso de casación, el Tribunal Supremo lo desestima, confirmando la argumentación de la sentencia de instancia, que concluyó que propiamente no existía base de datos en este caso, sino únicamente un programa de ordenador que permitía obtener la información solicitada, al generarla sobre parámetros previamente introducidos. En cualquier caso, se consideró que, aun admitiendo que se trataba de una base de datos, no cabía reconocerle originalidad en su estructura, pues la selección y disposición de contenidos no había sido fruto de una creación intelectual de su autor, sino que derivaba del programa de ordenador y la originalidad, en todo caso, sólo podía predicarse del software. Del mismo modo, la Audiencia Provincial aclaró que, aunque se hubiera admitido la existencia de una base de datos, tampoco procedía su tutela por vía del derecho sui géneris de los fabricantes de bases de datos. Y ello porque, a juicio del tribunal de instancia, no concurría el requisito de inversión sustancial exigido por el artículo 133 de la Ley de Propiedad Intelectual para conferir esta protección. Según este precepto, el derecho sui géneris sobre una base de datos protege la inversión sustancial, evaluada cualitativa y cuantitativamente, que realiza el fabricante ya sea de medios financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza para la obtención, verificación o presentación de su contenido. Sin embargo, en este caso, se consideró que RYANAIR no había llevado a cabo propiamente una recopilación de datos, sino que las inversiones que en su caso hubiera podido realizar habían sido dirigidas a la creación de un software que permitiera generar la información sobre la base de unos parámetros, esto es, la inversión se refería a la generación de la información, pero no a su recopilación y presentación, ya que el dato que se solicitaba y se suministraba al cliente no preexistía como tal en la base de datos. MODELOS DE UTILIDAD: SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 24 DE OCTUBRE DE CASO VILEDA En esta sentencia el Tribunal Supremo consideró que, en el caso concreto enjuiciado en autos y habida cuenta que la sentencia de la Audiencia Provincial impugnada no resolvía sobre la petición de indemnización de la actora pese a haber declarado la existencia de infracción, la cuantificación de la indemnización solicitada ex artículo 66 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo de Patentes de invención y modelos de utilidad, debía realizarse en la fase de ejecución. Los hechos de los que trae causa el litigio objeto de la presente sentencia tienen su origen en la demanda interpuesta por Vileda GMBH y Vileda Ibérica S.A. (en adelante, Vileda o el Demandante ) contra la entidad Mapa Spontex Ibérica, S.A (en adelante, Spontex o el Demandado) interesando, entre otras cosas, que se condenase a Spontex a indemnizar a Vileda por los daños y perjuicios causados por la infracción de sus derechos de propiedad industrial en la cuantía que, a elección del órgano juzgador que, en su caso, RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 9

10 deba conocer del asunto en fase de ejecución, y partiendo de los tres criterios fijados en el artículo 66 LP, resulte mayor según el importe que el perito judicial cuantifique conforme a los tres criterios. Al respecto, el Tribunal Supremo ha venido a decir en la sentencia ahora comentada que si bien no le falta razón a la Audiencia Provincial al considerar que el momento procesal oportuno para optar por uno de los tres criterios legales era en la formulación de la demanda y que, en virtud del artículo 219 de la LEC, sólo puede diferirse al momento de la ejecución de la sentencia la fijación de la cifra determinada conforme al criterio legal elegido y al método determinado en la demanda, hay que tener que en cuenta que, en el presente caso: alegado por la parte demandada el defecto legal en el modo de proponer la demanda, el Juzgado lo rechazó mediante auto tras la audiencia previa y la parte demandada -ante la desestimación de la demanda- no pretendió que tal defecto fuera declarado en segunda instancia, siendo así que en el juicio ya se precisaron de forma subsidiaria las distintas cantidades que, con arreglo a los resultados de la prueba practicada se reclamaban en concepto de indemnización; siendo lo cierto que esta Sala, en aras al cumplimiento de la exigencia de dar adecuada tutela judicial a las pretensiones que aparezcan debidamente justificadas, ha matizado las exigencias derivadas de una interpretación excesivamente rigurosa de lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000). Así, el Tribunal Supremo, cuyas distintas Salas han venido aplicando, según el caso, dos líneas jurisprudenciales distintas -una favorable a remitir los procesos cuyo objeto se circunscribe a la cuantificación, con determinación previa o no de bases, a un nuevo procedimiento declarativo y otra favorable a diferirlos a la sede del procedimiento por el que se conozca de la correspondiente ejecución de sentencia- en aras al principio de economía procesal y dados los elementos aportados y las peticiones formuladas por la parte actora en primera instancia, considera oportuno que la cuantificación se realice en ejecución. RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 10

11 CONTACTO Para obtener información adicional sobre el contenido de este documento puede dirigirse: Cuatrecasas (Barcelona) Paseo de Gracia, Barcelona Cuatrecasas (Madrid) Almagro, Madrid Cuatrecasas (Valencia) Avda. Aragón, Valencia Jordi Llevat Vallespinosa. Tel jorge.llevat@cuatrecasas.com Blas A. González Navarro. Tel blasalberto.gonzalez@cuatrecasas.com Enrique Sánchez Quiñones. Tel sanchez.quinones@cuatrecasas.com Ana Soto Pino. Tel ana.soto@cuatrecasas.com Inmaculada González López. Tel inmaculada.gonzalez@cuatrecasas.com 2013 CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA. Todos los derechos reservados. Este documento es una recopilación de información jurídica elaborado por Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. La información o comentarios que se incluyen en el mismo no constituyen asesoramiento jurídico alguno. Los derechos de propiedad intelectual sobre este documento son titularidad de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Queda prohibida la reproducción en cualquier medio, la distribución, la cesión y cualquier otro tipo de utilización de este documento, ya sea en su totalidad, ya sea en forma extractada, sin la previa autorización de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 11