CyberSquating vs. Reverse Domain Name Hijacking

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1 Editorial Jurisnet.cl Todos los derechos reservados. 1

2 Del autor del E-book: Lorenzo Miranda Morales Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; Asesor Internet desde Ha participado en la gestión de diversos proyectos Internet en Chile y USA. Columnista habitual en temas de Derecho e Internet de sitios para emprendedores como NegociosElectronicos.com, Winred.com, Sappiens.com, Viajuridica.cl. Recientemente ha publicado el Libro Digital "Cómo hacer un Plan Legal para su Sitio Web", a través de la editorial Argentina EdicionesUrbanas.com, de basta trayectoria en la producción de contenido digital para empresarios de Internet. A la fecha se han distribuido más de copias de esta obra a ejecutivos de Internet en toda América latina. 2

3 INDICE 1. Primeros comentarios. 2. Acercándonos a una definición de Cyber-Pirateo. 3. La cyber Ocupación y el Registro Abusivo en el Reglamento de NIC Chile. 4. Causales de Revocación recomendadas por la OMPI y adoptadas en el UDRP del ICANN. 5. Jurisprudencia Arbitral bajo la UDRP. 5.1 BuyerChoice.com Craftwork.com Aoltrader.com Intercontinental.com.- 6. Comentarios sobre la jurisprudencia citada. 7. En qué consiste el Reverse Domain Name Hijacking? 8. Circunstancias que determinan la existencia del Reverse Domain Name Hijacking. 9. Conclusiones Finales. 3

4 1. Primeros comentarios. Los conflictos por los nombres de dominios han tomado en el último tiempo una gran relevancia, por cuanto estos representan el único medio que permite identificar a las empresas en la Internet. (Al menos hasta hoy) 1. Un nombre de dominio es un conjunto de caracteres que, al ser ingresados en un Navegador, permiten encontrar un determinado sitio web, al cual están asociados. Por ejemplo, si en nuestro browser ingresamos el dominio brujula.cl, seremos llevados al servidor web de Brujula.cl, el cual, en realidad, es ubicable en Internet gracias a su dirección IP (ej.: ). Tenemos entonces una relación de un número y un nombre de dominio, que conforman el identificador de la empresa en Internet. Un nombre de dominio, en general está conformado por 3 niveles: El primer nivel o el TOP LEVEL DOMAIN, es lo que conocemos como Extensión. Por ejemplo: La extensión.com,.net u.org, son Generic Top Level Domain. (gtlds). En la estructura de los nombres de dominio, existen los dominios genéricos, como los antes mencionados y los dominios geográficos o por países, llamados cctlds, es decir Country Code Top Level Domain. El segundo nivel de un nombre de dominio está conformado por el conjunto de caracteres que lo hacen individual y único. No pueden existir bajo un mismo TLD, dos nombres de dominio idénticos. Así entonces, bajo el cctld.cl, sólo puede existir un nombre de dominio para CASSABLANCA, y este será CASSABLANCA.CL 2.- Dicho lo anterior, será fácil comprender para el lector la importancia de ser asignatario de un nombre de dominio o no serlo. Si alguien registra antes que yo, el nombre de dominio que corresponda al conjunto de caracteres que identifican a mi empresa, la única opción de ver representado mi negocio en la red, será mediante la mutación o cambio del nombre de dominio, o en su defecto, por la vía de un proceso de 1 Al menos actualmente, pero ya existen tecnologías que, en conjunto con su navegador, permiten obviar el nombre de dominio, y acceder al sitio web de una determinada empresa sólo con su nombre. Actualmente desarrolla esta tecnología Realnames.com

5 mediación y arbitraje que significará seguramente grandes costos para su organización. 2. Acercándonos a una definición de Cyber-Pirateo y Cyber- Ocupa. Como ya lo adivinará, es aquí precisamente donde los intereses económicos de las grandes marcas se ven amenazados por lo que actualmente se denomina Cyber-Pirateo y Cyber-Ocupa. Estos personajes parasitarios, y que sólo representan un lado oscuro de la sociedad, se dedican a registrar nombres que sean similares o idénticos a los de marcas reconocidas a nivel mundial, actuando de mala fe, e intentando obtener un provecho económico, por el sólo acto de registrar dichas marcas como nombres de dominio. Si bien es cierto, La OMPI en su informe final sobre el proceso de dicha organización relativo a los nombres de dominios de Internet, denominado La Gestión de los Nombres y Direcciones de Internet: Cuestiones de Propiedad Intelectual, de abril de , entrega una definición de Cyber Ocupación, que en definitiva es la misma adoptada en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL (RFRCL), de NIC Chile, dependiente del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y también por el Uniform Domain Name Dispute Resolution Policie (UDRP), del ICANN, las cuales en definitiva, fijan los elementos que constituyen un registro abusivo; hemos preferido inferir una definición mucho más amplia, a partir del Domain Name Piracy Prevention Act de julio 22 de Este documento propuesto al senado de los Estados Unidos por los senadores, Mr. LEAHY, Mr. ABRAHAM, Mr. TORRICELLI, Mr. DEWINE, Mr. KOHL, and Mr. SCHUMER; señala en la sección tercera, que serán aplicables las normas referidas a la prevención de los actos de Cyber Piratería a: Cualquier persona que de mala fe, y con la intención de aprovechar los beneficios de una marca registrada de un producto o servicio, perteneciente a un tercero; registre, desvíe tráfico o utilice un nombre de dominio idéntico, o engañosamente similar a dicha marca registrada, sin consideración 5

6 alguna de los derechos del propietario, y por tanto, será responsable civilmente de los perjuicios sufridos por el dueño de la marca antes citada, si esta hubiere sido concedida con anterioridad al registro del nombre de dominio. 4 En esta definición, a nuestro juicio, no sólo encontramos los elementos específicos que conforman la cyber ocupación, sino que además, podemos distinguir el espíritu de la legislación norteamericana para proteger los derechos de las personas y empresas. Luego, para fijar los elementos que determinarán si una conducta constituye o no cyber ocupación, debemos hacer referencia al UDRP y al RFRCL. 3. La cyber Ocupación y el Registro Abusivo en el Reglamento de NIC Chile. Así entonces, el RFRCL, señala en su artículo 22, bajo el título De las Revocaciones de Dominos, que: Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a.- Que el nombre de dominio sea identico o engañosamente similar a una marca registrada de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. b.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y c.- Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. El primer comentario que nos merece este artículo dice relación con las causales de revocación del nombre de dominio. Podemos decir que, bajo el reglamento de NIC Chile son 2: En primer lugar que el registro del nombre de dominio sea abusivo, y se entenderá que es abusivo, según lo 3 La Gestión de los Nombres y Direcciones de Internet: Cuestiones de Propiedad Intelectual. OMPI, Capítulo 3, Párrafo 171, Pag Domain Name Piracy Prevention Act of

7 preceptuado en las letras a, b y c del mismo artículo. (Esto es novedoso y sólo se encuentra presente en el reglamento de NIC Chile). En segundo lugar, será causal de revocación de un nombre de dominio, el que la inscripción sea de mala fe. El mismo reglamento en su inciso tercero, letras a, b,c y d señala, que se debe entender por mala fe, señalando: La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: a.- Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su compentencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos, relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio, b.- Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de domino, esta pauta de conducta. c.- Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia. d.- Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro tipo de lugar el línea, creando confusión con la marca del reclamante. De lo anterior se desprende que bastará para que la acción de revocación de dominio prospere, que el reclamante Pruebe sólo un punto de todos los que hemos señalado, esto es: La Mala Fe. Señalo esto, por cuanto, de una interpretación gramatical del texto antes citado, como ya dijimos, existen 2 causales de revocación, El Registro Abusivo y El Registro de Mala Fe. Entonces, bastará probar la mala fe, para conseguir la revocación del nombre de dominio. Así también lo considera el Arbitro de NIC CHILE, Sr. Cristian Ernst Suarez, en su ponencia sobre la Acción de Revocación, presentada en el Seminario 7

8 sobre el Sistema de los Nombres de Dominio de NIC Chile, en Noviembre de En definitiva, esto significa claramente una mayor protección para las empresas y personas que actualmente cuentan con Marcas Registradas, pero, como ya veremos más adelante, representa también un peligro, por cuanto impone una mayor carga probatoria al solicitante de un nombre de dominio, que no cuenta con una marca, permitiendo de esta manera prácticas abusivas, como el Reverse Domain Name Hijacking, descrito y definido, tanto en el Reglamento del UDRP 6, como en el Domain Name Piracy Prevention Act, y comentado por el Senador Mr. Patrick Leahy, en su Artículo Introduction of the Domain Name Piracy Prevention Act Causales de Revocación recomendadas por la OMPI y adoptadas en el UDRP del ICANN. En esta materia, debemos señalar que aparece, al menos de la lectura del texto, que NIC Chile, si bien es cierto ha seguido en forma estricta el UDRP y las recomendaciones de la OMPI 8, también ha incorporado el nuevo elemento de estas 2 causales autónomas, que como ya dijimos, a nuestro parecer hacen menos exigente el procedimiento ante los árbitros de este organismo, para el solicitante que intenta protegerse de un supuesto registro abusivo. Decimos esto por cuanto, el UDRP del ICANN 9 y la recomendación de la OMPI consideran sólo la causal del registro abusivo, y respecto de la cual además, es necesario que concurran copulativamente todos los elementos que señalaremos a continuación. Así entonces, en un arbitraje ante los organismos autorizados de arbitraje de ICANN, o ante la OMPI y sus paneles de árbitros, no bastará con probar la mala fe, sino que será necesario, tal como lo indica la UDRP en La Gestión de los Nombres y Direcciones de Internet: Cuestiones de Propiedad Intelectual. OMPI 199. Párrafo 171, Página

9 el numeral 4(a) 10, demostrar fehacientemente los siguientes tres elementos, como se indica en el texto original: a. Applicable Disputes. You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that (i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and (ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and (iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith. In the administrative proceeding, the complainant must prove that each of these three elements are present. La traducción al español de este documento fue realizada por la OMPI 11, y el texto en nuestro idioma señala: a. Controversias aplicables. Usted estará obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un "demandante") sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento del Reglamento, que i) usted posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y ii) usted no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe. En el procedimiento administrativo, el demandante deberá probar que están presentes cada uno de estos tres elementos. Así podemos, a partir del texto citado, apreciar la diferencia que existe entre la UDRP y el reglamento de NIC Chile Numeral

10 En efecto, si bien es cierto, el reglamento de NIC Chile, señala que para considerar que un registro es abusivo, se deben cumplir las 3 condiciones señaladas en el artículo 22; al agregar la causal autónoma de la mala fe, esta exigencia se hace inútil. Entonces, a nuestro parecer, resulta más justo el UDRP, que el reglamento establecido por NIC Chile, por cuanto, tal como lo señala la propia OMPI: 172. Las condiciones acumulativas del primer párrafo de la definición dejan claro que la conducta de los registradores de nombres de dominio inocentes o de buena fe no se considerará abusiva. Por ejemplo, una pequeña empresa que haya registrado un nombre de dominio puede demostrar, mediante planes comerciales, correspondencia, informes u otras formas de prueba, que tenía la genuina intención de utilizar el nombre de dominio de buena fe. Tampoco se considerarán abusivos los registros de nombres de dominio que estén justificados por derechos legítimos de libertad de expresión o por consideraciones legítimas de índole no comercial. 12 Retomando entonces, bastará con que el Demandante no logre probar alguno de estos elementos, para que sea rechazada la demanda. 5. Jurisprudencia Arbitral bajo la UDRP. Los casos que podemos citar 13, con resultados favorables al demandado, en las circunstancias antes expresada, son innumerables, pero mencionaremos algunos que nos parecen muy interesantes, por cuanto nos permitirán diferenciar (a nuestro juicio), ciertos elementos del reglamento de NIC Chile y la UDRP. 5.1 BuyerChoice.com.- En el caso de Frank James Pearson vs. Byer Choice (buyerchoice.com), el demandante logró acreditar que tenía derechos de Marca Registrada sobre la denominación BUYER CHOICE, que es idéntica al nombre de dominio en disputa. Pero, no logró acreditar el segundo y tercer elemento, que son la falta de interés legítimo del demandado, y la mala fe. 12 La Gestión de los Nombres y Direcciones de Internet: Cuestiones de Propiedad Intelectual. OMPI 199. Párrafo 172, Página 55 y

11 Analizados los antecedentes, el panel arbitral de The National Arbitration Forum, conformado por los Jueces Carolin M. Johnson, Charles K. McCotter y Louis Condon, decidió rechazar la demanda por no cumplir con los requisitos señalados en el UDRP Craftwork.com.- En la disputa resuelta por el panel arbitral de The National Arbitration Forum, compuesto por los jueces Marilyn W. Carney, G. Gervaise Davis y David H. Bernstein, denominada General Machine Products Company, Inc. vs. Prime Domains (a/k/a Telepathy, Inc.), se discutió sobre el mejor derecho que tendría la demandante por ser titular de una marca registrada, y el abuso cometido por el demandado, que sería un Cyber Pirata, ya que se dedica a registrar nombres de domino, con el fin de venderlos a precios muy superiores a los costos de registro. Como respuesta, Prime Domains, alegó que esta empresa de nuevas tecnologías, se dedica como negocio principal a identificar nombres genéricos para inscribirlos y venderlos. Además, señala que la actitud de la demandante, configura la conducta denominada Reverse Domain Name Haijacking, por la cual, fundado en el sólo hecho de poseer una marca registrada, se pretende utilizar la Política de Resolución de Disputas de Mala Fe, perjudicando al legítimo primer solicitante. En este sentido y con el fin de probar que se trata de una denominación genérica, Prime Domains acompaña un listado con el nombre de cientos de empresas que utilizan el termino CRAFTWORK como su nombre o parte de él. El fallo dictado por el panel señala que: - No existe discusión sobre la similitud del nombre de dominio y la marca registrada. - Que la demandante no ha podido probar la falta de interés legítimo del demandado. Por otro lado, que el demandado ha logrado demostrar que se dedica al legítimo negocio de registrar dominios genéricos que pueden ser utilizados para vender productos o servicios a través de Internet; y además, que el nombre ha sido utilizado en un sentido genérico. 13 Search Decisions in Proceedings Under the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution 11

12 - Que el demandante no ha logrado probar que Prime Domains haya inscrito el nombre de mala fe. Esto queda demostrado en virtud de lo señalado precedentemente, y además, por cuanto Prime Domains no intentó vender el nombre a la demandante. Así, en atención a los fundamentos expresados, el panel decidió rechazar la demanda de General Machine Products Company. 5.3 Aoltrader.com.- En el caso seguido ante el WIPO Arbitration and Mediation Center, resuelto por el Juez Señor Jeffrey M. Samuels, entre America Online, Inc. Vs. Frank Albanese, se presentan elementos de suma relevancia, por cuanto, a diferencia de los 2 casos recién planteados, en este caso la demandante logró probar 2 de los 3 elementos que exige el UDRP. Así, el panel consideró que el nombre de dominio efectivamente era engañosamente similar al de la marca registrada en la cual tenía Derechos AOL. A mayor abundamiento, AOL logró demostrar que el demandado registró el nombre de dominio de mala fe, por cuanto intentó vender el mismo en la cantidad de $5.000 dólares. Entonces, Qué otro elemento debió haber probado la demandante para obtener un resultado favorable?. La demandante debió probar la Falta de Interés Legítimo sobre el nombre de domino. Y no lo consiguió. Debemos señalar que, según lo expresado en las páginas precedentes, en un procedimiento arbitral bajo el reglamento de NIC Chile, AOL no hubiere tenido problemas para obtener un fallo condenatorio, por cuanto, acompañando simplemente la oferta que le hizo llegar el demandado por $5.000 dólares, tendría prueba suficiente de mala fe, y este elemento basta para que se revoque un nombre de dominio. 5.4 Intercontinental.com.- En el caso de Inter-Continental Hotels Corporation v. Khaled Ali Soussi, por el nombre de dominio Intercontinental.com, encontramos que la demandante, logró acreditar ante el panel arbitral de WIPO Arbitration and Mediation Center, 2 de los 3 elementos que exige la política de Policy. 12

13 resolución de controversias de ICANN. Para analizar este caso, dejaremos de lado algunos elementos especiales del mismo, como que el nombre del demandado no era el nombre de quien había registrado el nombre de dominio, por cuanto, para fallar la causa, los jueces no tuvieron en cuenta estos elementos, y fallaron sobre el fondo del asunto. Los antecedentes expuestos son los siguiente: La demandante Inter- Continental Hotels Corporation, alega un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, en virtud de ser titular de la marca registrada en los Estados Unidos, Inter Continental e Inter-Continental, demostrando lo anterior con los respectivos registros. Además, expone tener una significativa y evidente presencia en la Internet, a través de su sitio web alojado bajo el nombre de dominio Internconti.com. Continuando con sus alegaciones, la demandante expresa que Khaled Ali Soussi o ISPTECH, no tiene ningún interés legítimo en el nombre de dominio y que no es, ni ha sido conocido por el nombre Intercontinental.com.- Como ya dijimos, en su fallo, el panel arbitral consideró que la demandante había logrado demostrar de modo suficiente que: El nombre de dominio era idéntico o confusamente similar a una marca registrada; y que el demandado no tenía interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio. Entonces, nos queda analizar si el demandado registró de mala fe el nombre de dominio. En este sentido las partes presentaron evidencia contradictoria. Por un lado, el demandado, presentó los testimonios de Khaled Soussi y Ali Soussi. En su testimonio, Khaled señaló haber registrado el nombre de dominio para la empresa de su esposa, y que jamás había autorizado a Ali para que ofreciera el nombre de dominio a la venta a ninguna empresa o persona. Por su parte, la demandante presentó documentos que eventualmente probarían que el demandado le habría ofrecido vender el nombre de dominio por la cantidad de $ dólares, a través de su abogado. En términos generales, debemos señalar que para el panel de jueces resultó creíble la versión de la demandada, en el sentido antes 13

14 expresado, y que resultaba creíble que las comunicaciones enviadas al abogado de la demandante, no representaran una oferta de venta, sino que simplemente, se enmarcaran dentro de un análisis de posible valor que pudiera tener el nombre de dominio en disputa. Del mismo modo, le resultó probable al panel que la Khaled Soussi y Ali Soussi, conspiraran para vender el nombre de dominio, con la aprobación además de la cónyuge, pero, consideró que la demandante no logró probar estos hechos de modo suficiente. (Lo cual demuestra una aplicación estricta del UDRP). El fallo entonces, rechazó la demanda y permitió a Khaled Ali Soussi mantener el uso del nombre de dominio. 6. Comentarios sobre la jurisprudencia citada. Analizados los casos anteriores, podemos convenir claramente en lo positivo del UDRP, de su aplicación y del criterio de los paneles arbitrales que toman parte en la resolución de estas causas, en el sentido de exigir medios probatorios fuertes y eficientes a las partes, con el objeto de sustentar sus posiciones. No hemos incluido casos en los que se favorezca al demandante, por una razón obvia: Serán favorables, en tanto logren demostrar los 3 elementos exigidos por el UDRP. Existe una gran cantidad de estos fallos, por cuanto, el número de inescrupulosos intentando obtener provecho de la reputación ajena, mediante la práctica de la Cyber Ocupación es muy grande en todos los países del mundo. Lamentablemente, no encontramos en NIC Chile 14, una fuente de documentación jurisprudencial abundante. Se pueden consultar en el sitio web de NIC Chile apenas 12 fallos, de los cuales algunos ni siquiera resuelven el fondo de los asuntos controvertidos. Es efectivo que la mayoría de éstas disputas terminan en las audiencias de mediación, o en la audiencia de conciliación ante el arbitro, pero, aún así, sería de suma ayuda para la gestión de negocios en Internet, y por supuesto, para el trabajo de los abogados de empresa, el contar con una importante fuente de información. Tampoco es posible conocer en NIC Chile las estadísticas

15 sobre resolución de controversias. Sin embargo, creo que si uno solicita esa información, le será entregada sin problemas, pero, sin duda, estimamos que sería conveniente contar con un procedimiento establecido de información al usuario. No quiero plantear aquí críticas, ni objeciones a la exitosa labor que ha desarrollado hasta hoy en estas materias el NIC, pero si quiero mencionar algunos puntos que podrían hacer más efectiva aún su labor, y entregar una mejor y mayor fuente de información, haciendo más transparente el resultados de las disputas de nombres de dominio. A continuación analizaremos la otra cara de la moneda, lo que ya hemos anticipado. La conducta de mala fe de las grandes corporaciones que intentan despojar a un asignatario de buena fe de su nombre de dominio. 7. En qué consiste el Reverse Domain Name Hijacking? Como ya dijimos anteriormente, existen 2 conductas que son peligrosas para el desarrollo sano de los negocios en Internet: La primera es la Cyber Ocupación, de la cual hemos dado una definición, y además, hemos entregado los elementos que la configuran. La segunda conducta que atenta contra el desarrollo de Internet es lo que se ha denominado Reverse Domain Name Hijacking. Desafortunadamente deberemos recurrir a proyectos de ley Norte Americana, y al ICANN, para encontrar una definición de la conducta citada, por cuanto, como es obvio, la legislación nacional no prevé ni esta conducta, ni el Cyber Pirateo, pero, lo que si es lamentable, es que el reglamento de NIC Chile no lo contempla. Debemos señalar en todo caso, que NIC Chile tiene una preocupación fundamental, y que busca prevenir ambas conductas, tal como lo señalara Patricio Poblete, Director de NIC Chile, en su ponencia para el Foro Final del Seminario sobre Nombres de Dominio en Chile, y del mismo modo, Margarita Valdés Cortés, Administradora del Sistema de Solución de Controversias NIC Chile, quien en una de sus intervenciones en el mismo Seminario señaló: Una de las funciones de NIC es evitar la Cyber Ocupación y el Reverse Domain Name Hijacking. Lo único que le podemos solicitar entonces al reglamento del NIC es recoger esta conducta, definiéndola, otorgando 15

16 una acción al solicitante o asignatario perjudicado, y estableciendo la justa reparación del mismo. Dicho lo anterior, definamos la conducta señalada. En el documento del ICANN Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 15, que es el reglamento al cual deben sujetarse todos los procedimientos de solución de controversias, encontramos una definición breve del concepto: 1.- Definitions: Reverse Domain Name Hijacking means using the Policy in bad faith to attempt to deprive a registered domain-name holder of a domain name. La OMPI 16, ha realizado la traducción al español de este reglamento, y el texto señala: Se entenderá por hostigamiento al buen uso del nombre de dominio (también conocido por secuestro a la inversa del nombre de dominio) la utilización de mala fe de la Política a fin de intentar privar del nombre de dominio al titular de un nombre de dominio registrado. A mayor abundamiento, debemos citar al Senador de los Estados Unidos, Mr. Patrick Leahy, que fue quien introdujo al Senado el Domain Name Piracy Prevention Act de julio 22 de , y que en su Artículo Introduction of the Domain Name Piracy Prevention Act 18, bajo el título de Prevención del Reverse Domain Name Hijacking, señala: Esta conducta es un esfuerzo por parte del Titular de una Marca Registrada, para tomar el nombre de dominio de su poseedor legítimo, que ha registrado el dominio de buena fe. Existen algunos muy bien publicitados casos en que, los titulares de Marcas Registradas intentan privar a personas que han registrado un nombre de domino bajo el gtld.org, para sus hijos. Por ejemplo, el caso de una pequeña de 2 años de edad Verónica Sam s y el web site Little Veronica, y el de Chris Pokey con el sitio web de Van Allen s Domain Name Piracy Prevention Act of

17 Para proteger los derechos de las personas que registran nombres de dominio, el proyecto de ley prevé que el poseedor recuperará todos los perjuicios incluyendo los costos y honorarios de abogados en los que haya incurrido como resultado de una presentación injustificada, promovida por una persona cuya marca comercial es idéntica, similar o engañosamente similar al nombre de dominio en cuestión. Además, el poseedor podrá solicitar que se reactive el nombre de dominio en cuestión, o que le sea devuelto y se active a su nombre. Analizando este documento encontramos el justo equilibrio, (que ya hemos divisado también en el UDRP), entre los derechos de los titulares de marcas comerciales de productos o servicios, los esfuerzos por protegerlos de la mala practica del Cyber Pirateo; y la justa protección a los derechos de personas y empresas pequeñas, que intentan desarrollar proyectos creativos e innovadores en la red, los cuales tienen sin duda, en gran parte, un valor importante por el nombre de dominio registrado, que es, como dijimos en un principio, el único medio en que actualmente pueden ser identificadas las empresas en Internet. Dicho lo anterior, la pregunta que surge naturalmente es: Cómo podemos determinar cuando estamos frente a una conducta que se enmarca en lo que denominamos Reverse Domain Name Hijacking?. En la breve definición hecha por ICANN, el único y exclusivo elemento que permite determinar la existencia de esta conducta, y por tanto podemos decir, el único requisito y elemento que deberá probar el demandante de Hijacking, será la utilización de Mala Fe de esta política 19. Lamentablemente, no existe una enumeración de las circunstancias o requisitos que permitan determinar la mala fe en la utilización de la política, de modo tal que se pueda considerar el actuar de una empresa o persona como Reverse Domain Name Hijacking, lo cual, evidentemente hace un tanto más complejo aportar medios probatorios para acreditar la conducta. En virtud de lo anterior, trataremos, fundados en documentos y textos de comentaristas internacionales, o en virtud de nuestra propia apreciación,

18 sobre la base de la jurisprudencia del ICANN y la OMPI, realizar una enumeración de las conductas que configuran el Reverse Domain Name Hijacking. 8. Circunstancias que determinan la existencia del Reverse Domain Name Hijacking. a.- El registro como segundo solicitante de un número exagerado de nombres de dominio: Esta conducta, en un principio, puede parecer inofensiva, por cuanto, aparecerá como el natural intento de una gran empresa o corporación de proteger sus intereses económicos y comerciales. Lamentablemente, como ya veremos en algunos ejemplos, con el correr del tiempo y la suma de solicitudes, este registro indiscriminado como segundo solicitante representa un riesgo para la generación de negocios y proyectos en la red, incluso entre aquellos que tienen en mente, la gestión de un proyecto sin fines de lucro. El caso más impresionante que podemos encontrar en Chile es el de la compañía de telecomunicaciones ENTEL CHILE, que para proteger el conjunto de números que le fuera asignado por sorteo, en el proceso de implementación del sistema Multi Portadores de llamados de larga distancia nacional e internacional en Chile, ha llegado a ser poseedor al día 11 de Julio de 2001 de 609 nombres de domino que comienzan con los números 123, y 92 solicitudes de registro en trámite para la misma serie de números. Además, es poseedor de un total de 90 nombres de dominio que terminan con 123, y tiene a la misma fecha 32 solicitudes de registro en trámite. Del total de 124 solicitudes de registro en trámite, más del 95% de ellas se encuentran en conflicto. El total de nombres de dominio solicitados por ENTEL CHILE es de 823 registros. Hasta aquí, nada parece anormal, por cuanto, si esta compañía tiene la capacidad económica para invertir la cantidad aproximada de $16 millones de pesos sólo en derechos de registro, no queda más que admirarse de su poder y capital. El problema surge cuando se hace un análisis del uso que se le da a cada uno de estos dominios solicitados: Por ejemplo, de los 90 nombres de 18

19 dominio registrados en la configuración ALGO-123.cl, apenas un 8% son utilizados, otro 8% es usado como un simple redireccionador hacia el sitio principal de la empresa (su portal 123.cl), y el 80% de los dominios no se encuentran siendo utilizados. Estas cifras escandalosas disminuyen un poco al incorporar los dominios 123-ALGO.cl, pero, no en razón de que cada dominio sea utilizado en proyectos individuales, sino que, por cuanto existe un mayor uso de la redirección 20 de los mismos. Quizá, lo más discutible de todo esto, es que la gran mayoría de los nombres de dominio asignados a esta compañía, son genéricos, es decir, nombres como: ofertas123, redempresa123, personal123, negocia123, 123abril, 123aplauso, 123atletismo, 123aventura, 123banco, 123bancos, 123bares, etc. Ahora, resulta increíble que nombres como 123bomberos.cl, le hayan sido asignados sin la oposición del Cuerpo de Bomberos de Chile. Del mismo modo, resulta inconcebible el que, habiéndole sido asignado el nombre de dominio 123bandaancha.cl, este se encuentre sin configurar utilizar, cuando este es precisamente el giro o actividad comercial de dicha empresa: Las telecomunicaciones y la conectividad a Internet. No quiero que piense que tengo una animadversión contra esta compañía, ni contra el prestigioso estudio jurídico que la representa, en el cual se desempeñan los más experimentados profesionales del área. Lo que quiero ejemplificar es, como puede una empresa, en su ánimo de proteger su identidad comercial, caer en la perniciosa práctica del Reverse Domain Name Hijacking. Usted debe comprender que, ante la solicitud del nombre de dominio 123arquitectos.cl, y 123arquitectura.cl, se encuentran 2 jóvenes estudiantes de dicha carrera profesional, que motivados por el desarrollo de un proyecto sin fines de lucro, han decidido registrar ambos nic s, e invertir tiempo y dinero en la preparación de un sitio web. Pero, si ENTEL CHILE se opone al registro, (Lo cual ya hizo como segundo solicitante), no quedará otra opción a los gestores de dicho proyecto que ceder el nombre a ENTEL, y perder el tiempo invertido, el cual, por cierto, no será 19

20 suficientemente valorado por la compañía. Digo que no tendrán otra opción, por que si desean defender el nombre, deberían estar dispuestos a pagar los honorarios de arbitraje que ascienden normalmente a la suma de 10UF, lo cual resulta desproporcionado para este proyecto y sus gestores. Es efectivo que muchos Cyber Ocupas se cubren con pieles de cordero y luego sacan las garras, pero, no debemos pensar que sólo las personas actúan de mala fe, también las grandes compañías pueden hacerlo, y creemos que este es un buen ejemplo. b.- El registro como segundo solicitante de nombres de dominio que contienen de alguna forma, los caracteres de la marca que se intenta proteger: Para ejemplificar esta conducta podría utilizar también el caso de ENTEL CHILE, pero, no lo haré. Buscaremos otra compañía que realice una conducta similar. (Lo cual no será difícil de encontrar). Sanjorgeonline.cl: El caso que comentaremos es el del nombre de dominio Sanjorgeonline.cl. En este caso, la empresa Neumáticos San Jorge Ltda., es el primer solicitante del nombre de dominio en cuestión, y creemos que lo ha hecho fundada en el antecedente de ser la Razón Social de la compañía, y por supuesto, en el hecho de ser conocida por este nombre en todo el sur del país, por cuanto tiene sucursales en Santiago, Temuco, Puerto Montt y Punta Arenas. Por su parte, aparece como segundo solicitante la empresa Cecinas San Jorge S.A., representada por un conocido estudio jurídico, especializado en Propiedad Industrial. Estamos seguros que lo que aquí existe es, un exceso de celo por parte de la empresa, al querer ejercer supuestos mejores derecho sobre este nombre de dominio, fundando su solicitud en el sólo hecho de poseer la marca registrada San Jorge. Es necesario hacer notar que, Cecinas San Jorge S.A., tiene presencia en Internet a través del sitio web en el dominio Sanjorge.cl.- 20 Redirección de Dominio: Consiste en utilizar un nombre de dominio para el sólo efecto de 20

21 Debemos señalar que no conocemos el como ha terminado este conflicto, ni cuales han sido los puntos de acuerdo entre las empresa que disputan el dominio. Pero, en todo caso, realicemos un ejercicio mental: Caso 1: Si Cecinas San Jorge S.A., ha señalado a Neumáticos San Jorge Limitada, que, en atención a la naturaleza del sitio web que esta última ha implementado, y además, teniendo en consideración que ambas empresas se encuentran en actividades económicas y comerciales totalmente distintas; se desisten de la solicitud del nombre de dominio, estaríamos frente a una conducta normal de protección de identidad comercial. Caso 2: Si por el contrario, si Cecinas San Jorge S.A., ha expresado a Neumáticos San Jorge Limitada, que ellos son los titulares de la marca registrada San Jorge, y por lo tanto, tienen un mejor derecho para utilizar el nombre de dominio en cuestión, y que la única forma de lograr un acuerdo es por la vía de que el primer solicitante ceda al segundo solicitante el dominio, y que recibirá como compensación un valor equivalente al costo de registro ($20.000), en mi opinión, estamos claramente, en presencia de una conducta que busca utilizar de mala fe el Reglamento de NIC Chile, y que por lo tanto, constituye lo que se ha denominado Reverse Domain Name Hijcking, o según la traducción de la OMPI Hostigamiento al Buen uso del Nombre de Dominio. c.- La solicitud de revocación de dominio es hecha por una gran corporación, sobre un nombre de dominio de carácter genérico o topónimo, utilizado por otra compañía durante algún tiempo: Este caso es complejo e interesante de analizar. Para ello, nos referiremos fundamentalmente a lo sucedido con el portal Chile.cl y el sitio web Barcelona.com.- En el caso de Barcelona.com, esta es una empresa que ha operado durante varios años un negocio legítimo en Internet, bajo dicho nombre de dominio, y ha visto amenazada su posición cuando, recién en el mes dirigir a un usuario a otro sitio web, que tiene un dominio completamente distinto. 21

22 de mayo de 2000, el Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado acciones ante la OMPI con el fin de obtener la revocación de dicho nombre de dominio. Lo que vemos en este caso es claramente atentatorio contra la libertad económica y comercial; como asimismo, contra el derecho de propiedad, no respecto del nombre de dominio, sino que, en relación con toda la inversión efectuada por esta compañía en hardware, software, servicios y publicidad para generar tráfico hacia este sitio, gastos que, el ayuntamiento de Barcelona no pretende indemnizar, y de los cuales claramente si obtendrá un provecho. Con el objeto de defender su posición en este asunto, la empresa propietaria del portal Barcelona Inc., ha presentado una demanda judicial ante los tribunales de Los Estados Unidos, la cual puede durar varios años, tiempo en el que, es probable que ya ni siquiera tengan relevancia los dominios.com.- El referente nacional de este caso es lo sucedido con Chile.cl y Chile.com, ambos dominios pertenecientes a la empresa Maxmedia, que opera el portal horizontal Chile.com.- Esta empresa se ha visto envuelta en una serie de acusaciones hechas por algunos miembros del congreso que, en una muestra total de conocimiento sobre la operación del sistema de nombres de dominio se han atrevido a señalar, por medio de los abogados del consejo de defensa del estado, (Según informó el periódico electrónico ElMostrador.cl), que el nombre de domino Chile.cl: Es propiedad inalienable e imprescriptible del estado de Chile. Lo anterior no deja de sorprender. En definitiva, ninguna acción ejercida por las autoridades ha rendido frutos, por cuanto resulta evidente que Maxmedia ha actuado de buena fe, y por tanto es difícil que se revoque la asignación de dichos nombres de dominio. 22

23 9. Conclusiones Finales. De todo los anteriormente expuesto, nos atrevemos a señalar que es necesario corregir ciertos defectos que presenta actualmente el reglamento de NIC Chile, conviniendo en la excelente función que viene cumpliendo a la fecha dicho organismo. Estas modificaciones deben buscar por sobre todo: a.- Mejorar la protección a las empresas que cuentan con Derechos de Propiedad Industrial. b.- Incorporar mecanismos que permitan a las empresas o personas de menos recursos enfrentar en igualdad de condiciones la disputa por un nombre de dominio. c.- Generar mecanismos que aseguran un mayor grado de información al usuario común, que no cuenta con la asesoría especializada de un Estudio Jurídico. d.- Incorporar herramientas que ayuden en la gestión de la defensa de causas a los profesionales del área. e.- Generar mecanismos que promuevan la transparencia del sistema de solución de controversias. Para conseguir estos fines, nos gustaría proponer con mucho respeto, las siguientes modificaciones al reglamento de NIC: i.- Revisar la reglamentación en el sentido de incorporar el concepto de Reverse Domain Name Hijacking u Hostigamiento al uso justo del nombre de dominio, estableciendo, al igual como sucede en el UDRP, la sanción para aquellas empresas o personas que intenten utilizar de mala fe el propio reglamento. ii.- Modificar la reglamentación en el sentido de eliminar, como causal autónoma de revocación de un nombre de dominio la Mala Fe, y circunscribirla a ser, uno de los requisitos que conforman el registro abusivo de nombres de dominio, tal cual como lo establece la UDRP. iii.- Modificar el mecanismo de pago de los arbitrajes, en el sentido de obligar cubrir dichos honorarios sólo al segundo solicitante. De este modo se evitará que ciertas empresas, por el sólo poder económico con el que 23

24 cuentan, se impongan ante solicitantes de buena fe, que muchas veces están registrando dominios para proyectos sin fines de lucro. iv.- Crear y mantener en línea documentación, en una medida razonable, que permita a los usuarios comprender como opera el sistema de solución de controversias, prepara las defensas de sus dominios y en definitiva, enfrentar con mejores armas a las grandes corporaciones. v.- Crear y mantener en línea: una base de datos con los fallos dictados por los árbitros de NIC; informes estadísticos sobre la cantidad de dominios en disputa, la cantidad de avenimientos, fallos, etc. vi.- Es necesario que NIC abra un concurso público que permita a cualquier profesional del derecho o de otras áreas, incorporarse al cuerpo de árbitros que resuelven sobre estas causas. 24