OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) OPOSICIÓN Nº B

Transcripción

1 OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) División de Oposición OPOSICIÓN Nº B Ivana Alonso Marco, María del Mar Alonso Marco, Aránzazu Alonso Marco y María Cinta Alonso Marco, Autovía A-31, Km. 53, Villena (Alicante), España (parte oponente) representada por Roeb y Cia, S.L., Plaza de Cataluña 4, 1º, Madrid, España. c o n t r a Papanatos, S.L., calle Cuevas del Valle 28, Madrid, España (solicitante) representada por Jacobacci & Partners, S.L., calle Génova 15, 1º, Madrid, España. El 04/07/2012, la División de Oposición adopta la siguiente DECISIÓN: 1. La oposición número B se estima para todos los productos impugnados, a saber Clase 25: prendas de vestir, incluyendo camisetas manga corta, manga larga y sin mangas, sudaderas, cazadoras, calzoncillos, calcetines, shorts y chaquetas; artículos de sombrerería como gorras. 2. La solicitud de marca comunitaria número se deniega para todos los productos impugnados. Se admite para los demás productos y servicios. 3. El solicitante carga con las costas, que se fijan en 650 EUR MOTIVOS: La parte oponente presentó una oposición contra una parte de los productos y servicios de la solicitud de marca comunitaria nº , en concreto su clase 25 basándose en el registro de la marca española anterior nº La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC. PRUEBA DE USO Con arreglo al artículo 42, apartados 2 y 3 del RMC, a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso. En virtud de esta misma disposición, a falta de dicha prueba, deberá desestimarse la oposición. El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de la marca española nº

2 Resolución en la Oposición Nº B página: 2 de 8 La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de la marca anterior se produjo más de cinco años antes de la publicación de la solicitud impugnada. El 05/10/2011 se concedió a la parte oponente un plazo de dos meses para presentar las pruebas de uso requeridas. La marca impugnada fue publicada el 08/04/2011. Por tanto se exigió a la parte oponente que demostrase que la marca sobre la que se basa la oposición fue objeto de uso efectivo en España, durante el período del 08/04/2006 al 07/04/2011 inclusive. Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de la marca en relación con los productos en los que se basa la oposición, a saber: Clase 25: prendas confeccionadas para señoras, caballero y niños; calzados (excepto calzados ortopédicos). Sombrerería. Con arreglo a la regla 22, apartado 3 del Reglamento de ejecución sobre la marca comunitaria (REMC), la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición. El 16/11/2011 la parte oponente presentó la prueba del uso. La prueba presentada dentro de plazo se compone de los siguientes documentos: Documento número 1: 5 facturas emitidas por Calzados Eli, S.L., durante el ejercicio 2006 por un importe total de ,34 euros, a diferentes destinatarios en España (Córdoba, Tarrasa, Madrid, Motril y Zaragoza). Documento número 2: 5 facturas emitidas por Calzados Eli, S.L., durante el ejercicio 2007 por un importe total de ,28 euros, a diferentes destinatarios en España (Madrid, Castellón, Almaría, Badajoz, Coruña). Documento número 3: 4 facturas emitidas por Calzados Eli, S.L., durante el ejercicio 2008 por un importe total de ,61 euros, a diferentes destinatarios en España. Hay que resaltar la factura emitida a nombre de El Corte Inglés el 21/01/2008 por un importe de ,38 euros. Documento número 4: 2 facturas emitidas por Calzados Eli, S.L., durante el ejercicio 2009 por un importe total de 5.230,70 euros, a diferentes destinatarios en España. Documento número 5: 4 facturas emitidas por Zapateli, S.L., durante el ejercicio 2010 por un importe total de ,88 euros, a diferentes destinatarios en España. Documento número 6: 3 facturas emitidas por Zapateli, S.L., el 04/02/2011 por un importe total de ,27 euros, a diferentes destinatarios en España (Valladolid, Coruña y Navarra). Documento número 7: listas de precios de la colección PAPANATAS, versión primavera/verano 2009, páginas 17 a 25 de la lista general de precios de Eli, para un total de 80 referencias.

3 Resolución en la Oposición Nº B página: 3 de 8 Documento número 8: listas de precios de la colección PAPANATAS, versión primavera/verano 2010, páginas 22 a 49 del catálogo Eli, para un total de 150 referencias. Documento número 9: listas de precios de la colección PAPANATAS, versión primavera/verano 2011, páginas 19 a 41 de la lista general de precios Eli, para un total de 156 referencias. Algunos de estos modelos se pueden consultar en la Web en la marca PAPANATAS (Documento nº 10). Documento número 11: lista de precios de la colección PAPANATAS, versión otoño/invierno 2011, páginas 23 a 31 del catálogo Eli, para un total de 86 referencias. Documento número 12: impresión de la web en el apartado correspondiente a PAPANATAS. Documento número 13: catálogo Eli destinado a la exportación con un apartado especial destinado a PAPANATAS ; Outburst of design and colour. Documento número 14: relación de ferias a las que asisten las sociedades participadas por las oponentes bajo la marca PAPANATAS. El Tribunal de Justicia ha sostenido que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Además, para que una marca haya sido objeto de uso efectivo es necesario que la marca se use públicamente y con relevancia exterior en la forma protegida en el territorio correspondiente (véase la sentencia de 11/03/2003, C-40/01, Ansul, y la sentencia de 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon ). El Tribunal de Justicia estimó que «no es necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para calificarse de efectivo, ya que tal calificación depende de las características del producto o del servicio afectado en el mercado correspondiente» (véase la sentencia de 11 de marzo de 2003, Asunto C-40/01, Ansul, (MINIMAX), Rec. I-2439). Por lo que respecta a esta indicación, el Tribunal General ha declarado que «es preciso tener en cuenta, en particular, el volumen comercial del conjunto de los actos de uso, por una parte, y la duración del período durante el cual tienen lugar los actos de uso, así como la frecuencia de estos actos, por otra» (véase la sentencia de 8 de julio de 2004, Asunto T-334/01, MFE Marienfelde GmbH / OAMI, (HIPOVITON/HIPPOVIT), Rec. II-2787). En relación a la marca anterior española nº la División de Oposición considera que la prueba mencionada demuestra que la marca anterior fue objeto de un uso genuino y efectivo en el tráfico económico español dentro del periodo pertinente. Hay pruebas suficientes para considerar el uso adecuado de la citada marca efectuado sustancialmente tal y como fue registrada para calzado en España. Las facturas presentadas del periodo y las listas de precios de la colección de los años aportadas corresponden a la venta o comercialización de zapatos, en relación a la marca mencionada PAPANATAS. Además, el resto de la documentación complementaria (las páginas web aportadas y el catálogo Outburst of design and

4 Resolución en la Oposición Nº B página: 4 de 8 colour y las ferias en las que han participado) confirman dicho uso. Por lo tanto, si se toma en consideración la prueba en su totalidad, la División de Oposición entiende que, si bien la documentación presentada por la parte oponente no es particularmente exhaustiva, sí alcanza el mínimo necesario para declarar que se ha hecho un uso efectivo de la marca mencionada durante el período de referencia y en el territorio de referencia. Por consiguiente, la prueba del uso en su conjunto contiene indicaciones suficientes sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca de la parte oponente. No obstante, las pruebas presentadas por la parte oponente no demuestran un uso efectivo de la marca en lo que respecta a la totalidad de los productos incluidos en la marca anterior. Con arreglo al artículo 42, apartado 2 del RMC, si la marca comunitaria anterior solo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, solo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios. La División de Oposición considera que las pruebas presentadas por la parte oponente demuestran el uso efectivo de la marca en relación únicamente con los productos: calzados, en la clase 25. Por lo tanto, mediante la revisión de la oposición la División de Oposición tendrá en cuenta únicamente los productos citados. RIESGO DE CONFUSIÓN ARTICULO 8(1)(b) del RMC Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público correspondiente. a) Los productos Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros. Los productos en los que se basa la oposición son los siguientes: Clase 25: calzados. Los productos impugnados son los siguientes: Clase 25: prendas de vestir, incluyendo camisetas manga corta, manga larga y sin mangas, sudaderas, cazadoras, calzoncillos, calcetines, shorts y chaquetas; artículos de sombrerería como gorras. Productos impugnados de la clase 25: Los productos impugnados prendas de vestir, incluyendo camisetas manga corta, manga larga y sin mangas, sudaderas, cazadoras, calzoncillos, calcetines, shorts y chaquetas; artículos de sombrerería como gorras son productos similares a los

5 Resolución en la Oposición Nº B página: 5 de 8 productos calzados registrados por el derecho anterior. El calzado, tiene la misma finalidad que las prendas de vestir o los sombreros, pues están destinados a ser utilizados por seres humanos, ya sea como protección contra los elementos, o bien como artículos de moda, y en tanto que tales a menudo se encuentran en los mismos departamentos de los grandes almacenes y los mismos comercios minoristas. Al buscar o adquirir prendas de vestir, los consumidores esperan encontrar el calzado en el mismo departamento o comercio, y viceversa. Además, muchos fabricantes y diseñadores conciben y producen todos ellos. Esto es especialmente cierto en los comercios minoristas, que a menudo ofrecen calzado y prendas de vestir con la misma marca. Además, la sombrerería no se considera únicamente un medio de protegerse la cabeza de las inclemencias del tiempo, sino también un artículo de moda que puede hacer juego con un atuendo y, por esta razón, en ocasiones se elige como artículo complementario. Por todo ello, se trata de productos que tienen una misma finalidad, que comparten los mismos canales de distribución y los puntos de venta o departamentos en que se venden a menudo son los mismos o al menos están estrechamente relacionados. Por otro lado, son productos que van destinados a los mismos consumidores finales y que pueden ser elaborados por los mismos empresarios y, por lo tanto, son productos similares. b) Los signos PAPANATAS Marca anterior Marca impugnada El territorio de referencia es España. Visualmente, la marca anterior denominativa consiste en la secuencia de letras P- A-P-A-N-A-T-A-S en mayúsculas. La marca impugnada figurativa consiste en las letras estilizadas P-A-P-A-N-A-T-O-S en amarillo y con el borde en color verde, también en mayúsculas. Debajo tenemos la figura del diseño de dos ramas de hojas de laurel en color verde en cuyo interior figura la letra mayúscula P en color amarillo y con el borde en verde. Por lo tanto, las marcas comparten las letras P-A- P-A-N-A-T-*-S en una tipografía semejante y en este sentido los signos son similares y se diferencian en las letras vocales A y O situadas entre las consonantes T y S de sus denominaciones que no tienen equivalente respectivo en la otra marca, así como en el gráfico de la marca impugnada y en su letra P así como en sus colores que son propios de dicho signo. Fonéticamente, la pronunciación de las marcas coincide en las sílabas PA-PA-NA presentes de forma idéntica en ambos signos y comparten parcialmente las sílabas TAS/TOS que son muy semejantes y en dicha medida las marcas son similares fonológicamente y se diferencian en la restante sílaba PE de la marca impugnada que no tiene equivalente respectivo en la marca anterior. Conceptualmente, los términos PAPANATOS/TAS significan persona simple y crédula o demasiado cándida y fácil de engañar (Diccionario de la Lengua Española de

6 Resolución en la Oposición Nº B página: 6 de 8 la Real Academia). La letra P de la marca impugnada es la decimonona letra del abecedario español, y decimosexta del orden latino internacional, que representa un fonema consonántico de articulación oclusiva, labial y sorda y el diseño de la corona de laurel significa una recompensa a poetas, deportistas y guerreros en la antigua Grecia y Roma. Por lo tanto, puesto que los signos se asociarán a un significado similar respecto del concepto de personas simples y crédulas o demasiado cándidas y fácil de engañar, los signos son similares desde el punto de vista conceptual. Teniendo en cuenta las coincidencias fonéticas, visuales y conceptuales antes mencionadas, se considera que los signos comparados son similares. c) Elementos distintivos y dominantes de los signos A la hora de determinar si existe riesgo de confusión, la comparación de los signos en conflicto debe basarse en la impresión general que proporcionan las marcas, teniendo en consideración, principalmente, sus componentes distintivos y dominantes. Las marcas anteriores objeto de la comparación no tiene elementos que se puedan considerar claramente más distintivos o dominantes (que atraigan la atención visualmente) en comparación con otros elementos. d) Carácter distintivo de la marca anterior El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión. La parte oponente no alega explícitamente que su marca sea particularmente distintiva debido a la intensidad de su uso o a su renombre. Por consiguiente, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior reposa en su carácter distintivo per se. En el caso que nos ocupa, la marca anterior en su conjunto no tiene ningún significado en relación con los productos en cuestión desde la perspectiva del público en el territorio de referencia. Por lo tanto, el carácter distintivo de la marca anterior se debe considerar normal. e) Público destinatario. Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos y servicios considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada. En el caso que nos ocupa, los productos están dirigidos al público en general. f) Apreciación global, otros argumentos y conclusión Los productos impugnados son similares. La comparación global de la marca solicitada con la marca oponente permite constatar que los signos presentan relevantes similitudes fonéticas, visuales y conceptuales respecto del vocablo compartido PAPANATOS/AS. Además dado que el consumidor suele tener un recuerdo imperfecto de las marcas en su memoria puede llegar a la conclusión de que las marcas referidas tienen un mismo origen empresarial. Por otro lado, por lo general, en las tiendas de ropa, los clientes pueden elegir las prendas que desean

7 Resolución en la Oposición Nº B página: 7 de 8 comprar por sí solos o solicitar la ayuda de los vendedores. Aunque no se excluye la comunicación verbal respecto al producto y la marca, la elección del artículo se realiza generalmente de forma visual. Por ese motivo, la percepción visual de las marcas en cuestión se producirá normalmente antes de la compra. En consecuencia, el aspecto visual desempeña un papel más importante en la apreciación global del riesgo de confusión (véase la sentencia de 06/10/2004, asuntos acumulados T-117/03, T-119/03 y T-171/03, NL SPORT, apartado 50). Por ello, las similitudes visuales entre los signos debidas a los elementos denominativos semejantes compartidos resultan relevantes para la apreciación del riesgo de confusión entre las marcas máxime cuando nos encontramos ante dos vocablos largos de nueve letras cada uno y donde ocho son coincidentes lo cual es visualmente muy relevante. Por otro lado, el gráfico y la letra independiente P del signo impugnado aunque introducen un elemento de disparidad no evitan la existencia de dicho riesgo de confusión o de asociación. Por ello, a la vista de la similitud de los signos en conflicto el público relevante puede pensar que la marca solicitada es una mera variante de la anterior, dado que es posible que una empresa utilice para distinguir sus diferentes líneas de productos o servicios marcas derivadas de una principal. Por lo tanto, en este supuesto, las diferencias entre los signos no resultan especialmente relevantes para la apreciación del riesgo de confusión entre las marcas en el sentido de que el consumidor cuando se encuentre entre ambos signos puede equivocarse y confundirlos. Por lo tanto debemos de concluir que las diferencias entre los signos no son suficientes para compensar las similitudes entre los mismos. En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión. Por consiguiente, la oposición se considera fundada sobre la base de la marca anterior española nº de la parte oponente. En consecuencia, debe desestimarse la marca impugnada para todos los productos impugnados. COSTAS Y FIJACIÓN DE COSTAS De conformidad con el artículo 85, apartado 1 del RMC, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. Puesto que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de oposición, así como los gastos en los que haya incurrido la parte oponente en el procedimiento que nos ocupa. Con arreglo a la regla 94, apartado 3 y apartado 7, letra d), inciso i) del REMC, los gastos que deberán pagarse a la parte oponente son la tasa de oposición y los gastos de representación que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones. La División de Oposición

8 Resolución en la Oposición Nº B página: 8 de 8 Ignacio IGLESIAS ARROYO Pedro JURADO MONTEJANO Beatrix STELTER De conformidad con el Artículo 59 del RMC, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones no hayan sido estimadas. De conformidad con el Artículo 60 del RMC el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de notificación de la resolución. Sólo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (EUR 800). El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la regla 94, apartado 4 del REMC, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas. No se considerará presentada la solicitud hasta que no se haya pagado la tasa de revisión del importe de las costas (EUR 100) (artículo 2, punto 30 del RTMC).