Janett Fuentealba Rollat Juez Árbitro Nic Chile

Transcripción

1 Juicio arbitral yamamoto.cl Yamamoto Chemical Industries, Limited vs. Joseph Sylvester Cerda. Causa Rol No SENTENCIA DEFINITIVA ARBITRAJE POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO YAMAMOTO.CL Santiago, 28 de agosto de VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: Que de conformidad con el expediente electrónico seguido ante NIC Chile, don Joseph Sylvester Cerda, quien solicitó la asignación del nombre de dominio yamamoto.cl con fecha 30 de marzo de Que, encontrándose dentro de plazo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL, en adelante el Reglamento, la parte demandante Yamamoto Chemical Industries, Limited, haciendo uso de las facultades que le confiere el artículo 18 del Reglamento de Nic Chile, con fecha 18 de abril de 2017 solicita la revocación temprana de dicha inscripción. Que de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 2 inciso segundo, 6º, 18º y siguientes de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL, las normas contenidas en la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL, y demás disposiciones aplicables, es que con fecha 23 de junio de 2017, se ha designado por Oficio No a la suscrita como Juez Árbitro para la resolución del presente conflicto, aceptando dicho encargo según consta en autos, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible. Que se deja constancia en autos, que se dio estricto cumplimiento a las etapas de Aceptación de conflicto, de Solicitud de inhabilidad del Árbitro, y de Consignación de honorarios arbitrales, finalizando esta última etapa con fecha 11 de julio de 2017, dando inicio en misma fecha a la etapa de Demanda. Que con fecha 14 de julio de 2017, don Hernán Ríos de Marimón, abogado, en representación de la parte demandante y revocante de autos Yamamoto Chemical Industries, Limited, interpone demanda de revocación de nombre de dominio, solicitando le sea asignado a su mandante el nombre de dominio disputado yamamoto.cl, para lo cual expone sus argumentos y pruebas, según pasa a exponer: a. Que su mandante se originó hace más de 300 años en Japón como una compañía de cargueros mayoristas, cambiando su línea de negocios en 1938, a través de la creación de un instituto de química, siendo destacada en la actualidad por su línea central de producción de materiales innovadores y de alto rendimiento a base de caucho, con aplicaciones no sólo en deporte profesional, sino también en la salud, bienestar, ropa y otros campos. b. Que su mandante cuenta con la marca comercial XX YAMAMOTO, mixta, para distinguir trajes de neopreno para la práctica de sky acuático y para bajo el agua; trajes de trabajo (overoles) a prueba de agua para la industria de productos marinos en clase 25. Dicho registro es una poderosa muestra del interés y mejor derecho que le asiste respecto del dominio yamamoto.cl, pues su nombre comercial, razón social y parte de su marca registrada se encuentra reproducida en dicho 1

2 nombre de domino, con el riesgo de error y confusión que dicha circunstancia implica para los usuarios de internet y el consecuente perjuicio para su mandante. c. El actual titular del nombre de dominio registró a su nombre una expresión que lisa y llanamente reproduce la marca comercial de su mandante y que corresponde a su identidad como atributo de la personalidad, siendo además parte de una marca comercial registrada, no poseyendo individualidad propia, y siendo portador de un altísimo riesgo de confusión con su mandante. d. Que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente cada servicio de internet, función que, en caso de mantenerse la actual asignación del dominio en disputa en el actual titular, no se estaría cumpliendo. Destaca que su mandante es quien se relaciona más estrechamente con el dominio en disputa, teniendo un interés preferente, y en definitiva el derecho a proteger su identidad y la de sus productos en el mercado, lo que se aprecia de la comparación efectuada, en la cual el demandado inscribió un nombre de dominio que incorpora y reproduce íntegramente el nombre comercial de su mandante y parte esencial de su marca registrada XX YAMAMOTO. e. Que el artículo 14 del Reglamento dispone que será de responsabilidad del titular que su inscripción no contraríe entre otros, derechos válidamente adquiridos por terceros. Destaca fallo arbitral sobre nombre de dominio promain.cl, en el que se procedió a asignar el nombre de dominio a la parte que acreditó ser titular de derechos preexistentes sobre un signo coincidente en lo esencial con el nombre disputado. f. Que, como fundamentos de derecho, en primer lugar, describe los nombres de dominio y su importancia, destacando la idea implícita de poder identificar a cada operador en internet. Como criterios aplicables a este tipo de conflictos, destaca la titularidad de las marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, notoriedad del signo inscrito, creación intelectual del signo, uso efectivo en Internet del signo Yamamoto, las normas contenidas en el Convenio de París, en especial el artículo 6 bis y 10 bis. g. Que, por lo anterior, solicita en definitiva resuelva reasignando el nombre de dominio yamamoto.cl a su mandante Yamamoto Chemical Industries, Limited, con expresa condenación en costas del demandado. Acompaña a su demanda los siguientes documentos, con citación y no impugnados por la contraria: 1. Copias simples de los certificados de registro marcario individualizados. 2. Impresión del sitio Web bio.com/yamamoto_e/sports/wetsuits.html, sitio oficial del demandante. 3. Impresión del sitio Web el que se puede apreciar el uso y comentarios acerca de la marca YAMAMOTO Impresión del sitio web que da cuenta de los productos XX de su mandante YAMAMOTO Impresión del sitio que da cuenta de los productos XX de su mandante YAMAMOTO. 6. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio promain.cl 7. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio colocolodetodos.cl. Que con fecha 24 de julio de 2017 este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda, otorgando traslado por el plazo de 10 días corridos al demandado para contestar. Que con fecha 24 de julio de 2017, este Tribunal recibió escrito, en el cual un tercero sin poder suficiente comparecía por el demandado de autos, escrito que 2

3 contenía diversos defectos, por lo que este Tribunal en resolución de 25 de julio de 2017 provee armonizar lo indicado en lo principal con la solicitud concluyente. Que con fecha 8 de agosto de 2017, a las 17:34 horas, este Tribunal en consideración a que la parte demandada no cumplió con lo ordenado, tuvo por no presentado el escrito de fecha 24 de julio del presente. Que, sin perjuicio de lo anterior, la parte titular, con fecha 8 de agosto de 2017, desde las 19:03 hrs, acompañó al proceso copia de los siguientes documentos: - Copia simple de certificado emitido por Nic Chile, en el que consta que el titular Joseph Sylvester Cerda es asignatario del nombre de dominio yamamoto.cl. - Copia simple de registro de marcas comerciales, emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI, en que consta que don Walter Andrés Sylvester Cerda, es titular de la marca comercial yamamoto sushi, registro N , para distinguir servicios en clase 43. Que con fecha 8 de agosto de 2017, este Tribunal recibe nuevamente escrito por parte de un tercero quien comparecía por el demandado de autos, que subsanaba parcialmente los errores de su escrito anterior, y que, con todo, no acreditaba la personería de quien indicaba suscribir dicho libelo. Que con fecha 11 de agosto de 2017, el apoderado de la parte demandante, solicita se tengan presente las siguientes consideraciones: a. Que el documento acompañado como contestación de la demanda en formato Word no fue firmado por el abogado de la contraparte, lo que se traduce en falta de patrocinio y poder para actuar por la demandada. b. Que denuncia la falta de correspondencia entre la suma y el petitorio del escrito. c. Que en dicho escrito se señala que el abogado comparece por la parte demandante, siendo que de cumplirse los requisitos lo que no ha sucedido comparecería por la parte demandada. d. Que quien presenta dicho escrito no aclara a quién representa, toda vez que primero señala representar a YAMAMOTO SUSHI y luego en el mismo apartado, contesta la demanda interpuesta en contra de don Joseph Sylvester Cerda. Indica además que la demanda incurre en una confusión respecto a la pretensión hecha valer. e. Además, hace mención a los registros marcarios aparentemente inscritos a nombre del titular, sin embargo, dicho registro aparece a nombre de don Walter Andrés Sylvester Cerda, persona que no participa de forma alguna en la presente causa. Que este Tribunal con fecha 12 de agosto de 2017, -en atención a las faltas y errores manifiestos observados al escrito presentado por el abogado Sr. Walter Andrés Sylvester Cerda, quien indicaba representar a la demandada, el cual, si bien fue vuelto a interponer, omitió indicar tanto la personería con la cual actuaba, como señalar cual era su relación con el titular y demandado de autos-, tuvo por no presentados los escritos de fecha 24 de julio y 8 de agosto de 2017 aludidos. Que, en la misma resolución anterior, y atendido el mérito de autos, este Tribunal citó a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el presente conflicto versa sobre la titularidad del nombre de dominio yamamoto.cl, motivado por la demanda de revocación temprana que la parte demandante Yamamoto Chemical Industries, Limited ha intentado en contra del demandado y actual titular, don Joseph Sylvester Cerda. Por ello, este Tribunal deberá decidir la asignación del nombre de dominio impugnado, todo ello en atención a las consideraciones de hecho y de derecho esgrimidas por las partes, a la luz de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL, la Política de Resolución de Controversias por Nombre de Dominio.CL, y demás normas legales aplicables al conflicto, teniendo presente en último término criterios de justicia y equidad. Ambas partes, conforme a lo dispuesto en los artículos 2 inciso segundo, 6 letra b, 18, 19, 20 y 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de 3

4 Nombres de Dominio.CL, han accedido voluntariamente a someterse al presente Juicio Arbitral. SEGUNDO: Que según consta en autos, el demandante ha acompañado al proceso suficiente prueba documental, ya individualizada. Dicha prueba no ha sido impugnada, con lo cual este Tribunal tendrá presente su valor probatorio conforme a la normativa vigente. TERCERO: Que el demandado y titular no ha acompañado al proceso escrito alguno en el cual sustente sus pretensiones, teniendo presente la situación atípica que ha ocurrido y que ha motivado la resolución de fecha 12 de agosto que consta en el expediente, referente a los escritos de fecha 24 de julio de 2017 y 8 de agosto del presente. Sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal tiene por acompañados los documentos de fecha 8 de agosto de 2017, los que fueron acompañados de manera separada. CUARTO: Que la parte demandante de autos, Yamamoto Chemical Industries, Limited, quien indica que es una empresa química con más de 300 años de historia, líder en la producción de materiales innovadores y de rendimiento a base de caucho. Que es reconocida por la expresión XX YAMAMOTO, la cual tiene registrada en el país en clase 25, existiendo un riesgo de error y confusión, dado que el demandado se limitó a tomar una expresión que reproduce dicha marca comercial de su mandante. QUINTO: Que entonces, el revocante y demandante de autos estima vulnerados sus derechos sobre la expresión YAMAMOTO, la cual es el elemento central del nombre de dominio impugnado yamamoto.cl. Las marcas comerciales se encuentran protegidas en nuestro ordenamiento por diversas normativas, desde la Constitución Política de la República en su artículo 19 N 25, pasando por nuestro Código Civil, y en lo particular en la Ley sobre Propiedad Industrial, ello sin perjuicio además de tratados internacionales relativos a la materia en cuestión, tales como el Convenio de París para la protección de la Propiedad intelectual, entre otros. SEXTO: Que, con lo anterior, una marca comercial para poder encontrarse protegida ante cualquier expresión fuera de la clase para la cual fue registrada, debe presentar caracteres de fama y notoriedad tales que no quepan dudas sobre su procedencia u origen empresarial, principio que se encuentra recogido en nuestra legislación en el artículo 20 letra g) de la Ley ya aludida. De la prueba presentada por la demandante, consistente en las copias del registro marcario ya individualizado en autos, este Tribunal tiene conocimiento de su existencia, sin perjuicio que consta ésta en registros de público acceso. Además, de la prueba consistente en impresiones de sitios web del propio demandante, se advierte que éste es conocido en internet bajo la expresión YAMAMOTO, y con más, conforme a la prueba acompañada consistente en impresiones de sitio web de tercero se logra entender que dicha expresión es conocida y asociada al demandante por su público objetivo, requisito necesario para que se estime una marca como famosa o reconocida, dado que estas características se deben evaluar respecto al público al cual van dirigidas. SÉPTIMO: Que el demandado de autos ha acompañado al proceso copia de registro marcario de la marca YAMAMOTO SUSHI, REGISTRO N Este Tribunal, al igual que la marca del demandante, estima por correcta su existencia, por constar en el mismo registro de público acceso que la anterior, es decir el que lleva el Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI. Sin embargo, es de suyo advertir que dicha marca comercial se encuentra inscrita a nombre de don Walter Andrés Sylvester Cerda, quien es considerado un tercero ajeno al proceso, puesto que el titular del nombre de dominio es don Joseph Sylvester Cerda. Tampoco este tercero ha comparecido al proceso por sí o el demandado de autos ha exhibido autorización alguna de éste para el uso de la marca anterior, por lo cual, este sentenciador estima que dicha marca comercial, si bien existe, no tiene relación alguna con el demandado, por lo que mal podría abonar a sus pretensiones. OCTAVO: Que el demandado de autos acompañó al proceso copia de certificado de inscripción del nombre de dominio sin perjuicio que dicha circunstancia es un hecho de la causa, presupuesto fáctico que se tiene en consideración ante la apertura de este expediente electrónico, conforme a lo informado en oficio de Nic Chile. 4

5 NOVENO: Que dicho lo anterior, este Tribunal hace un análisis del nombre de dominio yamamoto.cl, estimando que se encuentra compuesto de la denominación YAMAMOTO, la cual hace referencia tanto a un distrito en Japón como a un apellido común en dicho país, con lo cual entendemos que es una denominación genérica, y a la denominación SUSHI, la cual es un plato típico de Japón con creciente aceptación en Chile, siendo entonces un término genérico. DÉCIMO: Que, de los antecedentes acompañados, ha sido el demandante de autos quien ha demostrado tener una relación al término YAMAMOTO, el cual ha sido no sólo su marca comercial, sino que es la denominación por la cual se ha distinguido en el mercado durante su larga trayectoria, lo cual es un hecho público y notorio. Así, dicha denominación es el elemento central en el nombre de dominio yamamoto.cl, con lo cual este Tribunal estima que es a éste a quien debe asignarse definitivamente el nombre de dominio impugnado, debido a que tiene un interés de tipo preferente por sobre aquél invocado por la demandada. Que lo dicho, rige incluso si estimásemos que el demandado tiene derechos sobre la denominación yamamoto sushi, invocada erróneamente como marca comercial de su propiedad, toda vez que ha sido la demandante que ha probado tener una mayor vinculación con dicha expresión que la probada por el demandado, por lo que se ha indicado. DÉCIMO PRIMERO: Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que ha comparecido ante autos el Sr. Walter Andrés Sylvester Cerda, quien ha indicado ser abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, compareciendo en representación de la parte demandada. En primer término, este Tribunal tiene por acreditada la calidad de abogado invocada por el Sr. Sylvester, toda vez que ello consta en los registros que el Poder Judicial mantiene habilitados para ello. Sin perjuicio de lo anterior, el Sr. Sylvester indica en juicio ser el representante del demandado para lo cual asume su representación, la cual no fue acreditada en juicio ni en el primer escrito acompañado, como tampoco en el segundo escrito en el cual intenta subsanar los errores de su primera presentación. Es así como este sentenciador estima que no se han satisfecho los requisitos establecidos por la ley N sobre comparecencia en juicio, por lo que se entenderá que el Sr. Walter Andrés Sylvester Cerda es un tercero ajeno al juicio que no ha invocado tener interés actual por sí, por lo que sus dichos no podrán ser considerados. DÉCIMO SEGUNDO: Que, de lo dicho, este sentenciador entiende que se excluye la aplicación del principio first come, first served a estos autos, toda vez que existen argumentos suficientes para entender por parte de este Tribunal, que es al revocante y demandante de autos a quien le asiste un interés preferente al nombre de dominio yamamoto.cl. DÉCIMO TERCERO: Que sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal y pronunciándose respecto a la solicitud de condena en costas incoada por la demandante, estima que la pretensión del demandante, el supuesto riesgo de confusión o error se entiende suficientemente subsanado por la decisión a la que hará mención este Tribunal, sin perjuicio que no se acompañan antecedentes conforme a los cuales se permita entender algún atisbo de mala fe del demandado, quien por el contrario, ha demostrado un interés que, pese a no tener la entidad suficiente para contrarrestar lo exhibido por el demandante, será estimado como válido por este Tribunal. Es por ello por lo que se estima que la vencida tuvo motivo plausible para litigar, con lo cual y en aplicación del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, este tribunal rechazará la petición de condena en costas de parte del demandante de autos en contra del demandado. DÉCIMO CUARTO: Que este Tribunal ha llegado a las conclusiones indicadas precedentemente, efectuando un análisis detallado de la prueba rendida y argumentos presentados, teniendo presente en todo momento no sólo lo dispuesto en la nueva Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL, la Política de Resolución de Controversias por Nombre de Dominio.CL, y las demás normas legales aplicables al conflicto, sino que además se ha basado en criterios de justicia y equidad, los cuales deben estar presentes en la resolución de un Árbitro con las facultades de Arbitrador, teniendo en expresa consideración como normas supletorias, lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. 5

6 Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL, lo dispuesto en los artículos 24.1, 24.2, 26.1, 26.2 y 26.3, de la Política de Resolución de Controversias por Nombre de Dominio.CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad, SE RESUELVE: Que se revoca la asignación del nombre de dominio yamamoto.cl, otorgada a Joseph Sylvester Cerda, y por ende se asigna al revocante, Yamamoto Chemical Industries, Limited Que no se condena en costas a la vencida, por haber tenido motivo plausible para litigar. Notifíquese la presente resolución a las partes vía correo electrónico con firma electrónica, notificando a su vez del mismo modo al Centro de Resolución de Controversias.CL, para dar cumplimiento a lo resuelto y tener por cerrado el expediente electrónico. Janett Fuentealba Rollat Abogado. Autorizan como testigos don Tomás Bravo Hepp, Rut y doña Fernanda Piedra Fuentealba, Rut