MARCA COMUNITARIA (EUROPEA)

Transcripción

1 Pedro Beltrán Gamir MARCA COMUNITARIA (EUROPEA) 1. CONCEPTO DE MARCA COMUNITARIA, CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS INFORMADORES DEL SISTEMA. A) Concepto: La marca comunitaria se registra para que tenga validez en toda la Comunidad Europea. El nombre de marca comunitaria induce a confusión a las personas que no conocen el sistema. Quizás sería más sencillo llamarle MARCA EUROPEA. La marca comunitaria es por tanto un signo susceptible de representación gráfica destinado a identificar y distinguir productos y servicios de una empresa individualizándolos de los de otra con validez en todo el territorio de la Comunidad Europea y registrado en la OAMI en las condiciones previstas en el Reglamento de Marca Comunitaria. B) Características del sistema Una vez sentado el concepto de marca comunitaria, hacemos referencia a las principales características del sistema de marca comunitaria: La marca nace por el registro válidamente efectuado ante la OAMI. 105

2 Manual práctico de Solicitud de Marcas Se confiere una protección unitaria y exclusiva, un derecho único y válido para toda la UE. Es un sistema simple; una única solicitud, un único registro y título, una Oficina de tramitación, una única tasa, un único procedimiento para solicitar la caducidad o nulidad o, en definitiva, para realizar cualquier actuación con validez en todo el territorio comunitario. Es obligatorio el uso de la marca, requiriéndose que la misma haya sido usada de forma efectiva en algún Estado miembro de la UE. El sistema coexiste y convive con los sistemas nacional e internacional. Dispone de un sistema judicial propio y especializado: Tribunales de Marca Comunitaria. Se aplican los mismos criterios jurisprudenciales para toda la UE, estos son, los del TJCE. La titularidad de la marca comunitaria puede recaer en las personas físicas y jurídicas, incluidas las entidades de derecho público. C) Principios informadores del sistema. 1. PRINCIPIO DE UNIDAD Los veintisiete Estados miembros, son tratados como un territorio úni- 106

3 Pedro Beltrán Gamir co, por lo que mediante una sola solicitud, a través de una única oficina de marcas y con un único título, existe protección en todo el territorio de la UE. 2. PRINCIPIO DE AUTONOMÍA La marca comunitaria, se rige por un ordenamiento comunitario igual para todos los Estados miembros y no según la normativa interna de cada país. Todas las cuestiones sobre la marca comunitaria se sujetan al Reglamento 40/94, a los Reglamentos de ejecución y demás textos legales comunitarios. Pese a esta autonomía, no se trata de un sistema completo, ya que hay cuestiones no previstas en el ordenamiento comunitario a las que resultan de aplicación las normas nacionales. Se trata en particular de las normas relativas a los contratos, indemnizaciones, competencia desleal y los procedimientos ante los tribunales de la marca comunitaria, que se rigen según el derecho procesal de cada Estado miembro. 3. PRINCIPIO DE COEXISTENCIA El sistema comunitario de marcas convive con los sistemas nacionales de los Estados Miembros, e incluso con el sistema internacional, además cabe resaltar que entre estos sistemas existe coordinación, dado que, por ejemplo, no se puede registrar una marca nacional cuando existe una marca comunitaria anterior. El problema práctico más importante que plantea la marca comunitaria es que a la vez coexisten con igualdad de derechos los sistemas de las marcas nacionales. Cada uno de los países miembros tiene su propia oficina de marcas. Bélgica, Luxemburgo y Holanda actúan con la oficina común para los tres del BENELUX. 107

4 Manual práctico de Solicitud de Marcas Una empresa puede optar entre solicitar una marca nacional o una marca europea o las dos. El gran número de marcas nacionales ya existentes en los Estados europeos (mas de tres millones) conservan su validez. Las marcas anteriores nacionales constituyen derechos anteriores contra la marca comunitaria y viceversa. Una solicitud de marca formulada en Alemania antes de la entrada en funcionamiento de la OAMI, es decir antes de 1994 produce sus efectos en todo el territorio europeo y puede ser causa de oposición a una marca que se pida en la OAMI en el año Pero lo mismo ocurre con una marca solicitada en Alemania en el año 2004, es decir cuando ya estaba en funcionamiento la OAMI. El titular de la marca alemana puede oponerse a la marca europea y la oposición si prospera tiene efectos en los otros 26 países. De la misma forma un titular de una marca comunitaria puede oponerse al solicitante de una marca nacional. La coexistencia de los dos sistemas, que quizás debería haber sido evitada, multiplica las posibilidades de número de procedimientos y oposiciones. Existe además mucha ignorancia en las empresas sobre este tema y sobre las ventajas de la marca comunitaria. Muchas empresas siguen optando por la inscripción de marcas nacionales. El principio es el de todo o nada. Es decir, no cabe la inscripción parcial en unos estados sí y en otros no de la marca europea. Si la Oficina deniega una solicitud de marca cuando existe un motivo de denegación que afecta únicamente a un Estado, la denegación surte efectos en todos los demás países. De la misma forma, los derechos anteriores invocados en una oposición o en una solicitud de declaración de nulidad impiden el registro de una marca 108

5 Pedro Beltrán Gamir comunitaria incluso cuando existen únicamente en uno solo de los Estados miembros. La razón de este sistema deriva de la extensión territorial de la Unión Europea. Si un derecho anterior existe en un solo Estado miembro, es evidente que este derecho no puede ser invalidado por una solicitud de marca que presenta posteriormente otra persona. En la práctica existe un amplio margen para un arreglo amistoso en los procedimientos de oposición o de nulidad que permite llegar a acuerdos sobre el uso territorial de las marcas. El procedimiento tiene una fase, ahora ampliada a cuatro meses, que se llama cool down permitiendo a las partes durante ese plazo llegar a un acuerdo amistoso. Al titular de una marca comunitaria que ha sido denegada por estar inscrita en otro país, por ejemplo en Letonia, le cabe como única posibilidad acudir a las oficinas nacionales de cada uno de los Estados miembros a las que no afecten el motivo de denegación. Es decir, podría teóricamente registrar su marca en los otros 26 países, ya que el letón puede oponerse a una marca europea pero no puede oponerse a una solicitud de marca alemana. Si se opta por el sistema de solicitar marcas nacionales independientes tras la denegación de la marca europea, las solicitudes de marcas nacionales resultantes conservarán la fecha de la solicitud de marca europea. La marca comunitaria puede obtenerse bien mediante una solicitud de registro de un nuevo signo presentado directamente ante la OAMI, o bien mediante la solicitud de registro de un signo ya registrado ante la oficina nacional. No implica una renuncia a las protecciones nacionales o internacionales anteriores sino que mejora la eficacia y facilita la gestión de estas marcas anteriores. Cualquiera que sea la antigüedad de una marca nacional es posible convertirla en marca comunitaria. Y la opción de conversión en marca comunitaria no significa renuncia a la marca nacional pudiendo la empresa conservar sus marcas nacionales tanto tiempo como deseen. 109

6 Manual práctico de Solicitud de Marcas La antigüedad de una marca nacional puede ser invocada ante la OAMI con ocasión del procedimiento de registro de la marca comunitaria, incluso en caso de extinción o de renuncia ulterior de la marca nacional. En efecto la empresa titular de una marca comunitaria disfruta de los mismos derechos que tendría si la marca nacional siguiera registrada. A su vez, la denegación de registro de una solicitud de marca comunitaria, la caducidad o la anulación de una marca comunitaria dejan abierta la posibilidad de presentar tantas solicitudes de marcas nacionales como países de la Unión Europea en las que el motivo de denegación, caducidad o anulación no produzca sus efectos. De este modo, se preserva el beneficio de una eventual prioridad o antigüedad, así como las inversiones y campañas publicitarias que se hubieran podido efectuar con anterioridad en esos países. El sistema comunitario se define no sólo como sistema de coexistencia, sino también como sistema de coordinación. La coordinación se demuestra en las prohibiciones relativas de acceso al registro de una solicitud comunitaria cuando existen marcas o derechos anteriores (Reglamento C/40/94 art. 8), o de marcas nacionales cuando existe una marca comunitaria anterior (Ley Española de Marcas art. 6.2), así como la existencia de mecanismos como la posibilidad de reivindicar prioridad o antigüedad y la eventual transformación de la solicitud de marca comunitaria en solicitud de marcas nacionales. 2. FUNCIONES DE LA MARCA COMUNITARIA. SERVICIOS 1. INDICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS Y La función esencial de la marca consiste en garantizar a los consumidores la identidad de origen del producto. 110

7 Pedro Beltrán Gamir 2. INDICACIÓN DE SU CALIDAD. Esta función constituye un límite al agotamiento del derecho de marca, así se establece que el agotamiento no opera cuando los productos o servicios han sido modificados o alterados tras la primera comercialización. 3. CONDENSACIÓN DEL GOODWILL O BUENA FAMA El derecho de marca protege a su titular frente a los competidores que quieren abusar de la posición y del renombre de la marca vendiendo productos designados indebidamente con la misma. Esta función condensadora del prestigio de los productos o servicios ha sido equiparada por el TJCE a la función principal de la marca indicadora del origen empresarial de los mismos (TJCE asunto 337/95, Christian Dior). 4.FUNCIÓN PUBLICITARIA. Dar publicidad a la marca. 3. LA OFICINA DE REGISTRO DE LA MARCA COMUNITARIA Las marcas comunitarias se registran en la OAMI en Alicante. El nombre OAMI responde a Oficina de Armonización del Mercado Interior. Quizás hubiera sido más sencillo llamarle Oficina Europea de Marcas. Se trata de una Agencia de la Unión Europea que se asignó a España y España decidió que se instalara en Alicante. La OAMI se ubica en un moderno edificio cerca del Aeropuerto de Alicante en el que trabajan 750 eurofuncionarios. Inicialmente fue instalada en el centro de la ciudad en la Avda de Aguilera nº 20 y después 111

8 Manual práctico de Solicitud de Marcas se construyó el edificio de nueva planta en el que se encuentra ubicada en la actualidad. El último sistema de trabajo desarrollado por la OAMI es el teletrabajo, en virtud del cual 100 de los funcionarios trabajan desde su casa. La ciudad de Alicante tiene una población de habitantes y se sitúa en el centro de una región muy urbanizada con la ciudad de Elche a escasos kilómetros de distancia que tiene habitantes. La población total de la provincia de Alicante es de habitantes. Es la quinta provincia de España tras Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla La OAMI funciona como oficina central y única para la gestión de los derechos de marca de toda la Unión Europea. También se ocupa de los diseños y modelos comunitarios. A partir del 1 de abril de 1996 comenzaron a presentarse solicitudes de marcas comunitarias aunque la oficina había entrado en funcionamiento en septiembre de La OAMI es un organismo estrictamente comunitario creado dentro del sistema de agencias especializadas de la Unión Europea, que cuenta con un estatuto propio y financiación autónoma y ejerce competencias delegadas por la Comisión Europea. El control de la legalidad de la OAMI se lleva a cabo por la Jurisdicción comunitaria, el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Los propios estados miembros también controlan su actividad a través del Consejo de Administración y de un Comité Presupuestario. La Comisión Europea controla la legalidad de los actos del Presidente 112

9 Pedro Beltrán Gamir y del Comité Presupuestario. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y el Tribunal de Cuentas examinan las cuentas de la OAMI. Además la OAMI informa de forma periódica al Parlamento Europeo acerca del desarrollo de sus actividades y está sometida al régimen de quejas que se puedan plantear a través del Defensor del Pueblo Europeo. El personal de la OAMI tiene categoría de funcionario comunitario, por lo que se les aplica el Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea. La OAMI funciona exclusivamente con los ingresos propios procedentes de las tasas que se pagan por el registro y la renovación de los títulos de protección. El éxito del sistema ha significado que la OAMI no tenga que recurrir a subvenciones externas y pueda pagar todos los gastos de funcionamiento y los sueldos de los 750 trabajadores con los recursos que se derivan de las tasas. Incluso tiene superávit siendo los ingresos superiores a los gastos. Recientemente redujo sus precios en un 25%. La OAMI se ha convertido en la primera industria de la provincia de Alicante y factura más que ninguna otra. 4. REGIMEN LINGUISTICO DE LA MARCA COMUNITARIA. La OAMI reconoce todos los idiomas oficiales de la Unión Europea y permite la presentación de la solicitud en cualquiera de los idiomas oficiales. Estos idiomas son: 1) Alemán (Alemania, Austria y Luxemburgo) 2) Danés 3) Español 113

10 Manual práctico de Solicitud de Marcas 4) Finlandés 5) Francés (Francia y la parte de habla francés de Bélgica) 6) Griego 7) Neerlandés (Holanda y la parte de habla flamenca de Bélgica). 8) Inglés (Reino Unido e Irlanda) 9) Italiano 10) Portugués 11) Sueco 12) Checo 13) Eslovaco 14) Esloveno 15) Estonio 16) Húngaro 17) Letón 18) Lituano 19) Maltés 20) Polaco 21) Rumano 22) Búlgaro Los idiomas Rumano y Búlgaro se incorporaron el 1 de enero de Aunque la solicitud puede presentarse en cualquiera de estos 22 idiomas la OAMI ha restringido los idiomas oficiales de trabajo a cinco que son: alemán, inglés, francés, español e italiano. La Oficina Europea de Patentes que se encuentra en Munich trabaja solamente en alemán, inglés y francés. La existencia de estos cinco idiomas oficiales de trabajo significa que la solicitud presentada en cualquiera de los 22 idiomas debe incluir también una segunda lengua que obligatoriamente debe ser una de las cinco oficiales. La lengua designada como segunda se convierte en ese caso en la lengua del 114

11 Pedro Beltrán Gamir procedimiento de registro. Si la solicitud se ha realizado en uno de los idiomas que no son los cinco oficiales, debe ser traducida a la segunda lengua elegida y ésta es la lengua del procedimiento en el caso de que intervenga un tercero. Si el idioma de presentación de la solicitud es uno de los cinco idiomas oficiales de la OAMI, los posibles procedimientos de oposición, caducidad, o nulidad se desarrollarán bien en el idioma de la solicitud o en el segundo idioma, según decida la parte que presentó la oposición a la acción de nulidad o caducidad. Es decir, que quien formula la oposición decide la lengua del procedimiento de oposición dentro de dos opciones posibles, la principal escogida para la marca y el idioma alternativo elegido por el solicitante de la marca. De esta forma si una marca se presenta en inglés y el idioma alternativo es el francés la parte que se opone puede elegir entre presentar su oposición en francés o inglés pero no puede acudir a ningún otro idioma. Si el idioma de presentación no es uno de los cinco de la OAMI, el idioma utilizado en estos procedimientos será obligatoriamente el segundo idioma indicado con ocasión del depósito de la solicitud. Es decir, que una solicitud presentada en danés con el inglés como segundo idioma significará que el procedimiento de oposición se tramite en inglés. Las partes tienen excepcionalmente la posibilidad de pactar de común acuerdo otro idioma oficial de la Unión Europea. Todas las traducciones necesarias corren a cargo de la OAMI y son garantizadas por el Centro de Traducción de Luxemburgo. El registro y el boletín de marcas comunitarias contienen todos los datos relativos a las solicitudes y a las marcas comunitarias en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea, a fin de respetar los derechos de sus ciudadanos. Las marcas comunitarias y las demás inscripciones en el registro 115

12 Manual práctico de Solicitud de Marcas son, así, accesibles en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea, lo que las hace oponibles a terceros en todo su territorio. 5. TIPOS DE MARCAS 5.1 CLASIFICACIÓN El Reglamento C/40/94 recoge una enumeración de los signos susceptibles de constituir marca comunitaria. Concretamente menciona los siguientes: las palabras, ya sean inventadas o pertenecientes a cualquier idioma. Los nombres y apellidos. Las firmas. Las letras y las cifras. Las siglas. Las combinaciones de letras, números y signos. Los logotipos. Los eslóganes. Los dibujos, figuras y pictogramas. Los retratos de personas. 116

13 Pedro Beltrán Gamir Las formas tridimensionales como las formas de los productos o de su confección. Los colores y combinaciones de colores. Las marcas sonoras, en particular las frases musicales. En la práctica, lo habitual son las marcas denominativas, gráficas o mixtas. Ya hemos explicado las características de estas marcas en el capítulo correspondiente a la marca española. A continuación nos referimos más concretamente al aspecto práctico de algunos de los signos que pueden plantear problemas. 5.2 MARCAS TRIDIMENSIONALES Se pueden registrar signos tridimensionales, es decir, formas o presentaciones de los productos, con la única limitación de no registrar la forma en sí del producto, su función técnica o el valor del mismo. La existencia de un motivo de denegación basado en las formas descriptivas responde al interés general de no restringir indebidamente la disponibilidad de formas para los demás operadores que ofrecen productos del tipo de aquellos para los que se solicita el registro. No cabe otorgar un derecho de exclusividad tan amplio como el que significa tener inscrita una marca a la forma necesaria de un producto, ya que ello restringe indebidamente la competencia en el mercado. Un ejemplo que cita el dossier práctico de marcas de la editorial FRANCIS LEEFEVRE es el de los enchufes indicando que la forma del enchufe tiene que ser de una determinada manera y nadie puede quedarse con el monopolio de esa forma. 117

14 Manual práctico de Solicitud de Marcas Se deniegan también los envases corrientes u ordinarios como botellas y cajas. Se acepta la marca tridimensional cuando está compuesta por otros elementos, por ejemplo verbales o figurativos o por colores. Cuando tales elementos por sí solos o en combinación con la forma tridimensional bastan para conseguir que la marca sea susceptible de registro la OAMI no deniega el registro tal y como consta en la comunicación del Presidente de la OAMI nº 2/98 de fecha Se aceptó como inscripción la calandra de un vehículo considerando que no es la imagen de la típica calandra utilizada hoy día TPI 6303 asunto T-128/01 CHRYSLER contra OAMI. 5.3 MARCAS DE COLORES Se aceptan las marcas de colores consistentes en combinaciones de colores cuando distingan productos o servicios muy determinados y nos encontremos ante una tonalidad extremadamente inusual y peculiar en el comercio. Una marca registrada fue el color lila del chocolate MILKA. Se rechazó por la Oficina de Marcas de BENELUX el registro del color naranja para proteger productos y servicios de las clases 9, 35 y 38 relacionados con las telecomunicaciones. Aunque en la práctica en la OAMI no se da el problema del deterioro del color, ya que la muestra queda archivada en formato electrónico y ello impide que el color cambie con el paso del tiempo, la OAMI ha venido recomendando la designación del color con un código de identificación internacionalmente reconocido (comunicación no 6/03 del Presidente de 10/11/2003). 6. PROHIBICIONES DE REGISTRO: 6.1 PROHIBICIONES ABSOLUTAS 118

15 Pedro Beltrán Gamir Estas prohibiciones vienen recogidas en el artículo 7 del Reglamento comunitaria (Reglamento 40/94), a tenor del cual NO pueden constituir una marca comunitaria: 1) Signos que no pueden ser objeto de representación gráfica Por ejemplo, marcas auditivas u olorosas. 2) Signos genéricos Son signos que no tienen carácter distintivo, por ejemplo la palabra café como marca de un café. 3) Signos descriptivos No pueden registrarse como marca comunitaria aquellos signos que sirvan exclusivamente para describir: Su especie: por ejemplo light Calidad: por ejemplo premium Cantidad: números Destino; por ejemplo congelador para productos congelados Valor: lo más barato Procedencia geográfica Época de producción. cosecha de 2006, para vinos Época de prestación del servicio; tienda 24 horas Otras características del servicio 4) Signos comunes Son signos o indicaciones que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio con el que la marca está relacionada. Por ejemplo la L para autoescuelas. 119

16 Manual práctico de Solicitud de Marcas La prohibición de registrar los signos genéricos, descriptivos o comunes, puede salvarse si se demuestra que la marca ha adquirido carácter distintivo dentro de la UE, con relación a los productos o servicios para los que se solicita, como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma (es el llamado secondary meaning ). 5) Marca tridimensional No pueden registrarse los signos constituidos exclusivamente por: La forma impuesta por la naturaleza del propio producto; una botella sin ninguna forma especial por ejemplo. La forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico: un tornillo por ejemplo. La forma que afecte al valor intrínseco del producto: Son formas que por su aspecto exterior o por su diseño, determinan la elección del consumidor. 6) Signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres En general la OAMI no registra palabras ni imágenes que resulten ofensivas, tales como elementos racistas, blasfemos o palabrotas. 7) Signos engañosos Son marcas que pueden inducir al público a error. En el mentado artículo 7 RMC, se recogen tres ejemplos de posible error: El referente a la naturaleza, calidad o el origen geográfico de los productos o servicios solicitados. La OAMI, en base a esta prohibición, rechazó la marca 100% café de Colombia. 120

17 Pedro Beltrán Gamir 8) Las indicaciones geográficas Esta prohibición, viene referida a la necesidad de prohibir marcas que protejan bebidas o vinos cuya denominación contenga una indicación geográfica que no se corresponda con el verdadero origen de esa bebida. 6.2 PROHIBICIONES RELATIVAS El artículo 8 del RMC, recoge aquellas prohibiciones que han de ser analizadas tras la presentación de la correspondiente oposición por parte del titular de algún derecho anterior. A. MARCAS ANTERIORES: Por oposición del titular de la marca anterior la marca comunitaria solicitada no podrá concederse si: 1. Es idéntica a la marca anterior y los productos o servicios para los cuales ha sido solicitada son idénticos a los productos o servicios para los cuales ha sido protegida dicha marca anterior. 2. Como consecuencia de su identidad o similitud con la marca anterior y la identidad o similitud de los productos o servicios protegidos por las marcas enfrentadas, existe un riesgo de confusión en parte del público del territorio en el cual está protegida la marca anterior. 3. El riesgo de confusión incluye también un riesgo de asociación con la marca anterior. B. MARCA SOLICITADA POR AGENTE O REPRESENTANTE: 121

18 Manual práctico de Solicitud de Marcas El titular de una marca anterior puede oponerse a una marca comunitaria solicitada por un Agente o representante de dicho titular en su propio nombre, a no ser que el Agente o representante pueda justificar su acción o que el titular de la marca anterior le hubiera dado su previo consentimiento. C. MARCA NO REGISTRADA Podrá alegarse esta causa si en el Estado Miembro al que pertenece la marca no registrada: - Se hubiera adquirido el derecho a utilizarla con anterioridad a la fecha de prioridad y/o de presentación de la solicitud de la marca comunitaria. - Si dicho signo no registrado da a su titular derecho a prohibir la utilización de la marca posterior. D. MARCA RENOMBRADA Estamos ante el supuesto de que la marca sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicita su registro para productos o servicios que no son similares a aquellos para los que se ha registrado la marca anterior si, tratándose de una marca comunitaria anterior, ésta es notoriamente conocida en la CE y tratándose de una marca nacional anterior, ésta es notoriamente conocida en el Estado Miembro de que se trata. 7. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LA MARCA COMUNITARIA Las solicitudes de marca comunitaria pueden presentarse directamente ante la OAMI (personándose en la propia oficina, por correo, fax o 122

19 Pedro Beltrán Gamir solicitándola on-line) o a través de las oficinas nacionales de registro de marcas. El panorama general de solicitudes y registros de la marca comunitaria se cerró en el año 2005 de la siguiente manera: MARCA AÑOS COMUNITARIA ANTERIORES 2005 ACUMULADO Solicitudes de marca comunitaria Registros FORMULARIO DE SOLICITUD DE LA MARCA COMUNITARIA ANTE LA OAMII (OAMI) OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR SOLICITUD DE MARCA COMUNITARIA Fecha de recepción Para la oficina receptora (DD/MM/AAAA) *Lenguas Lengua de la solicitud O código ISO Segunda lengua ES DE EN FR IT Use la segunda lengua en toda la correspondencia relacionada con esta solicitud Su referencia (máximo 20 carácteres) 123

20 Manual práctico de Solicitud de Marcas *Solicitante Número varios solicitantes en persona jurídica persona física de identificación hoja aparte Nombre de la persona jurídica O nombre y apellidos Forma Jurídica Tel, fax, Dirección Calle y número Localidad y CP País Dirección Postal (si difiere) Nacionalidad *Marca Se adjunta Marca denominativa Marca figurativa Color per se Otras (especifíquese) Marca tridimensional Marca sonora Indicación del color o colores Se adjunta Descripción de la marca Se adjunta Renuncia a invocar derechos exclusivos Se adjunta ( disclaimer ) Marca colectiva Reglamento de uso de Se adjunta Se presentará más la marca colectiva adelante 124

21 Pedro Beltrán Gamir *Lista de productos y servicios Misma lista que en MC anterior no Clase número Productos y Servicios Firma Nombre *Firma * OBLIGATORIO Representante Número de identificación Nombre Tel, fax, Dirección Calle y número Localidad y CP País Dirección postal (si difiere) Tipo de representante abogado representante autorizado asociación de representantes empleado Se reivindica prioridad El solicitante reivindica la prioridad de la/s solicitud(es) anterior(es) abajo indicada(s) Certificado(s) se adjunta(n) se presentará(n) más adelante País de la primera solicitud Número Fecha de presentación 125

22 Manual práctico de Solicitud de Marcas Se reivindica antigüedad anterior/ de los registros anterior(es) abajo indicado(s) El solicitante reivindica la antigüedad del registro Certificado(s) se adjunta(n) se presentará(n) más adelante Estado miembro Naturaleza (nacional / internacional) Número Fecha de Traducción de presentación* Transformación según el Protocolo de Madrid No. RI Fecha del RI Fecha de prioridad del RI Fecha de cancelación del RI lista de productos/ servicios colores descripción de la marca disclaimer se adjunta se adjunta se adjunta se adjunta Pago de Tasas Tasa de base por solicitud Clases que exceden de 3 Total Transferencia a una cuenta de la OAMI Banco Bilbao Vizcaya Argentaria La Caixa Fecha de la transferencia (DD/MM/AAAA) / / - Cuenta corriente con la OAMI - Cuenta nº - No utilizar mi cuenta corriente con la OAMI - Cárguese en la actual cuenta del solicitante/,representante con la OAMI - De inmediato - Transcurrido un mes desde la fecha de presentación - Tasa por clase junto con la tasa de base por solicitud 126

23 Pedro Beltrán Gamir Al presentar electrónicamente la solicitud, se recibe inmediatamente un número de marca comunitaria, se obtiene una verificación en línea que garantiza la corrección de la presentación y se acelera la entrada en el proceso de registro. Una vez terminado el impreso electrónico, es posible imprimir el formulario. Para presentar el formulario electrónico de solicitud, debe pulsarse en el enlace de la página Web de la OAMI, y seguir los siguientes pasos: 1. Rellenar el formulario electrónico básico y pulsar continuar. 2. Adjuntar los documentos que sean necesarios y pulsar continuar. 3 Completar los detalles relativos al pago y pulsar continuar. 4. Comprobar la solicitud antes de presentarla y pulsar enviar el formulario. Se recibirá un acuse de recibo de la solicitud. Si hay alguna duda, puede consultarse llamando al teléfono o por correo electrónico dirigido a information@oami.europea.eu La forma idónea de completar este formulario es acudiendo a la página web de la OAMI, Y utilizar el sistema de e-filing, solicitud directa por correo electrónico. Tiene la ventaja de que en ese caso hay un descuento del 25% en las tasas y en lugar de pagar euros, se pagan 750 euros, por lo que no tiene ningún sentido acudir a los mecanismos tradicionales (fax, correo postal o entrega personal) que se utilizaban con anterioridad a la implantación de este sistema. El sistema de e-filing permite solicitar en línea la marca comunitaria 127

24 Manual práctico de Solicitud de Marcas y utilizando el navegador, se rellena el formulario electrónico, se acompaña igualmente la documentación necesaria y se cumplimentan los detalles necesarios para el pago. Entramos en el detalle del formulario: El formulario contiene unos asteriscos que son campos que deben completarse de forma obligatoria. PRIMERA PAGINA. a la OAMI Nº DE PÁGINAS (INCLUIDA ÉSTA) Los solicitantes deberán indicar el número total de páginas enviadas 1.2. LENGUAS Lengua de la solicitud El solicitante deberá indicar la lengua en la que presenta la solicitud, que podrá ser cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea. Los códigos ISO de dos letras (códigos establecidos por la Organización Internacional de Normalización para identificar las lenguas) pueden indicarse en la casilla correspondiente Segunda lengua El solicitante deberá indicar asimismo una segunda lengua, que deberá ser una de las cinco lenguas de la OAMI (español-es, alemán-de, inglés-en, francés-fr o italiano-it) y deberá ser distinta de la primera. 128

25 Pedro Beltrán Gamir La segunda lengua es la lengua, o una de las lenguas, que podrá utilizarse en los procedimientos de oposición y anulación. Podrá utilizarse cualquier versión lingüística del formulario de solicitud siempre y cuando las partes textuales, en especial, la lista de productos y servicios, se cumplimenten en la lengua de procedimiento de la solicitud. Cuando la primera lengua no sea una de las cinco lenguas de la OAMI (véase más arriba), el solicitante deberá autorizar a la Oficina a utilizar la segunda lengua para toda la correspondencia relacionada con la solicitud REFERENCIA DEL SOLICITANTE/ REPRESENTANTE Los solicitantes o representantes pueden indicar su propia referencia, que no superará los 20 caracteres, en el espacio previsto a tal efecto. Por ejemplo: iniciales, secuencia de letras, etc. La OAMI utilizará esta referencia para comprobar que se han pagado las tasas (es decir, que un pago se corresponde con una solicitud concreta) SOLICITANTE Número de identificación Cuando la OAMI haya asignado un número de identificación al solicitante, bastará con indicar dicho número de identificación y el nombre. En caso contrario, el solicitante habrá de identificarse indicando su nombre junto con su dirección y nacionalidad. 129

26 Manual práctico de Solicitud de Marcas dirección Nombre (personas físicas y personas jurídicas), forma jurídica y Cuando haya más de un solicitante, será obligatorio especificarlos en una hoja de continuación, bajo el encabezamiento nombre del solicitante. Por lo que a las personas físicas se refiere, deberán consignarse, por este orden, apellidos y nombre(s). También deberá indicarse la dirección completa y la nacionalidad del solicitante. Cuando el solicitante sea una persona jurídica, deberá indicarse el nombre oficial de la entidad, incluida su forma jurídica ( Incorporated, Sociedad Anónima, Aktiengesellschaft,etc.), que podrá abreviarse de la forma usual ( Inc., S.A., AG, etc.). Se debe indicar asimismo la dirección completa y el país en que tiene su sede la persona jurídica y a tal efecto se recomienda el uso del código ISO de dos letras. Cuando la dirección de entrega (calle, número, etc.) sea distinta de la dirección postal (por ejemplo un apartado de correos), deberán indicarse ambas direcciones. La OAMI las utilizará según proceda. La dirección publicada será la dirección de entrega. Deberán facilitarse los números de teléfono, de fax y otra información de contacto, como el correo electrónico, a fin de facilitar la comunicación. La indicación del número de teléfono, fax, correo electrónico u otros medios técnicos de comunicación constituye un acuerdo de que la Oficina los utilice en la comunicación con el solicitante. Cada solicitante deberá indicar una sola dirección. No obstante, en caso de indicarse varias, sólo se tomará en cuenta la primera, excepto si el 130

27 Pedro Beltrán Gamir solicitante designa otra distinta como dirección para la correspondencia. En caso de cambio de dirección, deberá enviarse a la OAMI, por separado, una solicitud para inscribir el cambio en relación con el/los número(s) de identificación existente(s). Si un solicitante tuviera más de una dirección, se asignará un número de identificación independiente para cada dirección MARCA La solicitud puede referirse a uno de los siguientes tipos de marcas: marca denominativa, marca figurativa, marca tridimensional, color per se, marca sonora u otras. Puede elegirse solamente una de las categorías. Una marca denominativa es una marca mecanografiada (tipo de letra normal), sin elementos gráficos especiales. La marca debe mecanografiarse o imprimirse en el espacio correspondiente. La Oficina introducirá una marca denominativa en su base de datos y la publicará tal como figura en la solicitud, es decir con las mayúsculas y minúsculas y otros signos que aparezcan en el formulario, utilizando el tipo de letra normal de la OAMI. Una marca figurativa es una marca consistente exclusivamente en elementos figurativos, combinaciones de elementos verbales y figurativos u otros elementos gráficos, elementos verbales en tipos de letra estilizados, o elementos verbales en más de una línea (todos los cuales pueden ser en color o no), o consistente exclusivamente en elementos verbales en color. Una marca tridimensional es una marca consistente en una forma tridimensional (incluidos recipientes, embalajes y el propio producto). Representaciones de la forma. 131

28 Manual práctico de Solicitud de Marcas El color per se significa que se solicita la protección para uno o varios colores, independientemente de su forma específica o configuración. Los colores deben indicarse con palabras en el espacio provisto al efecto y ha de presentarse una representación del/ de los color(es). Una descripción escrita no es suficiente. Una marca sonora debe representarse en un anexo utilizando los métodos normales de reproducción gráfica de sonidos, en particular una notación normal. No es suficiente una descripción. Sólo podrán adjuntarse archivos sonoros electrónicos en caso de presentación electrónica de la solicitud (e-filing). Otras marcas incluye todos los restantes tipos de marcas que no entran en las categorías mencionadas de manera explícita, tales como hologramas, marcas de posición, marcas móviles, etc. Deberá utilizarse un anexo para la representación de toda marca que no consista en una marca denominativa Marcas de color Si la marca es de color, indique el(los) color(es) con palabras. Se recomienda utilizar además los códigos de colores internacionalmente reconocidos. (opcional) Descripción/ renuncia a invocar derechos exclusivos (disclaimer) La solicitud puede contener una descripción de la marca y una renuncia a invocar derechos exclusivos sobre uno o varios elementos de la marca. 132

29 Pedro Beltrán Gamir 1.6. MARCA COLECTIVA Marque la casilla si la marca solicitada es una marca colectiva. Sólo pueden solicitar una marca comunitaria colectiva las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios, o comerciantes, así como las personas jurídicas de Derecho público. En la solicitud ha de indicarse si el reglamento de uso de la marca colectiva se adjunta a la solicitud, o si se presentará más adelante LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS La OAMI recomienda la utilización de la terminología de la Clasificación de Niza, así como la de la Lista Alfabética de dicha Clasificación; esto facilitará y agilizará la tramitación de la solicitud. Además, existen términos que ya han sido aprobados por la OAMI, que pueden copiarse de la base de datos Euroace (que se encuentra disponible en línea en la siguiente dirección Una referencia a la lista de productos y servicios de una solicitud de marca comunitaria anterior podrá reemplazar la indicación de la lista de productos y servicios. 1.8 FIRMA El nombre y la firma del solicitante/ representante deberán constar en la parte inferior de la página 1 del formulario de solicitud. 2. EL FORMULARIO, SEGUNDA PÁGINA 2.1 REPRESENTANTE 133

30 Manual práctico de Solicitud de Marcas La representación es opcional para la presentación de la solicitud, pero es obligatoria en relación con todas las demás etapas del procedimiento para todos los solicitantes, sean personas físicas o jurídicas, que no posean su domicilio, sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Comunidad. Todas las demás personas podrán actuar por sí mismas u optar por nombrar a un representante. Cuando la solicitud sea cursada directamente por un solicitante que deba actuar representado en las demás etapas del procedimiento, las comunicaciones posteriores de la Oficina, o las dirigidas a ella, deben efectuarse a través de un representante debidamente designado. La representación ante la OAMI podrán ostentarla los representantes profesionales incluidos en alguna de las dos categorías siguientes: abogados facultados para ejercer en el territorio de un Estado miembro que puedan actuar en ese Estado miembro como representantes en materia de marcas o dibujos y modelos, y que tengan domicilio profesional en la Comunidad Europea, o representantes autorizados inscritos en una lista que a tal efecto lleva la OAMI. El solicitante también podrá actuar a través de un empleado. Cuando se designe a un empleado en calidad de representante, deberá indicarse su nombre en la casilla representante. Los empleados de personas jurídicas con domicilio, sede o establecimiento comercial o industrial efectivo y serio en la Comunidad Europea podrán representar a otras personas jurídicas si (y sólo si) existen vínculos económicos entre ambas personas jurídicas, por ejemplo titularidad o control común. Lo anterior se aplica 134

31 Pedro Beltrán Gamir igualmente cuando el solicitante es una persona jurídica no comunitaria. En estos supuestos, deberá facilitarse en un anexo la información relativa a la persona jurídica cuyo empleado actúa por cuenta del solicitante, así como el fundamento de los vínculos económicos (empresa matriz, filial, sucursal, etc.) Por tanto, la OAMI se comunicará con el representante, si hubiese sido designado. No es preciso presentar un poder a favor del representante, excepto cuando se haya designado como tal a un empleado del solicitante Número de identificación Cuando la OAMI haya asignado un número de identificación al representante, bastará con indicar dicho número de identificación y el nombre. En caso contrario, el representante habrá de identificarse indicando su nombre completo junto con su dirección, tal como se expone a continuación Nombre y dirección del representante Deberá facilitarse la dirección completa y se recomienda utilizar el código ISO de dos letras para indicar el país. Cuando la dirección de entrega (calle, número, etc.) sea distinta de la dirección postal (por ejemplo un apartado de correos), deberán indicarse ambas direcciones. La OAMI las utilizará según proceda. La dirección publicada será la dirección de entrega. Deberán facilitarse los números de teléfono, de fax y otra informa- 135

32 Manual práctico de Solicitud de Marcas ción de contacto, como el correo electrónico, a fin de facilitar la comunicación. La indicación del número de teléfono, fax, correo electrónico u otros medios técnicos de comunicación constituye un acuerdo de que la Oficina los utilice en la comunicación con el solicitante. 2.2 SE REIVINDICA PRIORIDAD El solicitante que desee prevalerse de la prioridad de una o más presentaciones anteriores deberá indicar el nº de solicitud (si se conoce), la fecha y el país en que se presentó la solicitud anterior. Una reivindicación de prioridad también puede realizarse en el plazo de dos meses a partir de la fecha de presentación. En el formulario de solicitud ha de indicarse si los documentos de prioridad se adjuntan a la solicitud, o si se presentarán más adelante SE REIVINDICA ANTIGÜEDAD Si se reivindica antigüedad, deberá indicarse la naturaleza del registro (marca nacional o internacional), el nº del registro, la fecha de presentación y el Estado miembro en el que la marca surte efectos. Una reivindicación de antigüedad también puede realizarse en el plazo de dos meses a partir de la fecha de presentación o en cualquier momento con posterioridad al registro de la marca comunitaria. En el formulario de solicitud ha de indicarse si los documentos de antigüedad se adjuntan a la solicitud, o si se presentarán más adelante TRANSFORMACIÓN SEGÚN EL PROTOCOLO DE MADRID Para que sea considerada una transformación de un registro inter- 136

33 Pedro Beltrán Gamir nacional que ha sido cancelado a solicitud de la oficina de origen por la Oficina Internacional con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 del Protocolo de Madrid y en el artículo 156 del RMC, la solicitud de marca comunitaria deberá contener una indicación a este respecto. La indicación deberá hacerse al tiempo de la presentación de la solicitud consignando los siguientes elementos en el apartado específico de la solicitud titulado Transformación según el Protocolo de Madrid : Los elementos 1), 2) y 3) deben aportarse de manera obligatoria para que la Oficina considere que se solicita la transformación: 1) El número del registro internacional que ha sido cancelado. La OAMI podrá recuperar datos del registro internacional a fin de comprobar que la lista de productos y servicios de la marca comunitaria está cubierta por el registro internacional con respecto a la Comunidad Europea. 2) La fecha en que el registro internacional fue cancelado por la Oficina Internacional. Esta fecha servirá para comprobar que la solicitud de marca comunitaria es presentada en el plazo de tres meses a partir de la fecha de cancelación del registro internacional. 3) La fecha del registro internacional con arreglo al artículo 3, apartado 4 del Protocolo de Madrid o la fecha de la inscripción de la extensión territorial a la Comunidad Europea realizada con posterioridad al registro internacional según lo dispuesto en el artículo 3ter, apartado 2 del Protocolo de Madrid. 4) Cuando proceda, la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud 137

34 Manual práctico de Solicitud de Marcas internacional tal como consta en el Registro Internacional que mantiene la Oficina Internacional TRADUCCIONES Puede presentarse una traducción facultativa a la segunda lengua de la lista de productos y servicios, la indicación de los colores (si los hubiere), la descripción de la marca (si la hubiere) y la renuncia a invocar derechos exclusivos (disclaimer) (si la hubiere). De presentarse una traducción, deberá incluir estos cuatro elementos. 2.6 PAGO DE TASAS La tasa de base por solicitud de una marca comunitaria es de 750 euros y cubre hasta tres clases de productos y servicios; la tasa por cada clase adicional es de 150 euros. La tasa de base de la solicitud de una marca colectiva comunitaria es de euros; la tasa por cada clase que exceda de tres es de 300 euros. La tasa de base de la solicitud debe abonarse en el plazo de un mes a partir de la fecha de envío de la solicitud con objeto de que se asigne la fecha de recepción como fecha de presentación. La OAMI no enviará ninguna petición de pago. Una vez aceptado el registro de la marca, habrá de abonarse la tasa de base por el registro de una marca comunitaria. Dicha tasa asciende a 850 euros y cubre hasta tres clases de productos y servicios; la tasa por cada clase adicional es 150 euros. La tasa de base del registro de una marca colectiva comunitaria es de euros; la tasa por cada clase que exceda de tres es de 300 euros. 138

35 Pedro Beltrán Gamir Las tasas deberán abonarse en euros. El pago (todos los gastos bancarios correrán por cuenta del ordenante quien deberá dar al banco instrucciones al respecto) podrá realizarse: - mediante el cargo en una cuenta corriente con la OAMI, cuyo número deberá Indicarse. El solicitante o representante podrá elegir el cargo inmediato de la tasa de base de la solicitud o el cargo transcurrido un mes a partir de la presentación de la solicitud; el cargo inmediato agilizará la tramitación de la solicitud. El solicitante puede decidir si las tasas para las clases que excedan de tres se cargan junto con la tasa de base de la solicitud o una vez aceptada la clasificación. El titular de la cuenta corriente puede indicar que la cuenta corriente no debe utilizarse para el pago; - mediante una transferencia en euros a una cuenta bancaria de la Oficina, indicando el nombre, dirección y número de referencia del solicitante o del representante y la(s) solicitud(es) con respecto a la(s) cual(es) se efectúa el pago; La solicitud sólo deberá indicar la fecha de la transferencia si ésta ya ha sido efectuada. La Oficina no emite facturas por las tasas de presentación de la solicitud. Podrá abrirse una cuenta corriente previa petición escrita dirigida a la OAMI a la dirección siguiente: Oficina de Armonización del Mercado Interior Departamento Financiero Avenida de Europa, 4 E Alicante, España Teléfono: (34) Fax: (34)

36 Manual práctico de Solicitud de Marcas Las transferencias deberán efectuarse a una de las cuentas bancarias de la OAMI, de las siguientes entidades: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA y la LA CAIXA. NITARIAS. 7.2 LA INNECESARIEDAD DE PRESENTAR PODER EN LAS MARCAS COMU- La OAMI emitió una comunicación el 10 de febrero de 2003, comunicación nº 203 del Presidente de la Oficina, relativa al tratamiento de los poderes, en las que no exige la presentación de poder. En la comunicación se explica que a tenor de lo dispuesto en la regla 76 del RE, los representantes ante la Oficina, deberán presentar en la misma el correspondiente poder firmado para su inclusión en el expediente. Señala que a partir del mes de abril de 2002 la división de examen, división de oposición y división de anulación, dejaron de examinar la existencia de poderes, a no ser que hubiera razones específicas para dudar de la legalidad del poder del representante. El departamento de administración de marcas, dibujos y modelos se ha alineado a esta nueva política revisando en su práctica su verificación de los poderes relativos a los procedimientos de su competencia. Se ha llegado a la conclusión que requerir al representante de la presentación de un poder, verificar el poder y enlazarlo con otro, más expedientes de marcas, asignándole un número, entraña una gravosa carga administrativa. Por ello, se ha optado porque no sea obligatoria la presentación del poder y si se presenta queda unido a la solicitud de marca comunitaria, pero no se exige su presentación con la solicitud, ni tampoco con posterioridad a la misma. Esto significa una reducción grande de los formalismos. Se ha efectuado una propuesta de modificación de reglamento sobre la marca comunitaria para que se elimine la necesidad de presentación de poder. 7.3 ADMISIBILIDAD Y PUBLICACIÓN 140

37 Pedro Beltrán Gamir Las condiciones que ha de cumplir una solicitud de marca comunitaria para que la OAMI admita la solicitud y le otorgue una fecha de presentación son: - Presentar la instancia correctamente. -Indicaciones necesarias que permitan identificar al solicitante. - Lista de productos y/ o servicios para los que se solicita el registro. - Reproducción de la marca. -Pago de las tasas en el plazo de un mes desde la fecha de presentación. Si no se cumplen las condiciones mencionadas, la Oficina notifica al solicitante la irregularidad y le otorga el plazo de dos meses a partir de la fecha de la notificación para que proceda a su subsanación. Una vez que se comprueban estas circunstancias, se examina de oficio si la marca solicitada incurre en alguno de los motivos de denegación absolutos del artículo 7 del RMC y si existen marcas anteriores que pudieran oponerse al registro de la marca comunitaria. La comunicación del resultado de estas búsquedas tiene un doble destinatario; el solicitante de la marca comunitaria y los titulares de marcas comunitarias o de solicitudes de marcas comunitarias. Una vez la solicitud de la marca comunitaria cumple con todos los requisitos necesarios exigidos será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE MARCAS COMUNITARIAS, que se publica cada semana. Una vez publi- 141

38 Manual práctico de Solicitud de Marcas cada, terceros interesados en objetar el registro de una solicitud de marca comunitaria pueden presentar observaciones al respecto, explicando los motivos por los que procede denegar el registro de la misma. 7.4 OPOSICIÓN Cabe oponerse a una solicitud de registro de marca comunitaria en base a las marcas o signos anteriores recogidos en el artículo 8 RMC (Prohibiciones relativas). Podrán presentar, ante la OAMI, la oposición en el plazo de tres meses desde la publicación de la solicitud de la marca comunitaria los siguientes sujetos: 1. Titular de la marca o derecho anterior. 2. Licenciatario de éstos. 3. Cualquier otra persona legitimada en virtud del derecho nacional aplicable. Admitida la oposición, se notifica al solicitante de la marca comunitaria y se inicia el periodo de reflexión o de cooling-off para que las partes puedan negociar, concediéndosele al oponente un plazo de cuatro meses para completar la oposición con los documentos y pruebas que considere necesarios tras el cual se inicia el proceso contradictorio, que concluye con una decisión de la OAMI en la que se pronuncia sobre el fondo de la oposición y las costas del procedimiento, salvo que se haya decretado el sobreseimiento de la oposición. Llegados a este punto, es interesante traer a colación las estadísticas sobre la oposición, publicadas en el informe anual de la OAMI de 2005: 142