Cómo conceptualizar tecnologías patentables desde América Latina y el Caribe

Transcripción

1 Cómo conceptualizar tecnologías patentables desde América Latina y el Caribe 1

2 Vicepresidencia de Energía de CAF Hamilton Moss, Vicepresidente Corporativo Unidad de Análisis y Estrategias Mauricio Garrón, Especialista Senior Alvaro Atilano, Ejecutivo Principal La elaboración de este documento estuvo a cargo de: Alvaro Atilano, Ejecutivo Principal CAF Las ideas y planteamientos expresados y contenidos en el presente documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no comprometen la posición oficial de CAF Corporación Andina de Fomento. Todos los derechos reservados 2

3 Cómo conceptualizar tecnologías patentables en América Latina y el Caribe NOTA El presente documento está escrito con el propósito de aclarar elementos clave relacionados con el tema de patentes a posibles interesados, especialmente a inventores e innovadores de la región, con la finalidad de ayudarlos a entender mejor la actividad de conceptualización de tecnologías patentables y de desarrollo de solicitudes de patentes desde la región hacia mercados internacionales. El mismo no pretende dar consejos legales sobre como preparar y solicitar patentes. 3

4 Cómo conceptualizar tecnologías patentables en América Latina y el Caribe - Contenido 1. Aclaraciones sobre las patentes y el proceso de solicitud 2. Estrategia recomendada para solicitar patentes de invención vía internacional 3. Cómo conceptualizar tecnologías patentables el contexto de la Iniciativa Regional de Patentes para el Desarrollo CAF 4. Método práctico de cómo buscar el estado de la técnica (arte previo) 4

5 Cómo conceptualizar tecnologías patentables en América Latina y el Caribe - Aclaraciones Antes de sentarse a conceptualizar tecnologías patentables, es importante aclarar algunos elementos que son importantes para desarrollar patentes en y desde la región. 5

6 Cómo conceptualizar tecnologías patentables en América Latina y el Caribe - Aclaraciones 1. Una patente de invención no es una publicación científica. Es un documento orientado a proteger mercados de una tecnología específica en un país específico, en otras palabras es un instrumento comercial. 2. Las patentes sólo son válidas en el país donde se solicitan; una patentes en Colombia es válida sólo en Colombia. Si una persona o compañía tiene una patente de una tecnología solo en Colombia, cualquier persona o compañía puede copiar y vender esta tecnología en cualquier otro país sin pedir permiso o pagar regalías al dueño de la patente en Colombia. 6

7 Cómo conceptualizar tecnologías patentables en América Latina y el Caribe - Aclaraciones 3. Las patentes solo deben ser solicitadas en los países donde exista un mercado potencial, donde haya interés y/o demanda para la tecnología en el corto y mediano plazo. Por ejemplo, si un inventor uruguayo tiene un concepto nuevo e interesante sobre unos esquíes de nieve, no debe patentarlos en Uruguay sino donde se esquía en nieve y/o se produzcan estos equipos, por ejemplo, en la región europea (a través de una solicitud de patente regional en la Oficina de Patentes Europea (EPO por sus siglas en inglés), Estados Unidos, Canadá, etc.). 4. Inclusive, si el mismo inventor uruguayo tiene un nuevo concepto de un motor a combustión (para vehículos), debe patentarlo en el país (o países) donde exista un mercado grande de vehículos o en los países donde se fabrican vehículos. 7

8 Cómo conceptualizar tecnologías patentables en América Latina y el Caribe - Aclaraciones 5. Una solicitud de patente puede tardar generalmente de dos (2) a seis (6) años en ser concedida (en convertirse en patente) dependiendo del país, y generalmente duran 20 años a partir de la fecha en que fue presentada la solicitud (llamada la fecha prioritaria). 6. Dependiendo del país donde se solicite, una patente puede costar varios miles de dólares americanos. Por ejemplo, en Estados Unidos una solicitud de patente puede requerir entre US$6.000 y US$9.000 hasta que la misma sea concedida (generalmente en tres años) por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO por sus siglas en inglés). Estos costos pueden ser pagados en dos o tres partes durante el proceso. Por esto, es necesario tener una clara estrategia de patentamiento antes de involucrarse a desarrollar las mismas. 8

9 Cómo conceptualizar tecnologías patentables en América Latina y el Caribe - Aclaraciones 7. Una vez que se inicia el proceso de solicitud de una patente en un país, se cuenta solamente con 12 meses para introducir las solicitudes de patente de esa tecnología en cualquier país adicional, o una solicitud a través del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) para preservar la fecha prioritaria. 8. El PCT permite solicitar simultáneamente y en un gran número de países la protección de una invención por patente mediante la presentación de una única solicitud internacional de patente sin necesidad de presentar varias solicitudes de patente nacionales o regionales. A través de este mecanismo se puede alargar las solicitudes de patentes en países adicionales por un período de 30 meses. 9

10 Cómo conceptualizar tecnologías patentables en América Latina y el Caribe - Aclaraciones 9. Para propósitos de la Iniciativa regional de Patentes para el Desarrollo CAF consideraremos dos tipos de patentes: A. Patentes basadas en investigaciones científicas; y B. Patentes basadas en deducciones ingenieriles y actos de genialidad. 10

11 Cómo conceptualizar tecnologías patentables en América Latina y el Caribe - Aclaraciones A. Características de patentes basadas en la investigación científica: El innovador, inventor o investigador y/o sus equipos de profesionales necesitan estudios de tercer y cuarto nivel en áreas científicas (matemáticas, química, física, biología, bioquímica); Estas patentes están orientadas a desarrollar tecnologías estrechamente relacionadas a las ciencias (como biotecnologías, industria farmacéutica, nanotecnologías y otras); Generalmente para proceder con las solicitudes de patentes se necesita realizar actividades de investigación en laboratorios; El proceso de solicitud de patentes no se puede iniciar hasta tener resultados parciales de laboratorios alentadores y que identifiquen y describan la composición de compuestos activos o los procesos de cómo funciona la novedad (Paso 5). 1 Identificación del problema/reto a resolver 2 Conceptualización de soluciones y definición del mercado 3 Investigación Básica 4 Investigación Aplicada 5 Proceder con la solicitud de patente 6 Proyectos Demostrativos Conpletos 7 Escalamiento y Acumulación de Mercado 8 Difusión de Mercado 11

12 Cómo conceptualizar tecnologías patentables en América Latina y el Caribe - Aclaraciones B. Características de las patentes basadas en investigación/deducción ingenieril y actos de genialidad: El innovador, inventor o investigador y/o sus equipos de profesionales no necesitan estudios de tercer y cuarto nivel. Pueden ser ingenieros, técnicos e incluso no necesitar en algunos casos de educación formal; Estas patentes están orientadas a desarrollar tecnologías para solución de problemas específicos basados en el ingenio; Generalmente para proceder con las solicitudes de patentes no se necesita realizar actividades de laboratorio; El proceso de solicitud de patentes se puede iniciar antes del proceso de investigación básica y aplicada, porque en el resultado novedoso del producto, tecnología o proceso se puede predecir (visualizar) durante el proceso de conceptualización (Paso 3). 1 Identificación del problema/reto a resolver 2 Conceptualización de la solución y definición de mercado 3 Proceder con la solicitud de Patente 4 Investigación Básica 5 Investigación Aplicada 6 Proyectos Demostrativos Completos 7 Escalamiento u Acumulación de Mercado 8 Difusión de Mercado 12

13 Cómo conceptualizar tecnologías patentables en América Latina y el Caribe - Aclaraciones 10. Como se puede notar en los dos tipos de patentes descritos anteriormente, siempre antes de proceder a patentar hay que: a) Tener claro el problema que se quiere resolver (Paso 1 en ambos tipos de patentes); y b) Definir si la solución (la tecnología a patentar) tiene un mercado (Paso 2 en ambos tipos de patentes). 11. La diferencia en costos de los dos tipos de patentes puede ser significativas (varias decenas de miles de dólares) porque, para patentes científicas, se necesita realizar actividades de laboratorios que pueden estar en el orden de US$ a US$

14 Cómo conceptualizar tecnologías patentables en América Latina y el Caribe - Aclaraciones 12.Para la primera convocatoria de la Iniciativa Regional de Patentes para el Desarrollo CAF, nos concentraremos sólo en patentes basadas en investigación y/o deducción ingenieril y actos de genialidad. Esto es porque: a) En nuestra región, las pocas patentes que se solicitan vía internacional son generalmente patentes basadas en investigación científicas, es decir somos deficientes en solicitudes de patentes basadas en la actividad ingenieril; b) Los países que son exitosos exportando alta tecnología generan más patentes basadas en investigación/deducción ingenieril que en investigación científica; c) Las patentes ingenieriles son menos costosas que las patentes científicas porque, generalmente (como vimos en las páginas anteriores), no hay que realizar actividades de investigación básica y aplicada para proceder a preparar las solicitudes; y d) Las patentes ingenieriles son fáciles de conceptualizar 14

15 13. Una solicitud de patente ingenieril puede ser un documento muy simple, como los dos ejemplos que se presentan a continuación: Ejemplo 1 Fuente: 15

16 Ejemplo 2 Fuente: 16

17 Cómo conceptualizar tecnologías patentables en América Latina y el Caribe - Aclaraciones 14.Pero también, una solicitud de patente ingenieril puede ser un documento más complejo, como los ejemplos que se presentan a continuación: pdf 15. La complejidad de los conceptos de patentes ingenieriles que se solicitan en la primera convocatoria de la Iniciativa Regional de Patentes CAF está entre estos dos extremos. 17

18 ESTRATEGIA RECOMENDADA PARA SOLICITUDES DE PATENTES DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

19 Estrategia recomendada para solicitar patentes de invención desde América Latina y el Caribe Patento o no patento mi invención? Si se estima que el producto o tecnología a patentar tendría un alto precio unitario al ser comercializado, conviene patentar; Si se estima que el producto o tecnología a patentar tendría una demanda alta en países OCDE*, conviene patentar * Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico ( : Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea del Sur, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelandia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza, y Turquía. 19

20 Estrategia recomendada para solicitar patentes de invención desde América Latina y el Caribe Solicito sólo una patente nacional, es decir, en el país donde vivo? No, excepto que su país tenga un gran mercado para esa tecnología y/o varias decenas de millones de personas. Existe la inclinación de patentar sólo en el país que vivimos (a través de la oficina nacional de propiedad intelectual) sea porque no es muy costoso, o porque las solicitudes son en nuestro idioma. Sin embargo, esto tiende a tener resultados que no son convenientes desde el punto de vista de desarrollo tecnológico en la región. Primero, solicitar patentes en una oficina nacional sin tener claro un mercado puede redundar en menos recursos financieros para solicitar las patentes en países adicionales en el período de 12 meses. Esto limitaría la protección de la patente a un solo país (el nuestro). Segundo, la posibilidad que haya interés de compañías privadas en invertir en la tecnología es baja porque la patente cubre un mercado muy pequeño. Asimismo, como la tecnología no está protegida en otros mercados puede ser copiada lo que desincentiva la inversión en la tecnología y, por tal razón, su difusión. 20

21 Estrategia recomendada para solicitar patentes de invención desde América Latina y el Caribe Solicito solo una patente en otro país? Si tiene poco presupuesto, patente en el país que usted considere tenga el mayor mercado. Esto incrementaría las posibilidades comerciales de la tecnología que se quiere patentar. Solicito una patente en varios países incluyendo el mío? Esto sería lo ideal y, para países que pertenecen al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), no es tan costoso como solicitar patentes individualmente en cada país de interés. 21

22 Estrategia recomendada para solicitar patentes de invención desde América Latina y el Caribe Como recomendación general, solicite patentes para tener una protección en un mercado de mínimo seiscientas millones de personas, como por ejemplo: En Estados Unidos (333 millones) y la Comunidad Europea (500 millones). Total dos solicitudes de patentes (costo aprox. US$ ) En Estados Unidos (333 millones), Brasil (200 millones) y México (100 millones). Total tres solicitudes de patentes (costo aprox, US$ ) En Estados Unidos (333 millones), y una solicitud de patente a través del PCT. Total dos solicitudes durante 28 meses (costo aprox. US$ ). Escoger países adicionales para la fase nacional del PCT (costo aprox. US$ por país adicional a partir del mes 30). 22

23 Estrategia recomendada para solicitar patentes de invención desde América Latina y el Caribe Como se puede notar en la página anterior, siempre es recomendable primero aplicar en los Estados Unidos por varias razones, principalmente: Porque es un gran mercado (333 millones) con una comunidad grande de inversionistas; Porque las solicitudes de patentes en Estados Unidos se convierten a patentes (cuando son concedidas) en aproximadamente dos años. La mayoría de los otros países donde conviene patentar tardan de 3 a 6 años en conceder una patente. Tener una patente concedida incrementa las posibilidades de inversión en la tecnología; Porque Estados Unidos es uno de los pocos países en que se pueden solicitar patentes provisionales*, permitiendo establecer una fecha prioritaria 12 meses antes de someter una patente definitiva. * Una solicitud de patente provisional es una solicitud de patente muy simple que incluye solamente una descripción de la invención. Una solicitud de patente nonprovisional es la solicitud de patente completa que incluye dibujos, y reivindicaciones.. Fuente: 23

24 Estrategia recomendada para solicitar patentes de invención desde América Latina y el Caribe Para propósitos de la Iniciativa Regional de Patentes para el Desarrollo CAF, el proceso de solicitudes de patentes siempre seguirá la siguiente estrategia: 1 Solicitud de patente provisional en los Estados Unidos 2 Solicitud de patente definitiva en los Estados Unidos y solicitud de patentes vía PCT (Fase Internacional) 3 Solicitudes de patente vía PCT en varios países (Fase Nacional) Un ejemplo de un proceso de solicitud de patentes, cronograma y costos aproximados para nueve (9) países incluyendo Estados Unidos se resumen en el gráfico de la página siguiente. 24

25 Estrategia recomendada para solicitar patentes de invención desde América Latina y el Caribe US$ Total aproximado entre US$ a US$ en 30 meses Solicitud de una patente provisional en EEUU US$ Convierto US$ solicitud a patente formal en EEUU US$ Tengo 18 meses adicionales para Buscar socios y probar prototipos antes de introducir una solicitud en cada país Se establece la fecha prioritaria Convención de París Introduzco una solicitud vía PTC (por ejemplo indicando 50+ países) US$ US$ 4.000/país Introduzco solicitudes en 8 países Subtotal US$

26 CÓMO CONCEPTUALIZAR TECNOLOGÍAS PATENTABLES DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

27 Cómo conceptualizar tecnologías patentables desde América Latina y el Caribe Para patentar, solo se necesita cumplir con cuatro condiciones 1. Que la tecnología o producto conceptualizado sea nuevo 2. Que sea útil 3. Que sea legal 4. y que sea no obvio 27

28 Cómo conceptualizar tecnologías patentables desde América Latina y el Caribe Para conceptualizar tecnologías patentables se recomienda seguir los siguientes pasos: 1. Tener una clara visión y entendimiento del problema a resolver; 2. Tener conocimiento del entorno (ambiente) donde la tecnología a conceptualizar va a funcionar; 3. Determinar si la tecnología tendría mercado; 4. Hacer un dibujo de la tecnología, un concepto (a mano, PowerPoint, o equivalente) 5. Realizar una búsqueda del estado de la técnica o arte previo (ver siguiente sección) 28

29 Cómo conceptualizar tecnologías patentables desde América Latina y el Caribe Para conceptualizar tecnologías patentables se recomienda seguir los siguientes pasos (continuación): 6. Comparar el dibujo anterior con las gráficas y/o dibujos encontrados durante la búsqueda de arte previo 7. De parecerse el dibujo o la tecnología conceptualizada a cualquier dibujo o gráfico contenido en el arte previo, revisar si el uso que se le da a la tecnología parecida en el arte previo es el mismo uso que usted le quiere dar a la tecnología que está conceptualizando; 8. Si el uso es el mismo, modifique algunos aspectos clave de la tecnología conceptualizada o, preferiblemente, desarrolle un concepto tecnológico nuevo y diferente; 9. Repita los pasos 3 a 6 hasta que no encuentre algo similar en el estado de la técnica o arte previo. 29

30 Cómo conceptualizar tecnologías patentables desde América Latina y el Caribe 10. Una vez encontrado un concepto que no se repite en el estado de la técnica o arte previo, desarrolle varios dibujos o gráficos desde varios ángulos pero principalmente vista frontal (1), vista de lado (2), vista aérea (3); Fuente: 30

31 Cómo conceptualizar tecnologías patentables desde América Latina y el Caribe 11. Señale y enumere en las figuras cada aspecto de la tecnología que será explicada por escrito: Fuente: 31

32 Cómo conceptualizar tecnologías patentables desde América Latina y el Caribe 11. Desarrolle las diferentes secciones de una patente: a. Campo de Invención b. Antecedentes de la Invención c. Resumen de la Invención d. Breve descripción de los dibujos y figuras e. Descripción detallada de la invención f. La sección de reivindicaciones (claims) debe ser escrita por un abogado de patentes Ver la patente utilizada para el ejemplo en: El paso f arriba no es necesario realizarlo en las propuestas de conceptos tecnológicos patentables que se sometan en la primera convocatoria de la Iniciativa CAF. 32

33 MÉTODO PRÁCTICO DE BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA (ARTE PREVIO) PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS PATENTABLES

34 Búsqueda del Estado de la Técnica (arte previo) Conceptualizar una tecnología, especialmente aparatos, máquinas y objetos útiles, puede ser un ejercicio no tan complicado Lo complicado en el proceso de patentamiento de una tecnología es determinar si la tecnología conceptualizada existe. La búsqueda del estado del arte (Arte Previo) de una tecnología conceptualizada es quizás en el ejercicio más tedioso y consumidor de tiempo en el proceso de desarrollo de patentes, pero es uno de los más importantes para patentar una tecnología 34

35 Un método práctico de búsqueda del estado de la técnica (arte previo) 1) Buscar una patente estadounidense que haya sido otorgada recientemente, cuya tecnología sea parecida; 2) Identificar la clase (US Class) y los documentos citados por el examinador; 3) Proceder al portal de la USPTO; 4) Buscar por clase; 5) Identificar las aplicaciones de patentes; y 6) Identificar las patentes otorgadas. 35

36 PASO 1

37 PASO 2

38 PASO 3

39 PASO 4

40 PASO 5

41 PASO 6

42 PASO 7

43 PASO 8

44 PASO 9

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47 PASO 12

48 PASO 13

49 PASO 14

50 PASO 15 PASO 16

51 Total de documentos de arte previo encontrados (en PDF) Total: 538 aplicaciones (89 del 290/42 y 449 del 290/53) Total: patentes (450 del 290/42 y 711 del 290/53) Con la práctica esta búsqueda se realiza en pocas horas 51