En estos autos Rol N de esta Corte Suprema, referidos a un

Transcripción

1 Santiago, dos de agosto de dos mil diecisiete. Vistos: En estos autos Rol N de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N de 2006, el solicitante, Agustín Edwards E. y Cía. recurre de casación en el fondo contra el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó la decisión en alzada del señor Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial que, a su vez, acogió la oposición deducida por Celulosa Arauco y Constitución S.A., titular de la marca denominativa ARAUCO para la clase 16, y rechazó el registro de la marca mixta SOYARAUCO.CL, para la clase 16. Declarado admisible el arbitrio, se ordenó traer los autos en relación. Y considerando: Primero: Que el libelo protesta que el rechazo de la oposición deducida por su parte conculca los artículos 16, 19, 19 bis C y 20 letras f), h), inciso 1, de la Ley N y 6 quinquies del Convenio de París. Los fundamentos del recurso, a fin de evitar reiteraciones innecesarias, serán recogidos al analizar los mismos en los basamentos siguientes. Luego de exponer la forma en que los errores denunciados influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo impugnado, pide se invalide éste y que en el de reemplazo se acepte el registro solicitado. Segundo: Que el fallo de primer grado, pronunciándose sobre la oposición deducida por la ahora recurrida, expresó lo siguiente: 2.- Que corresponde acoger la oposición N 1 deducida, fundada en la infracción de la letra h) inciso 1 del artículo 20 de la Ley y en el registro N , puesto que los signos en controversia presentan semejanzas determinantes que impedirán una sana y pacífica coexistencia en el mercado. En efecto, al confrontar los signos en conflicto, se advierte que la marca pedida se encuentra íntegramente contenida en la registrada previamente, sin que la adición del segmento SOY ni.cl en la marca pedida, resulten suficientes para estimar

2 que se trate de un signo distinto, con un grado de identidad y fisonomía propia, circunstancias que sumadas a la relación existente entre sus ámbitos de protección, permiten presumir fundadamente que de otorgarse la marca solicitada, no podrán coexistir pacíficamente los signos en pugna en el mercado. 3.- Que por las mismas razones señaladas en el considerando anterior, corresponde acoger la oposición N 1 deducida, fundada en la infracción de la letra f) del artículo 20 de la Ley y en el registro N , ya que de concederse la marca pedida, ello daría motivo a generar toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la procedencia, cualidad o género de los productos que se quieren distinguir. El fallo confirmatorio de segundo grado, agregó que la marca del oponente ARAUCO se encuentra íntegramente contenida en el signo mixto requerido SOYARAUCO.CL, sin que la inclusión de los términos SOY y.cl le otorgue la suficiente distintividad para ser merecedora de amparo marcario, atendido a que la primera corresponde al verbo SER que acentúa la relación o asociación con la denominación ARAUCO, que implica pertenencia, como asimismo que.cl resulta ser el identificador del nombre de dominio de segundo nivel territorial de Chile, por lo que la solicitud de autos de ser aceptada a registro producirá la confusión, error o engaño respecto al origen empresarial de los productos solicitados de la clase 16, los cuales se encuentran estrechamente relacionados a los de la oponente que incluye en su cobertura impresos, publicaciones no periódicas y papelería en general. Tercero: Que, en relación al artículo 19 bis C de la Ley N , cuestiona el recurso que no se consideró por los sentenciadores los principios del derecho marcario que llaman a analizar una marca mixta en términos globales, es decir, no sólo en atención a la denominación sino también a las figuras contenidas en la etiqueta, considerándose al signo solicitado como un conjunto indivisible al constituir éste un signo mixto. El aludido artículo 19 bis C dispone que Los registros de marcas que

3 contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia de que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados. De esa manera, a la luz de la disposición transcrita, de solicitarse, como ocurrió en la especie, el registro de una marca mixta, integrada, dentro de un marco coloreado, de una frase soyarauco seguida del dominio de nivel superior geográfico para Chile.cl, al resolver los jueces de la instancia sobre la concurrencia de las causales de irregistrabilidad invocadas por el oponente, esto es, las de las letras f) y h) del artículo 20 de la ley de la especialidad, igualmente debieron atender a esta estructura compleja, principalmente en su ámbito gramatical, apreciándola globalmente como un todo, y no seccionando sus distintas partes y realizando una análisis parcelado y sucesivo de soy, arauco y.cl, como lo realiza el fallo, menos aún si la expresión soyarauco.cl no es más que la adaptación de la misma frase según la ciudad de que se trate para el registro por el mismo solicitante de la marca correspondiente, como soyarica.cl, soyvalparaiso.cl, y diversas marcas cuya existencia es un hecho público y notorio -pues precisamente se trata de sitios de noticias en internet- y cuyos registros de propiedad del solicitante el oponente no discute, como lo reconoció el abogado que compareció a alegar ante esta Corte. Cuarto: Que corolario del error anterior la sentencia tuvo por concurrentes las causales de las letras f) y h) del artículo 19 de la Ley N normas cuya infracción igualmente denuncia el arbitrio-, al estimar que las marcas en conflicto presentan semejanzas determinantes que, de concederse la marca pedida, dará lugar a error o confusión en el público consumidor, en circunstancias que de haber realizado un estudio de la marca como demanda el mencionado artículo 19 Bis C) se habría llegado a la conclusión contraria y, consecuencialmente que el signo pedido posee la distintividad que el artículo 19 -también conculcado a juicio del

4 recurso- requiere para proveerle de amparo legal mediante su registro. Quinto: Que los errores antes explicados han tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, desde que llevaron a denegar el registro de una marca respecto de la que no se presentan causales legales de irregistrabilidad que lo justifiquen, yerros que deberán subsanarse acogiendo el recurso deducido y dictándose la correspondiente sentencia de reemplazo. Atendido lo que se decidirá, no se analizarán las demás infracciones esgrimidas en el recurso. Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 17 bis de la Ley N , se acoge el recurso de casación en el fondo deducido en representación de Agustín Edwards E. y Compañía, contra la sentencia de dos de agosto de dos mil dieciséis, escrita a fojas 177, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista. Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Juica, quien estuvo por rechazar el recurso al estimar que el artículo 16 de la Ley N no constituye una ley reguladora de la prueba, mientras que las demás normas cuya infracción también denuncia el arbitrio fueron correctamente aplicadas conforme a los principios del derecho marcario y al examen de las marcas en conflicto, únicos elementos estos últimos que se tuvo a la vista por los jueces del grado para resolver, desde que diversos hechos y circunstancias que se alegan en el recurso para sustentar sus pretensiones no fueron asentados en la sentencia, constituyendo entonces las alegaciones del arbitrio sólo una distinta apreciación resultante del cotejo de los signos en discordia, divergencia que al no ser apoyada en un error de derecho no puede dar lugar a la invalidación del fallo en estudio. Regístrese. Redacción a cargo del Ministro Sr. Künsemüller y de la disidencia su autor. Rol N

5 Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., Lamberto Cisternas R., y el Abogado Integrante Sr. Jean Pierre Matus A. No firman el Ministro señor Brito y el Abogado Integrante señor Matus, no obstante haber estado en la vista y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal el primero y ausente, el segundo.

6 Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema En Santiago, a dos de agosto de dos mil diecisiete, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente. Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en o en la tramitación de la causa.