Luis Villarroel Villalón Juez Árbitro Sistema de solución de controversias NIC Chile

Transcripción

1 Luis Villarroel Villalón Juez Árbitro Sistema de solución de controversias NIC Chile Expediente Rol Nº Nombre de dominio: orbismovil.cl Titular: INVERSIONES QUINTEROS. Revocante: Inversiones Mundial S.A. Tipo revocación: Temprana. SENTENCIA DEFINITIVA ARBITRAJE POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO Santiago, veinte y tres de diciembre de dos mil dieciséis. - VISTOS: Que con fecha 23 de Mayo de 2016, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile, dependiente del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, notificó el suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto por revocación temprana del nombre de dominio orbismovil.cl. El suscrito con fecha 10 de junio de 2016 aceptó al cargo como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto referido, jurando desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible. Que son parte de esta causa como titular INVERSIONES QUINTEROS, de domicilio Vaticano 3844, Las Condes, Santiago, Chile. Quien inscribió el nombre de dominio referido, y como revocante INVERSIONES MUNDIAL S.A., representada por el abogado Mahish Sadarangani Mahboobani, ambos domiciliados para estos efectos en, Av. Apoquindo 3721, piso 14, Las Condes, Santiago, Chile. Que con fecha 27 de julio de 2016 el revocante presenta, dentro de plazo, escrito de demanda, acompañando con documentación probatoria y solicitando la revocación del nombre de dominio orbismovil.cl. Que en suma, los argumentos de Inversiones Mundial S.A. presentados en su demanda, son los siguientes: 1. Que, Inversiones Mundial S.A. es una empresa multi-negocio, conocida en América Latina como Orbis, que presta servicios de dirección de empresas, asesoría y consultoría en gestión comercial, organización y dirección empresarial a fabricantes de químicos para uso industrial, pinturas, materiales para la

2 construcción, tuberías para conducción de agua potable o aguas negras o fluviales y tanques colectores de líquidos y fluidos, lo cual se aprecia en su sitio web 2. Que, Orbis posee 5 importantes sub-marcas de productos y servicios: Pintuco (pintura), Andercol (químicos), O-tek (aguas), Mundial (comercio), Fundación Orbis (fundación), por lo que la revocante forma parte de un importante consorcio colombiano, como es en Chile: Grupo Security, Grupo Said, Grupo Luksic, etc. 3. Que, los documentos acompañados acreditan: 1) la fama y notoriedad de Orbis en Colombia; 2) la posición en el mercado empresarial que ha alcanzado Orbis en Latinoamérica; y 3) que Inversiones Mundial S.A. es conocido en el mercado empresarial como Orbis. 4. Que, la revocante cuenta con la solicitud N de la marca GRUPO ORBIS, la cual se presentó en Chile con fecha 05 de abril de 2013 y acaba de ser aceptada a registro. 5. Asimismo, la revocante es titular de las marcas GRUPO ORBIS y ORBIS en otras jurisdicciones, tales como Aruba, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Curazao, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Uruguay. 6. Que, el elemento esencial del nombre de dominio en disputa orbismovil.cl es ORBIS, el cual coincide con el elemento esencial y distintivo del conjunto marcario de la revocante GRUPO ORBIS, produciendo confusión en el mercado los términos genéricos MOVIL (en el nombre de dominio en controversia) y GRUPO (en la marca de la revocante). 7. Que, el 24 de abril de 2016, la revocante tomó conocimiento de que se registró a nombre de Inversiones Quinteros el nombre de dominio orbismovil.cl, en evidente y directa alusión a la marca GRUPO ORBIS de la primera, por lo que el 18 de mayo de 2016, esta parte solicitó la revocación de dicho nombre de dominio, dándose inicio al procedimiento de arbitraje en línea. 8. Que, se deben resolver los conflictos de titularidad de nombre de dominio en base al párrafo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.cl, reforzado por el párrafo 18 de la norma señalada, ambas normas citadas por la revocante. 9. Que, el registro cuya revocación se solicita no cumple con los supuestos establecidos en la reglamentación aplicable y la inscripción impugnada afecta los derechos del revocante, considerando que éste detenta un interés preferente respecto de la expresión ORBIS. 10. Que, la inscripción de orbismovil.cl contraría las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, y los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, pues pretende aprovecharse de una marca ajena, mundialmente

3 registrada y reputada, con el consiguiente enriquecimiento ilícito, menoscabando la debida transparencia de los mercados, pues con ella se induce a los consumidores a error, ya que éstos identifican la expresión Orbis al revocante, quien posee marcas ORBIS y es así conocido en el rubro empresarial. 11. Que, la inscripción de orbismovil.cl afecta derechos válidamente adquiridos por la revocante, pues pretende apropiarse de una expresión que corresponde a una marca registrada por ella. 12. En consecuencia, los derechos de Inversiones Mundial S.A. son anteriores y preferentes a los de la contraparte, al ser creadora y titular de la marca GRUPO ORBIS en Chile y ORBIS en el extranjero con anterioridad a la inscripción del nombre de dominio cuya revocación se solicita, infringiéndose el párrafo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL. 13. Finalmente, en mérito de lo expuesto, y conforme a lo dispuesto en el párrafo 18 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, el título 23 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL, la resolución de fecha 22 de julio de 2016 que declaró el inicio de la etapa de demanda, y demás normas aplicables, INVERSIONES MUNDIAL S.A. solicita se acoja la demanda de esta parte en su totalidad, ordenando la revocación del nombre de dominio ORBISMOVIL.CL en contra de INVERSIONES QUINTEROS, y en definitiva, resolver que Inversiones Mundial S.A. tiene un interés preferente respecto de dicho nombre de dominio, y asignárselo en forma definitiva, pues es creadora y dueña de la marca GRUPO ORBIS, registrada Chile y en el extranjero como ORBIS y GRUPO ORBIS. Que en su escrito de demanda ha acompañado los siguientes documentos: 1. Impresión de la solicitud N de la marca ORBIS GROUP en Chile por la revocante, pedida el 05 de abril de 2013, aceptada a registro. 2. Impresión desde la enciclopedia virtual Wikipedia, relativa al revocante. 3. Copia impresa de búsqueda en Google de la expresión GRUPO ORBIS. 4. Copia simple de los registros de marca GRUPO ORBIS y ORBIS obtenidos por la revocante en las jurisdicciones de Aruba, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Curazao, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Uruguay. 5. Impresiones de carátulas de diarios colombianos con avisos publicitarios de la revocante. 6. Reporte de Implementación Internet, Lanzamiento GRUPO ORBIS, abril Reporte fotográfico del Aeropuerto Internacional José María Córdova de Medellín (JMC) de Rionegro, Antioquia, Colombia, de fecha 31 de marzo de Impresión de la carátula de la revista Avianca de abril de 2014.

4 9. Impresión carátula revista Semana del 31 de marzo al 6 de abril de 2014, Edición N 1665, con un aviso publicitario de ORBIS. 10. Impresión carátula revista Dinero de abril de 2014, con aviso publicitario de ORBIS. 11. Set con impresiones de la página web del revocante 12. Carta firmada Oscar H. Cortés (representante legal de OMD Colombia S.A.S.), certificando la inversión en publicidad de la marca de la revocante. Que con fecha 11 de Agosto de 2016, se da traslado a la demanda, teniéndose acompañados como parte del proceso los documentos de prueba. Que, con fecha 21 de agosto, el titular representado por su abogado Felipe Martín Nogueira Ferrada, presenta dentro de plazo, escrito de contestación de la demanda, acompañando con documentación probatoria y solicitando la mantención de la titularidad del nombre de dominio orbismovil.cl. Que en suma, los argumentos de INVERSIONES QUINTEROS presentados en su contestación, son los siguientes: 1. Que, INVERSIONES QUINTEROS., es un grupo empresarial dedicado al rubro del transporte en Chicureo, ofreciendo un servicio de chofer privado, rápido y confiable, que lleva a sus clientes a cualquier lugar de la comuna en cualquier fecha y hora, y que realiza también viajes fuera de la comuna de Chicureo, pero solo a destinos específicos, como el aeropuerto y conciertos masivos. 2. En ese contexto, ORBISMOVIL.CL es el nombre que ocupa para difundir su actividad, y es conocida bajo el nombre de fantasía ORBIS MOVIL, el cual fue elegido por prestarse los servicios del titular en una órbita definida, la comuna de Chicureo, y porque esa actividad genera redes o círculos sociales, pues los clientes satisfechos con el servicio otorgado, recomiendan el mismo a otras personas de la comuna. 3. Que, la palabra MOVIL ha sido elegida por la titular debido al servicio que presta, lo que se grafica en la movilidad que la empresa le aporta a la comuna de Chicureo. 4. Así, INVERSIONES QUINTEROS. ha logrado posicionar entre el público local su emprendimiento ORBIS MOVIL, ejerciendo su actividad de manera legítima, pacífica y de buena fe. 5. Que, para expandir su emprendimiento y volumen de ventas, la titular inscribió de buena fe el dominio ORBISMOVIL.CL, concordante con el nombre de su empresa,

5 además de sencillo y de fácil recordación, importante para una buena página web, y su impacto en las ventas. 6. Que, para el uso e inscripción del nombre de dominio en disputa la titular ha demostrado, mediante los documentos acompañados, una conducta concluyente, para realizar una actividad lícita y de buena fe. 7. Que, para la resolución este tipo de controversias se debe analizar la expresión inscrita y si pertenece a la propiedad o creación de las partes, o si es una expresión genérica de uso común y regular, siendo una expresión genérica aquella asociable por el público a distintas cosas, ya sea por ser una palabra común en algún idioma, o por resultar de una combinación de ellas. 8. En este sentido, la expresión ORBIS MOVIL es absolutamente genérica, al corresponder a una palabra del latín y otra del español, siendo el elemento central el vocablo MOVIL, que tiene diversos significados, pero que hace referencia al transporte que la titular brinda. 9. Que, la frase objeto de este litigio, debe entenderse dentro del contexto, de buscar dar un servicio de calidad a cada cliente de Chicureo, y que estos retribuyan con algo. 10. Que existen diversos significados para la palabra ORBIS, pero todos aluden a cosas circulares u ovaladas, cuestión en directa relación con el nombre del dominio disputado, pues en algo circular todo lo que va hacia un lugar suele regresar, situación que ocurre con la empresa titular, que genera un circulo virtuoso. 11. Que, ORBIS es una palabra de significado internacional, conocida por todo el mundo, y MOVIL, es palabra del idioma español con diversos significados. 12. Que, por dicho carácter genérico, no es posible concebir que un único titular se adjudique el derecho exclusivo de uso sobre la expresión ORBIS u ORBISMOVIL. 13. Que, existen en internet varios usos de la expresión ORBIS y MOVIL, no asociados a la demandante y que conviven en completa armonía con sus marcas. 14. A mayor abundamiento, una búsqueda en la red social Facebook de la expresión ORBIS, arroja los más diversos resultados.

6 15. En conclusión, las expresiones ORBIS, MOVIL y ORBISMOVIL no son creación o propiedad de alguna de las partes, sino simples palabras del idioma latín y español, con innumerables usos, sin poder avalarse que un único titular reclame el derecho exclusivo en su utilización. 16. Que, en las controversias por nombres de dominio, el objeto del juicio versa sólo sobre el nombre, es decir, el SLD (Secondary Level Domain), y no sobre el contenido del mismo. 17. Que, la normativa aplicable debe ser: la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL (RNCL), parte del contrato de adhesión por el registro del nombre de dominio con NIC Chile, y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la UDRP), que emana de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN); la Constitución Política de la República, las leyes chilenas y tratados vigentes; y los principios de equidad. 18. Que, el interés preferente que dice tener la demandante no aparece revestido de argumentos que relevantes para decidir la asignación del nombre de dominio en disputa. 19. Que, las marcas comerciales no implican necesariamente el derecho a ser asignatario del nombre de dominio. 20. Que, revocar el nombre de dominio ORBISMOVIL.CL es contrario a la normativa de NIC Chile, las normas UDRP, y a los principios de equidad. 21. Que, la marca ORBIS de la revocante, inscrita en las jurisdicciones de Aruba, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Curazao, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Uruguay, no acredita un interés preferente, ya que 1) solo refiere a una de las palabras contenidas en el dominio del titular; y 2) porque la marca alegada ni siquiera está en nuestro país, no siendo conocida por el público nacional, ergo no goza de la fama y notoriedad alegada. 22. Que la clase marcaria de la demandante dista mucho del giro del titular. 23. Que, el registro marcario de la demandante tuvo vigencia hasta el 27 de julio de este año y es solo le otorga protección al conjunto, no a los elementos separados del dominio en disputa.

7 24. Que, la supuesta confusión alegada por la demandante no está acreditada, y aunque lo estuviera, el riesgo de posicionar una expresión genérica debe ser soportado por quien lo intenta. Y, aceptar que la mera existencia de una marca comercial otorga derecho a revocar el nombre de dominio homónimo, es contrario al derecho a desarrollar libremente una actividad económica, consagrado por el artículo 19 numeral 21 de la Constitución. 25. En este sentido, la confusión que alega la demandante no es tal, pues ello tiene como premisa un usuario de internet carente de juicio y discernimiento, incapaz de distinguir la empresa de esta parte de la gran industria de la revocante, cuando el usuario de internet es una persona plenamente capaz de comprender y distinguir los contenidos del sitio web al que se enfrenta. 26. Que, no se han vulnerado las normas contenidas en el párrafo 14 de la reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres de dominio.cl (la libertad de expresión, de información, los principios de la competencia leal y la ética mercantil, y los derechos adquiridos por terceros). 27. En conclusión, 1) en este caso hay un nombre de dominio inscrito por el titular, de buena fe, mediando un interés actual y legítimo en su inscripción y uso (la realización de una actividad económica lícita); 2) el nombre de dominio corresponde a una expresión genérica (palabras del idioma español); 3) Una demanda de revocación que plantea como argumento el registro previo de marcas anteriores, otorgaría un mejor derecho sobre el dominio del titular; 4) El argumento marcario no es absoluto ni excluyente, se ha rechazado aun en identidad con el nombre de dominio; 5) No resultan acreditados ni el peligro de confusión entre los consumidores, ni el supuesto perjuicio (y que aunque lo fueran, no procede argumentarlos contra una expresión genérica); 6) Numerosa jurisprudencia que refuerzan los anteriores argumentos; y 7) En subsidio, de todas formas sería aplicable el principio first come, first served, que asiste al titular. 28. Finalmente, que conforme a los argumentos expuestos, y en consideración a las disposiciones del texto actualizado de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL", la Política de resolución de controversias para nombres de dominio.cl, la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio de la ICANN, la Constitución Política de la República de Chile, las demás leyes pertinentes, y los principios de equidad, el demandado solicita se mantenga la actual asignación del nombre de dominio ORBISMOVIL.CL.

8 Que en su escrito de contestación ha acompañado los siguientes documentos: o Capturas de pantalla del sitio web ORBISMOVIL.CL. o Capturas de pantalla de las diversas páginas web que utilizan las palabras ORBIS y MOVIL. o Capturas de pantalla de NIC CHILE, constando diversos dominios que contienen las palabras ORBIS y las frases MOVIL. o Capturas de pantalla del INAPI, constando diversas marcas que usan las palabras ORBIS y MOVIL. o Capturas de pantalla de Google con los diversos usos y expresiones de los vocablos ORBIS y MOVIL ORBISGROUP y ORBISMOVIL. o Capturas de pantalla de la red social Facebook, con las diversas instituciones y/o personas que utilizan las palabras ORBIS, MOVIL como nombre de su perfil. o Capturas de pantalla de la página GRUPO-ORBIS.COM, sitio web del revocante. boticafamiliar.cl nutraceutical.cl o Copia del fallo de la Corte de Apelaciones, recaído en el recurso de queja por la sentencia del dominio antedicho. vitaminachile.cl o Copia del fallo recaído en juicio sobre nombre de dominio lacremeria.cl amarillasmercantil.cl golazolimitada.cl chiletoday.cl xpertos.cl Que, con fecha 14 de septiembre se provee la contestación y se tiene por acompañado los documentos de prueba con citación.

9 Que con fecha 14 de noviembre, se dio por cerrado el debate y se citó a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que la causa del presente arbitraje, el ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, procede de lo dispuesto en el artículo 6 letra b) de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL (Reglamentación), la cual señala que Se entenderá que toda persona por el hecho de ser titular o solicitar la revocación de un nombre de dominio.cl declara estar en conocimiento, haber leído y aceptado la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, sus Políticas y Procedimientos, todos los cuales constituyen las condiciones generales de contratación de un nombre de dominio en.cl ; y en su artículo 8 que señala Toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetar a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL. SEGUNDO: Que corresponde fijar por este Tribunal aquellos hechos que han sido debidamente probados, conforme a la apreciación de la prueba en conciencia, lo que le permite resolver libremente de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le determine. TERCERO: Que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil, el árbitro arbitrador debe practicar todas las diligencias que estime necesarias para el conocimiento de los hechos, por lo que en razón de la naturaleza misma del conflicto que debe dirimirse, este Tribunal ha revisado los antecedentes proporcionados por las partes y aquellos que ha estimado necesarios para conocer los hechos y dirimir fundadamente el conflicto. CUARTO: Que en razón de lo dispuesto en los artículo 19 y 20 de la Reglamentación, el objeto de este juicio consiste en determinar si el revocante tiene un interés preferente en el nombre de dominio ORBISMOVIL.cl, o que el primer solicitante haya realizado una inscripción o uso de mala fe, según conste del mérito de autos. QUINTO: Que ha quedado acreditado en autos que la revocante a la fecha de la demanda era titular de una solicitud de registro GRUPO ORBIS, asi como titular de otros registros en el extranjero ya sigularizados en los Vistos de esta sentencia, que incluyen de manera preponderante la expresiòn ORBIS.

10 SEXTO: Que la expresión ORBIS no es una creación del solicitante, que, segun el Diccionario de latin en linea didacterion, significa "círculo" y como se ha acreditado con la prueba acompañada en autos, así como consta en los registros pùblicos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial y Nic Chile la expresiòn orbis forma parte, respectivamente, de diversos signos marcarios en diversas clases, asi como en multiples nombres de dominio registrados a nombre de terceros, lo cual hace particularmente aplicable el principio de especialidad marcaria en lo que se refiere al alcance de los registros marcarios con la expresión ORBIS. Por lo demás, no pasa desapercibido a este tribunal es que el registro marcario del revocante de autos si bien fue concedido, fue objeto en su oportunidad de multiples oposiciones por titulares de otras marcas que incluyen la expresiòn ORBIS. SEPTIMO: Que aplicando el principio de indivisbilidad marcaria es posible advertir que el signo marcario del revocante si bien comparte con el nombre de dominio objeto de autos una coincidencia en cuanto a la voz ORBIS, tanto en el registro como el nombre de dominio en cuestiòn dicha palabra está acompañada por complementos diversos. En un caso la voz grupo y en la otra movil, todo lo cual les aporta a cada uno una fisonomìa propia que evita la posibilidad de confusión en el pùblico consumidor. OCTAVO: Que a mayor abundamiento la actividad del actual titular referida al transporte de pasajeros no forma parte de la cobertura del registro marcario nacional del revocante. NOVENO: Que conforme a lo indicado en los considerandos precedentes, apreciando la prueba en de conformidad con las maximas de la experiencia y la equidad, es posible concluir que la expresión orbismovil en Internet no se asocia preferentemente al demandante, ni que exista la posibilidad de confusiòn en cuanto al origen empresarial de la expresion orbismovil. Igualmente valorando la prueba de conformidad con las máximas de la prudencia y la equidad, tampoco es posible tener por acreditada una inscripción o uso de mala fe del nombre de dominio de autos por su actual titular. DECIMO: Que, por todo lo anterior, este Tribunal valorando la prueba en conciencia, de conformidad con las máximas de la prudencia y la equidad, ha llegado a la convicción que el demandante INVERSIONES MUNDIAL S.A. no ha logrado probar que tenga un interés que supere aquel que asiste al demandado INVERSIONES QUINTEROS, de conformidad con los principios de la libertad de expresión y libertad de realizar actividades económicas legales, y por cierto, al amparo del principio fundante del derecho de los nombres de dominio primero en llegar, primero en derecho que le asiste y consolida un derecho preferente sobre el nombre de dominio objeto de autos.

11 S E R E S U E L V E: En mérito de lo señalado en la parte considerativa, y de conformidad a lo establecido en la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio Cl, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a la prudencia y equidad; se rechaza la demanda de revocación interpuesta por Inversiones Mundial S.A. y se ordena que se mantenga el registro del nombre de dominio orbismovil.cl a nombre de su actual titular INVERSIONES QUINTEROS. El expediente electrónico ser á cerrado en su oportunidad procesal. Que existiendo motivo plausible para litigar, cada parte pagará sus costas. Notifíquese a las partes y a Nic Chile mediante correo electrónico. Ejecútese por Nic Chile esta Resolución. Luis Villarroel Villalón Árbitro designado Autorizan en calidad de testigos Maritza Fernanda Díaz Valdenegro Diego Alberto del Solar Vivanco Rut: Rut:

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