Fecha de Resolución: 05/06/2003 N de Recurso: 8502/1997 Procedimiento: RECURSO CASACIÓN Ponente: D. Fernando Cid Fontán ANTECEDENTES DE HECHO

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1 Fecha de Resolución: 05/06/2003 N de Recurso: 8502/1997 Procedimiento: RECURSO CASACIÓN Ponente: D. Fernando Cid Fontán Marca "CAJA ESPAÑA" nº , denegación, clase 1ª "productos químicos para la industria, ciencia, fotografía, etc. Recurrente: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD. Recurrido: La Administración. (Art º de la L.J.; art. 1 y 11.1 a) y h) de la Ley 32/88). SENTENCIA En la Villa de Madrid, a cinco de Junio de dos mil tres. VISTO por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación nº 8502/1997 interpuesto por PIEDAD, representada por la Procuradora Dª. Cayetana de Zulueta Luchsinger, asistida de Letrado, contra la sentencia nº 563, dictada el 19 de junio de 1997 por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y recaída en recurso nº 389/1997 seguido contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 22 de noviembre de 1994, que desestimó el recurso de reposición frente a la denegación registral de la marca número denominada "CAJA ESPAÑA" con el gráfico de un toro, para proteger productos de la clase 1ª, "productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, agricultura, horticultura y silvicultura, resinas, materias plásticas, abonos, soldaduras, adhesivos". ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sección 8ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia nº 563 de fecha 17 de junio de 1997, cuya parte dispositiva dice: "FALLAMOS Que, desestimando el recurso contencioso administrativo nº 389/95, interpuesto por la Procuradora Dª Cayetana de Zulueta Luchsinger, en nombre y representación de la empresa Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de enero de denegando la marca mixta nº , con distintivo "Caja España" (y gráfico)-, y de 22 de noviembre de 1994, (publicada en el B.O.P.I. de 16 de Febrero de 1995), desestimatoria del recurso entablado frente a la anterior, debemos declarar y declaramos que las Resoluciones impugnadas son conformes con el ordenamiento jurídico, y, en consecuencia, confirmamos su plena validez y eficacia. Sin costas". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado por providencia de la Sala de instancia de fecha 16 de julio de 1997, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes. SEGUNDO.- Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 23 de septiembre de 1997, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida y concediendo la inscripción de la marca nº CAJA ESPAÑA, con gráfico de un toro, para proteger productos de la clase 1ª. TERCERO.- El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de

2 fecha 22 de junio de 1998, y se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la Administración del Estado), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que realizó en escrito presentado en fecha 13 de julio de 1998, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas al recurrente. CUARTO.- Por providencia de fecha 4 de marzo de 2003, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 29 de mayo de 2003, fecha en que tuvo lugar el acto. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El recurso de casación impugna la sentencia de instancia por haber considerado conformes a Derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegaron el registro de la marca mixta nº , con gráfico de un toro y leyenda "CAJA ESPAÑA" para productos de la clase 1ª, "productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, agricultura, horticultura y silvicultura, resinas, materias plásticas, abonos, soldaduras, adhesivos". La denegación por la Oficina Española de Patentes y Marcas se fundamentó en el carácter genérico del vocablo "Caja", en la prohibición de la apropiación exclusiva del término "España" que se desprende del artículo 11.1 h) de la Ley de Marcas 32/1988 que contiene la prohibición de registrar marcas que reproduzcan o imiten la denominación de España, sus Comunidades Autónomas, etc., en la inexistencia de autorización del órgano competente, así como también en la falta de condición accesoria respecto de la principal que también exige el citado precepto y que el gráfico del toro, vinculado a la cultura ibérica, tiene carácter accesorio y sin valor significativo. La sentencia de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid entendió acertado el criterio de la Administración y consideró que los argumentos ofrecidos por la actora no eran suficientes para desvirtuarlo. En efecto, la recurrente adujo, por un lado, que las palabras integrantes de la marca denegada forman parte de su denominación social, la cual ha sido autorizada por el Banco de España y ha sido aceptada por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León y por el Código de Identificación Fiscal del Ministerio de Economía y Hacienda. Además, insistió en que la conjunción de las dos palabras "Caja" y "España", originaba un conjunto dotado de la substantividad suficiente para ser reconocido como marca. Pero la Sala sentenciadora estimó que las decisiones del Banco de España y la actuación en otros ámbitos de las Administraciones Públicas no tenían la virtualidad de enervar la prohibición del artículo 11.1 h) de la Ley de Marcas. Asimismo, advirtió que la denominación socia l "Caja España de Inversiones" y que las certificaciones que aporta se refieren en conjunto a su razón social y no a una parte de ella "Caja España". SEGUNDO.- El recurso de casación, con apoyo en el artículo º de la Ley de la Jurisdicción, se compone de dos motivos. El primero de ellos consiste en la infracción del artículo 11.1 h) de la Ley 32/1988, sobre marcas. El segundo apunta la infracción del principio constitucional de igualdad en la aplicación de la Ley. TERCERO.- Esta Sala ya se ha pronunciado sobre la conformidad o no a Derecho del signo "Caja España" en sus sentencias de 25 de abril, 14 de mayo, 5 de junio y 19 de septiembre de Entonces se trataba de la pretensión de registrarlo para productos de otras clases del Nomenclátor, pero las razones por las que se rechazaron los argumentos de la parte actora, que es la misma que ahora sostiene este recurso, no son aplicables a esta controversia, pues el presente recurso de

3 casación tiene de una peculiaridad que lo hace diferente a los anteriores citados, dado que se pretende incorporar a la marca el distintivo de la silueta de un "toro" y además, porque es un recurso tramitado y resuelto al amparo de la Ley 32/1988 de Marcas, que introduce modificaciones legales respecto de lo dispuesto en el antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial, y por tanto, y dado que en el presente recurso, se plantea la infracción del artículo 11.1 h) de la Ley de Marcas 32/1988, debemos limitarnos al examen del referido precepto, sin que nos podamos referir a las infracciones de los apartados 124.5º,6º y 13º del viejo Estatuto, en los que fundamentábamos las sentencias anteriores, por encontrarse actualmente derogados. CUARTO.- El artículo 11.1 apartado h) de la Ley 32/1988 de Marcas, establece que no podrán registrarse como marcas, los que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización. En todo caso, solamente podrán constituir un elemento accesorio del distintivo principal. Este precepto innovador en el ordenamiento jurídico respecto de lo regulado en el viejo Estatuto de la Propiedad Industrial que en su artículo 124.2º prohibía el empleo de escudos, armas, emblemas, insignias o condecoraciones españolas o extranjeras, y en el artículo 124.6º establecía la prohibición de registrar las denominaciones geográficas o regionales, las cuales sólo podían ser objeto de marcas colectivas, comprende pues también entre las prohibiciones, las denominaciones de España, sus Comunidades Autónomas, municipios, provincias o entidades locales, entre las cuales está indudablemente contenida las que hoy examinamos "España", por referirse a la totalidad del territorio español, y por consiguiente, sólo resta por examinar si tal prohibición ha dejado de serlo, como alega el recurrente, por mediar la debida autorización o porque el término "España" dentro de la marca constituye un elemento accesorio del distintivo principal. Examinado el expediente administrativo, aparece un documento de la Secretaría General del Banco de España de fecha 10 de julio de 1990 que dice "Justificada la inscripción en el Registro Mercantil, se procede a anotar de forma definitiva, en el Registro Especial de Cajas Generales de Ahorro Popular, PIEDAD, con número de codificación 2096, N.I.F.: G y domicilio social en Ordoño II, León; un documento de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León que certifica que la Caja de España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, de acuerdo con la Resolución de 20 de junio de 1990 de la Dirección General de Tributos y Política Financiera, figura inscrita con fecha 20 de junio de 1990 y número en el Registro de Cajas de Ahorro de Castilla y León; finalmente el Código de Identificación Fiscal nº G perteneciente a CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD. Con la presentación de tales documentos el recurrente pretende tener por justificada la debida autorización para incorporar la denominación "España" a la marca nº CAJA ESPAÑA, con gráfico de la silueta de un "toro" para proteger productos de la clase 1ª, "productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, agricultura, horticultura y silvicultura, resinas, materias plásticas, abonos, soldaduras, adhesivos", pretensión que no fue aceptada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en resoluciones de fechas 5 de enero de 1994 y 22 de noviembre de 1994 que denegaron la inscripción registral de dicha marca, así como tampoco la admite la sentencia de instancia hoy recurrida, tanto por no tener el carácter de autorización debida, como por su falta de condición accesoria de la principal. La tesis del recurrente denunciando violación del artículo 11.1 h) de la Ley, no puede ser aceptada por la Sala por tres razones: Primera, porque como ha dicho esta Sala reiteradamente en sentencias idénticas promovidas por el mismo recurrente, la última con fecha 3 de abril de 2003, en el recurso de casación nº 6541/1997, los documentos aportados no suponen autorización alguna del Gobierno

4 de España, único competente para otorgarla, y ni siquiera la certificación del Banco de España, pues la misma se refiere exclusivamente a la inscripción en el Registro Mercantil, Registro Español de Cajas Generales, lo que no guarda ninguna relación con la autorización para ser inscrita como marca en el Registro de la Propiedad Industrial, que exige el artículo 11.1 h), y mucho menos pueden conceder tal autorización los otros dos documentos aportados, uno de la Junta de Castilla y León y otro del Código de Identificación Fiscal; Segunda, porque en cualquier caso tales documentos se refieren a la entidad Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, organismo totalmente diferente de la leyenda "CAJA ESPAÑA" que se pretende inscribir como marca; Tercera, porque además, resulta evidente que la denominación "España" tiene carácter principal y no accesorio del término "caja". Por todo lo cual, no existiendo debida autorización que exige el artículo 11.1 h) y además, por figurar en la marca solicitada la denominación "España" con carácter principal y no como elemento accesorio del distintivo principal, procede desestimar el motivo de casación examinado dado que elemento gráfico de la silueta de un "toro", que acompaña a la marca solicitada y que como figura o término común no es apropiable en exclusiva por nadie, en nada puede alterar lo dicho hasta ahora, tanto de la falta de la debida autorización como del carácter principal de la denominación "España". QUINTO.- La misma suerte desestimatoria debe correr el segundo motivo alegado. En primer lugar, porque no se hizo invocación de la infracción del principio de igualdad en la aplicación de la Ley en la instancia, aunque en ella se hablara de la utilización de términos geográficos en marcas concedidas a distintas Cajas de Ahorro, por lo que cabe considerar que estamos ante una cuestión nueva, lo cual es suficiente para rechazarlo. No obstante, aunque no fuese así, procedería la misma solución desde el momento, como hemos dicho ya en numerosas sentencias anteriores ya referidas, en que las marcas a cuya concesión se refiere la actora para fundamentar la desigualdad en que se la habría sumido, no constituyen un término de comparación adecuado, sobre todo porque no se trata de una denominación idéntica en todo a la de la recurrente: "CAJA ESPAÑA" con gráfico de la silueta de un "toro", dado que no existe ninguna otra marca inscrita con una denominación ni siquiera parecida y mucho menos que haya sido concedida después de la vigencia de la Ley 32/1988, como ocurre con la marca hoy examinada. SEXTO.- Al desestimar los dos motivos de casación alegados, procede declarar no haber lugar al presente recurso de casación, y hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo al recurrente conforme dispone el Art de la Ley Jurisdiccional. En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY, FALLAMOS Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación nº 8502/1997, interpuesto por la Procuradora Dª. Cayetana de Zulueta Luchsinger, en nombre y representación de PIEDAD, contra la sentencia nº 563 de fecha 17 de junio de 1997, dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nº 389/1995, con expresa condena en costas al recurrente. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo.

5 Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario cert v