TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA, DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS ROLLO DE SALA N.º 10 ( marca comunitaria 9) 06. PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 748 / 2005. JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA, DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS. AUTO NÚM. 15/06 Iltmos.: Presidente: Don Enrique García-Chamón Cervera. Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual. Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán. En la ciudad de Alicante, a trece de febrero del año dos mil seis. El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por SOCRA FISH, LTD y CHATKA INTERNATIONAL, SA, apelantes por tanto en esta alzada, representados por el Procurador D. DANIEL DABROWSKI PERNAS, con la dirección del Letrado D. JORGE GRAU MORA. 1
I ANTECEDENTES DE HECHO.- PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, se dictó Auto, de fecha 9 de noviembre del año 2005, cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente: Se inadmite a tramite la demanda interpuesta por SOCRAFISH y CHANTKA INTERNACIONAL SA contra ARIMPEX PROMOQUALITA SL, CHATKA HISPANIA SL, CAVIER PETROSSIAN SA y SADCO FRANCE SA INVERSIONES MM 5000 SA por acumulación indebida de acciones y archívese sin mas trámites. SEGUNDO.- Contra dicho Auto se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 31 / 1 / 06, en que tuvo lugar. TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales. II RAZONAMIENTOS JURÍDICOS.- PRIMERO.- Las pretensiones de la parte demandante: acciones acumuladas en la demanda.- La sociedad SOCRA FISH, LTD (domiciliada en Moscú) y la sociedad CHATKA INTERNATIONAL, SA (domiciliada en Luxemburgo), acuden a la Jurisdicción española de la Marca Comunitaria alegando ser titular y licenciataria exclusiva, respectivamente, de la Marca Comunitaria CHATKA, N.º 943.670, que distingue productos de la clase 29, en especial carne de cangrejo enlatada; y formulan demanda contra las siguientes sociedades: las españolas ARIMPEX PROMOQUALITA, SL y 2
CHAKTA HISPANIA, SL ; y las francesas CAVIAR PETROSIAN, SA y SADCO FRANCE, SA. En la demanda se ejercitan, acumuladas, las siguientes acciones: Primera: acción por violación de la marca comunitaria CHATKA, N.º 943.670. Se invocan los arts. 9, 14, 97 y 98 del Reglamento n.º 40 / 24, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria (en adelante, RMC). Se solicita la declaración de que el uso que hacen las demandadas ARIMPEX PROMOQUALITA, SL y CHAKTA HISPANIA, SL infringe los derechos de exclusiva que derivan para las actoras de la inscripción de la marca comunitaria CHATKA, N.º 943.670; la declaración de que el uso del signo CHATKA como nombre de dominio infringe los derechos de las actoras que derivan de dicha inscripción; la declaración de que la denominación social de CHAKTA HISPANIA, SL, y su uso, implican infracción de esos derechos; se solicitan, en definitiva, una serie de pronunciamientos de condena consecuentes con las anteriores declaraciones. Segunda: acción de nulidad de la marca internacional CHATKA, n.º 554.373- A, inscrita a nombre de ARIMPEX PROMOQUALITA, SL. La acción se ejercita contra esta sociedad y contra sus antecesoras en la titularidad del registro, CAVIAR PETROSIAN, SA y SADCO FRANCE, SA. El fundamento legal de la acción se ubica, fundamentalmente, en el art. 6 septies del Convenio de la Unión de París, con cita igualmente de la Ley española 10/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM). Igualmente, se alega su nulidad, por haberse depositado de mala fe. Tercera: acción de nulidad de la marca española CHATKARIMPEX, n.º 2.579.060, inscrita a nombre de CHAKTA HISPANIA, SL. Se invocan los arts. 6 y 52 de la LM, alegando la incompatibilidad entre la marca comunitaria y la española. También se alega su nulidad, por haberse depositado de mala fe. SEGUNDO.- La resolución apelada del Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios.- El Juzgado de Marca Comunitaria inadmite la demanda con el argumento, dicho sea en síntesis, de que no es posible la acumulación de acciones que se pretende en la demanda, en los siguientes términos: A) La acción de nulidad de la marca internacional no puede acumularse a la de infracción de la marca comunitaria porque en el RMC no hay precepto que permita tal 3
acumulación (ni el art. 92 del RMC ni el art. 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial - en adelante LOPJ - otorgan al Juzgado de Marca Comunitaria competencia para conocer de la primera) y el art. 73 de la LEC no admite interpretación alguna que ampare la acumulación pretendida. B) No pueden acumularse, de otro lado, porque ambas tienen sustantividad propia y la de nulidad de la marca internacional podría ser principal respecto de la acción por infracción de la marca comunitaria. C) La acción de nulidad de la marca nacional sí puede ser acumulada a la acción por violación de la marca comunitaria. Sobre la base de estos razonamientos, y aplicando el art. 73.4 de la LEC, acuerda el archivo de la demanda. TERCERO.- Disquisición previa sobre el supuesto de hecho que se plantea en la demanda.- En la demanda se plantea un caso paradigmático de protección del signo distintivo que, en definitiva, constituye la marca y de la posición jurídica que ostenta el titular (y licenciatario) de una marca comunitaria. Y ello, porque éstos accionan contra sociedades titulares de una marca nacional y de una marca internacional, solicitando la nulidad de las mismas, y contra esas mismas sociedades, por violación de la marca comunitaria. Efectivamente, nos encontramos ante un supuesto de acumulación subjetiva y objetiva de acciones. La acumulación subjetiva, desde la perspectiva demandante, porque la titular de la marca comunitaria y la licenciataria en exclusiva son las que presentan la demanda. Acumulación subjetiva, desde la óptica de la demandada, porque las acciones se dirigen contra varias sociedades. Acumulación objetiva, porque, como se ha visto, son varias las acciones ejercitadas. La parte demandante, partiendo de un núcleo fáctico esencial (la marca comunitaria) acciona para la defensa de la misma. Y dirige sus acciones contra los infractores de la marca, y contra quienes ostenta la titularidad, nacional e internacional, de marcas que se dicen idénticas o similares. El supuesto planteado, por tanto, es un supuesto que puede presentarse con relativa frecuencia, e involucra no sólo distintos litigantes sino también distintas 4
acciones; pero todos ellos, girando en torno a un eje fundamental cual es la marca comunitaria. CUARTO.- Sobre la acumulación de la acción de nulidad de una marca internacional y por violación de una marca comunitaria, en demandas ante el Juzgado de Marca Comunitaria.- La parte demandante alega que la acumulación de estas acciones (calificando como de principal a la de infracción de marca comunitaria) respeta el Art. 71.2 de la LEC., ya que entre ellas no existe ninguna incompatibilidad, sino todo lo contrario. Se razona que para la plena efectividad de las acciones de cesación en el uso del signo CHATKA resulta indispensable la declaración de nulidad de la marca internacional (y de la nacional), ya que, de lo contrario, se daría el caso de que, aún pudiendo existir infracción de la marca comunitaria por los hechos que se exponen, las demandadas podrían invocar el Art. 34 de la Ley de Marcas, que otorga al titular registral el derecho positivo al uso del signo objeto del mismo. Dice, en definitiva, que es obligado el ejercicio acumulado de estas acciones en el mismo procedimiento, ya que, de lo contrario, la de nulidad sería prejudicial respecto a la de violación de los derechos de marca. En el análisis de la cuestión que nos ocupa, se va a ir partiendo de premisas, algunas obvias, pero todas necesarias para razonar la decisión de que es posible la acumulación de las acciones que nos ocupan, para que sean conocidas y resueltas en un mismo procedimiento por la Jurisdicción de la Marca Comunitaria. A) No cabe duda alguna acerca de la competencia de esta Jurisdicción para conocer de la acción por violación de una marca de ese clase. El art. 86.4 de la LOPJ dispone que Los juzgados de lo mercantil de Alicante tendrán competencia, además, para conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de lo previsto en los Reglamentos números 40/94, del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y 6/2002, del Consejo de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia dichos Juzgados extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarán Juzgados de Marca Comunitaria. 5
El art 82.4 de la LOPJ, por su parte, establece que Asimismo, la Sección o Secciones de la Audiencia Provincial de Alicante que se especialicen al amparo de lo previsto en el párrafo anterior conocerán, además, en segunda instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos recursos a los que se refiere el art. 101 del Reglamento nº 40/94, del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y el Reglamento 6/2002, del Consejo de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional y a estos solos efectos se denominarán Tribunales de Marca Comunitaria. Y, por último, el art. 92 del RMC ( Competencias en materia de violación y validez, ubicado en el Título X del RMC Competencia y procedimiento en materia de acciones judiciales relativas a marcas comunitarias -, sección segunda Litigios en materia de violación y de validez de las marcas comunitarias -), establece, en su letra a), que Los tribunales de marcas comunitarias tendrán competencia exclusiva para cualquiera acción por violación y si la legislación nacional lo admite por intento de violación de una marca comunitaria. B) No existe norma legal que atribuya al Juzgado de Marca Comunitaria el conocimiento de litigios sobre marcas internacionales. Ni la LOPJ ni el RMC reconocen, como se ha visto con la trascripción de los preceptos citados, competencia a la Jurisdicción de la Marca Comunitaria para conocer de pretensiones relativas a marcas internacionales, ni, más concretamente, sobre su nulidad. C) En España, los litigios sobre marcas internacionales son competencia de la Jurisdicción mercantil. El art. 86.ter.2 dispone que Los juzgados de lo mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de: a) Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad. D) Es en este punto del razonamiento cuando se debe acudir al principio de capilaridad orgánica (Sentencia del TMC de 3 de febrero del 2006) o permeabilidad relativa (Sentencia del TMC de 23 de marzo del 2005) a que este Tribunal de Marca comunitaria ha acudido en las resoluciones citadas, al abordar cuestiones 6
competenciales. Esa suerte de ósmosis judicial (Sentencia del TMC de 3 de febrero del 2006) se asienta en el siguiente hecho incontestable: los dos únicos órganos judiciales integrantes de la Jurisdicción española sobre la marca comunitaria son, al tiempo, órganos judiciales integrados en la Jurisdicción mercantil. En esta última resolución se razonaba lo siguiente: España ha optado, frente a soluciones divergentes adoptadas en otros Estados de la Unión Europea, por designar tan sólo dos Tribunales de Marca Comunitaria, ubicados en Alicante: el Juzgado y el Tribunal de Marca Comunitaria, con la función de desempeñar las funciones que en el RMC se establecen. Estas funciones son, como se expone en el considerando 14 del RMC las relativas a la violación y la validez de las marcas comunitarias. Están siendo, por tanto, estos órganos judiciales los que, en la actualidad están encargados de delimitar las cuestiones atinentes a las violaciones y la validez o nulidad de las marcas comunitarias; todo ello inspirado en el superior principio de la protección de la marca comunitaria, al que ya se hacía mención en la sentencia de este Tribunal de 23 de marzo del 2003, en la que decíamos que la protección de la marca comunitaria como principio teleológico que sustenta el marco de la especialización propia de este Órgano Judicial. Además, desde otra perspectiva, estos dos órganos judiciales son, al tiempo, órganos judiciales integrados en la Jurisdicción mercantil. Es en este punto del razonamiento cuando se debe acudir al principio de capilaridad orgánica o permeabilidad relativa a que este Tribunal de Marca comunitaria ha acudido en resoluciones anteriores (la sentencia ya citada), al abordar cuestiones competenciales. Esa suerte de ósmosis judicial se asienta en el siguiente hecho incontestable: los dos únicos órganos judiciales integrantes de la Jurisdicción española sobre la marca comunitaria son, al tiempo, órganos judiciales integrados en la Jurisdicción mercantil. Y es a los órganos de la jurisdicción mercantil a los que la LOPJ atribuye el conocimiento de los asuntos relativos a la propiedad industrial. Es decir, la especialización se acrecienta desde que, de un lado, la competencia objetiva para conocer de los pleitos sobre marcas corresponde a los órganos de lo mercantil; y la competencia objetiva para conocer de los litigios sobre marcas comunitarias, en los términos explicitados, se atribuye a los órganos de la Marca Comunitaria. Y ambos se manifiestan, en el caso español, en unos mismos órganos judiciales, que participan de una doble naturaleza, y que no pueden obviar el flujo competencial y de especialización (a suerte de vasos comunicantes ) que en su seno subyace. 7
De estos razonamientos se colige, por tanto, en lo que ahora interesa, la doble naturaleza de un mismo órgano judicial y la posibilidad, en aras a la satisfacción del superior interés de la tutela de la marca comunitaria, de que la competencia de los tribunales de marca comunitaria se extienda, por ello, más de lo que, stricto sensu, prescribe el art. 92 RMC, en tanto órganos judiciales integrados dentro del entramado de la Jurisdicción mercantil. E) Llegados a este punto, se efectuará el razonamiento procesal que permite la acumulación de las dos acciones que nos ocupan ante la Jurisdicción de la Marca Comunitaria. El art. 73 de la LEC supedita la acumulación de acciones a la observancia de los requisitos que en el número uno se establecen, de modo que faltando competencia por razón de la materia para conocer de una de las dos acciones acumuladas, la acumulación no es posible. Ya se ha razonado con anterioridad que el Juzgado de Marca Comunitaria, en su condición de órgano integrante e integrado en la Jurisdicción mercantil, sí tiene competencia para conocer de las pretensiones sobre la propiedad industrial, precisamente por la capilaridad orgánica y la doble naturaleza que en su seno subyace. No parece que pueda objetarse a ello que el art. 125.2 de la Ley de Patentes 11/1986, de 20 de marzo, establezca que será competente para todos los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente ley, el Juez de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado, y que esta norma de competencia territorial sea aplicable en materia de Marcas por la expresa remisión efectuada en el artículo 40 de esta última Ley. Este fuero legal establecido por el artículo 125.2 de la Ley de Patentes, conforme tiene reconocido reiteradamente la Jurisprudencia, es un fuero legal absoluto por razones funcionales, de especialización del órgano jurisdiccional y unificación de criterios jurisprudenciales. Y no puede objetarse, en el caso concreto que ahora aborda este Tribunal, desde la perspectiva del art. 73.1.1º de la LEC., porque la remisión al citado precepto de la Ley de Patentes lo es en virtud del art. 52.1.13º de la LEC ( competencia territorial en casos especiales ; precepto ubicado en una Sección que tiene por título De la competencia territorial ). Esta calificación de este fuero como de competencia territorial 8
nada enturbia la clara dicción del Art. 73.1.1º de la LEC y del art. 86 ter, número segundo, de la LOPJ: éste atribuye competencia objetiva a los órganos de la Jurisdicción mercantil para conocer de los litigios en materia de propiedad industrial, entre los que se encontrarían los litigios sobre marcas internacionales, y el primero exige que el órgano que conozca de la acción acumulada tenga competencia por razón de la materia para conocer de ella. Ambas prescripciones se respetan en el caso que nos ocupa. El fuero territorial del art. 125 LP, nacido con la finalidad de conseguir una especialización de los órganos dedicados a solventar ese tipo de litigios, ha de ser contemplado desde la perspectiva actual, tanto legislativa como de realidad jurídica; y debe abordarse desde el prisma de que, en materia de marca comunitaria, existe desde fecha muy reciente (1 de septiembre del 2004), una jurisdicción superespecializada, la de la Marca Comunitaria. Jurisdicción que participa plenamente, porque así lo ha decidido el legislador, de un evidente y marcado carácter mercantil. Desde el momento en que a una acción basada en la marca comunitaria se acumule, en la forma que lo ha sido en la demanda, otra u otras fundadas en marcas internacionales, la vis atractiva de la marca comunitaria arrastrará de las acciones acumuladas, cuya competencia objetiva ha sido atribuida a los órganos de lo mercantil, entre los que se encuentran los de marca comunitaria. G) La posición jurídica de la parte demandante se funda en una marca comunitaria; y es sobre la base jurídica que otorga esta titularidad sobre la que descansan, en definitiva, las pretensiones de nulidad de la marca nacional y de la marca internacional. Desde esta perspectiva, y aunque estas acciones, evidentemente, tengan virtualidad propia, en el caso que nos ocupa están íntimamente ligadas a la acción por violación de la marca comunitaria, ya que lo que se pretende por la parte demandante no es otra cosa que la íntegra protección del signo registrado en la OAMI. Ello permite tildar a la acción por violación de la marca comunitaria como acción principal, tal y como hace la parte demandante. F) En definitiva, recapitulando, el art. 73 sí que permite, al entender de este Tribunal, la acumulación de las acciones que nos ocupan para su conocimiento conjunto por la Jurisdicción de la Marca Comunitaria. La regla general en materia de acumulación objetiva de acciones es la de su pertinencia (art. 71.2 LEC) siempre que no sean incompatibles entre sí ni se excluyan mutuamente o sean contrarias entre sí (art. 71.3), 9
que no es el caso. La acumulación subjetiva de acciones es aceptable en el caso que nos ocupa, pues entre las acciones ejercitadas entre los diversos litigantes existe un evidente nexo por razón del título y causa de pedir (art. 72). Y, por último, se cumplen los requisitos procesales de admisibilidad establecidos en el art. 73, particularmente en su número primero, ya que el Juzgado de Marca Comunitaria, que tiene competencia para conocer, en exclusiva frente a cualquier otro, de la acción principal, también la tiene, por razón de la materia, como órgano de la Jurisdicción mercantil, para conocer de las acumuladas. El efecto de la acumulación no es baladí: todas las acciones se discutirán en un único procedimiento y se resolverán en una sola sentencia. QUINTO.- Otro criterio coadyuvante de los anteriores, en orden a la admisión de la acumulación, es el del efecto perverso al que podría conducir una solución contraria. Efectivamente, de no admitirse la acumulación en supuestos como el que nos ocupa, y el conocimiento conjunto de las diversas acciones ejercitadas, el panorama procesal podría verse integrado por un procedimiento ante el Juzgado de Marca Comunitaria, con sede en Alicante, cuyo objeto sería la acción por violación de una marca comunitaria y de uno o varios procedimientos ante uno o varios Juzgados de lo Mercantil, de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia, territorialmente competente, cuyo objeto serían la acciones de nulidad de la marca nacional e internacional. La parte demandante debería instar, por tanto, varios procedimientos ante varios Juzgados. Las partes demandadas podrían ostentar ese carácter en uno o varios de eso procedimientos. Asistiríamos, sin lugar a dudas, ante un auténtico fuego cruzado entre los distintos procedimientos. El planteamiento de cuestiones prejudiciales, al que ya se alude en la propia demanda (art. 43 LEC) podría dar al traste con las pretensiones de las partes, fundamentalmente de la demandante, por el indudable entorpecimiento y dilatación que acarrearía en los distintos procedimientos. No parece aconsejable, desde esta óptica, obligar a ese peregrinaje judicial a la parte actora. La interpretación que este Tribunal efectúa ante este panorama se ve marcadamente influenciada por la tutela judicial efectiva y la satisfacción de las legítimas 10
pretensiones de las partes, que se estiman se ven salvaguardadas desde el momento en que un órgano judicial competente para el conocimiento de todas las acciones acumuladas, conocerá de todas ellas en un solo litigio y las resolverá en una sola y única sentencia. SEXTO.- La acumulación de la acción por violación de la marca comunitaria y de nulidad de una marca nacional.- Para justificar la viabilidad de esta acumulación se pueden utilizar todos los argumentos vertidos en el fundamento anterior, que son de igual aplicación en el que ahora nos ocupa, y a los cuales nos remitimos a fin de evitar inútiles reiteraciones. SÉPTIMO.- En materia de costas será de aplicación el art. 398.2, que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. En cuanto a las costas de la primera instancia, de conformidad con el art. 394.1, habrán de imponerse a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, sin que este tribunal aprecie la existencia de serias dudas de hecho o de derecho. VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de este Auto, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Marca Comunitaria. III PARTE DISPOSITIVA EL TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA, DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS, FALLA: Que con estimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de SOCRA FISH, LTD y CHATKA INTERNATIONAL, SA contra el auto dictado por el 11
Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, de fecha 9 de noviembre del 2005, en los autos de juicio ordinario n.º 748 / 05, debemos revocar y revocamos dicha resolución en el sentido de dejarla sin efecto, debiéndose dictar otra que, con admisión de la demanda interpuesta por aquellas dos sociedades contra ARIMPEX PROMOQUALITA, SL, CHAKTA HISPANIA, SL, CAVIAR PETROSIAN, SA y SADCO FRANCE, SA, dé al procedimiento el curso que legalmente proceda, sin hacer especial imposición de las costas en ninguna de las dos instancias. Notifíquese este Auto en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación. Así, por este nuestro auto definitivo, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN: Leído y publicado fue la anterior resolución en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico. 12