SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO. pokemonrpg.cl

Transcripción

1 TRIBUNAL ARBITRAL Jacqueline Abarza T. Juez Árbitro SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO Santiago, 24 de junio de dos mil quince VISTOS: pokemonrpg.cl Que con fecha 13 de marzo de 2015, se dio inicio al Procedimiento de Resolución de Controversias relativo a la revocación del dominio pokemonrpg.cl, en conformidad al artículo 19 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio (RFRND.CL), con creación del expediente Rol Nº 4728 y de acuerdo a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL, en adelante La Política; Que el dominio en conflicto se encuentra inscrito a nombre del señor KEVIN SEBASTIÁN FALLA, y el solicitante de la revocación son los señores NINTENDO OF AMERICA INC., representados por doña MARÍA PAULINA BARDÓN CALVO, ambos domiciliados en Avenida Apoquindo 3721, piso 14, Las Condes, Santiago. Que habiéndose abierto la etapa de tachas en conformidad a la Política, éstas no se presentaron en tiempo ni en forma. Que mediante Oficio OF N , de NIC Chile, de fecha 23 de abril del año 2015, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto de revocación sobre el mencionado nombre de dominio; Que se aceptó el cargo de Árbitro y se juró desempañarlo fielmente con fecha 23 de abril del año Que en mérito de lo anterior se abrió la etapa de consignación de los honorarios arbitrales los cuales fueron consignados por la parte revocante en tiempo y en forma, por lo que se abrió la etapa de presentación de la demanda. Con fecha 15 de mayo de 2015, los señores NINTENDO OF AMERICA INC., presentaron en conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 y siguientes de la Política, su demanda de revocación en tiempo y en forma.

2 Se dio traslado al actual asignatario del dominio de la demanda interpuesta en autos por el término de diez días. Se citó a las partes a oír sentencia con fecha 18 de junio de 2015 Que en cuanto a las alegaciones de las partes: Que la parte revocante señores NINTENDO OF AMERICA INC., fundamenta su demanda en lo siguiente: Que es la creadora y dueña de la marca POKEMON, registrada en Chile y en el extranjero, circunstancia que le confiere un interés preferente respecto del nombre de dominio en disputa. Que es una compañía mundialmente conocida -entre otras cosas- por el desarrollo de programas computacionales de recreación, juegos, publicaciones, juguetes, vestuario, etc., que tienen como protagonistas a personajes infantiles y juveniles de fuerte impacto en el público consumidor. Que la difusión y distribución de sus productos se realiza prácticamente en el mundo entero, siendo su fama y notoriedad algo evidente para todo consumidor. Señala que entre los múltiples personajes que operan bajo su alero están aquellos de la serie televisiva POKEMON, que se identifican a sí mismos como guerreros de la escuadra POKEMON. Indica que un simple barrido en de la palabra POKEMON arroja noventa millones cuatrocientos mil menciones. Señala que acompaña las impresiones de páginas web chilenas y extranjeras. Añade que es titular de diversos registros en Chile y en el extranjero que contienen la expresión POKEMON. Agrega que acompaña copia de registros, material publicitario y otra documentación que acredita la fama y notoriedad que tiene su marca. Explica que la sigla RPG significa Role-Playing Game, lo cual, traducido al español, puede definirse como juego de interpretación de roles. Que estos juegos o juegos de roles, consisten en que uno o más jugadores desempeñan un determinado rol, papel o personalidad. Indica que los juegos de roles pueden clasificarse en diversos tipos, dentro de los cuales se encuentran los videojuegos de roles. Expresa que éstos últimos son un género de videojuegos que usa elementos de los juegos de rol tradicionales, por lo que normalmente también se les designa con la sigla RPG. Agrega que la expresión POKEMON RPG significa POKEMON juego de interpretación de roles. Menciona que la adición de la sigla RPG a la expresión POKEMON, para conformar el nombre de dominio pokemonrgp.cl, no es suficiente para distinguirlo de su marca. Considera que se está utilizando la marca POKEMON inapropiadamente y sin su autorización, creando confusión entre los consumidores ya que pensarán que se trata de un juego de roles que involucra a los personajes de la renombrada serie de productos POKEMON. Sostiene que la inscripción de pokemonrpg.cl contraría las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, así como los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, pues pretende aprovecharse de una marca ajena, con el consiguiente enriquecimiento ilícito que tal acto conlleva, menoscabando la debida transparencia de los mercados, pues tal expresión directamente se le asocia, y no al actual titular del nombre de dominio impugnado y sin duda se induce a los consumidores a

3 todo tipos de errores. Estima que la inscripción de pokemonrpg.cl afecta sus derechos válidamente adquiridos. Sostiene que su marca registrada POKEMON en Chile, en la actualidad se encuentra vigente y en pleno uso. Señala que posee derechos anteriores respecto de la expresión POKEMON. Solicita se le asigne en forma definitiva dicho nombre de dominio, además de condenar en costas al señor KEVIN SEBASTIÁN FALLA. Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro N , POKEMON, productos, denominativa, clase 29, en Chile, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil doce; Registro N , POKEMON, productos, denominativa, clase 28, en Chile, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil doce; Registro N , POKEMON, productos, denominativa, clase 9, en Chile, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil doce; Registro N , POKEMON, productos, denominativa, clase 25, en Chile, de fecha treinta de septiembre de dos mil nueve; Registro N , POKEMON, productos, denominativa, clase 16, en Chile, de fecha treinta de septiembre de dos mil nueve; Registro N , POKEMON, productos, denominativa, clase 9, en México, de fecha doce de agosto de dos mil ocho; Registro N , POKEMÓN, productos, mixta, clase9, en Argentina, de fecha veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y nueve; Registro N , POKEMON, productos, denominativa, clase 9, en Estados Unidos de América, de fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. En el Derecho cita el párrafo 14 reforzado por el 18 del Reglamento de NIC Chile; el título 23 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL; la resolución de fecha doce de mayo de dos mil quince que declaró el inicio de la etapa de demanda, y demás normas aplicables Como fundamento de su argumentación acompañan: Copia simple de Certificado de Título emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Registro N , POKEMON, denominativa, productos, clase 9, otorgado por diez años a contar del diecinueve de noviembre de dos mil doce; Copia simple de Certificado de Título emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Registro N , POKEMON, productos, clase 28, otorgado por diez años a contar del diecinueve de noviembre de dos mil doce; Copia simple de dos páginas de Título de Registro N de Marca POKEMON, nominativa, productos, clase 9, emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con fecha doce de agosto de dos mil ocho; Copia simple de Título de Registro N , POKEMON, mixta, clase 9, emitido por el Instituto de Propiedad Industrial de la República de Argentina, emitido con fecha doce de noviembre de dos mil diez; Copia emitida por United States Patent and Trademark Office, de Registro N , POKÉMON, denominativa, clase 9, registrado con fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve; Listado de siete páginas

4 de Nintendo of America Inc. titulado Active RegisteredTrademarks de marca POKEMON, de fecha nueve de enero de dos mil catorce; Impresión de página obtenida de la página Web resultado de la búsqueda de la expresión POKEMON, impreso con fecha trece de mayo de dos mil quince; Impresión de dos páginas obtenidas de la página Web consulta de Marca POKEMON, impreso con fecha trece de mayo de dos mil quince; Impresión de dos páginas en inglés tituladas Pokémon Gotta catch ém all!, que contiene listado de ciudades por orden alfabético y horarios, sin constar emisor ni fecha; Impresión de dos páginas obtenidas de la página Web en que aparecen imágenes publicitando los juegos de video de POKÉMON, impreso con fecha veinte de julio de dos mil nueve; Impresión de página obtenida de la página Web impreso con fecha trece de julio de dos mil nueve; Impresión de cuatro páginas obtenidas de la página Web que contiene información en inglés sobre los juegos POKÉMON, impreso con fecha veintinueve de julio de dos mil nueve; Impresión de cinco páginas en que aparecen diversos productos de la marca POKÉMON, sin constar emisor y sin fecha; Impresión de cinco páginas de Catálogo tituladas Super Power Supplies Fall/Winter 1999, que contiene imágenes de productos de la marca POKEMON ; Impresión de cinco páginas de Revista Oficial de Nintendo, que contiene información de los juegos POKEMON ; Impresión de página en inglés titulada Nintendo News: Pokémon Hotter Than Ever, de fecha veintiséis de abril de dos mil siete; Impresión de páginas de Revistas Guiness World Records Gamer s Edition años 2008, 2009 y 2010; Impresión de páginas de Revista Oficial de Nintendo Club Nintendo, sin constar año; Impresión de seis páginas obtenidas de la página Web impreso con fecha trece de mayo de dos mil quince; Impresión de página obtenida de la página Web impreso con fecha trece de mayo de dos mil quince; Impresión de dos páginas obtenidas de la página Web impreso con fecha trece de mayo de dos mil quince; Impresión de página obtenida de la página Web impreso con fecha trece de mayo de dos mil quince; Impresión de dos páginas obtenidas de la página Web impreso con fecha trece de mayo de dos mil quince; Impresión de página obtenida de la página Web impreso con fecha trece de mayo de dos mil quince; Impresión de dos páginas obtenidas de la página Web impreso con fecha trece de mayo de dos mil quince; Impresión de dos páginas obtenidas de la página Web impreso con fecha trece de mayo de dos mil quince; Impresión de seis páginas obtenidas de la página Web Top Selling Software Sales Units de fecha uno de agosto de dos mil catorce; Copia autorizada de poder otorgado en Washington, USA, conferido por Nintendo America Inc. a la abogado María Paulina Bardón Calvo, con fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

5 CONSIDERANDO PRIMERO: Que el presente proceso tienen por objeto la resolución del conflicto relativo a la solicitud revocación del nombre del dominio pokemonrpg.cl, pedida por los señores NINTENDO OF AMERICA INC., cuyo actual asignatario es Kevin Sebastian Faila; SEGUNDO: Que es dable consignar que un nombre del dominio consiste en una dirección electrónica o bien una denominación por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que Internet ofrece; TERCERO: Un nombre del dominio, en consecuencia, tiene la naturaleza de un signo distintivo pues permite, por una parte, identificar a los usuarios de internet y así distinguir una empresa de otra, o productos o servicios unos de otros y, por la otra, cumple también la función de una correcta información sobre esa empresa, productos o servicios a los usuarios en la red; CUARTO : Que respecto de las normas aplicables para la resolución de conflictos sobre nombres del dominio se hace indispensable considerar que, el conflicto objeto de resolución de este arbitraje es la presentación de una solicitud de revocación de acuerdo a lo establecido en el artículo 19, inciso primero, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.cl, que señala: Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días a que se refiere el tercer párrafo del número 11 de esta Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente; QUINTO: Que el interés preferente a que alude el citado artículo 19, inciso primero, en opinión de esta sentenciadora, debe ser interpretado a la luz de las normas de carácter general contenidas en el artículo 14, de la misma Reglamentación y que establece los principios generales que deben ser respetados o cumplir por quien es asignatario de un dominio que señala: será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre ejercicio de la libertad de expresión e información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. SEXTO: Que por otra parte el artículo 21.4 de la Reglamentación pertinente establece el carácter de arbitrador, de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren; SEPTIMO: Que respecto de las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información - esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley Nº , sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo -, y los principios de competencia leal y la ética mercantil este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infracción; OCTAVO: Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente

6 adquiridos, se hace necesario determinar los posibles derechos o el interés legítimo que las partes poseen sobre el dominio en cuestión y si la actual asignación del dominio afecta derechos o intereses legítimos de la otra parte, así como la naturaleza de la expresión que constituye el dominio en cuestión; NOVENO: Que respecto de los derechos o intereses del actual asignatario consta que habiendo sido notificado válidamente, no compareció durante el curso del proceso, y en consecuencia no realizo gestión alguna, por lo que su interés lo demuestra con la sola asignación de su dominio; DECIMO: Que respecto del interés del solicitante de la revocación, los antecedentes acompañados, no objetados, dan cuenta que tiene numerosos registros en Chile la marca POKEMON, para distinguir productos de la clase 9,28, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, que el registro más antiguo data del año 2002; Que asimismo tiene registrada su marca en el extranjero en países como Argentina, Estados Unidos de Norte América y México, que el registro más antiguo data del año 1998; que esta marca es ampliamente difundida y usada para comercializar juegos de videos que publicita ampliamente a nivel internacional, por lo que es notoria en el mercado en su rubro; DECIMO PRIMERO: Que respecto de la naturaleza de los elementos que constituyen el dominio en cuestión, es un hecho cierto, que está estructurado en base a dos elementos denominativos POKEMON y RPG, la primera que se identifica con la marca del demandante y la segunda la sigla en inglés de Role Playing- Game que traducido al castellano significa Juego de Roles ; DECIMO SEGUNDO: Que es efectivo que dada la naturaleza del sistema de nombres del dominio, la práctica ha determinado la posibilidad de coexistencia de nombres del dominio a nombre de diferentes personas, con la sola diferenciación de una letra o elemento, o el hecho de agregar o quitar a una expresión una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos; DECIMO TERCERO: Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, esta práctica en ningún caso autoriza la posibilidad de incluir como parte de un nombre de dominio, un signo que corresponde a una marca creada y afamada por otro y quien, además, tiene derechos adquiridos sobre ella; DECIMO CUARTO: Que el sistema de nombres del dominios y, en particular, el sistema de resolución de conflictos establecido, por su naturaleza, no sólo tienen por finalidad dirimir cuestiones que se susciten entre privados y titulares de los dominios, si no que excede este ámbito, puesto que también tiene por finalidad permitir que los dominios cumplan con su función social, cuál es, la de informar claramente a los usuarios de la red, la procedencia de los servicios o actividades que se prestan con los mismos dominios; DECIMO QUINTO: Que si bien el segundo solicitante no ha acreditado uso de una expresión idéntica a POKEMONRPG, este dominio está estructurado conteniendo en forma completa el signo POKEMON, del demandante, el que corresponde a una marca notoria, creada por el mismo, respecto de la cual posee un derecho de propiedad industrial, y al que se le ha agregado sólo la expresión RPG, lo que

7 atendido los antecedentes del proceso no aparece como suficiente factor diferenciador; DECIMO SEXTO: Que, en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, este sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que de mantenerse la asignación al actual asignatario, se afectaría derechos adquiridos del solicitante de la revocación y, además, se afectaría la función de información a los usuarios de la red, dada la inclusión en el dominio de una marca notoria, creada y protegida por el demandante a través de un derecho de marcas; DECIMO SEPTIMO: Que, en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, esta sentenciadora, basada en los antecedentes ya citados, estima que el solicitante de la revocación al poseer un derecho adquirido sobre la expresión POKEMON, posee un interés preferente sobre el dominio POKEMONRPG.CL; Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, artículos 26.1, 26.2 y 26.3 de La Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL SE RESUELVE: 1.- Asígnese el dominio POKEMONRPG.CL al solicitante de la revocación señores NINTENDO OF AMERICA INC. ; 2.- Elimínese el dominio de señores Kevin Sebastian Faila; 3.- Cada parte pagará sus costas. Fírmese digitalmente la presente resolución por el Árbitro y fírmese por los Testigos, doña Andrea Tarrés Silva y don Héctor Bertolotto Villouta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y Notifíquese a través del sistema online a las partes y al Centro de Resolución de Controversias de.cl, de NIC Chile.