RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

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1 RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS Núm er Trimestre de 2013 LEGISLACIÓN PATENTES: ACUERDO POR EL QUE SE CREA UN TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES 2 PROPIEDAD INTELECTUAL: APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 3 JURISPRUDENCIA PROPIEDAD INTELECTUAL: SENTENCIA DEL TJUE, DE 7 DE MARZO DE CONCEPTO DE COMUNICACIÓN AL PÚBLICO (ASUNTO C-607/11). CASO TVC 7 PATENTES: SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 4 DE BARCELONA, DE 10 DE ENERO DE CASO ESCITALOPRAM 8 DISEÑO: SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE ALICANTE. CASO TORRENTE 4 10 OTRAS NOTICIAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: APROBACIÓN DE LA AGENDA DIGITAL PARA ESPAÑA 12 NOMBRES DE DOMINIO Y MARCAS: INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE LA TRADEMARK CLEARINGHOUSE 13 RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL

2 LEGISLACIÓN PATENTES: ACUERDO POR EL QUE SE CREA UN TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES El pasado 19 de febrero de 2013 se firmó el Acuerdo para la creación del Tribunal Unificado de Patentes ( TUP ), que entrará en vigor tan pronto como haya sido ratificado por 13 de los Estados miembros firmantes, siendo imprescindible que entre ellos estén Francia, Alemania y Gran Bretaña. Únicamente dos Estados miembros, España y Polonia, no han firmado todavía el Acuerdo. El Acuerdo para la creación del TUP es el tercer y último elemento que conforma lo que las autoridades comunitarias han denominado el paquete de patentes. Los otros dos elementos son el Reglamento nº 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente ( Reglamento 1257/2012 ) y el Reglamento nº 1260/2012, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción ( Reglamento 1260/2012 ), de cuya aprobación se dio noticia en nuestra Reseña de Novedades nº 20 (FINDER #78119). El TUP será el órgano jurisdiccional centralizado de patentes de los Estados miembros participantes. Tendrá competencia exclusiva en litigios relacionados con patentes europeas de efecto unitario, patentes europeas clásicas 1 y certificados complementarios de protección de productos protegidos mediante este tipo de patentes. Igualmente, el TUP tendrá competencia exclusiva para resolver sobre recursos contra las resoluciones de la Oficina Europea de Patentes en materia de concesión de patentes europeas con efecto unitario. Durante un periodo transitorio de 7 años, las acciones por infracción o de nulidad de patentes europeas sin efecto unitario pueden todavía interponerse ante los tribunales nacionales. Además, el solicitante o titular de una patente europea solicitada o concedida con anterioridad a la finalización de este periodo transitorio tendrán la posibilidad de no someterse a la competencia exclusiva del TUP. El TUP estará compuesto por un Tribunal de Primera Instancia, un Tribunal de Apelación y una Secretaría. El Tribunal de Primera Instancia constará de una División central, con sede en Paris y con secciones en Londres (especializada en los sectores químico y metalúrgico) y Múnich (especializada en los sectores de la mecánica, iluminación, calefacción, armamento y voladura). Otros Estados Miembros también podrán crear Divisiones del Tribunal de Primera Instancia, hasta un máximo de cuatro, siempre que cumplan con el requisito de haber incoado, al menos, cien asuntos de patentes por año durante los tres años consecutivos anteriores o posteriores a la entrada en vigor del Acuerdo. Del mismo modo, se prevé la posibilidad de que dos o más Estados miembros soliciten la creación de una División regional, cuya sede decidirán dichos Estados. El Tribunal de Apelación tendrá su sede en Luxemburgo. Todas las salas del nuevo sistema jurisdiccional tendrán una composición plurinacional, debiendo contar en todos los casos con jueces tanto jurídica como 1 La Comisión Europea denomina patentes europeas clásicas a las patentes europeas, concedidas bajo la vigencia del Convenio de la Patente Europea, que no tengan efecto unitario. RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 2

3 técnicamente cualificados y con experiencia en litigios sobre patentes. Las partes en cualquier conflicto relacionado con patentes europeas (con o sin efecto unitario) que sea competencia del TUP podrán acordar ante qué División (central o local) someten su disputa. En defecto de pacto, regirán las reglas de competencia territorial que establece el Acuerdo. Así, las demandas por infracción serán presentadas, a elección del demandante, bien ante la División local del Estado miembro en el que la infracción se haya cometido o pueda cometerse (o ante la División regional en la que participe dicho Estado), bien ante la División local del Estado miembro en el que el demandado tenga su domicilio o su centro de actividad (o ante la División regional en la que participe dicho Estado). En el caso de demandados que no tengan su domicilio o su centro de actividad en el territorio de la UE, se estará a la regla del lugar de comisión o posible comisión de la infracción. En cualquier caso, cuando esta sea la regla, y el Estado miembro en el que se ha cometido o puede cometerse la infracción no cuente con una División local, la competencia para entender del asunto corresponderá a la División central en Paris. Por su parte, las acciones de declaración de inexistencia de infracción y las acciones de nulidad de patentes europeas (con o sin efecto unitario) se ejercitarán ante la División central, siempre y cuando estas acciones no se ejerciten en vía reconvencional en el marco de un litigio por infracción referido a la misma patente y sustanciado entre las mismas partes, en cuyo caso la competencia territorial recaerá sobre la misma División local o regional ante la que se haya presentado la demanda por infracción. El nuevo sistema jurisdiccional que entrará en vigor en virtud de este Acuerdo tiene como objetivo garantizar una aplicación uniforme del derecho de patentes europeo, sin embargo, la exclusión de España e Italia de los Reglamentos sobre Patente europea con efecto unitario y, de momento, de Polonia y España del Acuerdo sobre la creación del TUP, junto con la complicada estructura competencial, desde el punto de vista objetivo y territorial del nuevo sistema jurisdiccional, hacen temer que, en la práctica, el objetivo de la aplicación uniforme y no discriminatoria no llegue a cumplirse del todo. PROPIEDAD INTELECTUAL: APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL El pasado día 22 de marzo el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual ( LPI ), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Se ha abierto un trámite público de información durante el que los interesados podrán hacer llegar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sus comentarios y propuestas. La modificación no tiene por objetivo una reforma integral de la LPI, sino que se centra, según expresa la Exposición de Motivos del texto propuesto, en abordar materias muy concretas que requieren una acción urgente del Gobierno para reformar la protección de los derechos de propiedad intelectual. RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 3

4 Las medidas que aborda esta reforma se agrupan en cuatro grandes bloques (aunque en la Exposición de Motivos del Anteproyecto se agrupan solo en tres): 1. La revisión del sistema de copia privada, que incluye también una revisión de la excepción relativa a la ilustración en la enseñanza. 2. La modificación de los preceptos sobre los derechos de artistas, intérpretes y ejecutantes y sobre los derechos de los productores de fonogramas para adaptarlos a lo dispuesto en la Directiva 2011/77/UE 2, en relación con la duración de estos derechos, que pasa de 50 a 70 años, y con determinados aspectos de los contratos de cesión de derechos. 3. La modificación del régimen jurídico de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual, con objeto de garantizar mayor transparencia y eficacia en su funcionamiento. 4. El establecimiento de medidas legales para la protección de los derechos de propiedad intelectual frente a sus vulneraciones en el entorno digital. Dentro del primer grupo de medidas, modifican los artículos 25 y 31.2 de la LPI relativos, el primero, al sistema de compensación por copia privada y, el segundo, a la excepción que da lugar a la exigencia de dicha remuneración. Cabe recordar que el 7 de diciembre de 2012 se aprobó el Real Decreto 1657/2012 por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los presupuestos generales del Estado y del que dimos noticia en nuestra Reseña de Novedades nº 20 (FINDER #78119). El sistema de remuneración previsto en este Real Decreto, consistente en la financiación de esta compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado se incorpora ahora al texto legal, si bien, con importantes matizaciones relacionadas con los supuestos que no se considerarán reproducción para uso privado y, por tanto, no devengarán la compensación, divergencias que será necesario aclarar para evitar incongruencias entre ambos textos. Según el texto propuesto para la modificación del artículo 31.2 de la LPI, las reproducciones que no requerirán autorización del autor de la obra serán aquellas en las que concurran los siguientes requisitos cumulativos: (a) Que se trate de una obra ya divulgada. (b) Que la reproducción se lleve a cabo por una persona física para su uso privado, no profesional ni empresarial. (c) Que la reproducción se realice a partir de obras a las que se haya accedido legalmente, entendiendo por acceso legal únicamente dos supuestos: (i) La adquisición de la obra mediante compraventa; y 2 Directiva 2011/77/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Directiva 2006/116/CE, relativa al plazo de protección del derecho de autor y determinados derechos afines. RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 4

5 (ii) El acceso a la obra a través de un acto legítimo de comunicación pública, mediante radiodifusión, con el propósito de permitir su visionado o audición en un momento posterior. (d) Que la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa. En todos estos casos, la reproducción será lícita sin la autorización del autor pero devengará el pago de una compensación equitativa a favor de este, excepto en los casos en los que el perjuicio causado al titular del derecho de reproducción haya sido mínimo. La norma aclara que, en todo caso, los supuestos a los que nos hemos referido más arriba, en el apartado (ii) de la letra c), serán casos en los que se considerará que existe un perjuicio mínimo para el autor y, por tanto, no se devengará compensación alguna por los actos de reproducción, quedando abierta la ulterior concreción de otros supuestos a través de desarrollo reglamentario. Según la nueva redacción que el Anteproyecto propone para el artículo 32.2 de la LPI, el autor tampoco tendrá derecho a remuneración alguna en los casos en los que la reproducción (y en este caso también la distribución o comunicación pública) parcial de sus obras, que no sean manuales universitarios o publicaciones asimiladas a estos, se realice por profesorado de la educación reglada para la ilustración de sus actividades educativas y se incluya el nombre del autor y la fuente, cuando ello sea posible. Por último, la excepción por copia privada no entrará en juego, es decir, se requerirá en todo caso la autorización del autor, para los actos de reproducción, sean o no con fines privados, de bases de datos electrónicas y de programas de ordenador, tal y como prevén el artículo 31.2 en su actual redacción y el artículo 2.1 del Real Decreto 1657/2012. El Anteproyecto añade ahora a estos supuestos el de la reproducción de obras que se hayan puesto a disposición del público con arreglo a lo convenido en un contrato, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y el momento que elija. La modificación propuesta para la excepción consistente en el uso a título de cita de fragmentos de obras con fines educativos y de investigación, previsto en el artículo 32 de la LPI será, sin duda, de las que más polémica generen en los próximos meses. De hecho, la CRUE (la Conferencia de Rectores de España) ya se ha manifestado en contra y anuncia la presentación de sus observaciones al Ministerio. La modificación consiste, básicamente, en ampliar el alcance de la excepción, si bien estableciendo un régimen distinto según el acto de reproducción, distribución o comunicación pública se refiera a libros de texto o a manuales universitarios y publicaciones asimiladas. En el primer caso (libros de texto) los actos incluidos en la excepción alcanzan a los usos con fines educativos realizados fuera de los centros, además de estar exentos del pago de remuneración alguna al autor. En el caso de los manuales universitarios y publicaciones asimiladas, se podrá reproducir, distribuir y comunicar públicamente capítulos de un libro, artículos de una revista o partes de obras de extensión equivalente, siempre que estos actos se realicen en los centros docentes universitarios por su personal y con sus propios medios y la distribución o comunicación pública se limite a los alumnos o al personal docente del mismo centro. En este caso de manuales universitarios, los actos de reproducción, distribución y comunicación pública a los que se refiere la excepción estarán RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 5

6 sujetos al pago de la correspondiente remuneración a los autores de las obras. En relación con las medidas para combatir la vulneración de derechos de propiedad intelectual, el Anteproyecto prevé la adición de un nuevo Título IV bis al Libro III de la LPI que será titulado La Comisión de Propiedad Intelectual. El nuevo artículo 158 ter se ocupa de la función de salvaguarda de los derechos en el entorno digital que corresponde a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. Recordemos que el Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, y del que se dio noticia en nuestra Reseña de Novedades nº 16 (FINDER #72503), determinó los procedimientos para el ejercicio de las funciones de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, como órgano de mediación y arbitraje en determinados conflictos de derechos de autor y de la Sección Segunda de dicha Comisión como órgano de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de los servicios de la sociedad de la información. Es deseable que en el texto definitivo de la modificación legislativa se aclare convenientemente el alcance de la derogación de esta norma reglamentaria, pues está claro que en todo aquello que sea contrario al texto legal deberá considerarse derogado, por su carácter de norma con rango inferior, sin embargo, existen detalles del procedimiento, tanto del procedimiento de mediación y arbitral como del procedimiento de control de conductas infractoras que se regulan de forma distinta (no necesariamente contraria) en el texto reglamentario. Por ejemplo, en el RD 1889/2011 se entendía que existía vulneración de derechos de propiedad intelectual por parte de un prestador de servicios de la sociedad de la información, cuando, mediante la prestación de dichos servicios, directa o indirectamente, actuara con ánimo de lucro o hubiera causado o fuera susceptible de causar un daño patrimonial al titular de dichos derechos. Pero el Anteproyecto va ahora más allá, endureciendo considerablemente la norma, eliminando el requisito del ánimo de lucro de la conducta del presunto infractor directo. El ánimo de lucro o el daño patrimonial real o potencial pasa a ser, en cambio, un requisito residual, junto con la concurrencia de otras condiciones, relevante únicamente para el caso de que la denuncia se dirija contra prestadores de servicios que no tengan con España vínculos suficientes o cuando concurran otros motivos que impidan la eficaz salvaguarda de los derechos vulnerados. Es decir, las medidas se dirigirán, en primer lugar, con carácter principal, contra los prestadores de servicios que vulneren directamente derechos de propiedad intelectual de forma significativa y, de forma subsidiaria, contra los prestadores de servicios que participen en la vulneración de dichos derechos, tengan como principal actividad la localización (y puesta a disposición) de obras y prestaciones protegidas, no desarrollen una labor meramente de intermediación técnica, sino activa de mantenimiento, actualización, indexación o clasificación de obras y prestaciones protegidas y, además, actúen con ánimo de lucro (directo o indirecto) o causen un perjuicio patrimonial real o potencial. En caso de que no se hayan podido obtener datos suficientes que identifiquen al presunto infractor, se podrá requerir a los prestadores de servicios de intermediación para que cedan los datos de identificación necesarios. También se les podrá requerir para que, en caso de incumplimiento de la resolución que imponga la retirada de contenidos, estos RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 6

7 prestadores de servicios de intermediación suspendan el servicio al prestador infractor. A diferencia de lo que establecía el RD 1889/2011, ya no se requiere la autorización previa de este requerimiento por parte del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo competente. En su lugar, se prevé ahora su intervención únicamente para ordenar la ejecución del requerimiento en caso de incumplimiento del mismo por parte de la entidad requerida. Se trata de una colaboración necesaria, es decir, si el prestador de servicios de intermediación no cumple el requerimiento, su falta de colaboración será considerada una infracción del artículo 11 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Los servicios de intermediación también podrán ser requeridos para que en los casos en que la Sección Segunda resuelva la sanción de un prestador de servicios establecido en un Estado que no sea miembro de la UE o del EEE, tome las medidas necesarias para impedir el acceso desde España a los servicios declarados infractores. JURISPRUDENCIA PROPIEDAD INTELECTUAL: SENTENCIA DEL TJUE, DE 7 DE MARZO DE CONCEPTO DE COMUNICACIÓN AL PÚBLICO. CASO TVC La retransm de obras incluidas en una emisión de televisión terrestre, realizada por un tercero distinto del emisor original a través de Internet mediante el sistema denominado live streaming, es decir mediante el envío de un flujo de Internet a sus abonados que pueden recibir esa retransmisión en tiempo real conectándose al servidor de dicho emisor, ha de ser calificado como un acto de comunicación al público en el sentido del artículo 3.1 de la Directiva 2001/29/CE de derechos de autor en la sociedad de la información. El TJUE resuelve la cuestión prejudicial planteada por la High Court of Justice en el marco de un litigio entre varias cadenas de televisión británicas, titulares de derechos de autor sobre sus emisiones de televisión y sobre las películas y otros contenidos incluidos en dichas emisiones, y la sociedad TV Catchup Ltd ( TVC ), dedicada al ofrecimiento de servicios de live streaming. Este sistema permite a los usuarios recibir en directo, por medio de Internet, flujos de emisiones televisivas en abierto. TVC impone como condición a sus usuarios para la utilización del servicio que dispongan de una licencia de televisión válida y restringe el uso de los servicios al territorio del Reino Unido. Además, TVC se financia con publicidad que se presenta antes de la emisión ( pre-roll ) y de publicidad por inserción ( in-skin ), es decir, en el marco de la ventana del programa de visionado que muestra en la pantalla del abonado la emisión recibida, dejando intactos los contenidos publicitarios que las cadenas de televisión insertan en sus emisiones. Además, el sistema de puesta a disposición del público de la información no es en abierto, sino que cada paquete individual de datos va dirigido a un usuario individual, y no a grupos de usuarios. El tribunal remitente plantea al TJUE si el derecho de los autores a autorizar o prohibir la comunicación al público de sus obras por procedimientos alámbricos o inalámbricos abarca el supuesto en que, habiendo los autores autorizado ya la inclusión de sus obras en una emisión de televisión terrestre en abierto destinada a un territorio determinado, un RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 7

8 tercero presta un servicio gracias al cual sus abonados individuales dentro de ese mismo territorio, pudiendo recibir legalmente la emisión en un receptor de televisión en sus propios domicilios, pueden también conectarse al servidor de ese tercero y recibir el contenido de la emisión mediante un flujo de Internet. El TJUE afirma que el concepto de comunicación al público ha de ser entendido en un sentido amplio y, por tanto, responde afirmativamente a la cuestión planteada. Ha de entenderse por comunicación todo tipo de transmisión o retransmisión de una obra al público no presente en el lugar en que se origina la comunicación, sin que la autorización de los autores para incluir sus obras en una comunicación al público agote el derecho de autorizar o prohibir otras modalidades de comunicación. Por tanto, cada transmisión o retransmisión de una obra que utilice un medio técnico específico, diferente del medio de la comunicación de origen, como ocurría en este caso, deberá ser autorizada de manera individualizada por el autor. Además, aclara el TJUE, el hecho de que los destinatarios potenciales de esta nueva comunicación accedan a las emisiones a través de una conexión individualizada no impide que un gran número de personas tenga acceso paralelamente a la misma obra, por tanto, existe un público, en el sentido del artículo 3.1 de la Directiva 2001/29/CE, siendo irrelevante a estos efectos que dicho público no sea público nuevo, sino que se trate de destinatarios que tienen derecho a seguir la emisión televisiva, de idéntico contenido, por medio de sus aparatos de televisión. PATENTES: SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 4 DE BARCELONA, DE 10 DE ENERO DE CASO ESCITALOPRAM El magistrado, apartándose de la doctrina consolidada del TS, desestima las pretensiones de la demandante, titular de una patente farmacéutica europea convalidada en España y de su correspondiente certificado complementario de protección, al considerar que, en este caso concreto en el que el titular había presentado ante la Oficina Europea de Patentes, junto a la solicitud de patente con reivindicaciones de producto y de procedimiento, un juego individualizado de reivindicaciones sólo de procedimiento para su traducción y convalidación en España, no es válida la revisión de la traducción incluyendo a posteriori las reivindicaciones silenciadas y, por tanto, éstas no pueden hacerse valer en España frente a presuntos infractores. La empresa farmacéutica LUNDBECK ESPAÑA, S.A. ( Lundbeck ), en calidad de titular de la patente y el certificado complementario de protección presuntamente infringidos, y ALMIRALL, S.A. en calidad de licenciataria de aquella, demandaron a varias empresas fabricantes y comercializadoras de productos genéricos de Escitalopram Oxalato, sobre el que habían obtenido la correspondiente autorización de comercialización. Lundbeck es titular de una patente europea solicitada el 1 de junio de 1989, publicada su concesión el 15 de marzo de 1995 y caducada el 1 de junio de 2009, referida al producto denominado Escitalopram Oxalato y a su procedimiento de fabricación. Como fue el caso de numerosas solicitudes de patentes farmacéuticas de producto y de procedimiento RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 8

9 solicitadas antes del 8 de octubre de 1992, es decir, antes de la finalización del plazo de reserva sobre protección de productos químicos o farmacéuticos en España, la demandante, junto con la solicitud original comprensiva de reivindicaciones de producto y de procedimiento, presentó ante la Oficina Europea de Patentes, un juego separado de reivindicaciones referidas únicamente a las reivindicaciones de procedimiento, con objeto de facilitar posteriormente su traducción al español y su convalidación y publicación por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas, evitando así ulteriores trámites de modificación o supresión de reivindicaciones ante el organismo español. Con posterioridad a la convalidación de la patente europea en España, Lundbeck solicitó ante la OEPM un certificado complementario de protección sobre la base de su patente española. El 24 de agosto de 2006, Lundbeck depositó, además, una traducción revisada de la patente europea convalidada, traducción que ya contenía las reivindicaciones de producto inicialmente silenciadas en la primera traducción. La cuestión sobre la procedencia de estas revisiones de traducciones por parte de la OEPM ha quedado definitivamente zanjada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, declarando en varias sentencias 3 que en los casos en los que, como consecuencia de la reserva a la que se acogió España, el titular de una patente europea no hubiera podido incluir las reivindicaciones de producto farmacéutico en la traducción del folleto presentado ante la OEPM para obtener la convalidación de la patente europea en nuestro país, podían utilizar el procedimiento de revisión de la traducción previsto en el RD 2424/1986, para incluirlas una vez que dicha reserva había quedado sin efecto, sin que ello implicara una extensión del ámbito de protección de la patente europea. También es consolidada la doctrina del TS sobre la eficacia del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio ( ADPIC ) sobre la reserva de España al Convenio sobre la Patente Europea, no habiendo discusión acerca de la plena validez en España de las reivindicaciones de productos químicos y farmacéuticos de patentes europeas solicitadas antes del 7 de octubre de 1992 y que, en la fecha de entrada en vigor del ADPIC (25 de enero de 1995), aún estaban en vigor. Sin embargo, a pesar de reconocer la contundencia de estos pronunciamientos, el magistrado que resuelve este asunto, discrepa abiertamente de los mismos y sostiene que la presentación de un juego distinto de reivindicaciones para la convalidación de la patente europea en España delimita de forma concreta el ámbito de protección de la misma, que es distinto (más restringido en este caso) que el de la patente europea originalmente solicitada. Afirma que en este caso estamos ante patentes diferentes, aunque concedidas por el mismo organismo internacional, por tanto, si el folleto de patente europea no incluía las reivindicaciones de producto en el momento de su convalidación en España, estas no se pueden hacer valer con posterioridad utilizando el mecanismo de la revisión de la traducción, ni ningún otro, pues ello equivaldría a una ampliación del ámbito de protección de la patente contraria a Derecho. El magistrado concluye con esta insólita afirmación: Es cierto que la respuesta que estoy 3 Entre otras SSTS de 4 de noviembre de 2010, de 16 de septiembre de 2011, de 21 de noviembre de 2011, de 16 de mayo de 2012 y de 11 de julio de RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 9

10 ofreciendo al actor es peor que los titulares que, ignorando la reserva española y la comunicación de la EPO, incluyeron reivindicaciones de productos químicos o farmacéuticos en las patentes que designaban España, pero lo cierto es que en esos casos no se da discrepancia alguna entre el Título original y el traducido, entre la patente tal y como fue concedida y su traducción. La recomendación del Presidente de la EPO no era obligatoria, por lo que presentar un juego especial de reivindicaciones fue una opción de los titulares en interpretación de la reserva española, que a la larga ha resultado equivocada y perjudicial para ellos ( ). DISEÑO: SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE ALICANTE. CASO TORRENTE 4. La productora demandada es responsable de la primera comercialización de las camisetas infractoras, en virtud del contrato de licencia que firmó con las entidades que deberían encargarse de su distribución y promoción y se la condena a pagar al demandante el beneficio directo consistente en la retribución pactada con el licenciatario en dicho contrato, deducidos los gastos. Además, se condena a la demandada al pago del beneficio indirecto, que se cifra en el 1% de los beneficios netos de la comercialización de la película hasta la fecha de la sentencia. Se condena igualmente a Caytco, como fabricante de las camisetas, al pago de los beneficios netos derivados de dicha fabricación. Sin embargo, Telepizza y Cocacola, al haber cesado los actos de promoción con anterioridad a la recepción del requerimiento no son responsables del pago de indemnización alguna. La mercantil DIABLITO VIBES, S.A. demandó a las sociedades AMIGUETES ENTERPRISES, S.A., TELEPIZZA, S.A.U., COCACOLA GESTIÓN, S.A. y CAYTCO, S.L. IMPORT por infracción de los derechos de exclusiva que tenía sobre el diseño comunitario registrado consistente en el dibujo de una pistola truncada a la altura del cañón y que, situada en la parte inferior de las camisetas, simula encontrarse colocada en la cintura. Se trata del siguiente diseño: RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 10

11 Las codemandadas fabrican, utilizan y comercializan camisetas para la promoción de la película Torrente 4 Lethal Crisis, que incluyen el siguiente diseño: La productora Amiguetes Enterprises alegó la existencia de diferencias sustanciales entre los diseños (modelo de pistola, color de las camisetas, posición del arma), además de que el riesgo de confusión se evitaba con la existencia de las marcas gráficas y mixtas y la referencia al título de la película en la camiseta. Telepizza, por su parte, alegó en su defensa que en el contrato celebrado con Amiguetes Enterprises, en virtud del cual, esta licenciaba a la primera los derechos sobre el diseño, autorizándola a serigrafiar y producir la misma en las camisetas de la promoción, contenía una cláusula de exoneración de responsabilidad. Por último, Cocacola Gestión, que había celebrado un contrato con Telepizza para la promoción de cocacola de 1 litro y camiseta de Torrente 4 por 4,95 euros, señaló que su actuación había sido de buena fe, incluyendo igualmente el contrato una cláusula en la que Telepizza declaraba contar con las licencias y autorizaciones necesarias para la utilización del título, logotipo y material fotográfico sobre la película Torrente 4 que debían imprimirse en las camisetas o utilizarse en otros materiales de comunicación de la acción promocional. CAYTCO también alegó la existencia de un contrato de fabricación con Telepizza y, por tanto, su actuación de buena fe. El Juzgado considera que ambos diseños producen claramente una misma impresión general en el usuario informado, ya que, al margen de diferencias no sustanciales entre ambos, el dibujo de la pistola cortada, y su especial ubicación le otorgan una singularidad muy específica, hasta el punto de que su sola presencia, tal y como ha sido concebida, en su posición, inclinación y forma incompleta, le confiere la novedad y el carácter singular necesarios para acceder al registro. Pero los pronunciamientos más interesantes se refieren a las personas jurídicamente responsables de la infracción y que se pueden resumir como sigue: 1. El artículo 54 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial establece dos supuestos de responsabilidad, una objetiva (en su apartado 19) y otra subjetiva (en el apartado 2). La responsabilidad objetiva queda limitada a quienes fabriquen o importen y los responsables de la primera comercialización y no permite que los infractores queden exonerados de responsabilidad acreditando buena fe o el empleo de la debida diligencia, ni siquiera el desconocimiento del registro. De ahí que CAYTCO, como fabricante, no puede exonerarse de responsabilidad, por mucho que en el contrato firmado con Telepizza se incluyeran cláusulas en tal sentido. 2. Amiguetes Enterprises ha de ser considerada como responsable de la primera comercialización (no así Telepizza ni Cocacola) y ello en virtud del contrato celebrado RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 11

12 entre aquella entidad, en calidad de licenciante, con Telepizza por el que se autoriza a esta a la distribución de las camisetas que incorporaban el diseño litigioso. El contrato de licencia implica una disposición del derecho de explotación de una marca, patente, diseño o modelo de utilidad, y supone el primer acto indispensable para que tenga lugar la comercialización de un producto, por lo que no es sólo el primero desde un punto de vista lógico o cronológico, sino que también lo es desde una perspectiva meramente económica, puesto que permite poner en el mercado un derecho de exclusiva (real o aparente) que es imprescindible para que se ponga en marcha el proceso que va a hacer llegar el producto al consumidor final. 3. En cuanto a Telepizza y Cocacola, en tanto que no han fabricado, importado ni son responsables de la primera comercialización, únicamente les alcanza la responsabilidad subjetiva del apartado 2 del artículo 54. Según este precepto, únicamente estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si el titular ha advertido a los presuntos infractores mediante el envío del oportuno requerimiento. En este caso hubo requerimiento, sin embargo este no se realizó con la rapidez que requerían las circunstancias particulares de este caso y se remitió a los demandados al mes y medio de concluida la campaña de promoción de la película, cuando los actos habían cesado. El magistrado afirma que lo que sanciona el precepto es la continuación de la conducta infractora con posterioridad al requerimiento, pero si la conducta ha cesado con anterioridad a su recepción, no se les puede imponer a los demandados deber alguno de indemnización. OTRAS NOTICIAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: APROBACIÓN DE LA AGENDA DIGITAL PARA ESPAÑA En febrero de 2013 se ha publicado la Agenda Digital para España, elaborada a iniciativa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Con fecha 19 de mayo de 2010, la Comisión Europea adoptó la denominada Agenda Digital Europea 4. El objetivo de esta iniciativa era la supresión de los obstáculos que actualmente impiden obtener un máximo rendimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ( TIC ) en el seno de la UE. En nuestro país, los objetivos de la Agenda Digital Europea se han desarrollado, adaptándolos a la situación de la Sociedad de la Información en España, en un documento elaborado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, publicado en febrero de 2013 y denominado Agenda Digital para España. La Agenda Digital para España se estructura en torno a seis objetivos: 4 Comunicación dirigida al Parlamento Europeo, al Comité Económico Social Europeo y al Comité de las Regiones (Documento COM (2010) 245 final). RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 12

13 1. Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital: el objetivo es disponer de cobertura de más de 30 Mbps para el 100% de la ciudadanía y que al menos el 50% de los hogares haya contratado velocidades superiores a 100 Mbps en Desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa española: se proponen medidas para, entre otros objetivos, utilizar de forma eficiente e intensiva las TIC en las empresas, impulsar el comercio electrónico, promover una industria innovadora de contenidos digitales y potenciar las oportunidades para la industria electrónica. 3. Mejorar la e-administración y adoptar soluciones digitales para una prestación eficiente de los servicios públicos: se pretende que en 2015 más del 50% de la población utilice la administración electrónica y más del 25% cumplimenten formularios en línea. 4. Reforzar la confianza en el ámbito digital mediante el impulso del mercado de los servicios de confianza (certificación de identidades y del contenido de las operaciones realizadas on line, además de la promoción del uso de la firma electrónica). 5. Impulsar el sistema de I+D+i en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: se pretende que hasta el año 2020 se haya duplicado el gasto público anual total en investigación y desarrollo de las TIC y ello suscite un incremento equivalente de la inversión privada. 6. Promover la inclusión y alfabetización digital y la formación de nuevos profesionales TIC: en particular, en el año 2015, al menos el 75% de la ciudadanía y el 60% de las personas en colectivos desfavorecidos deben poder acceder con regularidad a Internet. La puesta en marcha de la Agenda Digital para España se articulará mediante un conjunto de Planes específicos sobre cada uno de los objetivos expuestos, que, según el calendario propuesto, deben estar disponibles durante el primer semestre de NOMBRES DE DOMINIO Y MARCAS: INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE LA TRADEMARK CLEARINGHOUSE ( TMCH ) El pasado 26 de marzo de 2013, la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ha anunciado que la llamada Trademark Clearinghouse ( TMCH ) para los posibles nuevos nombres de dominio de primer nivel (gtlds) ha iniciado las actividades de este nuevo servicio con el objetivo de proteger a los titulares de marcas frente a conflictos con nombres de dominio. Esta iniciativa viene impulsada por la próxima creación de nuevos dominios de primer nivel (se están tramitando más de 1.000, adicionales a los ya existentes.com,.net,.org, etc.), y pretende proteger a los titulares de marcas frente a conflictos derivados del RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 13

14 posible registro, en cada uno de los múltiples registros de nombres de dominio de primer nivel, de nombres de segundo nivel coincidentes con dichas marcas (los conocidos casos de cybersquating, que pueden ahora volver a florecer con la multiplicación de gtlds). La TMCH es un registro central, una base de datos en la que los titulares pueden inscribir sus marcas a cambio de un pago (existen varios sistemas de precios pero el básico es de 150 dólares por el registro de una marca durante un año). La inscripción de una marca en este registro central tiene básicamente un doble efecto: (a) por un lado, y durante un periodo de al menos 60 días desde la apertura de cada registro (el registrador puede ampliar este plazo), el operador de un registro que reciba una solicitud de un nombre de segundo nivel que coincida con una marca inscrita en la TMCH recibirá una notificación de que el nombre solicitado figura registrado y habrá de declarar que a su entender no infringe el derecho sobre la marca, mientras que a su vez el titular de la marca recibirá también una notificación del registro; (b) por otro lado, durante los llamados Sunrise Periods de cada registro (periodos de al menos 30 días anteriores a la apertura del registro) se permite a los titulares de las marcas que figuran en la TMCH registrarlas como nombres de dominio. Adicionalmente, el registro de la marca en la TMCH puede facilitar la prueba de uso de la marca en el nuevo procedimiento de resolución de conflictos, la URS (Uniform Rapid Suspension System), un procedimiento creado para resolver de manera más rápida que la actual UDRP (Uniform Domain-Name Resolution Policy) los conflictos entre marcas y nombres de dominio. Este nuevo sistema puede ser de utilidad para facilitar la defensa de los derechos de l os titulares de marcas frente a nombres de dominio con los que entren en conflicto, si bien hay que tener en cuenta que su utilidad es limitada ya que se restringe a supuestos en los que la coincidencia entre la marca y el nombre de dominio con el que entra en conflicto es total o prácticamente total ( identical match ) y, salvo que el registrador de un particular nombre de dominio decida otra cosa, su eficacia queda reducida a un breve periodo de tiempo en el momento de lanzamiento de un registro. RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 14

15 CONTACTO Para obtener información adicional sobre el contenido de este documento puede dirigirse: BARCELONA Jordi Llevat Vallespinosa Ana Soto Pino Tel Tel MADRID Blas A. González Navarro Enrique Sánchez-Quiñones Tel Tel VALENCIA Inmaculada González López Tel Cuatrecasas (Barcelona) Paseo de Gracia, Barcelona Cuatrecasas (Madrid) Almagro, Madrid Cuatrecasas (Valencia) Avda. Aragón, Valencia 2013 CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA. Todos los derechos reservados. Este documento es una recopilación de información jurídica elaborado por Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. La información o comentarios que se incluyen en el mismo no constituyen asesoramiento jurídico alguno. Los derechos de propiedad intelectual sobre este documento son titularidad de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Queda prohibida la reproducción en cualquier medio, la distribución, la cesión y cualquier otro tipo de utilización de este documento, ya sea en su totalidad, ya sea en forma extractada, sin la previa autorización de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 15