Patentes y Software hora de cambiar el chip?

Transcripción

1 Patentes y Software hora de cambiar el chip? Impacto de las decisiones Bilski vs Kappos y EPO G 3/08 Ramon Pamies 1

2 Todo cambia, nada és. Lo único que permanece estable es el cambio (Heraclito) Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros. (Groucho Marx) 2

3 - Decisiones in re Bilski y Bilski vs Kappos - Decisión n EPO EBA EPO G 3/08 3

4 Caso Bilski Patentes y Software hora de cambiar el chip? El derecho de patentes USA contiene una definición n muy amplia de la materia patentable: 101. Inventions patentable: Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and and useful improvement thereof,, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. No aparece la palabra TECHNICAL 4

5 Caso Bilski Patentes y Software hora de cambiar el chip? 101. Inventions patentable: Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof,, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. Duda: - Son patentables los procesos NO TECNICOS? 5

6 Caso Bilski Patentes y Software hora de cambiar el chip? Duda: - Son patentables las invenciones NO TECNICAS? Respuesta: Caso State Street Bank (Business Method Patent) 6

7 Caso Bilski Patentes y Software hora de cambiar el chip? Supreme Court of the United States (Tribunal Supremo) United States Court of Appeals for the Federal Circuit (Tribunal Federal) 7

8 Caso Bilski Patentes y Software hora de cambiar el chip? Caso State Street Bank & Trust Co. V. Signature Financial Group El Tribunal Federal invoca el principio general establecido en el caso Chakrabarty de 1978 Everything under the sun made by man is patentable Concluye afirmando: A claim is eligible for protection by a patent in the United States if it involved some practical application and it produces a useful, concrete and tangible result. 8

9 Caso Bilski Patentes y Software hora de cambiar el chip? EVERYTHING under the Sun 9

10 La decisión n favoreció la proliferación n de diversas formas de abuso basadas en el Derecho de patentes. Entre ellas podemos citar las llamadas Submarine Patents Y la figura del Patent Troll 10

11 Sin embargo, el Tribunal Supremo parecía a no estar muy de acuerdo: (Caso Laboratory Corp. Of America v. Metabolite Laboratoires) En este litigio se afirma que un proceso es patentable si produce un resultado útil, concreto y tangible. sin embargo, esta Corte nunca ha hecho tal afirmación. y y si se interpreta literalmente, la afirmación abarcaría a casos en que esta Corte ha sostenido lo contario. 11

12 Caso Bilski. La invención 1. Bernard L. Bilski y Rand Warsaw presentaron el 10 de abril de 1997 la solicitud de patente 08/833,892 para un método de disminuir el riesgo en la negociación n de mercancías as o servicios. 12

13 Caso Bilski. La invención La patente describe un método m para facilitar un precio fijo a los consumidores (tarifa plana) limitando el riesgo para la empresa: el consumidor paga una tarifa fija independientemente de cual sea su consumo. Si el producto es gas natural, por ejemplo, el consumidor que pague tarifa plana supondrá una pérdida para la empresa si el invierno es riguroso, porque su consumo será elevado. 13

14 Caso Bilski. La invención Ahora bien, si el invierno es riguroso, la demanda mundial de gas natural será muy elevada, con lo que la compañí ñía a tendrá que pagar más m s caro el gas que suministre a sus clientes. La compañí ñía a se enfrenta pues a un doble riesgo, que la invención n trata de minimizar. Riesgo derivado del mercado EMPRESA Riesgo derivado de la cartera de clientes 14

15 Caso Bilski. La invención Así pues, el problema a resolver es limitar el riesgo combinado que suponen este tipo de ofertas comerciales para la empresa. La solución n propuesta es llevar a cabo una serie de operaciones de compra y venta del producto y de opciones sobre el mismo de forma que el riesgo total se vea compensando. 15

16 Caso Bilski. La invención 16

17 Caso Bilski. La tramitación n de la patente Examen de la solicitud: El examinador rechaza las 11 reivindicaciones referidas al método, m argumentando que: La invención n no está implementada en un aparato específico y puramente manipula una idea abstracta y resuelve un problema puramente matemático, tico, sin que se concrete en ninguna aplicación practica. Por lo tanto, la invención n no está dirigida al campo tecnológico gico (Technological Art Test) 17

18 Caso Bilski. La tramitación n de la patente Recurso ante el BPAI (Boards of Patent Appeals and Interferences) El BPAI mantienen la decisión n de rechazar, pero con diferentes argumentos: - El Examinador erró al referirse al Technological Art Test, porque el Case Law no sustenta esta postura. - El requisito de exigir un aparato específico sobre el que se implemente la invención n es erróneo también. 18

19 Caso Bilski. La tramitación n de la patente Recurso ante el BPAI (Boards of Patent Appeals and Interferences) - Una reivindicación n que no se refriera a un aparato específico puede estar referida, no obstante, a materia patentable si hay una u transformación n de materia física f de un estado a otro estado. - En este caso, dado que los riesgos financieros no son materia física, no hay idea patentable. - Por otra parte, las reivindicaciones solo se refieren a una idea abstracta y no a un proceso que pueda ser lleva a cabo por una máquina. - Por último, el proceso no produce ningún n resultado que sea útil, concreto y tangible. 19

20 Caso Bilski. Circuito Federal Recurso ante el USCAFC (United States Court of Appeals for the Federal Circuit) - Aunque la invención n se refiere a un método m de hacer negocios, a estas alturas ya era evidente que el caso Bilski acabaría estableciendo un precedente que modificaría a la línea l establecida en State Street Bank. - El sector del software, y muy especialmente las empresas e instituciones relacionadas con el Software Libre tomaron enseguida interés s en el caso, y se detecta un notable interés s por le tema en los foros especializados. 20

21 Caso Bilski. Circuito Federal Recurso ante el USCAFC (United States Court of Appeals for the Federal Circuit) Opinión n Mayoritaria -(J. Paul Redmond Michel) Opinión n Concurrente -(J. Timothy Dyk) Opinión n Disidente -(J. Haldane Robert Mayer) Opinión n Disidente -(J. Randall R. Rader) Opinión n Disidente -(J. Pauline Newman) 21

22 Caso Bilski. Circuito Federal Recurso ante el USCAFC (United States Court of Appeals for the Federal Circuit) Opinión n Mayoritaria (J. Paul Redmond Michel) A A claimed process is surely patent-eligible eligible if: -It is tied to machine or apparatus, or -It transforms a particular article into a different state or thing (Machine Transformation Test) Those portions of our opinions in State Street relying solely on a useful, concrete and tangible result should not be relied on 22

23 Caso Bilski. Circuito Federal Machine or Transformation Test A A claimed process is surely patent-eligible eligible if: -It is tied to machine or apparatus, or -It transforms a particular article into a different state or thing ng Unpatentable suject matter cannot be made patentable by indignificant post-solution solution or extra-solution activity The transfomation must be CENTRAL for the purpose of the claimed process In most cases, gathering data would not constitute a transformation of an article 23

24 Caso Bilski. Circuito Federal Machine or Transformation Test Bilski subject matter is a non-transformative process that emcompasses a purely-mental process While the claimed process contained physical steps (initating identifying, etc) it does not involve transforming an article into a different state or thing 24

25 Caso Bilski. Circuito Federal Recurso ante el USCAFC (United States Court of Appeals for the Federal Circuit) Opinión n Disidente (J. Haldane Robert Mayer ) Business-methods patents are unconstitutional. ( )) Before State Street led us down the wrong way, this court has rightly concluded that patents were designed to protect technological innovations, not ideas about the best way to run a business. ( )( State Street was a grave error 25

26 Caso Bilski. Circuito Federal Recurso ante el USCAFC (United States Court of Appeals for the Federal Circuit) Opinión n Concurrente (J. Timothy Dick) Está de acuerdo con las opiniones del Juez Michel, aunque comparte las dudas del Juez Mayer sobre la constitucionalidad de las patentes sobre métodos m de negocio. Methods for organizing human activity that do not involve manufactures, machines, or compositions of matter are not patent-eligible eligible 26

27 Caso Bilski. Circuito Federal Recurso ante el USCAFC (United States Court of Appeals for the Federal Circuit) Opinión n Disidente (J. Randall R. Rader ) The decision should have said,, in a single sentence, because Bilski claims merely an abstract idea, this court affirms the Board Rejection 27

28 Caso Bilski. Circuito Federal Recurso ante el USCAFC (United States Court of Appeals for the Federal Circuit) Opinión n Disidente (J. Pauline Newman ) The PTO should have allowed the Bilski Patent. It is inconcebible that the Framers of the Patent Statute 1in 1790 intended sub silentio to impose the limitations now created by this court 28

29 Caso Bilski. Impacto de la decisión n del Circuito Federal La Decisión n del Circuito federal puso en cuestión n la validez de cientos de patentes de métodos m de negocio. La USPTO empezó a aplicar la sentencia del caso Bilski desde el primer día, denegando patentes de métodos m de negocio y sobre todo, patentes de software. De las cinco primeras decisiones en las que se invocó la doctrina de Bilski,, cuatro fueron relativas a patentes de software solicitadas por IBM. Los Jueces de distrito empezaron a aplicar el nuevo criterio con enorme entusiasmo: May be the end has arrived for business method patents. The closing bell may be ringing for them and their patentees may find they have become bagholders 29

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35 Caso Bilski. Se inicia el Recurso Cuando el caso Bilski llega al Supremo, su repercusión n mediática ya es inmensa, especialemente dentro del sector del software. Existe el convencimiento de que Bislki cerrará la puerta de State Street Bank abrió Los escritos de alegaciones a título t tulo de Amicus Curiae se acumulan en el Tribunal Supremo hasta totalizar casi 70, incluyendo todas las asociaciones de software libre y empresas de software propietario. o. 35

36 Caso Bilski. Decisión n Final Opinión mayoritaria (Kennedy, Roberts, Thomas, Alito y Scalia) Opinión concurrente (Stevens, Ginsburg, Breyer y Sotomayor) Opinión concurrente (Breyer y Scalia) 36

37 Caso Bilski. Decisión n Final Opinión mayoritaria (Kennedy, Roberts, Thomas, Alito y Scalia) - El Supremo confirma la decisión del Tribunal Federal de denegar las reivindicaciones. - Sin embargo, niega que el Machine or transformation test sea el único test posible de patentabilidad, dado que se rechazó expresamente en Gottschalk v. Benson y Parker v. Flook - También niega una exclusión categórica de las patentes de métodos de negocio, ya que la palabra process incluye los métodos. 37

38 Caso Bilski. Decisión n Final Opinión mayoritaria (Kennedy, Roberts, Thomas, Alito y Scalia) - Rechaza patentar el método de Bilski, porque lo considera una idea abstracta, y no una invención. - Afirma que adoptar el Machine or transformation test como único test posible de patentabilidad, crearía incertidumbre en muchos sectores de la tecnología, especialmente en el sector informático y de comunicaciones. - Las meras ideas abstractas no son patentables. 38

39 Caso Bilski. Decisión n Final Opinión Concurrente (Stevens, Ginsburg, Breyer y Sotomayor) - La interpretación del término process es demasiado amplia - Es verdad que la legislación de patentes fue modificada en 1999 con la First Inventors Defense Act, y que su actual redacción deja la puerta abierta a esta interpretación, pero la aprobación de la reforma en el Congreso fue debida a la confusión creada por State Street Bank. - Los métodos de hacer negocio no deberían ser patentables. 39

40 Caso Bilski. Decisión n Final Opinión Concurrente (Breyer) Un método general de llevar a cabo transacciones mercantiles no es un proceso patentable 40

41 Caso Bilski. Decisión n Final Opinión Concurrente (Breyer y Scalia) Cuatro puntos de Scalia: 1. Aunque la definición legal de lo que es patentable es amplia, no es ilimitada. 2. El Supremo ha afirmado repetidamente que la transformación de un objeto a un estado distinto o en una cosa distinta es la pista para la patentabilidad de las reivindicaciones de proceso que no vayan dirigidas a una máquina en concreto. 3. El Machine-or-Transformation Test ha sido un instrumento importante, pero jamás ha sido el único test posible 4. A pesar de ello, no podemos afirmar que cualquier cosa que producta un resultado útil, concreto y tangible haya de ser patentable 41

42 Caso Bilski. Decisión n Final Impacto y consecuencias - Enorme inseguridad para los titulares de patentes de software y Business Method Patents. Podría haber miles de patentes inválidas. - Satisfacción dentro del mundillo del Software Libre, que interpretan el caso Bilski como la confirmación de que las patentes de software son nulas. - Brusca reducción en la concesión de patentes relacionadas con la informática. 42

43 EUROPEAN PATENT OFFICE. ENLARGED BOARD OF APPEAL Opinion G 3/08 12 Mayo

44 EUROPEAN PATENT OFFICE. Opinion G 3/08 - En fecha 22 de octubre de 2008, la Presidenta de la EPO remitió al EBA una serie de preguntas relacionadas con la patentabilidad de las llamadas Computer Implemented Inventions (CII). - Menos de dos años antes, el 22 de febrero de 2007, Lord Justice Jacob plateó al anterior Presidente, Alain Pompidou, la posibilidad de platear unas cuestiones similares al EBA, en el marco del caso Aerotel/Macrosan. La propuesta fue rechazada de manera informal. 44

45 EUROPEAN PATENT OFFICE. Opinion G 3/08 - El asunto levantó una gran expectativa. Se recibieron casi 100 declaraciones a título de Amicus Curiae - 30 de ellas, de Agentes de la Propiedad Industrial y Abogados - 54 de ellas, de Empresas y Asociaciones (17 de ellas pertenecientes al mundo del Software Libre) - 6 de ellas fueron presentadas por Universidades - 2 fueron presentadas por Oficinas nacionales de PI 45

46 EUROPEAN PATENT OFFICE. Opinion G 3/08 - La primera cuestión planteada en los escritos de Amicus Curiae fue la admisibilidad del recurso al EPA por parte del Presidente -Un 25% de los escritos se mostraron contrarios a su admisibilidad, o expresaron dudas. Esta postura fue mayoritaria dentro del grupo de empresas y asociaciones relacionadas con el Software Libre. 46

47 EUROPEAN PATENT OFFICE. Opinion G 3/08 - En no pocos casos, los autores expresaron sus puntos de vista en relación con la admisibilidad de las patentes de software, en general. - Una tercera parte se mostró partidaria de restringir mucho los criterios de patentabilidad para las CII - El 30% se manifestó a favor de mantener los actuales criterios de patentabilidad. - El 10% se mostró partidario de adoptar un criterio menos restrictivo. 47

48 EUROPEAN PATENT OFFICE. Opinion G 3/08 - En no pocos casos, los autores expresaron sus puntos de vista en relación con la admisibilidad de las patentes de software, en general. - Una tercera parte se mostró partidaria de restringir mucho los criterios de patentabilidad para las CII - El 30% se manifestó a favor de mantener los actuales criterios de patentabilidad. - El 10% se mostró partidario de adoptar un criterio menos restrictivo. - Uno de los escritos plateó la no imparcialidad de uno de los miembros del EBA 48

49 EUROPEAN PATENT OFFICE. Opinion G 3/08 - De entrada se platean una serie de cuestiones formales relacionadas con la admisibilidad - Puede la Presidenta de la EPO tomar una decisión contraria a la que tomó su predecesor? El EBA entendió que sí, siempre y cuando las circunstancias hayan cambiado de forma objetiva. 49

50 EUROPEAN PATENT OFFICE. Opinion G 3/08 Article Decision or opinion of the Enlarged Board of Appeal (1) In order to ensure uniform application of the law, or if a point of law of fundamental importance arises: (a) (b) the President of the European Patent Office may refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal where two Boards of Appeal have given different decisions on that question. 50

51 EUROPEAN PATENT OFFICE. Opinion G 3/08 Article Decision or opinion of the Enlarged Board of Appeal (1) In order to ensure uniform application of the law, or if a point of law of fundamental importance arises: (b) the President of the European Patent Office may refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal where two Boards of Appeal have given different decisions on that question. 1) Ha de ser un tema de importancia fundamental. 2) Tiene que haber dos decisiones diferentes sobre el tema en cuestión por parte de dos Boards of Appeal distintos. 51

52 EUROPEAN PATENT OFFICE. Opinion G 3/08 Se suscita la cuestión de qué debe entenderse por Boards of Appeal DISTINTOS. Qué ocurre si se trata de decisiones del mismo Board of Appeal pero con diferente composición? Qué ocurre si se trata de decisiones del mismo Board of Appeal pero con diferente composición? El EBA termina por decidir que si se trata de que el mismo Board of Appeal, pero con composiciones distintas, se cumple igualmente la condición, ya que, de lo contrario, las Decisiones del Legal Board of Appeal quedarían excluídas de esta posibilidad. 52

53 EUROPEAN PATENT OFFICE. Opinion G 3/08 El EBA comenta que el desarrollo de la ley es un aspecto esencial de su aplicación y que es inherente a toda actividad judicial. Por consiguiente, el simple hecho de que los Board of Appeal vayan poco a poco modificando sus criterios NO PUEDE motivar un Referal al EBA. 53

54 EUROPEAN PATENT OFFICE. Opinion G 3/08 "In othe words, given that the concept of legal development is a natural aspect of the judicial process, the fact that individual decisions may fall to one side or the other of a line leading to the conclusión of the development, perhaps some way from the line, does not mean that two decisons falling even subtantially on opposite sides of the notional line of development should be considered to be different. 54

55 EUROPEAN PATENT OFFICE. Opinion G 3/08 "El EPA no puede desarrollar la ley de la misma forma que lo hacen los Board Of Appeal, ya que no decide sobre casos reales. Por lo tanto, no son razones admisibles para un Referal las siguientes: - para llevar las decisiones de los Board of Appeal a una instancia superior, - porque el Parlamento Europeo haya adoptado una Directiva sobre el tema - porque el público en general lo requiera - porque un tribunal nacional lo considere útil o conveniente. En estos casos, quien debe actuar es el legislador, no el EBA 55

56 EUROPEAN PATENT OFFICE. Opinion G 3/08 Decisiones supuestamente contradictorias. T1173/97 (IBM) T424/03 (Microsoft) 56

57 EUROPEAN PATENT OFFICE. Opinion G 3/08 La primera cuestión que se consideró era si el léxico empleado en la patente podía afectar a su patentabilidad. Es decir, si el criterio de patentabilidad cambia en función de si la reivindicación tiene las siguientes redacciones: - Computer program - Computer program product stored on a readable medium - Method of operatinf a computer -Computer adaptated to carry out a method. -Las otras tres cuestiones dependían de ésta primera. 57

58 EUROPEAN PATENT OFFICE. Opinion G 3/08 En T1173/967, el BA decidió que incluso un programa de ordenador reivindicado por sí mismo no quedaría excluído de patentabilidad si el programa, al ejecutarse, generaba un efecto técnico : "further technical efect which goes beyond the normal physical interactions between the software and the hardware". Con esta decisión, se apartó del llamado "contribution approach" que atendía sobre todo a la aportación que la invención suponía para dicho campo de la técnica. 58

59 EUROPEAN PATENT OFFICE. Opinion G 3/08 Sin embargo, si no existía tal Further Technical Effect, las reivindicaciones del estilo: - Ordenador con un programa cargado en RAM - Ejecución de un programa en un ordenador - Soporte de almacenamiento conteniendo un programa tampoco escaparían a la prohibición. 59

60 EUROPEAN PATENT OFFICE. Opinion G 3/08 Dicho "Further Techical Efect" debe considerarse en relación con el Prior Art? No, la Decision t 1173/97 ya establece que dicha comparación es adecuada a la hora de establecer si existe novedad y actividad inventiva, pero no a la hora de establecer la posible exclusión. 60

61 EUROPEAN PATENT OFFICE. Opinion G 3/08 T424/03 (MICROSOFT) No importa si el programa está reivindicado por sí mismo o como archivo en un soporte, ya que el soporte por sí mismo ya tiene carácter técnico. IMPORTANTE DIFERENCIA respecto a T1173/967 Ahora bien esta diferencia significa que las decisiones son diferentes? 61

62 EUROPEAN PATENT OFFICE. Opinion G 3/08 Microsoft sigue a IBM en cuanto al criterio del "Further technical Effect" pero se aparta de IBM cuando dice que el programa almacenado en un soporte es patentable. Ahora bien, este cambio de criterio: - Es el resultado de todo un proceso gradual, no una decisión aislada. - No ha sido discutido en ninguna decisión posterior. 62

63 EUROPEAN PATENT OFFICE. Opinion G 3/08 Examinando otros precedentes: T931/95 Pension Benedit Systems: Aunque no hay aun "further technical effect", un ordenador con un programa cargado en la RAM no deja de ser un "aparato", y por lo tanto, no se le puede excluir de patentabilidad. T258/03 Hitachi Cualquier reivindicación que incluye medios técnicos (aunque se trate de un papel y un lápiz) no está excluida de patentabilidad. 63

64 EUROPEAN PATENT OFFICE. Opinion G 3/08 De hecho, la decision de IBM de abandonar el "Contribution Approach" no es coherente con la de excluir de patentabilidad el software grabado en el soporte, y si el BA, en su día, hubiera aplicado este cambio de criterio de forma coherente, hubiera llegado a la misma conclusión a la que llega Microsoft También hay que tener en cuenta que hay una diferencia de tiempo de siete años entre una decisión y la otra. Así pues, no ha diferencia sino una simple evolución lógica. 64

65 EUROPEAN PATENT OFFICE. Opinion G 3/08 De hecho, la decision de Microsoft de abandonar el "Contribution Approach" no es coherente con la de excluír de patentabilidad el software grabado en el soporte, y si el BA, en su día, hubiera aplicado este cambio de criterio de forma coherente, hubiera llegado a la misma conclusión a la que llega IBM También hay que tener en cuenta que hay una diferencia de tiempo de siete años entre una decisión y la otra. Así pues, no ha diferencia sino una simple evolución lógica. 65

66 EUROPEAN PATENT OFFICE. Opinion G 3/08 CONCLUSION Las cuestiones propuestas no son admisibles, y no lo son porque las decisiones en cuestión no son diferentes, si se contemplan como parte de un desarrollo de la ley 66

67 EUROPEAN PATENT OFFICE. Impacto de la Decision de la EBA Por un lado, satisfacción dentro de la EPO al ver confirmado su Case Law Satisfacción también por parte de los titulares y licenciatarios de patentes europeas, en contraste con la situación en los U.S.A. Ahora bien, el mensaje general de NO CHANGE que transmite la Decisión del EBA es un tanto engañoso. 67

68 EUROPEAN PATENT OFFICE. Impacto de la Decision de la EBA Si ponemos en relación ambas decisiones, descubrimos que las tornas han cambiado, y ahora es la EPO la que tiene una postura muy abierta al respecto. Dos posibles lecturas 68

69 EUROPEAN PATENT OFFICE. Muchas gracias por su atención Ramon Pamies 69