Roj: STSJ MAD 11205/2011 Id Cendoj: 28079330022011101437 Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 2 Nº de Recurso: 305/2008 Nº de Resolución: 1447/2011 Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO Ponente: FRANCISCO BOSCH BARBER Tipo de Resolución: Sentencia RECURSO 305/2008 SENTENCIA NÚMERO 1447 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA ----- Ilustrísimos Señores: Presidente: D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez. Magistrados: D. José Daniel Sanz Heredero Dª Elvira Adoración Rodríguez Martí D. Miguel Ángel García Alonso. D. Francisco Bosch Barber ------------------- En la Villa de Madrid, a veintinueve de septiembre de dos mil once. Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 305/2008, interpuesto por la mercantil Viajes El Corte Ingles, S.A, representada por el Procurador D. Cesar Berlanga Torres, contra resolución, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 5 de noviembre de 2007, desestimatoria de recurso de alzada frente a resolución de 28 de noviembre de 2006, que concede el registro de la marca, nº 2.698.034, mixta, El Planazo.Com Tenemos un plan para ti, a MACOM Internet Factory, S.A.U, hoy T-Online Telecomunications Spain, S.A.U, para clases 38 y 41. Han sido partes demandadas la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado y la mercantil T-Online Telecomunications Spain, S.A.U. representada por el Procurador D. Ángel Rojas Santos. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito de fecha 13 de octubre de 2008, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada, y solicitando el recibimiento a prueba del presente recurso, para el caso de que se impugne la documentación aportada. SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que se verificó por escrito, de fecha 16 de diciembre de 2008, en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando el 1
2 Centro de Documentación Judicial mantenimiento de la actuación administrativa recurrida; la codemandada, por escrito de 21 de enero de 2009, se opuso también a la demanda, alegando lo que estimo conveniente, y solicito su desestimación. TERCERO.- Que habiéndose acordado el recibimiento del pleito a prueba, por Auto de 9 de febrero de 2009, no se dio lugar a las documentales interesadas por la actora, y se acordó tramite de conclusiones, que se llevo a efecto, reiterándose por las partes sus alegaciones, y se dejaron las actuaciones pendientes de señalamiento, señalándose para la votación y fallo del presente recurso el día 29 de septiembre de 2011, a las 10 horas de su mañana, en que tuvo lugar. VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco Bosch Barber. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto la resolución, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 5 de noviembre de 2007, desestimatoria de recurso de alzada frente a resolución, de 28 de noviembre de 2006, que concedió a la solicitante T-Online Telecomunications S.A.U. el registro de la marca mixta, nº 2.698.034, El Planazo.com tenemos un plan para ti,con gráfico, en clases 38 y 41; la resolución impugnada concedió el registro de la citada marca, en razón a que las marcas confrontadas protegen productos con distinta aplicación, con áreas comerciales no relacionadas, no existiendo riesgo de confusión, que incluye el de asociación. SEGUNDO.- En la demanda se alega por la actora que se cumplen los requisitos exigidos para que opere la prohibición del art. 6.1 de la Ley de Marcas, existiendo riesgo de asociación y de confusión entre la marca solicitada, El Planazo.Com Tenemos un plan para ti, con gráfico, y las oponentes, El Planazo y Todo un planazo con Viajes El Corte Inglés, existiendo identidad fonética y conceptual, en un examen global, siendo el termino Planazo el significativo, no debiendo tenerse en cuenta el grafico ante la citada semejanza denominativa además de la evidente notoriedad y renombre de los oponentes, con aplicación del art. 8 de la Ley de Marcas, y con relación aplicativa, con los mismos canales concurrenciales de comunicación y publicidad, e interesando la estimación de la demanda, denegando la marca concedida. El Abogado del Estado se opuso a la demanda, en razón a la existencia de notas diferenciales y a que, en una impresión de conjunto, hay suficientes disparidades de conjunto entre las marcas confrontadas, además de no existir relación aplicativa, que garantizan su reciproca diferenciación, sin riesgo de confusión en el mercado, y solicitando la desestimación de la demanda. La codemandada se opuso también a la demanda, alegando que en un examen de conjunto las marcas enfrentadas son suficientemente distintas, además de ser esencial el elemento grafico, y que las marcas oponentes no son notorias, dado que la notoriedad es en todo caso de las empresas del grupo ; añadió que los conjuntos grafico- denominativos son dispares, en aplicación del principio de especialidad, y que las disimilitudes aplicativas son evidentes, protegiendo productos y servicios distintos, que se comercializan de forma distinta; también alego desviación procesal, en relación a la introducción de la cuestión de la notoriedad de las marcas de la actora, interesando la desestimación de la demanda. En conclusiones, las partes reiteraron sus alegaciones. TERCERO.- De lo actuado en el expediente administrativo se desprende que en fecha 2 de marzo de 2006 la mercantil Yacom Internet Factory, S.A.U, presentó solicitud, de registro de la marca mixta nº 2.698.034, El Planazo.com tenemos un plan parati, con grafico, para productos y servicios de las clases 38 y 41, oponiéndose la mercantil Viajes El Corte Inglés, S.A, como titular de 2 marcas prioritarias, comunitaria y nacional, El Planazo y todo un planazo con Viajes El Corte Ingles, en clases 16,35 y 39, refiriendo identidad fonética y conceptual de los signos enfrentados, siendo Planazo el elemento significativo, además de la evidente notoriedad de las marcas oponentes, con claro riesgo de confusión y asociación, y de relación aplicativa, con campos relacionados, y solicitando la denegación del registro solicitado; se presento contestación, por la solicitante, ahora con en nombre comercial T- Online Telecomunications Spain, S.A.U, en el sentido de hacer constar la existencia de disparidades denominativas, conceptuales, y graficas, en una visión de conjunto, y con clara disparidad aplicativa, sin posibilidad de confusión; en resolución de 28 de noviembre de 2006 la Oficina Española de Patentes y Marcas concedió totalmente el registro de la marca solicitada, no teniendo en cuenta la oposición planteada, al proteger las marcas confrontadas productos con distinta aplicación, con áreas comerciales no relacionadas, sin riesgo de confusión, que incluye el de asociación; la actora interpuso recurso de alzada, reiterando sus alegaciones, de identidad fonética y conceptual, de notoriedad de sus marcas, siendo el Planazo el elemento significativo, así como una evidente relación aplicativa; y en fecha 5 de noviembre de 2007 la Oficina Española de Patentes y Marcas dictó resolución, desestimatoria de la alzada de la recurrente, haciendo constar que aun existiendo semejanza entre los signos enfrentados, los campos comerciales y aplicativos en que despliegan sus efectos son lo
suficientemente dispares como para excluir todo riesgo de confusión en el mercado, no concurriendo por ello los presupuestos aplicativos del art. 6.1.b de la Ley de Marcas. CUARTO.- El párrafo 1 artículo 4 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de Marcas define la marca como todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras; y añade en el párrafo 2 que "Tales signos podrán, en particular, ser: a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas. b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos. c) Las letras, las cifras y sus combinaciones. d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación. e) Los sonoros. f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores". Por su parte el artículo 6.1º de la citada Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de Marcas, establece que "No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior"; y añade el artículo 8 que "No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores". En un sentido parecido se pronunciaban los artículos 118 y 124 del Estatuto y los artículos 1 y 12 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas. QUINTO.- Es desde la perspectiva del principio constitucional de "libertad de empresa en el marco de la economía de mercado" como debe orientarse la protección que a la inventiva e innovación industrial dispensa el Registro de la Propiedad Industrial, tanto para eliminar los obstáculos que indebidamente se opongan o frenen la libre iniciativa empresarial, como también para establecer un claro límite a tal iniciativa con base en las exigencias de la buena fe y de la libre y leal concurrencia, a fin de garantizar, en definitiva, la protección del consumidor evitándole los riesgos de error o confusión entre los productos amparados por las marcas, garantía que se fundamentará en la necesaria exigencia en las mismas de un signo o medio material que señale y distinga perfectamente de los similares los productos por aquéllas amparados, evitándose, también que con el parecido o semejanza con la denominación de otra marca pueda accederse al crédito o fama obtenida por la marca prioritaria - Sentencias del Tribunal Supremo de 31 marzo 1986 ( RJ 1986\1164), de 23 julio y 26 diciembre 1988 (RJ 1988\6381 y RJ 1988\10058), y de 10 de octubre de 1.994 (RJ 1994\7505). SEXTO.- A ese doble peligro de confusión se refiere también la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 1.997 (RJ 1997\5072) cuando señala que "El sistema de protección registral de las marcas y en general de todas las modalidades de la propiedad industrial se bifurca en dos direcciones: por un lado, protege al titular de la marca para evitar los perjuicios que pueda sufrir por el aprovechamiento que puedan hacer otros del prestigio ganado para la marca legalmente registrada y conocida en el mercado; y por otro, a los consumidores, que necesitan protección para evitar la confusión que pueda producirse por la identidad o semejanza entre los mismos productos distorsionando la demanda al hacer que los consumidores o usuarios adquieran productos que no eran los que estaban en sus preferencias". SÉPTIMO.- Asimismo la citada jurisprudencia establece que, cuando las marcas en pugna, tratan de amparar productos incluidos en la misma Clase del Nomenclátor o existan fundamentales conexiones aplicativas y de ámbitos comerciales, se está en el caso de ser más exigentes en la apreciación de las denominaciones y signos afines, lo que no sucede cuando los productos que las marcas tratan de amparar son totalmente dispares - Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 1.994 (RJ 1994\160)-. Asimismo se viene diciendo, en la referida jurisprudencia, que la apreciación de la semejanza fonética o gráfica, en las denominaciones o signos de las marcas enfrentadas, ha de hacerse partiendo de la impresión que en el oído o la visión producen las denominaciones o signos en cuestión a destinatarios de un general nivel cultural, y, no a través de aquilatados estudios etimológicos de los términos o signos que les componen; siempre analizados en su conjunto - Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 1.994 (RJ 1994\160)-. OCTAVO.- Ante la ausencia de reglas previas para determinar la existencia o no de semejanza capaz de crear error o confusión en el mercado, el Tribunal Supremo efectivamente ha tratado de establecer una serie de criterios o pautas, señalando que ostenta un lugar preferente el que con carácter directo propugna 3
una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva cuyo aspecto más importante es el filológico, ya que tal composición global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podrá producir la confusión que trata de prevenir la ley (criterio estructural); más también, ha configurado otros factores o pautas complementarias, como la necesidad de atender al significado o idea que evocan los distintivos enfrentados (criterio semántico); o ha matizado el propio criterio estructural cuando en los distintivos se utilizan prefijos o sufijos genéricos para negar la semejanza cuando el resto tiene diferencial suficiente" - Sentencias de 14, 21, 21 28, 28, de noviembre de 1.996 (RJ 8028, 8086, 8087, 8296, 8297 ) y de 4, 12, 19 y 19 de diciembre de 1996 (RJ 8934, 9155, 9272 y 9273)-. NOVENO.- Es claro que deben concurrir, acumulativamente por tanto, los tres requisitos o circunstancias exigidas por notoria jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre ellas las sentencias de 22 de octubre de 2009, 27 de octubre de 2009, 31 de octubre de 2009 y 15 de enero de 1910, en recursos de casación 2458/08, 3138/08, 2576/08, 6040/08,y 1742/09, para la aplicación de la prohibición del art. 6.1 de la Ley de Marcas, es decir, que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada, que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada, y que exista por ello un riesgo de asociación indebida o confusión para los destinatarios del signo, salvo supuestos de marca renombrada, que no es el caso. En el presente caso, debe estarse al contenido de la resolución impugnada, que otorga el registro de la marca "el Planazo.com tenemos un plan para ti" solicitada, para las clases 38 y 41 y que constituye el objeto fundamental de este recurso; al respecto, examinados globalmente los signos confrontados, la Sala estima que aunque existe una clara semejanza denominativa entre los citados signos, el Planazo.com tenemos un plan para ti, por un lado, y El Planazo y todo un Planazo con Viajes El Corte Ingles, por otro, en razón al vocablo "el Planazo", que tampoco es determinante al efecto, en cambio no la hay grafica, como se desprende del mero examen de los signos, además de que los campos aplicativos carecen de relación, no solo por tratarse de clases distintas del nomenclátor sino también porque la mera lectura de los productos y servicios que se intentan proteger nos lleva a determinar que las actividades no pueden ser coincidentes ni los canales comerciales pueden ser parecidos, y ni siquiera los canales de comunicación y publicidad, no cabiendo riesgo de confusión ni de asociación; debe añadirse que aunque es evidente la notoriedad y renombre de El Corte Ingles y su grupo de empresas, entre ellas Viajes El Corte Ingles, S.A, ello no convierte en notorias las marcas referidas, el Planazo, oponentes de la solicitada, no habiéndose acreditado, con la documental aportada con la demanda y al expediente, la citada notoriedad, por lo que no resulta de aplicación el alegado art. 8 de la Ley de Marcas, por cierto ya mencionado por la actora en el expediente administrativo, lo que no supondría por ende desviación procesal alguna, por lo cual la resolución combatida, concediendo el registro solicitado, debe ser confirmada; por todo ello, procede la desestimación de la demanda. DÉCIMO.- No se estima procedente imponer las costas procesales a la actora, por no acreditarse temeridad o mala fe, conforme al art. 139.2 de la LJCA. Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación. F A L L A M O S Que debemos desestimar y desestimamos la demanda de recurso contencioso-administrativo interpuesta por el Procurador D. Cesar Berlanga Torres, en nombre y representación de la mercantil Viajes El Corte Ingles, S.A, contra la resolución, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 5 de Noviembre de 2007, desestimatoria de recurso de alzada frente a resolución, de 28 de noviembre de 2006, que concedió el registro de la marca mixta, nº 2.698.034, El Planazo.com tenemos un plan para ti, con grafico, para servicios y productos de las clases 38 y 41, a Yacom Internet Factory S,A.U, hoy T.Online Telecomunications Spain S.A.U., y declaramos que dicha resolución es conforme a derecho; todo ello sin imposición de costas a la actora. Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso. Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de estas Sección nº 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto "Recurso" 24 4
Contencioso-Casación (50 Euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio). En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución. Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 5