Centro de Documentación Judicial

Transcripción

1 Id Cendoj: Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 2 Nº de Recurso: 86/2005 Nº de Resolución: 990/2007 Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO Ponente: JUAN FRANCISCO LOPEZ DE HONTANAR SANCHEZ Tipo de Resolución: Sentencia T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2 MADRID SENTENCIA: 00990/2007 RECURSO Nº 86/2.005 SENTENCIA Nº TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA ---- Ilustrísimos Señores: Presidente: D. Juan F López de Hontanar Sánchez Magistrados: Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí D. Miguel Ángel García Alonso D. Francisco Javier Canabal Conejos Dª Sandra González de Lara Mingo D. Marcial Viñoly Palop En la Villa de Madrid a veinticuatro de Mayo del año dos mil siete. Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los autos del recurso contencioso-administrativo número 86 de interpuesto por la entidad «Telefónica de España S.A. Sociedad Unipersonal» representada por la Procuradora Doña Magdalena Cornejo Barranco y asistido por el Letrado Don E. Arguelles contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de Octubre de 2.004, que desestimó 1

2 el recurso de alzada interpuesto por contra la resolución de 24 de Mayo de que concedió la marca internacional, solicitada por originariamente por Antonio y hoy transferida a la entidad «Célula Móvil S.L.». Ha sido parte la Oficina Española de Patentes y Marcas representada por el Sr. Abogado del Estado. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Que previos los oportunos trámites, la Procuradora Doña Magdalena Cornejo Barranco en representación de la entidad «Telefónica de España S.A. Sociedad Unipersonal formalizó demanda el día 24 de Noviembre de en la que tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando que en su día se dictara sentencia por la que la que con estimación del presente recurso anule y deja sin efecto las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de y , declarando que la denominación GT Telefónica en Clase 35, ne , no puede acceder a la Oficina Española de Patentes y Marcas, estando la Administración del Estado obligada a estar y pasar por tal declaración. SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado al Sr. Abogado del Estado para que en representación de la oficina Española de Patentes y Marcas presentara contestación a la demanda, lo que se verificó por escrito de fecha 14 de Marzo de en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, la parte terminó suplicando el mantenimiento de la actuación administrativa recurrida. TERCERO.- Que, no estimándose necesaria la celebración de vista pública ni trámite de conclusiones se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 24 de Mayo de a las 10,00 horas de su mañana en que tuvo lugar. VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilustrísimo Señor Don Juan F López de Hontanar Sánchez. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- La Procuradora Doña Magdalena Cornejo Barranco en representación de la entidad «Telefónica de España S.A. Sociedad Unipersonal» interpone recurso contencioso administrativo contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de Octubre de 2.004, que desestimó el recurso de alzada interpuesto por contra la resolución de 24 de Mayo de que concedió la marca internacional, solicitada por originariamente por Antonio y hoy transferida a la entidad «Célula Móvil S.L.» SEGUNDO.- Se fundamenta el recurso en la incompatibilidad de la marca solicitada, la marca internacional con las marcas de su titularidad todas ellas en clase 35, "Telefónica", "Telefónica Gestión de Servicios Compartidos", "T Gestiona Telefónica" y el nombre "Grupo Telefónica".. Se alega la infracción del articulo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, que establece que "No podrán registrarse como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.", así como del artículo 8.1º de la Ley en la medida en que las marcas del recurrente tienen la condición de renombradas. TERCERO.- La Oficina Española de Patentes y Marcas entiende Que en el examen de los confrontándolos a efectos de dilucidar la identidad o grado de semejanza suficiente para poder deducir el riesgo de confusión entre los consumidores que lleva a la prohibición del acceso al registro del solicitado o, por el contrario, para concluir la falta de afinidad suficiente para llegar a esa incompatibilidad y, por ello, permitir su inscripción, hay que comparar, en primer término, sus distintivos y hacerlo desde una perspectiva estructural, de conjunto, sin que quepa la descomposición en búsqueda de identidades parciales, porque esto escapa a la realidad del mercado en el que los consumidores contemplan los signos identificadores de sus productos globalmente, y llevando este criterio al caso que ahora nos ocupa vemos que, "GT GESTIÓN TELEFÓNICA", con diseño, y "TELEFÓNICA" con diseño, "TELEFÓNICA GESTIÓN DE SERVICIOS COMPARTIDOS", "T-GESTIONA TELEFÓNICA", "GRUPO TELEFÓNICA" todos, excepto el nombre, con gráficos diferentes al de la aspirante, vistos, globalmente, sin disecciones tendentes a buscar identidades parciales, son lo bastante desemejantes para que, aún con relación aplicativa, no hay lugar a error.- Que la aplicación de la prohibición contenida en el art. 8.1 de la Ley de Marcas, desde la perspectiva del aprovechamiento indebido, presupone la existencia de varias condiciones, entre las que están, en primer 2

3 lugar, la reputación de la marca prioritaria en el sector del mercado en el que opere, que debe ser el mismo en el que intenta actuar la aspirante, y, además, la excelente estima por parte de todos los elementos que en él intervienen, lo que es absolutamente necesario porque, en base a la supuesta existencia de este prestigio, se está pretendiendo limitar un derecho de otro; y, como segunda condición de aplicación de la prohibición precitada, está el aprovechamiento indebido, por parte del titular de la marca nueva, que supondría el solo hecho de su concesión, lo que se traduce en la posibilidad de que el consumidor pueda establecer una conexión entre la marca nueva y la antigua y, para ello, es imprescindible que aquel tenga "in mente" de una forma espontánea la marca primera, para lo cual es preciso una amplísima, en el sector, en el espacio y en el tiempo, difusión de ésta, pero, además, también se requiere que entre aquella marca y la actual exista una similitud suficientemente grande para que tal relación pueda repentinamente aparecer, y se debe subrayar este adverbio, porque resulta obvio que si el consumidor se tomara el tiempo suficiente para indagar, llegaría al conocimiento de la inexistencia de la común procedencia empresarial. Por último, y por lógica relación con lo antes dicho, también influye en la inducción al consumidor a pensar en el común origen empresarial de ambas marcas, la proximidad o no entre el producto que éste desea adquirir y el que hizo famosa y notoria la marca anterior. Al no darse la circunstancia de similitud suficiente, no puede entrar en juego esta prohibición. CUARTO.- Tal y como señala el Tribunal Supremo en sentencias como la de 13 de Julio de la determinación de la confusión que pueden generar las denominaciones o signos incluidos en las Marcas solicitadas, con relación a otras registralmente preexistentes y, por consiguiente, prioritarias en el derecho de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, ha de efectuarse atendiendo a la semejanza fonética o gráfica de dichas denominaciones o signos, apreciados éstos en su conjunto y fijándose, en caso de estar formados por varios elementos, principalmente en aquellos que tengan una mayor fuerza expresiva capaz de atraer una mayor y particular atención para los destinatarios al que el mensaje es dirigido, de forma que éstos, por tal causa, tengan una mayor retención en sus mentes que les haga recordar por tal impacto intelectual un producto determinado como perteneciente a la marca en cuestión. Por lo tanto como Señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de Diciembre de para valorar la semejanza se ha de proceder a la confrontación de las marcas enfrentadas, en su conjunto, prevaleciendo su global estructura sobre sus distintos vocablos o elementos componentes; tratándose de vocablos de fantasía, como aquí ocurre, su valoración ha de hacerse aludiendo a la natural pronunciación alfabética, a efectos fonéticos. Y en definitiva la identidad de productos a amparar por las marcas enfrentadas es un factor complementario a tener sólo en cuenta cuando surjan dudas en la concreción del concepto jurídico indeterminado que utiliza el artículo 12 de la Ley de marcas, de semejanza fonética o gráfica capaz de inducir a error o confusión en el mercado. QUINTO.- Los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico, Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo, 24 y 29 de abril, y 12 de junio de 1974 entre otros, ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión (Sentencias de 3, 13, 20 y 26 febrero, 7, 20 y 26 marzo, 18 abril, 21, 22, 28 y 30 mayo, 2, 14 y 17 junio, 3 julio y 9 octubre QUINTO.- Este es el criterio seguido por la Sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 25 de Septiembre de establece que hay que tener presente, como señala la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de septiembre de 1998, que entre la similitud de los signos y la de los productos existe interdependencia, de tal forma que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa, «...» de tal forma que el consumidor medio, esto es, persona dotada con un raciocinio y perspectivas normales que percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles -Sentencia del 3

4 Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de , podrá caer en error sobre el origen del producto que adquiere. En el caso presente el Tribunal entiende que entre la denominación "GT Gestión Telefónica" y fundamentalmente "Telefónica Gestión de Servicios Compartidos", y "T Gestiona Telefónica" si existe tal similitud pues incluyen las denominaciones Telefónica y Gestión, y además no puede desconocerse que el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas establece que no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores, señalando que a los efectos de la Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados, añadiendo que cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades. No puede negarse el carácter notorio y aún renombrado de la marca "telefónica" el carácter usual del servicio prestado supone que esta denominación ha alcanzado carácter genérico y por lo tanto inapropiable pero si se trata de servicios relacionados con el ámbito de actuación de la empresa de prestigio y los consumidores pueden establecer un nexo entre el producto o servicio ofertado y la empresa renombrada, renombre que supone un plus de confianza en la misma, debe tenerse en cuenta tan circunstancia a la hora de evaluar si ambas denominaciones pueden convivir pacíficamente en el mercado. Debe tenerse en cuenta que la marca nacional nº "GT Gestión Telefónica" une a la denominación telefónica la denominación "Gestión", debiendo llegarse a la conclusión de que existe semejanza entre la marca solicitada y aquellas cuya titularidad ostenta la entidad «Telefónica de España S.A. Sociedad Unipersonal. Ahora bien conforme a lo dispuesto el artículo 6 1 b) de la citada Ley 17/2001,que impide la inscripción de los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. conforme al régimen actual el artículo 6 apartado 1º letras a) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. De forma que para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza, en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos. La marca nacional nº "GT Gestión Telefónica" (Gráfico-denominativa) en la clase 35 del nomenclátor internacional, pretende distinguir promociones telefónicas y las marcas "Telefónica Gestión de Servicios Compartidos" distinguen servicios de gestión de negocios comerciales, servicios de administración comercial, servicios de estudios de mercado, servicios de exportación, servicios de consulting profesionales en materia de negocios, servicios de contabilidad, servicios de contestación telefónica para abonados ausentes, servicios de transcripción de comunicaciones, servicios de información estadística, servicios de informes comerciales y de negocios, servicios de peritaje en materia de negocios, servicios de sondeo de opinión, servicios de publicidad, es decir servicios en el mismo ámbito de mercado. Por tanto existiendo semejanza en la denominación y en el ámbito de los servicios, existe riesgo de confusión para los consumidores pues pueden imputar a la entidad «Telefónica de España S.A. Sociedad Unipersonal» empresa de gran prestigio servicio que presta otra empresa, y debe tenerse en cuenta que nos encontramos ante un mercado en extremo sensible y donde el riesgo de fraude es alto, siendo una de las formas que tiene el consumidor de evitar practicas no convencionales, el poner su la confianza, en empresas de prestigio. Por tanto establecido el riesgo de que el consumidor identifique la marca con el prestador del servicio, y estableciendo un nexo con el titular de una marca renombrada no puede sino concluirse que el riesgo en el mercado no puede llevar sino a la imposibilidad de aceptar el registro de la marca. En consecuencia el recurso contencioso-administrativo ha de ser estimado al ser el acto administrativo contrario a Derecho. SEXTO.- Y según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, considerando la Sala que no es de apreciar 4

5 temeridad ni mala fe en la actuación procesal de la partes litigantes, es por lo que no procede formular expresa condena en costas. VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación. FALLAMOS Que estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Doña Magdalena Cornejo Barranco en representación de la entidad «Telefónica de España S.A. Sociedad Unipersonal y en su virtud ANULAMOS la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de Octubre de 2.004, que desestimó el recurso de alzada interpuesto por contra la resolución de 24 de Mayo de que concedió la marca nacional nº "GT Gestión Telefónica" (Gráficodenominativa) en la clase 35 del nomenclátor internacional, solicitada por originariamente por Antonio y hoy transferida a la entidad «Célula Móvil S.L.» sin expresa imposición de las costas a ninguna de las partes. Notifíquese la presente resolución con la advertencia de que la misma no es firme pudiendo interponerse recurso de casación que habrá de prepararse ante esta misma sala en el plazo de los diez días siguientes a la notificación de la presente resolución. Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Centro de Documentación Judicial PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Ilustrísimo Sr. Magistrado Ponente Don Juan F López de Hontanar Sánchez, estando celebrando audiencia pública ordinaria, en la Sala de este Tribunal, al mismo día de su fecha de lo que yo Secretario doy fe. 5