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1 Id Cendoj: Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 6 Nº de Recurso: 570/2004 Nº de Resolución: 1261/2007 Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO Ponente: MARIA TERESA SOFIA DELGADO VELASCO Tipo de Resolución: Sentencia T.S.J.MADRID CON/AD SEC.6 MADRID SENTENCIA: 01261/2007 Recurso nº : 570/2004 Ponente. Sra. TERESA DELGADO VELASCO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEXTA S E N T E N C I A núm ILMOS. SRES. : PRESIDENTE : D. JESÚS CUDERO BLAS MAGISTRADOS : Dña. TERESA DELGADO VELASCO Dña. CRISTINA CADENAS CORTINA Dña. AMPARO GUILLÓ SÁNCHEZ GALIANO Dña. EVA ISABEL GALLARDO MARTÍN DE BLAS D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELÍAS En la Villa de Madrid, a 15 de octubre de dos mil siete. VISTO por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el recurso contencioso- administrativo número 570/2004, promovido por la Procuradora de los Tribunales doña Almudena Galán González, en nombre y representación de CAMPERO INTERNACIONAL CORP. contra las resoluciones dictadas en fecha 26 de febrero de 2004, por la Oficina Española de Patentes y Marcas ESTIMANDO EL RECURSO DE ALZADA y denegando a la actora la inscripción de la marca "CAMPERO", de carácter MIXTO, nº para proteger productos de la clase 29ª del nomenclator internacional, en concreto carne,pescado,aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva,secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compota, huevos, leche y productos lácteos 1

2 ,aceite y grasas comestibles, encurtidos en conserva, siendo esta resolución revocadora de otra de la misma Oficina de fecha 20 de febrero de por parecido con las marcas CAMPERO de PAVO Y DERIVADOS S.A. y QUESO SUAVE EL CAMPERO y EL CAMPERO QUESO SUAVE de Mantequerías Arias S.A. para las misma clases; habiendo sido parte en autos la Administración demandada representada y defendida por el Abogado del Estado. Y como codemandada CAMPER S.L. representada por el Procurador de los Tribunales don Angel Rojas Santos. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó a la demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito, en el que suplican se dicte sentencia por la que, estimando el recurso, se revoque el acuerdo recurrido, dictando en su lugar otra resolución por la que se anulen las resoluciones de la Oficina denegatorias ya indicadas y se anule la denegación de la marca CAMPERO nº , y que se proceda a la concesión del registro de la marca solicitada por la actora. SEGUNDO: El Abogado del Estado contesta a la demanda, mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia por la que se confirme la resolución recurrida. En igual sentido se pronuncia el codemandado. TERCERO: Habiéndose recibido el proceso a prueba, y practicada la que se consideró necesaria, se emplazó, con posterioridad a las partes, para que evacuasen el trámite de conclusiones prevenido por el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción y verificados, quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento. CUARTO: Para votación y fallo del presente proceso se señaló la audiencia el día 11 de octubre de QUINTO: En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales. VISTOS los preceptos legales citados por las partes, concordantes y de general aplicación. Siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dña. TERESA DELGADO VELASCO. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO. El presente Recurso contencioso-administrativo se interpone por la parte actora, CAMPERO INTERNACIONAL CORP. contra la resolución dictada en fecha 26 de febrero de 2004, por la Oficina Española de Patentes y Marcas ESTIMANDO EL RECURSO DE ALZADA y denegando a la actora la inscripción de la marca campero, de carácter MIXTO, nº para proteger productos de la clase 29ª del nomenclator internacional, en concreto carne,pescado,aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva,secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compota, huevos, leche y productos lácteos,aceite y grasas comestibles, encurtidos en conserva, siendo esta resolución revocadora de otra de la misma Oficina de fecha 20 de febrero de SEGUNDO. En orden a realizar una adecuada valoración jurídica es necesario tener en consideración los siguientes hechos y presupuestos fácticos: A) Por la sociedad guatemalteca CAMPERO INTERNACIONAL CORP. Se formulo petición de fecha 8 de mayo de 2002 ante la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre la inscripción de la marca CAMPERO, de carácter MIXTO, nº para proteger productos de la clase 29ª del nomenclator internacional, en concreto carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva,secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compota, huevos, leche y productos lácteos,aceite y grasas comestibles, encurtidos en conserva, siendo esta resolución revocadora de otra de la misma Oficina de fecha 20 de febrero de Esta marca consiste en la denominación CAMPERO, a base de un tipo especial de letra mayúscula y un gráfico de un pollo. A esta solicitud de marca le correspondió el número

3 B) A esta solicitud se opuso entre otros la sociedad limitada CAMPER, S.L. por su marca comunitaria "CAMPER" nº , para productos de la clase 29ª DEL NOMENCLATOR como animales vivos, fruta y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para los animales, malta; y para otra clases. Invocando para ello la notoriedad de la marca Camper con numerosos antecedentes registrales, así como el evidente parecido fonético y conceptual, y la identidad de aplicación, pues ambos expedientes designan las mismas clases. Es decir en conclusión, la necesaria aplicación del artículo 12 de la Ley de Marcas que imposibilita el acceso al registro de marcas que por su identidad o semejanza fonética, grafica o conceptual con una marca prioritaria pueda inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación, la identidad en las clases reivindicadas, los numerosos registros prioritarios de los que la codemandada es titular con el término CAMPER y el reconocimiento obtenido tanto por los consumidores como competidores, gracias a su buen hacer empresarial a lo largo de 20 años. También se formularon sendas oposiciones por MANTEQUERÍAS ARIAS S.A., por PAVO Y DERIVADOS S.A., por GLOBINT CAPITAL B.V., por SIERRA MAGINA S.A., por SANT DALMAI S.A., y por don Felipe Jesús Martínez Ruiz. C) Al suspenso de fondo de signos distintivos de fecha 5 de noviembre de 2002 fundamentado en las oposiciones y en el parecido con las marcas opuestas por el interesado o de oficio, contestó la solicitante el 1 de diciembre de 2002, diciendo que la actora ya era titular del registro de la marca por el mismo distintivo en la clase 42 del nomenclator internacional, en concreto para distinguir servicios de restaurantes de comida rápida y servicio de suministros de comida para llevar. E insiste en la peculiaridad gráfica y que su marca coincide con la denominación social de la empresa solicitante. D) Por resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de febrero de 2003 se concedió la solicitud de la referida marca porque los distintivos opuestos (ente ellos el CAMPERO) se estiman suficientemente diferenciados en su conjunto gráfico-denominativo, pudiendo convivir en el mercado sin riesgo de confusión del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas y que tampoco hay riesgo de confusión con la marca señalada de oficio POLLO CAMPERO-LA FOCA, por diferencias en su conjunto gráfico-denominativo. Esta resolución fue publicada en el BOPI de fecha 1 de mayo de E) Contra dicha resolución se formularon varios recursos ordinarios, por la codemandante, CAMPER S.L. y por las oponentes MANTEQUERÍAS ARIAS S.A. y por PAVO Y DERIVADOS S.A.,así como por otros oponentes, alegando incompatibilidad con las m arcas de su titularidad con base en el artículo 12.1 a ) de la Ley de Marcas, e invocando asimismo el artículo 13 d e la Ley de Marcas. F)Dichos recursos fueron resueltos, en fecha 26 de febrero de 2004, siendo desestimado por entender que " las marcas en liza pueden convivir pacíficamente en el mercado por coexistir riesgo de confusión entre las mismas siendo también de aplicación el artículo 13 c) d el Ley de Marcas...". Otros recursos de alzada en concreto el interpuesto por MANTEQUERÍAS ARIAS S.A. y por PAVO Y DERIVADOS S.A. han sido estimados, al existir similitud fonética y conceptual, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos. Que las marcas solicitadas reproducen íntegramente el núcleo característico de las marcas prioritarias, a saber CAMPERO. Esta resolución fue publicada en el BOPI de fecha 1 de abril de G) Contra las anteriores resoluciones se ha formulado recurso contencioso administrativo, por la solicitante, CAMPERO INTERNACIONAL CORP., basándose para ello en los siguientes argumentos: -Que ya es titular del registro de marca en clase 42ª del nomenclator. Solo pide entonces una nueva protección especifica en clase 29ª. Inaplicabilidad de la norma prohibitiva del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988 sobre Marcas por claras diferencias de injusto entre las marcas. -Identidad denominativa con la denominación social de la actora y la marca solicitada. -Derechos adquiridos sobre la marca nº para la clase 42ª. Pretendida consolidación de los derechos sobre esta marca en el mismo sector del nomenclator, no existiendo por tanto posibilidad de error 3

4 o confusión. El Abogado del Estado alega: 1- la Jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a que debe acudirse a una sencilla visión o audición de conjunto y como factor complementario a la naturaleza real de los objetos o servicios. 2- en el presente caso la apreciación global de las marcas enfrentadas, único criterio correcto de contraste, pone de manifiesto la posibilidad real de error o confusión en el mercado si se produce la convivencia de las mismas, máxime ante la evidente y marcada similitud fonética que ha de tenerse especialmente en cuenta rayana en la identidad entre ambas. 3- Que los productos protegidos no solo pertenecen a la misma esfera mercantil sino que tienen idéntica naturaleza, por lo cual la aplicación de los criterios jurisprudenciales sobre la similitud fonética y gráfica ha de verificarse con especial rigor que refuerza la posibilidad de error en el mercado. La codemandada CAMPER S.L. alega en apoyo de la resolución del registro lo siguiente: ---Inaplicabilidad del precedente administrativo invocado de contrario. ---Aplicación de los preceptos de la Ley de Marcas. ---Identidad denominativa. ---Identidad aplicativa. ---Irrelevancia del gráfico de la marca recurrida. Pues la existencia de diferencias gráficas no pueden suplantar la identidad existente entre la marca que pretende acceder al registro y los derechos prioritarios. ---Riesgo de confusión y asociación. TERCERO. En el presente recurso se trata de determinar si la resolución dictada en fecha 26 de febrero de 2004, por la Oficina Española de Patentes y Marcas ESTIMANDO EL RECURSO DE ALZADA y denegando a la actora la inscripción de la marca campero, de carácter MIXTO, nº para proteger productos de la clase 29ª del nomenclator internacional, en concreto carne, pescado,,aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva,secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compota, huevos, leche y productos lácteos,aceite y grasas comestibles, encurtidos en conserva, es no conforme a Derecho. : Para ello hay que remitirse a la propia dicción del artículo 12.1 de la Ley de Marcas cuando establece "No podrán registrarse como marcas los signos o medios : a) que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior". En este sentido es preciso atender a la Jurisprudencia manifestada en Sentencia dictada, en fecha 28 de Noviembre de 1997, por la Sala 3ª de nuestro Tribunal Supremo cuando manifiesta " La doctrina jurisprudencial de esta Sala es constante en cuanto a la no accesibilidad al Registro cuando exista, como ocurre en el caso presente, identidad absoluta denominativa entre la marca solicitante y la ya inscrita, con la posibilidad latente de confusión no tanto en lo referente a la adquisición de automóviles tan conocidos en el mercado como son los que se pretenden amparar en la marca denegada, como en la identificación que el consumidor puede hacer de que los productos, aunque diversos, tengan el mismo origen, beneficiándose los unos del prestigio que hubieran adquirido los otros." Por otra parte, la sentencia de la Sección Tercera de la Sala Tercera del T.S., dictada en fecha 28 de Enero de 1998 se refiere a la improcedencia de acceso al Registro Mercantil cuando aquella cuya inscripción se solicita es idéntica a otra marca inscrita, siendo ambas identificables, particularmente, por la denominación aunque una de ellas sea mixta si, además, dichos productos se venden en la misma clase de establecimientos, lo que provoca el riesgo de asociación. 4

5 Manifestando, al respecto, que "... si los signos denominativos son idénticos, o existe entre ellos una gran semejanza es razonable la entrada en juego de la prohibición que disponía el artículo del Estatuto de la PropiedadIndustrial, tanto porque el precepto en cuestión no exige que la semejanza se produzca acumuladamente en los dos aspectos que contempla (fonético, gráfico), bastando con que acontezca en uno de ellos, como por la posibilidad real de que la confusión surja en las numerosas ocasiones en que los productos se demandan sólo a través de la palabra. La diversidad relativa entre productos que se integran en una misma área comercial, o en áreas comerciales próximas, no permite descartar ese riesgo de confusión, ni menos aun el riesgo de asociación, atribuyendo a los productos una misma procedencia empresarial, ni en fin el aprovechamiento indebido de la actividad y coste de difusión a través de anuncios y propaganda en la que se destaque sobre todo el elemento denominativo del signo marcario". La solución a la cuestión planteada en el presente litigio debe partir,así, de la consideración de un principio reiteradamente sentado por la jurisprudencia en punto a la interpretación de la prohibición contenida en el precepto trascrito y que es el criterio de la unidad gramatical y conceptual indivisible de las marcas en pugna, de suerte que su comparación ha de hacerse partiendo de la totalidad de los términos literales o gráficos de las denominaciones a considerar, sin desintegrar artificiosamente las sílabas o palabras que la componen, sino más bien atendiendo principalmente a la impresión fonética o gráfica que normalmente ha de producir en el público consumidor. Así la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 2 de abril de En conclusión, la comparación ha de hacerse apreciando la totalidad de sus elementos componentes, debiendo prevalecer la estructura de conjunto, siendo criterio esencial para determinar la compatibilidad que la semejanza fonética o gráfica se manifieste por la simple prosodia o imagen de los vocablos en pugna, tras una comprensión meramente sintética, sin más que una sencilla visión, lectura o audición. A ello debe añadirse, como elemento sustancial y de idéntica significación al de la semejanza o identidad tras la entrada en vigor de la Ley de Marcas,. El de la naturaleza de los objetos o productos reivindicados, que servirá,junto al relativo a la comparación fonética, gráfica o conceptual, para determinar con exactitud el riesgo de confusión en el mercado. En este punto, son interesantes las sentencias del Tribunal Supremo que recogen esta doctrina, concretamente las de 27 de diciembre de 1989 y de 26 de abril de CUARTO: En conclusión, aplicando esta doctrina al presente recurso, podemos extraer las siguientes conclusiones: 1-Que la marca solicitada, CAMPERO, de carácter MIXTO, con el gráfico de un pollo con bandeja y con el nº , y las enfrentadas, EL CAMPERO, o EL CAMPERO QUESO SUAVE, o QUESO SUAVE EL CAMPERO, son prácticamente iguales en su denominación. Igualmente en su concepto y en su fonética, así como en la impresión visual. Que no añade la denominación solicitada ningún elemento más que la confiera singularidad propia frente a las opuestas EL CAMPERO, o EL CAMPERO QUESO SUAVE, o QUESO SUAVE EL CAMPERO. 2-Que además las marcas se solicitan en el mercado poco especializado, como es éste de los productos de la alimentación, de forma verbal por lo que el gráfico tiene escasa importancia a estos niveles y así el riesgo de confusión entre la que estudiamos es mayor al basarse el tráfico mercantil solo en la denominación. 3-Que los productos son para la misma clase 29ª, y están comercializados en las mismas áreas de alimentación, por lo que hay un claro peligro de confusión entre un público que además no es especializado, al realizar el consumo diario y generalizado de productos comestibles con una demanda poco selectiva. 4-Que precisamente por la notoriedad y renombre de la marca oponente CAMPERO S.L. y por las otras que se han opuesto de Mantequerías Arias S.A. y de PAVO Y DERIVADOS S.A. se ha de rechazar la inscripción de la marca CAMPERO. Por lo tanto es sumamente probable que se produzca riesgo de asociación o confusión entre todas estas marcas, en el amplio mercado de los consumidores, concurriendo así los presupuestos de prohibición de los artículos 12 y siguientes de la Ley de Marcas. Y así procede considerar las resoluciones administrativas recurridas que denegaron la marca 5

6 CAMPERO, de carácter MIXTO, nº conformes con el Ordenamiento Jurídico. CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no procede imponer las costas procesales a ninguna de las partes al no apreciarse temeridad ni mala fe. Vistos los artículos citados, los alegados por las partes y demás de general y pertinente aplicación, y por cuanto antecede FALLAMOS Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso contencioso- administrativo número 570/2004, promovido por la Procuradora de los Tribunales doña Almudena Galán González, en nombre y representación de CAMPERO INTERNACIONAL CORP. contra las resoluciones dictadas en fecha 26 de febrero de 2.004, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, ESTIMANDO dos RECURSOS DE ALZADA y denegando a la actora la inscripción de la marca "CAMPERO", de carácter MIXTO, nº para proteger productos de la clase 29ª del nomenclator internacional, en concreto carne,pescado,aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva,secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compota, huevos, leche y productos lácteos,aceite y grasas comestibles, encurtidos en conserva, siendo estas resoluciones revocadoras de otra de la misma Oficina de fecha 20 de febrero de 2.003; por lo que DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS que las mismas son conformes con el Ordenamiento Jurídico, y, en consecuencia, las confirmamos. No se hace un especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en esta instancia. Notifíquese esta resolución conforme dispone el artículo 238 de la LOPJ, haciendo saber que contra la misma cabe recurso de casación que habrá de interponerse en el plazo de 10 días ante esta Sección desde la notificación de la misma. Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 6