Id Cendoj: 15030330032007100572 Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Coruña (A) Sección: 3 Nº de Recurso: 8305/2004 Nº de Resolución: 665/2007 Procedimiento: CONTENCIOSO Ponente: JUAN BAUTISTA QUINTAS RODRIGUEZ Tipo de Resolución: Sentencia T.S.J.GALICIA CON/AD SEC.3 A CORUÑA SENTENCIA: 00665/2007 PONENTE: D./Dª JUAN BAUTISTA QUINTAS RODRIGUEZ RECURSO NUMERO: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0008305 /2004 RECURRENTE: Matías ADMINISTRACION DEMANDADA: OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS EN NOMBRE DEL REY La Sección 003 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha pronunciado la SENTENCIA Ilmos./as. Sres./as. D./Dª JOSE ANTONIO VESTEIRO PEREZ JUAN BAUTISTA QUINTAS RODRIGUEZ IGNACIO ARANGUREN PEREZ A CORUÑA, treinta y uno de Mayo de dos mil siete. En el recurso contencioso-administrativo que, con el número 0008305 /2004, pende de resolución ante esta Sala, interpuesto por Matías, representado por el procurador BEATRIZ DORREGO ALONSO, dirigido por el letrado CARLOS POTEL. ALVARELLOS, contra ACUERDO DE 2-09-04 QUE DESESTIMA RECURSO ALZADA CONTRA RESOLUCION DE 23-01-04 SOBRE OPOSICION DE MARCAS DE TITULARIDAD ISLAS ATLANTICAS DE GALICIA PARQUE NACIONAL. REF. NUM000. Es parte la Administración demandada OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el ABOGADO DEL ESTADO. Es ponente el Ilmo/a. Sr/a. D/Dª JUAN BAUTISTA QUINTAS RODRIGUEZ. ANTECEDENTES DE HECHO 1
PRIMERO.- Admitido a trámite el presente recurso contencioso-administrativo, se practicaron las diligencias oportunas y, recibido el expediente, se dió traslado del mismo a la/s parte/s recurrente/s para deducir la oportuna demanda, lo que se hizo a medio de escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que se estimaron pertinentes, se acabó suplicando que se dictase sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución impugnada en este procedimiento. SEGUNDO.- Conferido traslado a la/s parte/s demandada/s, se solicitó la desestimación del recurso, de conformidad con los hechos y fundamentos de derecho consignados en la/s contestación/nes de la demanda. TERCERO.- Habiéndose recibido el asunto a prueba y seguido el trámite de conclusiones, se señaló para la votación y fallo del recurso el día 23 de Mayo de 2007, fecha en la que tuvo lugar. CUARTO. - En la sustanciación de recurso se han observado las prescripciones legales, siendo la cuantía del mismo indeterminada. FUNDAMENTOS JURIDICOS PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo número 8305/2004 tiene por objeto la pretensión anulatoria ejercitada a nombre de Matías de la resolución dictada por la Dirección General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de septiembre de 2004 desestimatoria de recurso de alzada entablado por dicho recurrente contra la de 23 de enero de 2004 por la que se desestima la oposición de las marcas de su titularidad ISLAS ATLANTICAS, cl. 16, 25 y 41 planteada contra la marca ISLAS ATLANTICAS DE GALICIA PARQUE NACIONAL y en consecuencia se concede la inscripción de la citada marca. SEGUNDO.- Una vez se examinan las alegaciones formuladas por las partes contendientes en el presente proceso se hace preciso señalar lo siguiente: 1) La marca cuyo registro se impugna es, «ISLAS ATLANTICAS DE GALICIA PARQUE NACIONAL». 2) El nombre comercial opuesto por la parte actora es «PARQUE ISLAS ATLANTICAS, S.L.» y tiene por objeto, según el art. 2 de sus Estatutos, la prestación de servicios turísticos y, en especial, la elaboración de videos publicitarios, folletos informativos y demás instrumentos publicitarios; así mismo según el art. 3 el domicilio social sufija en la ciudad de Vigo. 3) La marca cuyo registro (a petición del organismo autónomo estatal PARQUES NACIONALES, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente) se impugna va referidas a Servicios y concretamente los de la clase 16, 25 y 41, que son las tres clases en las que coinciden las marcas propiedad del recurrente concedidas en las fechas que especifica en su demanda (connumeral tercero de los hechos que expone). TERCERO.- Si se toma en consideración que la solicitud de aquella marca fue publicada en el BO de la Propiedad Industrial el 16 de julio de 2003 y algunas de las marcas (denominativas) ISLAS ATLANTICAS, de la clase 16 y 41 resultaron concedidas en fecha 20 de julio de 2001, resultó igualmente otorgada sobre la base de las diferencias existentes según la Oficina Española de Patentes y Marcas entre las del aquí recurrente y del organismo autónomo estatal, tras desestimar la oposición de ese recurrente a la marca del citado organismo autónomo estatal. Tales diferencias tan solo son aparentes, pues decaen por la identidad o semejanza denomitativa existente entre ellas, sin que los términos adicionales "de Galicia" y "Parque Nacional" conlleven un carácter realmente distintivo, puesto que más bien entraña un carácter genérico o geográfico, ya que solo permitiría a un consumidor medio identificar la marca ISLAS ATLANTICAS DE GALICIA PARQUE NACIONAL, al tener dicha marca como origen la declaración del citado como Parque Nacional efectuada el 1 de julio de 2002, tal y como reconoce el Ministerio de Medio Ambiente en su escrito de contestación al recurso de alzada de 13 de agosto de 2004, documento nº 9 del expediente a un Parque Nacional de titularidad de un organismo público y si la propia contestación reconoce que el recurrente ostenta solo derechos registrales del signo ISLAS ATLANTICAS para las 16 y 41 y para la clase y gráfico 25 mediando en cuanto a las restantes clases disparidades de conjunto que garantizan su recíproca diferenciación, el análisis de la objeción que desenvuelve el recurrente evidencia que la Oficina Española de Patentes y Marcas infringe el art. 6.1.a) de la Ley de Marcas, al no apreciar la concurrencia de prohibición relativa de inscripción regulada en dicho precepto, prohibición que tiene su precedente en el art. 4.1 de la Directiva 89/104 /CE, por cuanto hay doble identidad en cuanto a los signos y en cuanto a los productos y servicios en las marcas 2
enfrentadas en las clases 16,25 y 41 del Nomenclator, ya que son las tres las que coinciden las marcas propiedad del recurrente con la marca opuesta, concurrencia que determine que se decrete la anulación parcial de la marca concedida en las tres clases coincidentes con las del recurrente por existir y concurrir esa doble identidad. CUARTO.- Infringe igualmente la Oficina Española de Patentes y Marcas el art. 6.1. b) de la Ley de Marcas, pues dada la coincidencia entre el elementos distintivo dominante y común entre las marcas confrontadas y la identidad de los productos y servicios, existe un evidente riesgo de confusión en el público derivado del riesgo de asociar las marcas propiedad del recurrente con la opuesta del organismo autónomo estatal en las tres clases coincidentes, pues dicha denominación- la que se impugna- induce claramente a una imposibilidad de distinguir la procedencia empresarial de los productos ofertados al amparo de las marcas propiedad del recurrente, provocando un error en el consumidor medio, desde el momento que la Administración como titular de servicios de carácter económico o como gestora de empresas económicas proporciona bienes y servicios al mercado, pues ya no le repugna asumir riesgo empresarial, al amparo de signos que en un régimen de concurrencia competitiva, donde puede resultar difícil identificar el origen de la oferta de tales bienes y servicios, cuando - de resultar clara esa diferencia- no se vulnera el principio de la libre competencia (que informa el espacio económico europeo) con una posición intervencionista y dominante en el mercado. QUINTO.- El recurrente a fin de desvirtuar la argumentación contenida en la resolución impugnada efectúa sin duda un análisis comparativo y pormenorizado de las marcas enfrentadas, acudiendo para ello a los tres factores precedentemente expuestos que se deducen del art. cuya infracción denuncia y que desenvuelve en sus Fundamentos de Derecho IV, V y VI de su escrito de demanda. En efecto en las marcas oponentes del recurrente predomina el elemento gramatical ISLAS ATLANTICA, bajo el dibujo de una isla, dándose por tanto un grado de semejanza fonética con la marca opuesta, difiriendo solo en el término DE GALICIA, cuya finalidad es delimitar el ámbito geográfico de su operativa, puesto que el Parque Nacional de las Islas Atlánticas tiene su ubicación en la Provincia de Pontevedra y por tanto en la Comunidad Autónoma de Galicia, siendo escasamente distintivo respecto al nombre comercial "Parque Islas Atlánticas S. L", con domicilio social en la ciudad de Vigo por cuanto el término parque acuña espacios geográficos que por su alto valor ecológico o cultural merecen protegerse y preservarse, diluyéndose la diferencia que supone el término nacional desde el momento que sensibilidades sociales vinculan (hecho notorio) región y nacionalidad del art. 2 de la CE con realidad nacional; ergo la impresión de conjunto, teniendo en cuenta los signos distintivos y dominantes no evoca una suficiente disparidad en este caso como la que pudo constatarse en los supuestos que se mencionan en el escrito de contestación a la demanda, que permitan evitar, como impone la letra b) del apartado 1 del art. 4 de la Directiva de la que hace aplicación la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 11de noviembre de 1997, que exista por parte del público riesgo de confusión. SEXTO.- A la vista ciertamente de que el actor creó una empresa que se dedica a la comercialización de publicaciones, videos promocionales, prendas de vestir con un carácter turístico y prestar servicios de entretenimiento y turísticos, disponiendo para ello de un local nada menos que en el Puerto de la ciudad de Vigo, tal como resulta de la documentación obrante en el expediente, sobre todo fotográfica, productos y servicios que coinciden con los que comprenden las clases 16, 25 y 41 del Nomenclator Internacional en los que están registradas la marcas oponentes de su titularidad, siendo claro que hay identidad con los de la marca opuesta, al menos en las clases que el recurrente ostenta derechos registrales (documento 9 del expediente administrativo), el riesgo de confusión es obvio. Es más, aunque no coincidan el resto de las clases en las que se ha admitido el registro de la marca opuesta, existen igualmente riesgo de confusión por la similitud de aquellos productos o servicios en los que dicha marca se dio de alta desde el momento que estén dentro de la misma área comercial que los de las oponentes del recurrente, así concretamente los servicios y productos relacionados en las clases 18, 28, 35, 38 y 39, con lo cual el registro también debería ser anulado, pero para ello es preciso que estén dentro de la misma área comercial; de no estarlo, su anulación no procede y tal inclusión no se acredita por el aquí recurrente; luego la prohibición no debe extenderse a todas las clases como se pretende. SEPTIMO.- Partiendo de que la denominación o vocablo ISLAS ATLANTICAS no posee un verdadero carácter distintivo contemplada en conjunto con los demás vocablos que se le adjuntan para identificar los productos y servicios para cuya producción y prestación habilitan y evitar de esa suerte el riesgo de confusión con los que diferencian productos y servicios de otras marcas, si entendemos por éstas aquel signo con el que el empresario (marca individual) o un grupo de empresarios (marca colectiva) diferencian el resultado material o tangible de su actividad económica, ha de decretarse su anulación parcial- como queda dicho- en las tres clases coincidentes con las del aquí recurrente (esto es la 16, 25 y 41) por existir la doble identidad y el riesgo de confusión alegada y expuesta. 3
Por último si la marca diferencia el resultado material o tangible de una actividad económica, el nombre comercial distingue directamente al empresario y el rótulo al establecimiento entendido como sede física de la empresa. OCTAVO.- Sentado lo anterior procede traer a colación (a mayores) ciertamente el artículo 9 de la Ley 17/2001 que derogó a la ley 32/1988, de 10 noviembre, habida cuenta que en el mismo se prescribe que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con un nombre comercial anteriormente solicitado o registrado para designar actividades relacionadas con los productos o servicios para los que se solicita la marca, puedan inducir a confusión en el mercado. Denunciada también su infracción por el actor, para su apreciación han de examinarse los 4 requisitos que en él se contienen, a saber, identidad de la denominación o nombre comercial y el signo o marca enfrentado, similitud de ámbito geográfico de aplicación, riesgo de confusión en el consumidor, al que se trata de proteger desde el momento que su protección constituye un principio rector de la política económica y social contenido en el art. 51 de la CE, requisitos cuyo análisis precedente dispensa de su examen, por lo que éste se contrae al del cuarto requisito que viene constituido por la prueba del uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. NOVENO.- Ese requisito por razones de funcionalidad y seguridad ha sido interpretado y matizado por la doctrina científica más autorizada en el sentido de que el empresario debe probar solamente el uso habitual de su denominación como hecho suficiente para activar aquella prohibición, desde el momento que se define como una persona física o jurídica que en nombre propio y por sí o por medio de otro ejercita organizada y profesionalmente una actividad económica dirigida a la producción o a la mediación de bienes o servicios para el mercado. Aparte luego de la capacidad, como exige el Código de Comercio, para ejercer el comercio, ha de poseer la dedicación a él habitualmente, existiendo presunción legal (a tenor del art. 3 del citado código ) de ejercicio habitual del comercio, desde el momento que la persona se proponga ejercerlo anunciare por circulares, periódicos, carteles, rótulos expuestos al público, o de otro modo cualquiera, un establecimiento que tenga por objeto alguna operación mercantil. DECIMO.- Partiendo de esa premisa normativa el uso de la denominación social resulta acreditada con la documentación aportada ya en vía administrativa, destacando también la autorización de las diversas clases de marca que le fueron concedidas así como la autorización para ocupar un local comercial en el edificio de la Estación Marítima con destino a la promoción de tales clases de marca, y en particular de su objeto social, y así se le reconoce en el tráfico jurídico mercantil en incluso en los medios de comunicacióncaso de la Voz de Galicia de 23 de junio de 2003 obrante en el expediente como documento nº 8. Por todo ello deberá estimarse parcialmente el presente recurso contencioso-administrativo en la forma y términos que se fijarán en la parte dispositiva. UNDECIMO.- No se aprecia mala fe o temeridad en los litigantes a los efectos de lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo (RCL 1956\1890 y NDL 18435 ). En atención a los antecedentes de hechos y Fundamentos de Derecho expuestos, en nombre de Su Majestad el Rey, y en el ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del Pueblo Español nos concede la Constitución, este Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha adoptado el siguiente FALLAMOS 1º.- Que debemos estimar y estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo nº 8305/2004 interpuesto por la representación procesal de Matías contra la resolución dictada por la Dirección General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de septiembre de 2004 desestimatoria de recurso de alzada entablado por dicho recurrente contra la de 23 de enero de 2004 por la que se desestima la oposición de las marcas de su titularidad ISLAS ATLANTICAS, cl. 16, 25 y 41 planteada contra la marca ISLAS ATLANTICAS DE GALICIA PARQUE NACIONAL y en consecuencia se concede la inscripción de la citada marca; 2º.- Se anula en consecuencia por no ajustarse a derecho, se deja sin efecto y se revoca la concesión del registro de la mencionada marca solo en las clases 16, 25 y 41 en las que fue concedida; el resto de la pretensión en lo que se aparte del particular precedente se desestima. 3º. No se hace expresa imposición de costas a ninguna de las partes. 4
Notifíquese a las partes y, en su momento, devuélvase el expediente administrativo a su procedencia, con certificación de esta resolución. Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACION.- La sentencia anterior ha sido leída y publicada el mismo día de su fecha, por el Ilmo./a. Sr./a. Magistrado/a Ponente D./Dª JUAN BAUTISTA QUINTAS RODRIGUEZ al estar celebrando audiencia pública la Sección 003 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Doy fe. A CORUÑA, treinta y uno de Mayo de dos mil siete. 5