Año XXIV - Número 1473 Lima, 6 de marzo de 2007 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 169-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, del artículo 150 de la misma Decisión, con base en lo solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Proceso Interno Nº 1261-2005. Actor: KATE SPADE LLC. Marca: KATE SPADE... Proceso 168-IP-2006.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: PLUSCAR (nominativa). Actor: sociedad MERCK & CO. INC. Proceso interno Nº 1857-2005... Proceso 141-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, de los artículos 82, literal a); 83, literales d) y e), y 84 de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente interno N 2000-6061. Actor: Sociedad CASA EDI- TORIAL EL TIEMPO S.A. Marca: ESKPE (denominativa)... Proceso 151-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 134 y 135, literal a), de la misma Decisión; con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 1878-2005. Actor: Sociedad URBAN DECAY COSMETICS LLC. Marca nominativa: URBAN DECAY... Proceso 164-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, del artículo 135, literales a) y b), de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2003-0340. Actor: Sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRICOLAS S.A. Marca nominativa: COLIZYM... Pág. 2 9 16 28 39 Para nosotros la Patria es América
GACETA OFICIAL 06/03/2007 2.48 Proceso 169-IP-2006 Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, del artículo 150 de la misma Decisión, con base en lo solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú. Proceso Interno Nº 1261-2005. Actor: KATE SPADE LLC. Marca: KATE SPADE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis. VISTOS: El Oficio Nº 386-2006-SCS-CS, de 16 de octubre de 2006, mediante el cual la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 1261-2005. Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 09 de noviembre de 2006. 1. Las Partes. La parte actora es: KATE SPADE LLC. La parte demandada es: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y el Procurador del Ministerio de Industria. 2. Determinación de los Hechos Relevantes. 2.1. Hechos. Con fecha 11 de diciembre de 2000, KATE SPA- DE LLC solicitó el registro del signo KATE SPADE para distinguir prendas de vestir, en particular, vestidos, faldas, pantalones, escarpines, pantalones cortos, polos cortos, camisas, polos, blusas, chompas, trajes sastre, abrigos deportivos, chaquetas de lana ligera, chalecos, enterizos, ropa interior, sostenes, calzones, ropa de dormir, pijamas, batas de baño, salidas de baño, calcetería. Medias de pantalón, calzado, zapatos, medias, cinturones, gorros, sombreros, vinchas, pañuelos grandes de colores, bufandas, corbatas, abrigos, casacas, abrigos con capucha, ropa impermeable, guantes y ropa de baño, de la clase 25. Mediante resolución 11851-2001/OSD-INDECO- PI, de fecha 23 de octubre de 2001, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado, por la existencia del registro de la marca KATE CODE, registrada a nombre de COMERCIAL ECCSA, para distinguir productos de la clase 25. Con fecha 22 de noviembre de 2001, KATE SPADE LLC interpuso recurso de apelación manifestando que dicho nombre corresponde al de una famosa diseñadora, sin embargo, el Tribunal del INDECOPI confirma la resolución de primera instancia administrativa Nº 047-2002/TPI- INDECOPI. Con fecha 6 de marzo de 2002, KATE SPADE LLC, presenta demanda contenciosa administrativa contra dicha resolución, la cual es declarada infundada mediante sentencia de fecha 15 de febrero de 2005 por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, en decisión concordante con la opinión del Ministerio Público. En este contexto, KATE SPADE LLC, presenta apelación contra dicha sentencia ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia del Perú, quien suspendió el proceso sub materia y elevó la causa al presente Tribunal. 2.2. Fundamentos de la Demanda. Solicita la actora, KATE SPADE LLC, la declaración de invalidez e ineficiencia de la resolución administrativa de ultima instancia, ya que
GACETA OFICIAL 06/03/2007 3.48 contrariamente a lo que establece la demanda, las marcas en litigio no son confundibles entre sí ya que presentan diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales. Presenta como argumentos, casos en los que la clase 25 coexisten marcas a nombre de diferentes titulares que comparten términos en común. Así mismo señala que la marca solicitada posee un alto prestigio en el mercado mundial. Finalmente, dado que la solicitud de registro marcario reúne los requisitos de registrabilidad que la norma establece y no es confundible con ninguna otra registrada, procedía su concesión. 2.3. Contestación de la Demanda. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Perú, contesta la demanda y argumenta su inconsistencia. Señala que, la administración, al realizar el examen de confundibilidad en aplicación de los criterios que establece la norma, determinó que las marcas confrontadas resultan semejantes al grado de inducir al público consumidor a confusión directa, y que el supuesto prestigio de la marca solicitada no le brinda el derecho al registro. De otro lado, SOFIA MILLA MEZA, Procuradora Pública, se apersona al proceso para reafirmar los argumentos del INDECOPI, sin embargo, con fecha 5 de agosto de 2002, solicita la sucesión procesal con el INDECOPI. CONSIDERANDO: Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Que, basándose en el oficio remitido por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, procede la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, del artículo 150 de la misma Decisión. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486 ( ) Artículo 134 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. ( ) Artículo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
GACETA OFICIAL 06/03/2007 4.48 ( ) registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; Artículo 150 Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. ( ). I. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. Para Chavanne y Bursa marca es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros. 1 La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. 1 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.
GACETA OFICIAL 06/03/2007 5.48 II. IRREGISTRABILIDAD MARCARIA POR RIESGO DE CONFUSIÓN (DIRECTA/INDI- RECTA) O ASOCIACIÓN CON UNA MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Impedimentos para el registro de una marca. La identidad y la semejanza El artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro. Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y además del análisis de prohibiciones del registro, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad. La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente: (...) es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes. (...) se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del
GACETA OFICIAL 06/03/2007 6.48 registro en aras de la protección general de los consumidores. 2 La similitud entre dos marcas puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden. La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que las marcas que aspiran registrarse no sean similares o idénticas a otras registradas o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios. Reglas para realizar el cotejo marcario Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 3 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de enero del 2005. Proceso Nº 161- IP-2004. Marca: CINCO ESTRELLAS. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1175 de 15 de marzo de 2005. 3 BREUER MORENO, Pedro C. TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.
GACETA OFICIAL 06/03/2007 7.48 disecarlas, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. 4 III. COMPARACION ENTRE MARCAS DENO- MINATIVAS. Las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: (...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: CAMPO VERDE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 5 - Signos compuestos: Dentro de los signos denominativos están los signos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras; al respecto, el Tribunal ha establecido que: No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (...). (Proceso 13-IP-2001, marca: BOLIN BOLA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 677, de 13 de junio de 2001). Al cotejar signos compuestos habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen los signos compuestos, teniendo esto como efecto, que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes de las marcas en conflicto estén dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial y a evitar, de este modo, que el consumidor pueda caer en error. Al respecto el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado. (Proceso 14-IP- 2004, marca: LUCKY CHARMS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1082, del 17 de junio de 2004, citando al Proceso 21-IP-98, marca: SUPER SAC MANIJAS mixta, publicado en la Gaceta Oficial Nº 398, de 22 de diciembre de 1998). 5 FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS.
GACETA OFICIAL 06/03/2007 8.48 De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos sub materia, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal. IV. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Vencido el plazo para la formulación de oposiciones, aunque estas hubiesen sido presentadas o no, la Oficina Nacional Competente debe efectuar el examen de registrabilidad para finalmente pronunciarse sobre la concesión o denegación del registro de la marca a través de resolución debidamente motivada. En caso que se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución El examen de registrabilidad se realiza a través del análisis de todas las exigencias que impone la Norma Comunitaria en materia de propiedad industrial, para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos, y tomando en consideración las prohibiciones establecidas. Este Tribunal ha señalado en su jurisprudencia acerca del examen de registrabilidad que: impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan. La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado. (Proceso 22-IP-96, Marca: EXPOMUJER, publicado en la Gaceta Oficial Nº 265, de 16 de mayo de 1997. Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las oposiciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe emplear las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTI- CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Cualquier signo integrado por letras, números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representación gráfica. El registro no se verá impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Éste, en cambio, no será registrable como marca si se encuentra incurso en una de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. El requisito de perceptibilidad se encuentra incluido en el requisito de distintividad. 2. Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre el signo pendiente de registro como marca y la marca ya registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios. Así, el Juez Nacional competente debe establecer dicho riesgo, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación respecto de la comparación entre la mencionada clase de marcas, y en especial teniendo en cuenta que en relación con los signos compuestos habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que los componen.
GACETA OFICIAL 06/03/2007 9.48 3. Vencido el plazo para la formulación de oposiciones, aunque estas hubiesen sido presentadas o no, la Oficina Nacional Competente debe efectuar el examen de registrabilidad para finalmente pronunciarse sobre la concesión o denegación del registro de la marca a través de resolución debidamente motivada. En caso que se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución motivada. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 168-IP-2006 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: PLUSCAR (nominativa). Actor: sociedad MERCK & CO. INC. Proceso interno Nº 1857-2005. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta doctora Elcira Vásquez Cortez, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 1857-2005. El auto de 17 de noviembre de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,
GACETA OFICIAL 06/03/2007 10.48 Los hechos señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al Oficio Nº 385-2006-SCS-CS, de 16 de octubre de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad MERCK & CO. INC. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI. Procurador Público del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú. Tercero Interesado: sociedad REFASA S.A.C. b) Hechos El 23 de agosto de 2000, la sociedad REFASA S.A.C. solicitó el registro como marca del signo PLUSCAR (nominativo) para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; suplementos nutricionales; vitaminas y demás productos de la clase 5. El 22 de noviembre de 2000, la sociedad MERCK & CO. INC. formuló observación manifestando ser titular de la marca PROSCAR para distinguir también productos de la clase 5. Por Resolución Nº 11046-2001/OSD-INDECOPI, de 28 de septiembre de 2001, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI resolvió: Declarar INFUNDADA la oposición de MERCK & CO. INC. ( ) y, en consecuencia, INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial, a favor de REFASA S.A.C., de Perú, la marca de producto constituida por la denominación PLUSCAR, para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos,; suplementos nutricionales y vitaminas de la clase 05 ( ). En dicha Resolución se aclara que la Oficina procede a excluir de oficio la frase y demás productos de la clase, quedando los productos a distinguir limitados únicamente a aquellos que se consignaron expresamente en la solicitud ( ). Contra dicha Resolución, la sociedad MERCK & CO. INC. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº 020-2002/ TPI-INDECOPI, de 9 de enero de 2002, decide: CONFIRMAR la Resolución Nº 11046-2001/OSD- INDECOPI ( ) y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto PLUSCAR ( ). La sociedad MERCK & CO. INC, interpuso demanda contencioso administrativa, contra las Resoluciones mencionadas. El 15 de febrero de 2005, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, emitió providencia en la que declaró: FUNDADA la demanda ( ) interpuesta por Merck & Co Inc; en consecuencia, NULA la Resolución número 020-2002/TPI-INDECOPI que confirmó la Resolución 11046-2001/OSD- INDECOPI que declaró infundada la observación formulada por Merck & Co Inc, contra el registro de la marca PLUSCAR solicitada por Refasa Sociedad Anónima Cerrada; ORDENARON al INDECOPI que cancele el certificado de registro de la referida marca ( ). Contra dicha providencia, el INDECOPI interpuso recurso de apelación, el cual se encuentra en la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la que manifestó que ( ) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, y; cuál es la debida aplicación al caso sublitis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia, razones por las que SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso hasta que el citado Organismo emita el correspondiente informe ( ). c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora manifiesta que: Basta una simple comparación entre la marca de propiedad de Merck & Co., Inc. y la marca solicitada por Refasa S.A.C. ( ) para establecer que vistos en su conjunto y en forma sucesiva, desde el punto de vista del consumidor medio, son confundibles entre sí ( ) las marcas PLUSCAR y PROSCAR distinguen los mismo productos de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial, por lo que la comparación entre estas marcas debe ser rigurosa. Argumenta que: Gráficamente son similares entre sí, puesto que: ambas comparten el mismo número de letras, siete (7) y el mismo número de sílabas, dos (2). De las siete (7) letras que las conforman, las marcas en cuestión comparten en común y en igual distribución cinco (5) ( ). De las dos (2) silabas que conforman los
GACETA OFICIAL 06/03/2007 11.48 signos en cuestión, comparten en común una de ellas (CAR). Ambas marcas presentan en común y en igual distribución de sus dos (2) vocales, una de ellas. Fonéticamente la confusión entre ellas se acentúa porque a las similitudes gráficas antes citadas debemos agregar que sus dos (2) sílabas, una (1) es idéntica, la segunda CAR, y en la primera sílaba comparten las consonantes inicial y final (P S). En consecuencia, resulta obvio que las marcas en litigio son confundibles entre sí. A continuación cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. También sostiene que los signos en cuestión están destinados a distinguir los mismos productos farmacéuticos y medicinales de la Clase 05 ( ). Debido a ello, la confusión entre las marcas PLUSCAR y PROSCAR puede conllevar graves consecuencias a la salud de los pacientes producidas por la confusión entre medicamentos ( ). Cita como norma violada el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, contesta la demanda ( ) negándola y contradiciéndola en todos sus extremos. Alega que La demanda contiene una indebida acumulación de pretensiones ( ) la demandante pretende acumular a su acción de impugnación de resolución administrativa, una pretensión consistente en que se cancele el registro de una marca de producto que resulta imposible. En efecto la materia a ser discutida en el presente proceso se concentrará en el análisis de los eventuales vicios contenidos en la resolución de segunda instancia administrativa. Si eventualmente, como resultado del presente proceso, se declarase la invalidez e ineficacia de la resolución emitida en segunda instancia administrativa por el Tribunal de INDE- COPI, ello no tendría que conllevar necesariamente a la cancelación del registro de la marca solicitada por REFASA. Sobre la afirmación de la demandante de considerar que los signos son confundibles entre sí, dice que: Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado PLUSCAR y la marca registrada PROSCAR, tanto la Oficina de Signos Distintivos como el Tribunal de INDECOPI observaron que desde el punto de vista fonético ( ) la entonación e impresión sonora de los signos sea distinta ( ). Desde el punto de vista gráfico, los signos en cuestión presentan diferencias en cuanto a sus primeras sílabas (PLUS - PROS) lo cual determina que los signos en conjunto presenten un diferente impacto visual. Indica que la rigurosidad con la que deben analizarse los signos que distinguen marcas farmacéuticas ha sido respetada por el Tribunal del INDECOPI. Indica que la presencia de la partícula CAR en ambos signos es un hecho que debe ser adecuadamente evaluado al momento de compararlos, pues debe tenerse en cuenta que dicha partícula es utilizada en numerosas marcas que distinguen productos de la clase 5 ( ) algunas de las cuales se encuentran registradas a favor de la propia solicitante ( ). El hecho que esta partícula sea utilizada en conformación de varias marcas no significa que no deba tomarse en consideración al momento de realizar el examen comparativo. Sin embargo, la misma no puede ser determinante para establecer la semejanza de los signos, pues por su uso difundido dicha partícula ha perdido capacidad distintiva en la clase 05. Respecto a la jurisprudencia alegada por la actora indica que no tiene ninguna implicancia ni vinculación con la controversia entre las marcas PLUSCAR y PROSCAR ( ). El análisis que realiza la autoridad administrativa y, en su caso, el Poder Judicial, está circunscrito al análisis de las marcas en controversia en cada caso, analizando en cada caso su particular aspecto de conjunto, los productos que los signos pretenden distinguir en cada caso, o la eventual existencia en cada caso de componentes genéricos o usuales. Y que la eventual confundibilidad entre dos marcas no tiene ninguna relevancia para determinar la confundibilidad de otras dos. e) Apelación En el recurso de apelación el INDECOPI reafirma los argumentos de hecho y de derecho planteados en la contestación a la demanda contencioso administrativa interpuesta por MERCK & CO. INC. CONSIDERANDO:
GACETA OFICIAL 06/03/2007 12.48 Que la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro del signo como marca PLUSCAR (nominativo) fue el 23 de agosto de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto corresponde interpretar, de oficio, los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y, no se interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 por no ser aplicable al caso concreto; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ( ) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. ( ) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; ( ). Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ( ) Disposiciones Transitorias Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. ( ). Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación
GACETA OFICIAL 06/03/2007 13.48 prejudicial más específica. En consecuencia, ésta se referirá a dos cuestiones fundamentales, la primera una aplicación jurisprudencial de interpretaciones similares a la presente y la segunda la aplicación de la normativa comunitaria al caso concreto: 1. Aplicación jurisprudencial 1.1. La aplicación de la normativa jurídica comunitaria en el tiempo Respecto a la interpretación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 75-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1400, de 19 de septiembre de 2006, marca: NORITEX, emitida para la causa interna Nº 548-2004, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta. De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación tanto en sede administrativa como judicial de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. Sin perjuicio de aplicar en lo que correspondiera lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique al caso de autos lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 97-IP-2006, de 11 de octubre de 2006, emitida para la causa interna Nº 2096-2003, que fue solicitada por la misma Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que ahora hace la consulta, cuya copia se adjunta. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo PLUSCAR (nominativo), cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 1.3. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 29-IP- 2006, de 19 de abril de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1348, de 30 de mayo de 2006, marca: CHIKI (mixta) emitida dentro del proceso interno Nº 1592-2003. Tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en basta jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre las marcas PLUSCAR (nominativa) y PROSCAR (nominativa). 2. Aplicación al caso concreto 2.1. Marcas farmacéuticas Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están des-
GACETA OFICIAL 06/03/2007 14.48 tinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales. (Proceso Nº 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROM- TUSSIN). Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. (Proceso 30-IP- 2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA). El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación. (Proceso 30-IP-2000, ya citado). 2.2. Partículas de uso común y marcas débiles En el caso de que el signo destinado a ampara productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario. (Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). Una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva. Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades. (Proceso 99-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: