Sentencia definitiva Juicio por nombre de dominio abcbaby.cl Expediente Rol N 9223-2016 Santiago, 7 de septiembre de 2016 VISTOS: PRIMERO: Que con fecha 03 de marzo de 2016, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito de su designación como Árbitro en el conflicto trabado por la demanda de revocación del nombre de dominio abcbaby.cl, expediente ROL N 9223-2016. SEGUNDO: Que son partes en dicho conflicto, como titular, COMERCIAL ATLANTIC S.A. y como revocante, DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A. TERCERO: Que con fecha 03 de marzo de 2016, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio abcbaby.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible. CUARTO: Que con fecha 23 de marzo de 2016 se dio inicio al período de demanda, y con fecha 24 de marzo de 2016 la revocante, DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A., dedujo demanda de revocación temprana en la que manifestó tener un interés preferente al nombre de dominio señalado, argumentando que su empresa nace como una paquetería denominada "Casa Gómez", en el año 1914, en la ciudad de Antofagasta, y que luego se expandió por todo el país, pasando en 1978 a denominarse Din Ltda. (acrónimo de Distribuidora de Industrias Nacionales Ltda.). Explica que el año 2005 el grupo económico propietario de las tiendas Din adquiere la cadena ABC, las cuales operaban independientemente pero que en el año 2008 se produce la fusión de las marcas de ambas, naciendo ABCDIN y que actualmente cuenta con aproximadamente un centenar de tiendas alrededor de Chile, distribuidas 1
desde Arica hasta Puerto Natales, siendo una de las principales comercializadoras y distribuidoras de productos electrónicos y línea blanca a nivel nacional. Señala que se ha preocupado de proteger sus signos distintivos ABC, DIN y ABCDIN, siendo titular de más de 100 marcas registradas, ya sea directamente o a través de la sociedad ABC Comercial Ltda., también de su propiedad, y que tiene la titularidad de más de 70 registros marcarios constituidos por el signo ABC o que contienen esa combinación de letras en su denominación. Asimismo indica que tiene bajo su titularidad diversos nombres de dominio que se conforman o contienen también el signo abc, entre los que se cuentan abc.cl, abcweb.cl, abccomercial.cl, bancoabc.cl y abcshopping.cl. A continuación sostiene que existe una relación entre el nombre de dominio en controversia y su parte, esto debido a que abcbaby.cl contiene íntegramente la marca comercial ABC, que utiliza Distribuidora de Industrias Nacionales S.A., y que la expresión baby, que en idioma español significa bebé, no es suficiente para distinguir las actividades de la demandada respecto de las suyas, especialmente si se tiene en cuenta que su empresa también ofrece productos para bebés y niños en sus tiendas. Por consiguiente, estima que Distribuidora de Industrias Nacionales S.A. tiene un interés preferente en relación al nombre de dominio disputado, esto porque esa empresa corresponde a un actor económicamente destacado en Chile, con amplio reconocimiento en el mercado, que cuenta entre sus activos cerca de 100 marcas registradas, 70 de las cuales contienen el signo ABC en distintas formas, por lo cual considera que lo que ha hecho la parte demandada es simplemente apropiarse de un signo prácticamente idéntico al que su parte tiene registrado, beneficiándose injustamente de ella. Advierte además un riesgo de dilución marcaria, el cual a su juicio se produciría si es que en el mercado comienza a circular una expresión casi idéntica a las marcas y dominios de Distribuidora de Industrias Nacionales S.A., ofreciendo los mismos servicios y que sin embargo no corresponden a ella. Concluye que, en el caso de otorgarse la titularidad del nombre de dominio en controversia a la demandada, se causarán graves perjuicios a su parte, se afectará a los usuarios de internet y se crearán errores y confusiones también en el mercado respecto a la procedencia empresarial de los productos y servicios. Finalmente, sostiene que todos estos hechos son contrarios al sistema económico y sus principios, y también se verán vulnerados los principios jurídicos que 2
informan nuestro Derecho, citando al efecto los artículos 14 y 19 del Reglamento de NIC Chile, el artículo 19 Nº 25 de la Constitución Política de la República, el artículo 583 del Código Civil, la Ley Nº 17.336 y la Ley Nº 19.039. Menciona, además, jurisprudencia arbitral en que se falló a su favor en casos análogos al de autos. Aduce fama y notoriedad del signo ABC, y en atención a todo lo expuesto solicita se acoja la demanda, se revoque la asignación del nombre de dominio abcbaby.cl en la demandada y se le asigne a su parte, con costas. QUINTO: Que la revocante acompañó a su demanda prueba documental consistente en: 1) Copia de escritura pública de la 48ª Notaria de Santiago, de fecha 30 de Mayo de 2008, con acuerdo de fusión de ABC Comercial Ltda. y Distribuidora De Industrias Nacionales S.A.; 2) Listado de marcas comerciales registradas a nombre de Distribuidora de Industrias Nacionales S.A. o ABC Comercial Ltda.; 3) Impresiones del sitio web de NIC Chile, con consulta en WHOIS por los nombres de dominio abc.cl, abcweb.cl, abccomercial.cl, bancoabc.cl y abcshopping.cl; 4) Impresiones del sitio web www.abcdin.cl, donde se ofrecen productos para niños y bebés; 5) Impresión del sitio web www.abcdin.cl/tiendas/index.html, con listado de tiendas de ABCdin; 6) Impresión del sitio Wikipedia con información de ABCdin; 7) Copia de sentencia arbitral recaída en juicio por nombre de dominio sentencia arbitral recaída en juicio por nombre de dominio abcchile.cl. abcsoluciones.cl; y 8) Copia de SEXTO: Que con fecha 01 de abril de 2016 se dio inicio a la etapa de contestación de la demanda, y con fecha 11 de abril de 2016 la parte Titular, COMERCIAL ATLANTIC S.A., presentó su contestación, en la que manifestó que su empresa se dedica a la importación y distribución de calzado en categorías hombre, mujer, urbano, outdoor, infantil y escolar, así como también respecto de rodados y accesorios para bebés. Señala que, a fin de proteger sus signos distintivos, cuenta con una marca comercial registrada para el signo ABC BABY, lo cual estaba en conocimiento de la empresa demandante y de la circunstancia de que esa marca no incurre en alguna causal de irregistrabilidad, puesto que en su momento la revocante hizo oposición a su registro y esta fue rechazada por el Instituto de Propiedad Industrial, con fecha 26 de enero de 2015. En virtud de estos argumentos y especialmente en atención a que el nombre de dominio en controversia es idéntico a su marca comercial, estima que cuenta con 3
derechos e interés legítimos a su respecto. Agrega que existen muchos nombres de dominio inscritos por titulares distintos a la revocante, que utilizan las letras ABC y que coexisten con los nombres de dominio que esta posee, sin que pueda pretender un uso exclusivo de tales signos. Argumenta que esta situación se repite respecto de las marcas comerciales, lo cual queda en evidencia si se observa el registro del Instituto de Propiedad Industrial. Afirma que otro factor a tener en consideración es la diversidad de giros de ambas empresas, debido a que mientras la demandante se dedica a la comercialización de electrodomésticos, su parte se dedica a la comercialización de calzados y productos para bebés. A continuación apunta que no es la primera vez que la demandante intenta revocar sin éxito la inscripción de nombres de dominio que incluyen las letras ABC, citando jurisprudencia arbitral en que se habría fallado en este sentido. Concluye esta parte que la revocante no ha logrado probar un interés preferente sobre el nombre de dominio disputado, que esta no tiene una marca comercial registrada con ese nombre, que no utiliza esa denominación y que no tiene exclusividad sobre el uso de la expresión ABC, la cual es usada por muchas personas en nombres de dominio y marcas registradas, razón por la cual se le han rechazado ya antes diversas demandas similares a la de autos; mientras que, por el contrario, su parte sí tiene una marca comercial con el signo ABC BABY y la utiliza efectivamente. En razón de lo anteriormente expuesto, solicita se rechace íntegramente la demanda y se mantenga la asignación del nombre de dominio controvertido a su favor. SÉPTIMO: Que la titular acompañó a su contestación prueba documental consistente en: 1) Copia del certificado de registro del Instituto de Propiedad Industrial N 1184902, para la marca ABC BABY, clase 25; 2) Dos impresiones de publicidad de la marca ABC BABY; 3) Copia impresa de consulta en el sitio web del Instituto de Propiedad Industrial por la marca ABC, registro N 899.418, clase 42; 4) Copia impresa de consulta en el sitio web del Instituto de Propiedad Industrial por la marca ABC, registro N 857.930, clase 30; 5) Copia impresa de consulta en el sitio web del Instituto de Propiedad Industrial por la marca ABC, registro N 839.377, clase 16; 6) Copia impresa de consulta en el sitio web del Instituto de Propiedad Industrial por la marca MOTO ABC, registro N 772.304, clase 12; 7) Copia impresa de consulta en el sitio web del Instituto de Propiedad Industrial por la marca ABC ALKALlNE, registro N 884.244, clase 9; 8) Copia impresa de consulta en el sitio web del Instituto de Propiedad 4
Industrial por la marca ABC PIZZETAS, registro N 866.375, clase 30; 9) Copia impresa de consulta en el sitio web del Instituto de Propiedad Industrial por la marca ABC FARMA, registro N 767.466, clases 3 y 5; 10) Copia impresa de consulta en el sitio web del Instituto de Propiedad Industrial por la marca EL ABC DE LA MINERIA, registro N 875.636, clase 16; 11) Copia impresa de consulta en sitio web de NIC Chile por nombres de dominio inscritos que comiencen con la expresión abc ; 12) Copia de la sentencia de aceptación a registro del Instituto de Propiedad Industrial Nº170/818, de fecha 26 de enero de 2015; 13) Copia de la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial en causa Rol TDPI N 1025-2015, de fecha 01 de julio de 2015; y, 14) Impresiones del sitio web www.catlantic.ci. OCTAVO: Que con fecha 11 de agosto de 2016 se puso término a la etapa de Contestación, fecha en que el árbitro citó a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que la prueba acompañada por ambas partes, referenciada en los resultandos Quinto y Séptimo, no fue objetada por ninguna de ellas, razón por la cual se le atribuye valor probatorio. SEGUNDO: Que de dicha prueba, y de los argumentos de la revocante, fluye que su parte detenta legítimos derechos sobre las marcas comerciales ABC, ABCDIN y otra gran cantidad de marcas que contienen la expresión ABC, del modo en que da cuenta el reporte de registro de marcas comerciales acompañado a su libelo. Además la demandante acreditó ser titular de 5 nombres de dominio registrados en NIC Chile, que contienen la expresión abc, como son abc.cl, abcweb.cl, abccomercial.cl, bancoabc.cl y abcshopping.cl, esto a través de la incorporación de los respectivos comprobantes de inscripción. A partir de las impresiones del sitio web www.abcdin.cl y wikipedia, fluye también que la demandante ofrece y publicita sus en el mercado de los productos electrónicos y línea blanca a través de su denominación ABCDin, siendo ampliamente conocida con esta denominación en el mercado nacional, incluyendo la red de Internet, de modo tal que ABCDin es una denominación famosa y notoria vinculada a la revocante, de lo que da cuenta además la gran cantidad de locales 5
existentes a lo largo de todo el país. Finalmente las impresiones del sitio web www.abcdin.cl demuestran que la revocante ofrece y comercializa también productos para niños y bebés tales como cunas, coches, juguetes y otros accesorios. TERCERO: : Que, no obstante lo anterior, resultó también comprobado que la titular del dominio tiene registrada la marca ABC BABY, desde el año 2015, para distinguir productos consistentes en prendas de vestir, calzado y sombrerería, en clase 25, según demuestra el certificado de registro del Instituto de Propiedad Industrial y las sentencias acompañadas. Se ha acreditado también, a partir de las impresiones de publicidad e impresiones del sitio web www.catlantic.ci, que la actual titular utiliza efectivamente la marca comercial ABCBABY en el mercado nacional para ofrecer y publicitar sus productos consistentes en zapatos para niños y bebes. El titular, a su vez, acompañó comprobantes de inscripción en NIC Chile y del Instituto de Propiedad Industrial que dan cuenta de la existencia de una gran cantidad de nombres de dominio y marcas comerciales, que incluyen el signo ABC y que se encuentran registrados a nombre de titulares diversos al revocante de autos. CUARTO: Que, con el mérito de todo lo anterior, este juzgador debe resolver conforme a lo que su prudencia y la equidad le dicten, y puesto a sopesar las posiciones de ambas partes, estima que la revocante demostró tener derechos adquiridos sobre las marcas comerciales ABC, ABCDIN y otras que contienen la expresión ABC, emplear la denominación de ABCDin en el mercado a través de la oferta y publicidad de productos electrónicos y ser reconocida en el mercado nacional como una importante empresas del rubro. Por su parte, la demandada acreditó ser titular de la marca comercial ABCBABY y utilizar efectivamente dicha marca para comercializar zapatos para niños y bebes. Por consiguiente, ambas partes demostraron tener legítimos derechos en el nombre de dominio en controversia. QUINTO: Que, en cuanto a las alegaciones de la revocante, si bien es cierto ella es titular de un derecho de propiedad sobre marcas comerciales conformadas por el signo ABC, cabe precisar que la existencia de registros marcarios es, en el régimen jurídico de los nombres de dominio, prueba del mejor derecho, pero no fundamento del mejor derecho en sí, por lo que su existencia por sí sola no es obstáculo, ni en el derecho marcario ni en el campo de los nombres de dominio, para que un tercero pueda utilizar la expresión ABC en una marca comercial, siempre que los productos o 6
servicios ofrecidos no sean idénticos, o en un nombre de dominio, en tanto el dominio solicitado y la marca u otro nombre de dominio preexistente puedan coexistir pacíficamente. En este sentido, este sentenciador estima que será compatible la coexistencia del sitio web abcbaby.cl, en posesión de su actual titular, con las marcas comerciales de propiedad de la revocante, en la medida en que no esté destinado a ofrecer servicios o productos idénticos a los que ofrece esta última, tal como ha resuelto el Instituto de Propiedad Industrial y el Tribunal de Propiedad Industrial precisamente en el juicio de oposición de registro de marca comercial ABCBABY. Todavía más, si la existencia de una marca comercial fuese determinante para establecer un derecho o interés preferente, no cabría sino asignar el nombre de dominio en controversia al primer solicitante, esto debido a que él ha probado ser titular de la marca comercial ABCBABY, cuyo nombre es idéntico al nombre de dominio en controversia, y por lo tanto detenta una relación marcaria aún más inmediata con dicha denominación. Con todo, se está ante un procedimiento de naturaleza diversa, que no se reduce a la mera existencia de marcas comerciales, siendo estas uno de los factores que pueden demostrar la existencia de un derecho o interés preferente, pero no el factor único y excluyente. SEXTO: Que, en estas condiciones, este árbitro estima fundamental resolver si es posible la coexistencia pacífica en la red internet del dominio y página web abcbaby.cl, bajo el dominio de su actual titular, con las marcas comerciales, nombres de dominio y actividades de la revocante. Corresponde, en consecuencia, analizar la conformación del nombre de dominio en controversia para determinar si existe el riesgo de confusión y demás perjuicios alegados por esta parte en relación a las marcas comerciales y nombres de dominio que posee. El dominio en controversia se compone de dos expresiones: abc, por un lado, y baby por otro, siendo el primer vocablo una expresión genérica comprensiva de las tres primeras letras del abecedario, también utilizada para referirse a los conocimientos elementales sobre algo; mientras que la expresión baby corresponde a una expresión del idioma inglés que significa bebé. La utilización conjunta de ambas expresiones, sin lugar a dudas, comprende el signo abc, sobre el cual alega tener derechos preferentes la parte revocante; sin embargo, el elemento baby es, a juicio de este sentenciador, suficiente elemento diferenciador, a lo que debe sumarse la diversidad de rubros de ambas partes, ya que 7
la revocante declaró dedicarse a la comercialización de productos electrodomésticos y de línea blanca, y no obstante que también ofrece productos para bebes, no se ha alegado ni probado que comercialice calzado, lo que constituye la actividad que la demandada realiza bajo la denominación abcbaby, respecto de la cual cuenta, además, con una marca comercial debidamente registrada. SÉPTIMO: Que, bajo tales consideraciones, no se evidencia el riesgo de confusión, dilución marcaria, aprovechamiento de una marca comercial y demás perjuicios denunciados por la demandante, ello por cuanto el signo distintivo baby y la ausencia de una referencia a ABCDin y a productos electrónicos, se estiman como suficientes para diferenciar sus ámbitos de actividad, lo que lleva a concluir que no resulta ineludible asociar el dominio abcbaby.cl con ABCDin, de modo de entender que se trata de un sitio que pertenece a dicha compañía o que tiene alguna relación con los productos o servicios que ofrece. Corrobora tal aseveración la circunstancia comprobada en este procedimiento consistente en que existe un considerable catálogo de marcas comerciales y nombres de dominio que incluyen el signo abc y que no pertenecen ni se vinculan con ABCDin y/o DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A. o con sus productos y servicios. OCTAVO: Que, con el mérito de lo antes considerado, y tratándose en la especie de una demanda de revocación deducida en los términos del artículo 19 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, la que supone para que sea acogida la invocación y prueba de un interés preferente, el árbitro estima que ambas partes tienen legítimos intereses y derechos sobre el nombre de dominio en controversia, y que el mismo es compatible en dominio de su actual titular con los derechos de la revocante, debiendo privilegiar la posición del primer solicitante, en virtud del principio denominado first come, first served, razón por la cual se rechazará la demanda, en los términos que pasan a expresarse en la parte resolutiva de la sentencia. Y vistos, además, lo dispuesto en el artículo 26 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL SE RESUELVE: 8
Que se rechaza la demanda de revocación, y se mantiene la asignación del nombre de dominio abcbaby.cl a favor de su titular, COMERCIAL ATLANTIC S.A., sin costas. Fírmese digitalmente y notifíquese a las partes y al Centro de Resolución de Controversias, a fin de que de cumplimiento a lo resuelto. Dispónese el cierre del expediente electrónico. Publíquese. Firmaron como testigos don Jorge Lara Lara, C.I. 15.154.757-5, y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2. 9