El London Agreement sobre validaciones de patentes europeas

Transcripción

1 El London Agreement sobre validaciones de patentes europeas Anna Barlocci ZBM Patents Los Lunes de Patentes Centre de Patents de la Universitat de Barcelona 16 de Marzo de 2009

2 Introducción Características básicas del LA Entrada en vigor y situación actual Consecuencias para el solicitante Consecuencias para terceros Aplicación en los distintos países Precauciones Alcance del acuerdo Ahorro de costes Estrategias de validación Coloquio 2

3 Introducción Tramitación de una patente europea: Solicitud y publicación inglés, francés o alemán Concesión reivindicaciones en inglés, francés y alemán Validación de la patente en los/algunos países designados traducción completa al idioma de cada país Modificación de la patente después de la concesión reivindicaciones en inglés, francés y alemán Validación de la patente modificada traducción completa al idioma de cada país Mantenimiento en vigor en cada país 3

4 Ejemplo solicitud publicación concesión validación (inglés, francés o alemán) (idiomas países designados) SE DE NL UK ES FR t opos. / limit. conc. modif. valid. modif. (inglés, francés o alemán) (idiomas países designados) 4

5 Estados contratantes del EPC Estados Contratantes: Austria, Belgium, Bulgaria, Switzerland, Cyprus, Czech Republic, Germany, Denmark, Estonia, Spain, Finland, France, United Kingdom, Greece, Croatia, Hungary, Ireland, Iceland, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Monaco, Macedonia, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Sweden, Slovenia, Slovakia, Turkey Estados de extensión: Albania, Bosnia Herzegovina, Serbia Fuente: web EPO 5

6 Dónde se validan las patentes europeas? Países que más se designan en las patentes europeas (datos 2007) DE, FR, UK IT > 90% 76% ES, NL, SE, CH/LI, 60-70% BE, AT, DK, FI, IE, PT, GR, LU, MC, CY 50-60% Cada patente concedida se valida de promedio en 7 países, sobre todo en FR, DE, IT, NL, ES, CH, UK FR, DE, UK son los países en que más se valida (aprox. 70% de las patentes concedidas) 6

7 Requisitos para validar Depositar una traducción de la descripción y las reivindicaciones a un idioma oficial del país designado Normalmente con intervención de un agente local (España: Agente Oficial de la Propiedad Industrial o traductor jurado) Puede haber algún requerimiento formal: por ejemplo, presentación de una autorización, simple o legalizada, en que el titular autoriza el agente a representarlo; presentación de documentos de cesión (y su traducción) si hay un cambio de titular posterior a la concesión, etc. Plazo de tres meses desde la publicación de la concesíón; en algunos países es posible obtener una extensión del plazo 7

8 Gastos en el proceso de validación Traducción de la descripción y reivindicaciones a un idioma oficial del país designado Honorarios de un agente de patentes local Tasas oficiales por la validación / publicación de la traducción (Honorarios del agente europeo de patentes del solicitante) 8

9 Agreement on the application of Art. 65 of the ConventionontheGrantofEuropeanPatents (London Agreement) Acuerdo acerca del requisito de presentar una traducción para que la patente tenga efectos en los distintos países designados. Art. 65 EPC: Translation of the European patent (1) Any Contracting State may (...) prescribe that the proprietor of the patent shall supply to its central industrial property office a translation of the patent as granted, amended or limited in one of its official languages (...) (2) Any Contracting State (...) may prescribe that the proprietor of the patent must pay all or part of the costs of publication of such translation ( ). (3) Any Contracting State may prescribe that in the event of failure to observe the provisions adopted in accordance with paragraphs 1 and 2, the European patent shall be deemed to be void ab initio in that State. 9

10 Características básicas Los países que suscriben el acuerdo rebajan los requisitos de traducción que el Art. 65 EPC les permite aplicar En esencia, estos países se limitan a exigir que exista una traducción de las reivindicaciones a uno de sus idiomas oficiales, y que el resto de la patente esté disponible al menos en inglés Diferencia entre los países que tienen un idioma oficial en común con los de la EPO y los que no lo tienen Firmado en Londres el 17/10/2000, ratificado en la actualidad por 14 países; otros podrían ratificarlo en el futuro Entró en vigor el 1 de mayo de 2008 Es voluntario (no vincula a los países del Convenio de la Patente Europea que no lo firmen y ratifiquen) 10

11 Reducción de los requisitos Art. 1(1) LA: los países que tienen un idioma oficial en común con la EPO no requieren ningún tipo de traducción para que la patente concedida tenga efectos Art. 1(2) y (3) LA: los países que no tienen un idioma oficial en común con la EPO, no requieren una traducción de la descripción de la patente a un idioma oficial del país, si la patente se ha concedido o bien se suministra en el idioma oficial de la EPO designado por el país (todos los países que han designado un idioma han elegido el inglés) > requieren que exista un texto en inglés Estos países pueden requerir, y requieren, una traducción de las reivindicaciones a un idioma oficial del país 11

12 En caso de litigio Art. 2 LA: Cualquier país firmante del acuerdo podrá prescribir que, en caso de una disputa en relación con la patente europea,el titular de la patente proporcione una traducción completa de la patente a un idioma oficial del país en que se ha producido la presunta infracción, a petición del presunto infractor a petición del tribunal competente La mayoría si no todos los firmantes del acuerdo han incluido este requisito en su legislación 12

13 Preparación antes de la entrada en vigor Retrasar la concesión de las patentes europeas para intentar que se concedieran después de la entrada en vigor y se pudieran beneficiar del acuerdo: Durante 2007: Apurar los plazos y pedir extensiones para patentes que estaban avanzadas en el proceso de examen 2007 y principios de 2008: Apurar los plazos y utilizar further processing en los trámites de concesión: por ejemplo, dejar que la solicitud se considere retirada por no aportar la traducción de las reivindicaciones, aportarla más tarde; en algunos casos solicitar modificaciones o corrección de errores Recoger información acerca de la implantación práctica del acuerdo en cada país firmante: nuevos requisitos, procedimientos, costes, 13

14 Entrada en vigor y ratificación (1) El acuerdo entraría en vigor 4 meses después de que accedieran o lo ratificaran 8 estados contratantes, incluyendo los tres países en los cuales se validaron más patentes europeas en 1999 (Alemania, Francia y Gran Bretaña) Proceso de ratificación: 7 años! Entre 2002 y enero 2008 lo ratificaron Eslovenia, Monaco, Alemania, Islandia, Letonia (Latvia), Gran Bretaña, Suiza, Holanda, Liechtenstein, Luxemburgo, Croacia y Dinamarca Finalmente, Francia depositó su instrumento de ratificación el 29/01/2008, de modo que el acuerdo entró en vigor el 1 de mayo de

15 Entrada en vigor y ratificación (2) El acuerdo se aplica (por lo menos) a las patentes europeas cuya concesión ( mention of the grant ) se ha publicado en el European Patent Bulletin a partir del 1 de mayo de Poco después de Francia, lo ratificó también Suecia Lituania está completando su proceso de ratificación 15

16 Entrada en vigor y ratificación (3) En Suiza/Liechtenstein se empezó a aplicar el 1/5/08, para las patentes europeas concedidas desde el 1/2/08 En Gran Bretaña también se empezó a aplicar el 1/5/08, para las patentes europeas concedidas desde el 1/2/08, pero además se podía aplicar para las patentes concedidas desde el 1/12/07 solicitando una extensión del plazo para validar En Alemania entró en vigor el 1/6/2008, pero con efecto retroactivo desde 1/5/

17 Situación actual Luxembourg Monaco France Germany Switzerland United Kingdom Liechtenstein Croatia Denmark Netherlands Slovenia Sweden Iceland Latvia Lithuania Idioma oficial inglés, francés o alemán 17

18 Proceso de validación Tres tipos de países con requisitos distintos: validación automática traducción de reivindicaciones y pago de tasas traducción completa y pago de tasas Países LA idioma oficial = EPO Concesión Países LA idioma oficial EPO Países no LA 18

19 Ventajas del LA para el solicitante Países con inglés, francés o alemán como idioma oficial: Ahorro en la traducción Ahorro en tasas oficiales Ahorro en honorarios de agente local No hay un plazo de 3 meses para validar: en estos países la patente tiene efectos automáticamente ( pero sólo hasta la siguiente anualidad!) Países que no tienen un idioma oficial en común con la EPO: Ahorro en la traducción Posible ahorro en tasas oficiales y/o honorarios (?) En ambos casos, el ahorro respecto a la situación pre-la será mayor cuanto más largas sean las patentes 19

20 Principal consecuencia del LA para terceros (en los países firmantes del acuerdo) En los países del LA no habrá un texto completo de la patente europea en un idioma oficial, pero la patente tendrá plena validez Mayor inseguridad jurídica para terceros? Necesidad de traducir la patente? Coste y riesgo de traducir la patente? 20

21 Posibles consecuencias del LA para terceros (1) El texto completo de la patente estará disponible en menos idiomas Más solicitantes optarán por presentar y tramitar la patente en inglés? Ventaja a la hora de validar en países LA sin idiomas EPO Habrá texto en inglés de más patentes europeas? De cualquier patente validada en DK, NL, SE habrá texto en inglés; hasta ahora sólo si se validaba en GB y/o IE 21

22 Posibles consecuencias del LA para terceros (2) Habrá más patentes que se validen en UK, FR, DE, CH, Todas las patentes europeas concedidas tienen efecto en estos países sin necesidad de ningún trámite (y por tanto sin ninguna información en Inpadoc o BD nacionales) habrá que tenerlo en cuenta a efectos de riesgo de infracción Todas las patentes europeas habrán tenido efectos en estos países al menos durante un periodo de entre un mes y un año, aunque se abandonen sin pagar la siguiente anualidad la situación es diferente del caso en que la patente es void ab initio en un país 22

23 Aplicación en países de idioma EPO (1) Requieren: Reivindicaciones en idioma oficial del país Descripción en inglés? Pago de tasas oficiales Dinamarca, Holanda, Suecia, Croacia, Islandia Solicitan una descripción en inglés Eslovenia, Letonia, Lituania De momento, no solicitan descripción en inglés 23

24 Aplicación en países de idioma EPO (2) En la práctica hay algunas variaciones entre los distintos países; por ejemplo, en Dinamarca siempre hay que depositar el texto de la descripción en inglés, aunque el idioma de procedimiento de la patente sea inglés; en Suecia, si la patente europea está en inglés, basta una referencia al número de la patente En Dinamarca, Suecia, Holanda y Islandia la descripción puede presentarse en inglés o bien en el idioma oficial del país; en Croacia sólo esté previsto presentar la descripción en inglés 24

25 Precauciones (1) Conveniencia de inscribir un address for service en los países del LA en que no es necesario validar: Impago de tasas de mantenimiento Solicitudes de licencia Solicitud de opiniones sobre la validez Solicitud de declaraciones de no infracción... No hay un plazo concreto desde la concesión 25

26 Precauciones (2) Países LA que no tienen un idioma oficial de la EPO habrá una traducción de las reivindicaciones a nivel nacional mismos efectos que la traducción tenía hasta ahora establece el alcance de la protección, si es más limitativa que la patente concedida, y hasta que se corrija (con la salvaguarda de los derechos de terceros) Países LA que tienen un idioma oficial en común con la EPO la única traducción disponible será la publicada por la EPO no hay base legal para considerar que esta traducción pueda limitar el alcance de protección Situación? Keep on the safe side asegurarse que no limita! puede ser relevante sobre todo para FR, UK, CH/LI. En DE el texto auténtico es siempre el original, no la traducción 26

27 Precauciones (3) Cualquier patente europea concedida después de la entrada en vigor del LA se debe considerar automáticamente en vigor en los países del LA que tienen un idioma oficial en común con la EPO, aunque no conste ningún trámite a nivel nacional hasta el vencimiento de la siguiente anualidad 27

28 Alcance del LA protección provisional El London Agreement NO se refiere al Art. 67 EPC (derechos conferidos por la solicitud de patente después de su publicación); la práctica anterior en relación con la protección provisional no cambia Después de la publicación NO existe un texto de las reivindicaciones en los tres idiomas oficiales Todos los países firmantes del LA siguen requiriendo una traducción de las reivindicaciones para la protección provisional, de acuerdo con el Art. 67(3) 28

29 Alcance del LA modificaciones post grant Se aplica el London Agreement a la validación de una patente que se modifica después de la concesión, si la patente fue concedida inicialmente antes de la entrada en vigor del LA? Oposición/recurso Limitación solicitud publicación concesión validación SE DE NL UK ES FR t L.A. 1/5/08 Pat. modificada valid. modif. 29

30 Post-grant: situación por países Suiza/Liechtenstein Francia * Islandia Luxemburgo Letonia Monaco Holanda Suecia Eslovenia Gran Bretaña Patentes concedidas antes de 1/5/08 y modificadas más tarde: se aplica LA al validar la modificación Croacia? Lituania? Patentes concedidas antes de 1/5/08 y modificadas más tarde: NO se aplica LA al validar la modificación Alemania Dinamarca (Tiene una importancia relativa, ya que se suele modificar poco la descripción) 30

31 Ahorro de costes (1) Información EPO: validar una patente típica en los 7 países típicos (FR, DE, IT, NL, ES, CH, UK) Coste pre-la = traducción completa al francés, alemán, italiano, holandés y español Coste con LA = traducción de las reivindicaciones al francés, alemán y holandés, y traducción completa al italiano y español 45% de ahorro en las traducciones (no se cuentan tasas y honorarios de agentes) Información UKIPO: se ahorrarán de promedio más de GBP por patente, si se mantiene la misma estrategia de validación 31

32 Ahorro de costes (2) Coste aproximado de una patente europea simple (total 20 páginas), que se valida en los 7 países más populares: Búsqueda y redacción Presentación, tasas de examen y designación Examen y concesión Mantenimiento en la EPO (3 anualidades) Validación en los 7 países (antes del LA) Mantenimiento hasta el año 15, en 7 países Total = / Total sin mantenimiento = Ahorro de en las validaciones = 10 % 20 % de ahorro 32

33 Ahorro de costes (3) En cada caso concreto, el ahorro respecto a la situación previa al LA dependerá de: la selección de países mayor ahorro al validar sólo en países LA (sobre todo Alemania, Francia, Suiza) ahorro mucho menor si se valida en Austria, Bélgica, la longitud de la patente mayor ahorro en solicitudes con descripciones largas Hay poca diferencia en los honorarios de los agentes entre presentar la traducción completa y presentar sólo la traducción de las reivindicaciones; honorarios algo inferiores para un AfS 33

34 Ahorro de costes ejemplo 1 (*) Validación sólo en FR, DE, UK, CH/LI Antes de LA Después de LA Diferencia Traducciones Tasas y honorarios TOTAL (67%) (*) Todos los ejemplos se basan en una EP en inglés, de unas 20 páginas, y en todos los casos se ha supuesto que se inscriben AfS en FR,DE,UK,CH/LI 34

35 Ahorro de costes ejemplo 2 Validación en FR, DE, UK, CH/LI, AT, BE Antes de LA Después de LA Diferencia Traducciones (1) Tasas y honorarios TOTAL (15%) (1) Es posible que Bélgica acepte traducciones en alemán, pero no está muy claro. Aquí se ha supuesto que hay que traducir al francés 35

36 Ahorro de costes ejemplo 3 Validación en FR, DE, UK, CH/LI, NL, DK, SE Antes de LA Después de LA Diferencia Traducciones Tasas y honorarios TOTAL (63%) 36

37 Ahorro de costes ejemplo 4 Validación en FR, DE, UK, CH/LI, NL, DK, SE, IT, PT, GR Antes de LA Después de LA Diferencia Traducciones Tasas y honorarios TOTAL (44 %) 37

38 Ahorro de costes NOTA Todos los datos relativos a costes que se han dado en esta presentación son necesariamente muy aproximados Los costes de cada caso real pueden variar MUCHO en función de los distintos países, de los agentes extranjeros en cada país, del agente nacional, de la estructura de la patente (reivindicaciones, dibujos, secuencias,...), del sector técnico y de otros factores 38

39 Estrategias de validación (1) Mercados potenciales ( sombrillas de playa en Suecia?) y países estratégicos para la empresa Cost-effectiveness Mejores mercados con menor coste de validación Reinvertir los potenciales ahorros de la validación Validar en más países? Destinar a I+D o a otras patentes Destinar a cualquier otro tipo de inversión 39

40 Estrategias de validación (2) Posibles tendencias Validar en los mercados principales y adicionalmente en los países LA que son más cost-effective Evitar países con traducciones caras y mercados pequeños: Noruega, Austria, Aprovechar el ahorro en los países del LA para validar en más países Hay que tener en cuenta los costes de mantenimiento Validar en los mismos países que antes, y destinar el ahorro en validaciones a otras inversiones 40

41 Información sobre el LA información general texto oficial publicado en el OJ 12/ información para cada estado contratante 41

42 Coloquio Vuestra estrategia? Vuestra opinión sobre el LA como solicitantes de patente? Cómo juristas? Cómo agentes? Cómo terceros? España debería ratificar el LA? Y por qué?..? 42