SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO. varvelchile.cl

Transcripción

1 TRIBUNAL ARBITRAL Jacqueline Abarza T. Juez Árbitro SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO varvelchile.cl Santiago, 6 de marzo de dos mil diecisiete VISTOS: Que con fecha 3 de noviembre de 2016, se dio inicio al Procedimiento de Resolución de Controversias relativo a la revocación del dominio varvelchile.cl, en conformidad al artículo 19 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio (RFRND.CL), con creación del expediente Rol Nº y de acuerdo a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL, en adelante La Política; Que el dominio en conflicto se encuentra inscrito a nombre delos señores DASO INVERSIONES SPA, y los solicitantes de la revocación son los señores VARVEL S.P.A., representados por don Hernán Ríos de Marimón, ambos domiciliados para estos efectos encerro El Plomo 5680, Piso 19, comuna de Las Condes, Santiago. Que habiéndose abierto la etapa de tachas en conformidad a la Política, éstas no se presentaron en tiempo ni en forma. Que mediante Oficio OF N , de NIC Chile, de fecha 12 de diciembre del año 2016, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto de revocación sobre el mencionado nombre de dominio; Que se aceptó el cargo de Árbitro y se juró desempañarlo fielmente con fecha13 de diciembre del año Que en mérito de lo anterior se abrió la etapa de consignación de los honorarios arbitrales los cuales fueron consignados por la parte revocante en tiempo y en forma, por lo que se abrió la etapa de presentación de la demanda. Con fecha 8 de enero de 2017, los señoresvarvel S.P.A., presentaron en conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 y siguientes de la Política, su demanda de revocación en tiempo y en forma.

2 Que habiéndose conferido traslado al actual asignatario del dominio de la demanda interpuesta en autos por el término de diez días, éste no hizo uso de él. Se citó a las partes a oír sentencia con fecha1de marzo de Que en cuanto a las alegaciones de las partes: Que la parte revocante señores VARVEL S.P.A., fundamenta su demanda en lo siguiente: Señala que es una empresa italiana que desde el año mil novecientos cincuenta y cinco se dedica a la fabricación y venta de reductores de velocidad y variadores para aplicaciones de la industria ligera. Que opera en la producción y venta de sistemas de transmisión a nivel internacional, proporcionando un alto nivel de servicio y soluciones a medida. Explica que el denominador común de sus reductores y variadores de velocidad es el alto nivel de modularidad: desde reductora vis sinfín a reductores planetarios de precisión, y de reductores coaxial a reductores octogonal en línea y en ángulo recto, estando cada producto disponible en kits modulares listos para el ensamblaje fácil y rápido. Que con presencia Chile, se ha preocupado de resguardar su marca comercial como estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones. Hace referencia a su registro marcario nacional. Indica que ha protegido su famosa marca también en jurisdicciones extranjeras y menciona, a modo de ejemplo, dos registros. Manifiesta que el nombre o razón social de su empresa corresponden a la expresión VARVEL y que es titular de nombres de dominio estructurados en base a dicha expresión. Agrega que utiliza profusa y efectivamente la expresión VARVEL en el mercado, recalcando que es titular de registros de marca comercial para dicha expresión. Afirma que dichos registros son una poderosa muestra del mejor derecho que le asiste respecto del nombre de dominio en disputa, pues su marca comercial registrada se encuentra reproducida en dicho nombre de dominio, con el riesgo de error y confusión que tal circunstancia implica para los usuarios de internet. Señala que VARVEL es una famosa marca que ha creado, que utiliza y que ha registrado, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio. Indica que los señores DASO INVERSIONES SPA se limitaron a tomar la expresión con la cual se identifica una de las principales empresas fabricantes de reductores y variadores de velocidad de todo el mundo, incorporando únicamente la expresión CHILE, elemento que no puede considerarse diferenciador. Considera evidente que este nombre de dominio es confundible con sus productos y servicios. Enfatiza que sus actividades se reconocen y distinguen en el mercado con la expresión VARVEL. Expresa que la función básica de todo nombre de dominio que consiste en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, no se estaría cumpliendo en caso de mantenerse el dominio en disputa en los señores DASO INVERSIONES SPA. Hace hincapié en que la expresión VARVEL corresponde a sus marcas registradas ampliamente reconocidas en Chile y en el mundo, y que son profusamente difundidas a través del mercado real e Internet. Señala que al comparar el nombre de dominio en disputa con su nombre de dominio, marca comercial, nombre comercial y razón social, se evidencia la confusión que se producirá en los consumidores. Recalca que cualquier persona enfrentada a este nombre de dominio deducirá erróneamente que se trata de un sitio web con información relativa a sus productos, lo que en los hechos no ocurre ya que nada tienen que ver con los señores DASO INVERSIONES SPA y éstos no han sido autorizados de forma alguna para utilizar su marca, mucho menos para registrarla como nombre de dominio. Indica que ha

3 invertido grandes sumas de dinero en infraestructura, personal y otra serie de bienes intangibles, siendo el nombre con el cual son conocidos e identificados sus servicios y productos, uno de sus activos más importantes. Explica que al ingresar al sitio se advierte que en éste se utiliza profusamente su marca y que a través de la misma se ofrecen productos y servicios a los usuarios y consumidores. Añade que al ingresar como patrón de búsqueda la expresión VARVEL en el buscador online más famoso del mundo, Google, se puede advertir que todos los resultados se refieren precisamente a los reductores de velocidad y a otros de sus productos, de manera que cabe preguntarse: si el buscador más famoso del mundo asocia el término VARVEL con VARVEL SPA por qué los usuarios de Internet no debieran hacer lo mismo? Destaca que las marcas famosas y notorias, como la suya, han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada deriva, por un lado, la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y, por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de dichas marcas. Solicita tener por interpuesta la demanda de revocación en contra de los señores DASO INVERSIONES SPA, acogerla a tramitación y en definitiva resolver asignándole el nombre de dominio a VARVEL S.P.A., con expresa condenación en costas del demandado. Menciona sus derechos marcarios como sigue: En Chile: Registro N , VARVEL, denominativa, productos, clase 7; En el Extranjero: Registro N , VARVEL, mixta, productos, clase 7 (Argentina); Registro N BO1991C000301, VARVEL, mixta, productos, clase 7, (Italia). Y su titularidad respecto del nombre de dominio varvel.com. Señala, además, los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, a saber: a)criterio de la Titularidad de Marcas Comerciales y su relación con los Nombres de Dominio: pues cuenta con registros de marca para la expresión VARVEL ; b) Notoriedad del Signo inscrito como Dominio: pues su marca comercial VARVEL goza de fama y notoriedad en el mercado nacional e internacional, y así es reconocida por los usuarios y consumidores; c) Creación Intelectual del Signo: pues ha creado la marca VARVEL ; d) Uso Efectivo en Internet del Signo VARVEL pues dicha expresión se utiliza efectivamente en Internet y lo vincula. Concluye que de acuerdo a lo expuesto es la titular de un mejor derecho y tiene un interés preferente respecto de la asignación del nombre de dominio disputado. En el Derecho cita las disposiciones contenidas en el texto actualizado del Reglamento de NIC Chile, en particular, los artículos 14 y 20 letra a); los artículos 6 Bis y 10 Bis del Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno; La Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL; la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy UDRP ) desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbres ICANN ) que entró en vigencia con fecha uno de enero de dos mil, en particular el Título

4 Preliminar, letra a); El Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel View son Selected UDRP Questions); los Criterios y Políticas de Solución de Controversias por Nombres de Dominio; la jurisprudencia (la cual en relación con el carácter genérico de expresiones que forman parte de nombres de dominio, expresamente ha reconocido que la expresión CHILE no aporta distintividad en un nombre de dominio.cl, toda vez que corresponde precisamente al topónimo de Chile; la doctrina y la jurisprudencia en la materia, en particular, el Fallo Arbitral en conflicto sobre nombre de dominio pathfinderchile.cl ; el Fallo del Juez Árbitro don Marcos Morales Andrade, en conflicto sobre nombre de dominio promain.cl, de fecha seis de julio de dos mil nueve; el Fallo de la Jueza Arbitro doña Alejandra Moya Bruzzone, en conflicto sobre nombre de dominio colocolodetodos.cl de fecha ocho de marzo de dos mil doce. Como fundamento de su argumentación acompaña: Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial consulta sobre Registro N , VARVEL, denominativa, productos, clase 7, de fecha cuatro de junio de dos mil ocho; Impresión de página relativa a Registro N , VARVEL, mixta, productos, clase 7 (Argentina), presentada con fecha veintinueve de abril de dos mil catorce; Impresión de página relativa a Registro N BO1991C000301, VARVEL, mixta, productos, clase 7, (Italia), registrada con fecha veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro; Impresión de dos páginas obtenida del sitio Web whois.is consulta sobre dominio varvel.com, registrado con fecha veintinueve de agosto de dos mil seis; Impresión de tres páginas que contienen pantallas pertenecientes al sitio Web de fecha cinco de enero de dos mil diecisiete; Impresión de página en que aparece pantalla perteneciente al sitio Web resultado de búsqueda de la expresión varvel, de fecha cinco de enero de dos mil diecisiete; Página titulada Varvel Motion Control Since 1955 (Technology made in Italy), sin constar fecha; Copia simple del Fallo dictado por el Juez Arbitro don Marcos Morales Andrade, en conflicto sobre nombre de dominio promain.cl de fecha seis de julio de dos mil nueve; Copia simple del Fallo dictado por la Jueza Arbitro doña Alejandra Moya Bruzzone, en conflicto sobre nombre de dominio colocolodetodos.cl de fecha ocho de marzo de dos mil doce; Copia simple de poder conferido por los señores VARVEL S.P.A. al abogado don Hernán Ríos de Marimón. CONSIDERANDO PRIMERO: Que el presente proceso tiene por objeto la resolución del conflicto relativo a la solicitud de revocación del nombre del dominio VARVELCHILE.CL, pedido por los señores VARVEL S.P.A, cuyo actual asignatario es DASO INVERSIONES SPA; SEGUNDO: Que es dable consignar que un nombre del dominio consiste en una dirección electrónica o bien una denominación por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que Internet ofrece; TERCERO: Un nombre del dominio, en consecuencia, comparte ciertas características de un signo distintivo pues permite, por una parte, identificar a los usuarios de internet y así distinguir una empresa de otra, o productos o servicios unos de otros y, por la otra, cumple

5 también la función de una correcta información sobre esa empresa, productos o servicios a los usuarios en la red; CUARTO : Que respecto de las normas aplicables para la resolución de conflictos sobre nombres del dominio se hace indispensable considerar que, el conflicto objeto de resolución de este arbitraje es la presentación de una solicitud de revocación de acuerdo a lo establecido en el artículo 19, inciso primero, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.cl, que señala: Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días a que se refiere el tercer párrafo del número 11 de esta Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente; QUINTO: Que el interés preferente a que alude el citado artículo 19, inciso primero, en opinión de esta sentenciadora, debe ser interpretado a la luz de las normas de carácter general contenidas en el artículo 14, de la misma Reglamentación y que establece los principios generales que deben ser respetados o cumplir por quien es asignatario de un dominio que señala: será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre ejercicio de la libertad de expresión e información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. SEXTO: Que por otra parte el artículo 21.4 de la Reglamentación pertinente establece el carácter de arbitrador, de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren; SEPTIMO: Que respecto de las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y los principios de competencia leal y la ética mercantil este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infracción; OCTAVO: Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, se hace necesario determinar los posibles derechos o el interés legítimo que las partes poseen sobre el dominio en cuestión y si la actual asignación del dominio afecta derechos o intereses legítimos de la otra parte, así como la naturaleza de la expresión que constituye el dominio en cuestión; NOVENO: Que respecto de los derechos o intereses del actual asignatario consta que habiendo sido notificado válidamente no compareció durante el curso del proceso, por lo que su interés sólo se puede analizar a la luz de la asignación del dominio; DECIMO: Que respecto del interés del solicitante de la revocación, los antecedentes acompañados, no objetados, dan cuenta que tiene registrada en Chile la marca VARVEL, para distinguir productos de la clase 7, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, que dicho registro data del año 2008, que asimismo tiene registrada esta marca en el extranjero, en su país de origen Italia y en Argentina, en ambos para distinguir productos de la misma clase, que el registro más antiguo en el extranjero data del año 1994; que tiene asignado el dominio varvel.com, desde el año 2006; que realiza amplia difusión de los productos y marca VARVEL; DECIMO PRIMERO: Que respecto de la naturaleza de los elementos que constituyen el dominio en cuestión, es un hecho cierto, que está estructurado en base a dos elementos denominativos VARVEL y CHILE, el segundo preexistente y que corresponde al nombre de este país, y el primero, una expresión que no consta en autos ser una denominación con un significado conocido en algún idioma;

6 DECIMO SEGUNDO: Que de acuerdo a lo expresado en el numerando precedente, y mientras no se demuestre lo contrario, de acuerdo a los antecedentes del proceso sólo es posible deducir que la expresión VARVEL, corresponde a una creación del solicitante de revocación; DECIMO TERCERO: Que respecto de la buena o mala fe del actual asignatario y toda vez que no se ha acreditado en autos un hecho material que acredite mala fe, de acuerdo a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico, este Tribunal presume la buena fe; DECIMO CUARTO: Que el dominio en controversia está estructurado conteniendo el segmento VARVEL, que coincide con la marca registrada de propiedad del demandante, quien además aparece como creador de esta expresión, a la que se le ha agregado el vocablo CHILE, el que designa el nombre del país en el que se ha asignado el dominio; DECIMO QUINTO: Que el sistema de nombres del dominios y, en particular, el sistema de resolución de conflictos establecido, por su naturaleza, no sólo tienen por finalidad dirimir cuestiones que se susciten entre privados y titulares de los dominios, si no que excede este ámbito, puesto que también tiene por finalidad permitir que los dominios cumplan con su función social, cuál es, la de informar claramente a los usuarios de la red, la procedencia de los servicios o actividades que se prestan con los mismos dominios; DECIMO SEXTO: Que, en consecuencia, dados los antecedentes precitados de mantener la asignación del dominio se afectarían derechos adquiridos del demandante y se afectaría la función de información que debe cumplir un nombre de dominio en internet; DECIMO SEPTIMO: Que de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, este sentenciador, basado en los antecedentes ya citados estima que el solicitante de la revocación posee un interés preferente sobre el dominio VARVELCHILE.CL; Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, artículos 26.1, 26.2 y 26.3 de La Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL SE RESUELVE: 1.- Asígnese el dominio VARVELCHILE.CL, al solicitante de la revocación señores VARVEL S.P.A; 2.- Elimínese el dominio de don DASO INVERSIONES SPA; 3.- Cada parte pagará sus costas. Fírmese digitalmente la presente resolución por el Árbitro y fírmese por los Testigos, doña Andrea Tarrés Silva y don Héctor Bertolotto Villouta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y Notifíquese a través del sistema online a las partes y al Centro de Resolución de Controversias de.cl, de NIC Chile.

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