SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO. redes2inacaplosangeles.cl

Transcripción

1 TRIBUNAL ARBITRAL Jacqueline Abarza T. Juez Árbitro SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO redes2inacaplosangeles.cl Santiago, once de mayo de dos mil diecisiete VISTOS: Que con fecha 3 de enero de 2017, se dio inicio al Procedimiento de Resolución de Controversias relativo a la revocación del dominio redes2inacaplosangeles.cl, en conformidad al artículo 19 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio (RFRND.CL), con creación del expediente Rol Nº15044 y de acuerdo a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL, en adelante La Política; Que el dominio en conflicto se encuentra inscrito a nombre de los señores REDES_ 2, y los solicitantes de la revocación son los señores INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL INACAP, representados por don Juan Pablo Egaña Bertoglia,ambos domiciliados para estos efectos en Andrés Bello 2711, Las Condes, Santiago. Que habiéndose abierto la etapa de tachas en conformidad a la Política, éstas no se presentaron en tiempo ni en forma. Que mediante Oficio OF N , de NIC Chile, de fecha 6 de marzo del año 2017, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto de revocación sobre el mencionado nombre de dominio; Que se aceptó el cargo de Árbitro y se juró desempañarlo fielmente con fecha 7 de marzo del año Que en mérito de lo anterior se abrió la etapa de consignación de los honorarios arbitrales los cuales fueron consignados por la parte revocante en tiempo y en forma, por lo que se abrió la etapa de presentación de la demanda. Con fecha 29 de marzo de 2017, los señores INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL INACAP, presentaron en conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 y siguientes de la Política, su demanda de revocación en tiempo y en forma.

2 Que habiéndose conferido traslado al actual asignatario del dominio por el término de diez días, éste no hizo uso de él. Se citó a las partes a oír sentencia con fecha 26 de abril de Que en cuanto a las alegaciones de las partes: Que EL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL INACAP( INACAP ), es una institución de educación superior fundada el veintiuno de octubre del año mil novecientos sesenta y seis, con el fin de entregar educación técnica y capacitación. Que en el año dos mil cuatro fue acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación (CNAP) del Ministerio de Educación, entregándole un sello de calidad por seis años. Señala que en el año dos mil ocho volvió a ser acreditado por un período de dos años más, dando cuenta de la calidad de enseñanza y capacitación que ofrece. Indica que en el año dos mil nueve, firmó un acuerdo de asesoría y cooperación para las áreas de innovación y posgrado con la State University of New York, lo que la cataloga como un centro de formación técnica y profesional que goza de reconocimiento en el extranjero. Agrega que en diciembre del año dos mil diez, fue acreditado por seis años en las áreas de Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y Vinculación con el Medio, y, en enero del año dos mil doce, fue acreditado por seis años en las áreas de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado. Explica que es considerada la institución de educación más grande en Chile dada su presencia en todas las regiones del país, con veintiséis sedes a lo largo de todo el territorio nacional y con más de ciento veinte mil alumnos, y más de doscientos setenta mil exalumnos. Sostiene que es titular de la marca comercial INACAP, que se encuentra amparada por diversos registros marcarios ante el Instituto de Propiedad Industrial ( INAPI ), y que distingue e identifica la amplia gama de servicios educacionales que ofrece. Añade que la fama de la que goza dicha marca en su rubro es un hecho notorio y públicamente conocido, por lo que resulta natural y obvio que todos los usuarios de Internet, así como el público en general, identifique a su Instituto a través de la expresión INACAP. Agrega que cuenta con varios nombres de dominio que se conforman en base a dicha marca, siendo éstos sólo una muestra más de su interés preferente respecto del dominio en disputa. Recalca que el dominio en disputa reproduce íntegramente el elemento distintivo y funcional de los nombres de dominio y marcas comerciales de su propiedad. Indica que los señores REDES_ 2 se limitaron a inscribir como nombre de dominio la marca INACAP, agregando las expresiones REDES2 y LOS ANGELES, lo que no le confiere distintividad al dominio en conflicto respecto de sus nombres de dominio, sus marcas comerciales y su razón social. Considera que se inducirá a error y confusión a los usuarios de internet y consumidores en general, que podrán llegar a creer que se trata de un sitio Web en el que se difunde e informa acerca de los servicios que efectivamente ofrece. Destaca que la marca INACAP le confiere derechos exclusivos y excluyentes para usarla en relación a los servicios que protege, de manera que la inscripción de este dominio a nombre de un tercero, aparte de crear confusión en el público, es portadora de un germen de infracción de sus derechos adquiridos, con los perjuicios que ello conlleva. Añade que los señores REDES_ 2, no han desarrollado un sitio Web, lo que evidencia que no existe un interés real en usar el dominio y, por ende, no puede alegar un interés preferente. Señala que su marca INACAP corresponde a una marca famosa y notoria a nivel nacional. Hace presente que si se asignara el nombre de dominio a los señores REDES_ 2 se estaría

3 produciendo una seria dilución de su marca INACAP, que ha impulsado y logrado posicionar en el mercado, además de inducir claramente a error a los usuarios que podrían llegar a asociar su marca con una actividad desarrollada por un tercero. Enfatiza que tiene gran interés en el nombre de dominio en conflicto, toda vez que la expresión INACAP corresponde precisamente a su marca registrada. Acompaña pantalla perteneciente a la página Web Menciona que en la popular plataforma Facebook tiene más de cien mil me gusta. Agrega que al entrar al buscador más famoso del mundo, GOOGLE, e ingresar como patrón de búsqueda la expresión INACAP, se puede observar que los primeros resultados lo aluden. Que al ingresar al patrón de búsqueda la expresión redes2inacaplosangeles, también los resultados lo aluden. Se pregunta que si el buscador más famoso del mundo lo asocia con la expresión redes2inacaplosangeles, por qué los usuarios de internet no debieran hacer lo mismo? Hace presente su interés legítimo, real y efectivo sobre los nombres de dominio en disputa. Afirma que ha invertido grandes recursos en el desarrollo de infraestructura para ofrecer servicios de gran calidad a los estudiantes. Solicita se tenga por presentada la acción de revocación temprana en contra de los señores REDES_2, se acoja a tramitación y en definitiva se revoque su titularidad sobre el nombre de dominio redes2inacaplosangeles.cl asignándolo a INACAP, con expresa condenación en costas de la demandada. Menciona entre sus derechos marcarios, los siguientes: Registro Nº , INACAP, denominativa, servicios, clases 40 y 41; Registro N , INACAP, denominativa, productos, clase 16; Registro N , MUNDO INACAP, denominativa, productos, clase 16; Registro N , MUNDO INACAP, denominativa, servicios, clase 41; Registro N , MUNDO INACAP, denominativa, productos, clase 9; Registro N , INACAP VIRTUAL, denominativa, servicios, clase 41; Registro N , TOUR INACAP, denominativa, servicios, clase 43; Registro Nº , TOUR INACAP, denominativa, servicios, clase 41. Y su titularidad respecto de los siguientes nombres de dominio: inacap.cl, capacitacioninacap.cl, corporacioninacap.cl, estudiantes-inacap.cl, foodlabinacap.cl, gasfiterinacap.cl, semanaceroinacap.cl. Señala, además, los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, a saber: A) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio pues es titular de registros marcarios vigentes idénticos al elemento funcional y distintivo de los nombres de dominio en disputa; B) Criterio de la Notoriedad del Signo toda vez que la expresión INACAP identifica sus servicios educacionales que ha desarrollado y posicionado en Chile utilizando efectiva y profusamente la expresión INACAP en el mercado; C) Uso efectivo en Internet del signo INACAP toda vez que utiliza real y efectivamente el término INACAP en Internet; D) Criterio de la Identidad ya que es titular de registros marcarios para la expresión INACAP. Señala que el principio First Come, FirstServed no es aplicable en autos toda vez que ha acreditado consistentemente su interés preferente respecto del nombre de dominio disputado.

4 Concluye que la asignación de dominio redes2inacaplosangeles.cl al demandado de autos, induciría claramente a error, causando confusión en el público usuario y consumidor. Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile. En el Derecho cita las consideraciones de derecho contenidas en el texto actualizado del Reglamento de NIC Chile, en especial, los artículos 14 y 20 letra a); la Política de Resolución de Controversias para Nombres de Dominio.cl y el Convenio de París promulgado en Chile mediante el Decreto N 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno, artículos 6 Bis y 10 Bis; la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy UDRP ) desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ICANN ), en particular su título preliminar, letra a); el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel View son Selected UDRP Questions); el Derecho comparado y la jurisprudencia nacional en la materia, en particular el Fallo del Juez Árbitro don Marcos Morales Andrade, en conflicto sobre nombre de dominio promain.cl, de fecha seis de julio de dos mil nueve; el Fallo del Juez Árbitro don Ruperto Andrés Pinochet Olave, en conflicto sobre nombre de dominio easyservice.cl, de fecha dos de junio de dos mil diez, Considerando octavo; el Fallo de la Jueza Árbitro doña Janett Fuentealba Rollat, en conflicto sobrenombre de dominio viñasdelmaipo.cl, de fecha veintiuno de mayo de dos mil seis; el Fallo de la Jueza Árbitro doña Janett Fuentealba Rollat en el conflicto sobre nombre de dominio semanaceroinacap.cl, de fecha trece de junio de dos mil dieciséis; el Fallo del Juez Árbitro don Ricardo Concha Machuca en conflicto sobre nombre de dominio clubderugbyinacap.cl, de fecha dieciséis de febrero de dos mil quince. Como fundamento de su argumentación acompaña: Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial consulta sobre Registro N , INACAP, denominativa, servicio, clase 40 y 41, de fecha treinta de octubre de dos mil doce; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial consulta sobre Registro N , INACAP, denominativa, producto, clase 16, de fecha veintiuno de junio de dos mil quince; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial consulta sobre Registro N , MUNDO INACAP, denominativa, producto, clase 16, de fecha veintisiete de diciembre de dos mil trece; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial consulta sobre Registro N , MUNDO INACAP, denominativa, servicio, clase 41, de fecha veintisiete de diciembre de dos mil trece; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial consulta sobre Registro N , MUNDO INACAP, denominativa, producto, clase 9, de fecha trece de mayo de dos mil catorce; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial consulta sobre Registro N , INSTITUTO TECNOLOGICO INACAP, denominativa, servicio, clase 41, de fecha veintiocho de junio de dos mil doce; Impresión obtenida de la página Web del Instituto

5 Nacional de Propiedad Industrial consulta sobre Registro N , Tour INACAP, denominativa, servicio, clase 43, de fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial consulta sobre Registro N , Tour INACAP, denominativa, servicio, clase 41, de fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis; Impresión obtenida de la página Web de NIC Chile consulta sobre los siguientes dominios: inacap.cl, capacitacioninacap.cl, corporacioninacap.cl, estudiantes-inacap.cl, foodlabinacap.cl, gasfiterinacap.cl, semanaceroinacap.cl, de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecisiete; Impresión de cinco páginas obtenidas del sitio Web (sitio oficial de Inacap), titulada Admisión Inacap, de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecisiete; Impresión de cuatro páginas obtenida del sitio Web en el que se puede apreciar la existencia de su sitio Web oficial, de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecisiete; Impresión de dos páginas obtenida de la página Web resultado de búsqueda de la expresión Inacap, de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecisiete; Impresión de dos páginas obtenida de la página Web resultado de búsqueda de la expresión redes2inacaplosangeles, de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecisiete; Impresión de página obtenida del sitio Web titulada Inacap Inauguró Museo Artequin en su Sede Antofagasta de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete; Impresión de cinco páginas obtenida del sitio Web en el que aparece la noticia titulada Clínica Mype de Inacap Chillán Busca Potenciar a los Micro, Pequeños y Medianos Empresarios, sin constar fecha; Impresión de dos páginas obtenida del sitio Web en donde aparece la noticia titulada Inacap Valora su Incorporación a la Gratuidad que Beneficiará a sus Alumnos Nuevos y Antiguos, de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete; Copia simple de fallo arbitral dictado por el Juez Árbitro don Marcos Morales Andrade en el conflicto sobre nombre de dominio promain.cl, de fecha seis de julio de dos mil nueve; Copia simple de fallo arbitral dictado por el Juez Árbitro Ruperto Andrés Pinochet Olave en el conflicto sobre nombre de dominio easyservice.cl, de fecha dos de junio de dos mil diez; Copia simple de fallo arbitral dictado por la Jueza Árbitro doña Alejandra Moya Bruzzone en el conflicto sobre nombre de dominio colocolodetodos.cl, de fecha ocho de marzo de dos mil doce; Copia simple de fallo arbitral dictado por el Juez Árbitro don Javier Velozo Alcaide en el conflicto sobre nombre de dominio tarreoinacap.cl, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil quince; Copia simple de fallo arbitral dictado por la Jueza Árbitro doña Janett Fuentealba Rollat en el conflicto sobre nombre de dominio viñasdelmaipo.cl, de fecha veintiuno de mayo de dos mil seis; Copia simple de fallo arbitral dictado por la Jueza Árbitro doña Janett Fuentealba Rollat en el conflicto sobre nombre de dominio semanaceroinacap.cl, de fecha trece de junio de dos mil dieciséis; Copia simple de fallo arbitral dictado por el Juez Árbitro don Ricardo Concha Machuca en el conflicto sobre nombre de dominio clubderugbyinacap.cl, de fecha dieciséis de febrero de dos mil quince; Copia del poder otorgado por INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL INACAP, en favor de Sargent &Krahn; Copia del poder otorgado por Sargent &Krahn en favor de don Juan Pablo Egaña Bertoglia.

6 CONSIDERANDO PRIMERO: Que el presente proceso tiene por objeto la resolución del conflicto relativo a la solicitud de revocación del nombre del dominio REDES2INACAPLOSANGELES.CL, pedido por los señores INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL INACAP, cuyo actual asignatario es REDES_ 2; SEGUNDO: Que es dable consignar que un nombre del dominio consiste en una dirección electrónica o bien una denominación por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que Internet ofrece; TERCERO: Un nombre del dominio, en consecuencia, comparte ciertas características de un signo distintivo pues permite, por una parte, identificar a los usuarios de internet y así distinguir una empresa de otra, o productos o servicios unos de otros y, por la otra, cumple también la función de una correcta información sobre esa empresa, productos o servicios a los usuarios en la red; CUARTO : Que respecto de las normas aplicables para la resolución de conflictos sobre nombres del dominio se hace indispensable considerar que, el conflicto objeto de resolución de este arbitraje es la presentación de una solicitud de revocación de acuerdo a lo establecido en el artículo 19, inciso primero, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.cl, que señala: Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días a que se refiere el tercer párrafo del número 11 de esta Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente; QUINTO: Que el interés preferente a que alude el citado artículo 19, inciso primero, en opinión de esta sentenciadora, debe ser interpretado a la luz de las normas de carácter general contenidas en el artículo 14, de la misma Reglamentación y que establece los principios generales que deben ser respetados o cumplir por quien es asignatario de un dominio que señala: será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre ejercicio de la libertad de expresión e información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. SEXTO: Que por otra parte el artículo 21.4 de la Reglamentación pertinente establece el carácter de arbitrador, de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren; SEPTIMO: Que respecto de las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y los principios de competencia leal y la ética mercantil este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infracción; OCTAVO: Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, se hace necesario determinar los posibles derechos o el interés legítimo que las partes poseen sobre el dominio en cuestión y si la actual asignación del dominio afecta derechos o intereses legítimos de la otra parte, así como la naturaleza de la expresión que constituye el dominio en cuestión; NOVENO: Que respecto de los derechos o intereses del actual asignatario consta que habiendo sido notificado válidamente no compareció durante el curso del proceso, por lo que su interés sólo se puede analizar a la luz de la asignación del dominio a su nombre;

7 DECIMO: Que respecto del interés del solicitante de la revocación, los antecedentes acompañados, no objetados, dan cuenta que es una Corporación de derecho Privado, sin fines de lucro, cuyo nombre es INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL INACAP, la que fue fundada en el año 1966, que se identifica en el mercado con la sigla INACAP; que tiene registrada en Chile la marca INACAP, tanto individualmente considerada como en conjunto con otras expresiones, para distinguir servicios de la clase 40, 41, 43 y productos de las clases 16 y 9, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, que el registro más antiguo data del año 2002, que asimismo tiene asignado el dominio INACAP.CL, desde el año 1997 y numerosos otros dominios que incluyen esta expresión; que corresponde a una institución de educación superior en el país; que realiza amplia difusión de los servicios de educación que presta, por lo que aparece como una entidad ampliamente conocida en su rubro; DECIMO PRIMERO: Que respecto de la naturaleza de los elementos que constituyen el dominio en cuestión, es un hecho cierto, que está estructurado en base a un conjunto de elementos individualizables y preexistentes, con un significado claro y preciso, como son los vocablos REDES y LOS ANGELES y el número 2, y en el centro de estos elementos destaca el vocablo INACAP, el que consta que corresponde a la sigla por la que es ampliamente conocida la demandante; DECIMO SEGUNDO: Que de acuerdo a lo expresado en el numerando precedente, y mientras no se demuestre lo contrario, de acuerdo a los antecedentes del proceso sólo es posible deducir que la expresión INACAP, corresponde a una expresión de fantasía, creación de la solicitante de revocación; DECIMO TERCERO: Que es efectivo que dada la naturaleza del sistema de nombres del dominio, la práctica ha determinado la posibilidad de coexistencia de nombres del dominio a nombre de diferentes personas, con la sola diferenciación de una letra o elemento, o el hecho de agregar o quitar a una expresión una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos; DECIMO CUARTO: Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, esta práctica en ningún caso autoriza la posibilidad de incluir como parte de un nombre de dominio, un signo que corresponde a una expresión de fantasía, creada por otro y quien además tiene derechos adquiridos sobre ella y la publicita en el mercado como de su propiedad; DECIMO QUINTO: Que respecto de la buena o mala fe del actual asignatario y toda vez que no se ha acreditado en autos un hecho material que acredite mala fe, de acuerdo a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico, este Tribunal presume la buena fe; DECIMO SEXTO: Que el dominio en controversia está estructurado conteniendo el segmento INACAP, que coincide con la marca registrada de propiedad del demandante, quien además aparece como creador de esta expresión, a la que se le ha agregado elementos preexistentes que no logran establecer una adecuada diferenciación dado la naturaleza de la expresión INACAP y su vinculación con la demandante; DECIMO SEPTIMO: Que el sistema de nombres del dominios y, en particular, el sistema de resolución de conflictos establecido, por su naturaleza, no sólo tienen por finalidad dirimir cuestiones que se susciten entre privados y titulares de los dominios, si no que excede este ámbito, puesto que también tiene por finalidad permitir que los dominios cumplan con su función social, cuál es, la de informar claramente a los usuarios de la red, la procedencia de los servicios o actividades que se prestan con los mismos dominios; DECIMO OCTAVO: Que, en consecuencia, dados los antecedentes precitados de mantener la

8 asignación del dominio se afectarían derechos adquiridos del demandante y se afectaría la función de información que debe cumplir un nombre de dominio en internet; DECIMO NOVENO: Que de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, este sentenciador, basado en los antecedentes ya citados estima que el solicitante de la revocación posee un interés preferente sobre el dominio REDES2INACAPLOSANGELES.CL; Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, artículos 26.1, 26.2 y 26.3 de La Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL SE RESUELVE: 1.- Asígnese el dominio REDES2INACAPLOSANGELES.CL, al solicitante de la revocación señores INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL INACAP; 2.- Elimínese el dominio de los señores REDES_ 2; 3.- Cada parte pagará sus costas. Fírmese digitalmente la presente resolución por el Árbitro y fírmese por los Testigos, doña Andrea Tarrés Silva y don Héctor Bertolotto Villouta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y Notifíquese a través del sistema online a las partes y al Centro de Resolución de Controversias de.cl, de NIC Chile.