SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO. mrburger.cl

Transcripción

1 TRIBUNAL ARBITRAL Jacqueline Abarza T. Juez Árbitro SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO mrburger.cl Santiago, 8 de junio de dos mil quince VISTOS: Que con fecha 13 de marzo de 2015, se dio inicio al Procedimiento de Resolución de Controversias relativo a la revocación del dominio mrburger.cl, en conformidad al artículo 19 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio (RFRND.CL), con creación del expediente Rol Nº 4610 y de acuerdo a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL, en adelante La Política; Que el dominio en conflicto se encuentra inscrito a nombre del señor EDUARDO GARDILCIC, y el solicitante de la revocación son los señores PRODUCTOS FERNANDEZ S.A., representados por don RODRIGO PUCHI ZURITA, ambos domiciliados en calle Europa número 2035, comuna de Providencia, Santiago. Que habiéndose abierto la etapa de tachas en conformidad a la Política, éstas no se presentaron en tiempo ni en forma. Que mediante Oficio OF N , de NIC Chile, de fecha 6 de abril del año 2015, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto de revocación sobre el mencionado nombre de dominio; Que se aceptó el cargo de Árbitro y se juró desempañarlo fielmente con fecha 6 de abril del año Que en mérito de lo anterior se abrió la etapa de consignación de los honorarios arbitrales los cuales fueron consignados por la parte revocante en tiempo y en forma, por lo que se abrió la etapa de presentación de la demanda. Con fecha 29 de abril de dos mil quince, los señores PRODUCTOS FERNANDEZ

2 S.A., presentaron en conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 y siguientes de la Política, su demanda de revocación en tiempo y en forma. Se dio traslado al actual asignatario del dominio de la demanda interpuesta en autos por el término de diez días. Se citó a las partes a oír sentencia con fecha 25 de mayo de 2015 Que en cuanto a las alegaciones de las partes: Que la parte revocante señores PRODUCTOS FERNANDEZ S.A., fundamenta su demanda en lo siguiente: Que es una empresa regional, que nace en la ciudad de Talca, bajo el alero de la familia Fernández. Que de allí el nombre de su razón social, PRODUCTOS FERNANDEZ, y luego la sigla respectiva PF, habiéndose posicionado como una de las empresas familiares de mayor renombre nacional en el rubro alimenticio. Señala que su línea de negocios dice relación con productos consistentes en alimentos tales como jamones, cecinas, hamburguesas y productos afines. Indica que dentro de su estrategia de negocios, y al tratarse de productos de alto impacto, se encuentra el concepto de generar diversas marcas, y luego ir posicionando cada una de ellas en función de las necesidades del mercado, de manera de ir enfocando la producción y maximizar las economías de escala. Señala que es titular de un sin número de marcas tales como PF y otras, pero tratándose del caso de marras, cuenta con una línea de hamburguesas cuyo nombre es MISTER BURGER. Explica que este producto se encuentra altamente posicionado en el mercado, y de ello dan cuenta las diversas evidencias, en donde se han acompañado envases de los productos MISTER BURGER, fotos callejeras con dicha marca, catálogos de productos PF en donde se lee dicho producto, e incluso publicidad en revistas, tales como CARAS, donde se aprecia el producto aludido a página completa. Afirma que PF y sus marcas se vende en todo el territorio nacional, gozando de un alto nivel de conocimiento por parte de los consumidores. Agrega que ha obtenido sendos registros sobre la expresión MISTER BURGER para respetar el ordenamiento jurídico y gozar de la protección que éste dispensa. Añade que el objeto en disputa dice relación con un nombre de dominio que coincide de manera exacta con su marca. Sostiene que el uso del nombre de dominio por cualquier persona que no sean los señores PRODUCTOS FERNANDEZ S.A., o sin su autorización expresa, creará toda suerte de confusiones, las que desviarán a su público consumidor virtual, pudiendo ser inducido a un error que debe ser evitado. Recalca que adquirió sus derechos exclusivos y excluyentes con estricto apego del ordenamiento jurídico nacional, lo cual no puede ser desconocido. Señala que su interés preferente se basa en el uso amplio y sostenido de una expresión prácticamente idéntica al nombre de dominio en disputa, la cual se encuentra debidamente registrada como marca comercial en nuestro país.

3 Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro N , MISTER BURGER, productos, clase 29; Registro N , MISTERBURGER, productos, clase 29. Y, a modo de ejemplo, su titularidad sobre el siguiente nombre de dominio: Mister Burger. En el Derecho cita los artículos 14, 18 y siguientes del Reglamento de NIC Chile y la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL; el criterio que sostuvo la extinta Comisión Preventiva Central, en el considerando 7.8 del dictamen N 1127 de fecha veintiocho de julio del año dos mil ; el Convenio de París, promulgado mediante el Decreto N 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores y publicado en el Diario Oficial de fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno, en especial los numerales 2º y 3º del artículo 10; las normas de Competencia Desleal, en especial el artículo 3º de la Ley Nº que regula la Competencia Desleal; la Ley en relación a las hipótesis penales para el caso de uso ilegítimo de marca ajena; las garantías establecidas en la Constitución Política de la República, y en específico al derecho y protección de la propiedad privada. Como fundamento de su argumentación acompañan: Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial consulta sobre Registro N , MISTER BURGER, denominativa, productos, clase 29, impreso con fecha veintiocho de abril de dos mil quince; Impresión de dos páginas obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial consulta sobre Registro N , MISTERBURGER, mixta, productos, clase 29,impreso con fecha veintiocho de abril de dos mil quince; Impresión obtenida de la página Web de NIC Chile consulta sobre dominio misterburger.cl, fecha de expiración treinta de enero de dos mil dieciséis; Impresión de página titulada Catálogo de productos PF, sin constar fecha; Impresión de página que contiene calendario e imagen de hamburguesa con logo Mister Burger, sin constar fecha; Copia de doce páginas en que aparecen imágenes de productos con marca Mister Burger y siglas PF, sin constar emisor y sin fecha; Cuatro copias que contienen fotografías de calles en que aparece publicidad con los productos Mister Burger, sin constar emisor y sin fecha; Copia de portada de Revista Caras, sin constar fecha; Copia de catorce páginas con imágenes de envases de hamburguesas de marca Mister Burger y siglas PF, sin constar fecha; Copia de poder amplio otorgado en la ciudad de Talca, por los señores PRODUCTOS FERNANDEZ S.A. a los señores BEUCHAT, BARROS & PFENNIGER, de fecha quince de marzo de dos mil seis.

4 Que por su parte, el señor EDUARDO GARDILCIC argumenta: Que los señores PRODUCTOS FERNANDEZ S.A. han desarrollado en lo esencial de la demanda, que la marca MISTER BURGER es de su propiedad, acompañado documentos que prueban de algún modo el posicionamiento de su marca ya registrada como propiedad intelectual. Que han alegado que el señor EDUARDO GARDILCIC ha realizado competencia desleal, que ha actuado de mala fe y que está utilizando su marca; para reforzar su argumentación ha citado distintas fuentes formales, tales como el Convenio de Paris, la Comisión Preventiva Central, la Ley e incluso hace alusión a tipos penales para el caso de la competencia desleal, a fin de buscar la convicción de Usía a que al inscribir una marca nueva, como es está infringiendo el Ordenamiento Jurídico y que la especie en cuestión pertenece a PRODUCTOS FERNÁNDEZ S.A. Hace presente que la marca que inscribió en NIC.cl, fue la de mrburger.cl que es alusiva a la elaboración de hamburguesas de calidad Gourmet y elaboradas con los mayores estándares de calidad y no siendo en cuanto al producto de los señores PRODUCTOS FERNANDEZ S.A. solo parecidas en el género, pues no se congelan y están destinadas a un público objetivo familiar, servidas en el minuto de su elaboración como parte de un servicio integral, como es el caso de un restaurant de comida rápida. Señala que los señores PRODUCTOS FERNANDEZ S.A. hacen como primera alusión al criterio que tuvo la Comisión Preventiva Central, del considerando 7.8 del dictamen número de fecha veintiocho de julio del año dos mil. Indica que utiliza un criterio que le estaría dando la razón, pues en el primer punto dice que la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de internet localizar terminales informáticas conectadas a la red, de manera simple y rápida, pasando adquirir así una existencia complementaria como identificadores de marcas comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o marca de la empresa titular del nombre de dominio o sus productos o servicios. Indica que le resulta cuestionable o curioso, que se hubiese ocupado aquel argumento para resaltar el hecho que hay una exclusividad en la marca comercial y el dominio web inscrito correctamente, pues el mismo criterio utiliza el término con frecuencia es decir, que no en todos los casos, se puede establecer que la marca comercial coincide necesariamente con la inscripción de dominio en el sitio web. Agrega que en muchos casos puede coincidir, pero no necesariamente existir esa coincidencia, como es el caso de autos, pues la marca registrada en el Instituto de la Propiedad Intelectual, MISTER BURGER, no es la misma que la inscrita en NIC.cl. Añade que explícitamente menciona que para los nombres de dominio los principios de especialidad y territorialidad no son aplicables, y por lo que sería válida la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente. Señala que le da la impresión que se estaría argumentando a su favor en la exposición de los antecedentes de la demanda, pero como no son peticiones concretas, no se allanan, pero dejan presente que ese es justamente el criterio que les permitirá seguir utilizando el dominio de mrburger.cl, pues no son exactamente idénticos y perfectamente la abreviatura de

5 mr puede significar algo distinto que al de mister. Estima que en lo tocante al Convenio de Paris en los numerales 2 y 3 del artículo 10, no es aplicable al caso de autos, pues solo se está en cuestión la utilización del nombre de dominio de los señores PRODUCTOS FERNANDEZ S.A., y en ningún caso puede estimarse como actos de confusión, descrédito y menos la inducción a error que han alegado. Añade que son aseveraciones bastante graves y que no se configura en el caso de marras, pues solo existe la inscripción de dominio de un sitio web y no existe una actividad destinada a tal efecto. Señala que en relación al artículo 3 de la Ley que regula la Competencia Desleal, en ninguna instancia ha querido realizar la tipificación de dicho artículo, ya que la supuesta similitud entre el dominio de los señores PRODUCTOS FERNANDEZ S.A. y su dominio, solo ha sido realizado con el fin de tener un espacio web para poder desarrollar una actividad comercial distinta de la desarrollada por PF S.A. Indica que en ese sentido la inscripción es un medio legitimo, ocupado con fines legítimos y en ningún caso la asimilación de las marcas, puede ser considerada como un acto de mala fe, la buena fe se presume y los señores PRODUCTOS FERNANDEZ S.A. no han probado la existencia de una conducta contraria a la buena fe, solo probó el posicionamiento de marca, una marca distinta a inscrita en el dominio, pero no probo en ningún caso la manifestación de una voluntad motiva con el ánimo de causa perjuicio. Añade que en cuanto a la marca, los señores PRODUCTOS FERNANDEZ S.A. es titular de la marca MISTER BURGER y su inscripción de dominio es Indica que el nombre de dominio es fonéticamente suenan distintos, se leen distintos, están dirigidas a públicos distintos, una es un producto y la otra es un restaurante, cuestión que no puede ser considerada de dominio de los señores PRODUCTOS FERNANDEZ S.A,, pues la expresión MISTER y BURGER, no son una creación intelectual del dichos señores y mientras no se demuestre lo contrario, cualquier persona puede hacer uso de ella, mientras no exista vulneración de los derechos válidamente adquiridos. Agrega que en causa rol 3463, Sebastián del Villar con DA Centro Creativo Ltda., en relación al dominio elcatador.cl, en el considerando Vigésimo expresa: Que la limitación antes descrita ha determinado, en la práctica, la existencia de asignaciones de nombres de dominio, a diferentes personas, con la sola diferenciación de una letra o elemento, o el hecho de agregar o quitar a una expresión una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos, tal como se evidencia del hecho señalado en el numerando décimo tercero precedente. Considera que ello corrobora su postura, en el sentido que pudiendo ser similar no es idéntica y permitiría a esta parte la utilización del dominio mrburger.cl.

6 CONSIDERANDO PRIMERO: Que el presente proceso tienen por objeto la resolución del conflicto relativo a la solicitud revocación del nombre del dominio mrburguer.cl, pedida por los señores PRODUCTOS FERNANDEZ S.A, cuyo actual asignatario es Eduardo Gardilcic; SEGUNDO: Que es dable consignar que un nombre del dominio consiste en una dirección electrónica o bien una denominación por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que Internet ofrece; TERCERO: Un nombre del dominio, en consecuencia, tiene la naturaleza de un signo distintivo pues permite, por una parte, identificar a los usuarios de internet y así distinguir una empresa de otra, o productos o servicios unos de otros y, por la otra, cumple también la función de una correcta información sobre esa empresa, productos o servicios a los usuarios en la red; CUARTO : Que respecto de las normas aplicables para la resolución de conflictos sobre nombres del dominio se hace indispensable considerar que, el conflicto objeto de resolución de este arbitraje es la presentación de una solicitud de revocación de acuerdo a lo establecido en el artículo 19, inciso primero, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.cl, que señala: Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días a que se refiere el tercer párrafo del número 11 de esta Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente; QUINTO: Que el interés preferente a que alude el citado artículo 19, inciso primero, en opinión de esta sentenciadora, debe ser interpretado a la luz de las normas de carácter general contenidas en el artículo 14, de la misma Reglamentación y que establece los principios generales que deben ser respetados o cumplir por quien es asignatario de un dominio que señala: será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre ejercicio de la libertad de expresión e información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. SEXTO: Que por otra parte el artículo 21.4 de la Reglamentación pertinente establece el carácter de arbitrador, de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren; SEPTIMO: Que respecto de las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información - esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley Nº , sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo -, y los principios de competencia leal y la ética mercantil este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infracción; OCTAVO: Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente

7 adquiridos, se hace necesario determinar los posibles derechos o el interés legítimo que las partes poseen sobre el dominio en cuestión y si la actual asignación del dominio afecta derechos o intereses legítimos de la otra parte, así como la naturaleza de la expresión que constituye el dominio en cuestión; NOVENO: Que respecto de los derechos o intereses del actual asignatario consta que habiendo sido notificado válidamente, compareció durante el curso del proceso, y manifestó que el signo MR BURGER lo aplicará a la elaboración de hamburguesas de calidad Gourmet servidas en el minuto de su elaboración, como parte de un servicio integral; DECIMO: Que respecto del interés del solicitante de la revocación, los antecedentes acompañados, no objetados, dan cuenta que tiene registrada en Chile la marca MISTER BURGER, para distinguir productos de la clase 29, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, que el registro más antiguo data del año 1990; que además tiene asignado el dominio misterburguer.cl; que usa este signo distintivo en el mercado nacional para distinguir un tipo de hamburguesas, las que además publicita ampliamente, por lo se deduce que son reconocidas en su rubro; DECIMO PRIMERO: Que respecto de la naturaleza de los elementos que constituyen el dominio en cuestión, es un hecho cierto, que está estructurado en base a dos elementos denominativos MR y BURGER, todas expresiones preexistentes en lengua castellana, y en consecuencia, no son creación intelectual del solicitante de la revocación; DECIMO SEGUNDO: Que de todo lo antes expresado se deduce, atendida la naturaleza de la materia en conflicto y de las expresiones que constituyen el dominio, que en la especie no existe infracción a derechos válidamente adquiridos; DECIMO TERCERO: Que, en consecuencia, se hace necesario determinar si existe un interés preferente del demandante en relación al dominio en cuestión en autos. DECIMO CUARTO Que respecto de la buena o mala fe del actual asignatario atendido la naturaleza de las expresiones que constituyen el dominio y toda vez que no se ha acreditado en autos un hecho material que acredite mala fe, de acuerdo a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico, este Tribunal presume la buena fe; DECIMO QUINTO: Que este dominio está estructurado en base a la abreviación MR, que se identifica con la abreviación de la expresión inglesa MISTER, y el vocablo BURGER, ambos forman el signo distintivo del demandante, y si bien son expresiones preexistentes, como conjunto, aparece como primer adoptante y creador del mismo como signo distintivo el demandante, quien además lo ha dado a conocer ampliamente en el mercado y tiene derechos sobre el mismo; DECIMO SEXTO: Que de confesión realizada en el juicio por el actual asignatario, consta que este dominio lo aplicará a la elaboración de hamburguesas, lo que está directamente relacionado con las hamburguesas que distingue el demandante con su marca MISTER BURGER; DECIMO SEPTIMO: Que el sistema de nombres del dominios y, en particular, el

8 sistema de resolución de conflictos establecido, por su naturaleza, no sólo tienen por finalidad dirimir cuestiones que se susciten entre privados y titulares de los dominios, si no que excede este ámbito, puesto que también tiene por finalidad permitir que los dominios cumplan con su función social, cuál es, la de informar claramente a los usuarios de la red, la procedencia de los servicios o actividades que se prestan con los mismos dominios; DECIMO OCTAVO: Que, en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, este sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que el solicitante de la revocación posee un interés preferente sobre el dominio MRBURGER.CL; Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, artículos 26.1, 26.2 y 26.3 de La Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL SE RESUELVE: 1.- Asígnese el dominio MRBURGER.CL al solicitante de la revocación señores PRODUCTOS FERNANDEZ S.A; 2.- Elimínese el dominio de Eduardo Gardilcic; 3.- Cada parte pagará sus costas. Fírmese digitalmente la presente resolución por el Árbitro y fírmese por los Testigos, doña Andrea Tarrés Silva y don Héctor Bertolotto Villouta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y Notifíquese a través del sistema online a las partes y al Centro de Resolución de Controversias de.cl, de NIC Chile.