Nº de Recurso: 4191/2011. ROJ: STS 4498/2012 Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Magistrado Ponente: Maria Isabel Perello Domenech

Transcripción

1 Nº de Recurso: 4191/2011. ROJ: STS 4498/2012 Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Magistrado Ponente: Maria Isabel Perello Domenech SENTENCIA En la villa de Madrid, a dieciocho de junio de dos mil doce. Visto por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación núm. 4191/2011, interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Luciano Rosch Nadal, en nombre y representación de DON Justo, contra la Sentencia de fecha 23 de junio de 2011 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, por la que se estima el recurso contencioso-administrativo núm. 83/2009, sobre la marca nacional núm /1, «Ibiza Fashion Week», mixta, en la clase 41. Ha comparecido como parte recurrida el ABOGADO DEL ESTADO, en la representación que legalmente ostenta, y el CONSEJO INSULAR DE IBIZA, representado por el Procurador Don Antonio Sánchez-Jáuregui Alcaide. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares se ha seguido el recurso núm. 83/2009, interpuesto por el Consejo Insular de Ibiza contra la resolución de la Oficina de Patentes y Marcas de 28 de octubre de 2008, desestimatoria del recurso de alzada formulado contra el acuerdo de 10 de marzo de 2008 por el que se concedía al citado recurrente la marca nacional núm /1, «Ibiza Fashion Week», mixta, en la clase 41 del nomenclátor internacional, para distinguir servicios de «educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales; en particular los servicios de organización, coordinación y producción de eventos». SEGUNDO.- La Sala del Tribunal Superior de Justicia dictó Sentencia el día 23 de junio de 2011 con este fallo: << PRIMERO. Estimamos el recurso. SEGUNDO. Declaramos no ser conforme a Derecho y anulamos la resolución recurrida y la concesión de la marda nacional con título distintivo Ibiza Fashion Week. TERCERO. Sin costas.>> TERCERO.- El Procurador Don Luciano Rosch Nadal, en representación de Don Justo, interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 4191/2011 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos: Primero.- Por la vía del artículo 88.1.c) de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, la Sentencia incurren en incongruencia omisiva, infringiendo los artículos 33.1 y 67 de la Ley Jurisdiccional. Segundo.- Por la vía del artículo 88.1.d) de la Ley reguladora de esta Jurisdicción. La Sentencia infringe, por aplicación indebida, la letra b) del número 1 del artículo 6 de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia que lo interpreta. Tercero.- Por la vía del artículo 88.1.d) de la Ley reguladora de esta Jurisdicción. La Sentencia infringe, por aplicación indebida, la letra g) del número 1 del artículo 5 de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia que lo interpreta. Terminando por suplicar dicte sentencia por la que, casando y anulando la recurrida, se desestime el recurso contencioso administrativo número 83/2009 interpuesto por el Consell Insular de Ibiza y Formentera, con imposición de costas a quien se oponga a esta pretensión. 1

2 CUARTO.- Admitido a trámite el recurso de casación interpuesto en los términos expuestos, el Abogado del Estado formuló escrito en el que se abstenía de formular oposición. ç QUINTO.- El Procurador Don Antonio Sánchez-Jáuregui Alcalde, en representación del Consejo Insular de Ibiza, presentó escrito de oposición al recurso, suplicando se dicte resolución declarando la inadmisión del recurso de casación por haber sido defectuosamente preparado, con imposición de costas al recurrente. SEXTO.- Se señaló para votación y fallo el 12 de junio de 2012, en que tuvo lugar con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la Ley. Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El presente recurso de casación se interpone contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso de Baleares, Sección Primera, en materia de propiedad industrial. La Sentencia estimó el recurso formulado por el Consejo Insular de Ibiza contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedía el registro de la marca número /1, «Ibiza Fashion Week», mixta, en la clase 41 del nomenclátor internacional, para distinguir servicios de «educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales; en particular los servicios de organización, coordinación y producción de eventos». El titular de la marca aspirante al registro, Don Justo, sustenta el recurso de casación en tres motivos. El primero, amparado en el apartado c) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción, por infringir la Sentencia los artículos 33.1 y 67 de la misma Ley, por incongruencia omisiva, a causa de prescindir del juicio comparativo de las marcas en su conjunto pese a tratarse de marcas mixtas, es decir, conjuntos gráfico denominativos inseparables e inescindibles. El segundo, bajo el apartado d) del mencionado precepto procesal, por aplicación indebida del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, pues la Sala de instancia ha llegado a una conclusión ilógica o irracional al sostener que la incompatibilidad de las marcas deriva de su coincidencia conceptual. Por el contrario, sostiene el recurrente que la marca novel se refiere a toda la moda que se realiza en la isla de Ibiza, mientras que la marca oponente se limita a un tipo concreto de moda, la moda «Adlib». El tercero, con el mismo amparo procesal, se fundamenta en la vulneración del artículo 5.1.g) de la Ley de Marcas, puesto que el apartado c) de este mismo precepto contempla incluir denominaciones geográficas, junto a otros elementos, en las marcas. En este caso la nueva marca se refiere a la semana de la moda de Ibiza, por lo que no puede inducir a error a los consumidores; además, el uso de dicho topónimo no impide su uso por terceros. Por su lado, el Consejo de Ibiza opone como causa de inadmisión del recurso la omisión del juicio de relevancia exigido por el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción. SEGUNDO.- El motivo de inadmisión debe rechazarse claramente. El artículo 89.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece que, en el supuesto previsto en el artículo 86.4, en el escrito de preparación del recurso habrá de justificarse que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia. Y dicho artículo 86.4 dispone que las sentencias que, siendo susceptibles de casación por aplicación de los apartados precedentes, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso- administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, solo serán recurribles en casación si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora. 2

3 En lo que aquí respecta, el escrito de preparación cumple satisfactoriamente estos requisitos. Por un lado, hace referencia al propósito de interponer el recurso de casación por incongruencia omisiva de la sentencia, citando varias Sentencias de este Tribunal Supremo y citando como infringidos los artículos 33.1 y 67 de la Ley de la Jurisdicción. Después, dedica sendos apartados a la infracción de los artículos 6.1.b) y 5.1 de la Ley de Marcas (norma evidentemente estatal), en los que realiza una breve exposición de por qué considera que los ha vulnerado la Sala de instancia. El juicio de relevancia está efectuado correctamente, por lo que el recurso es admisible. TERCERO.- Para examinar el primer motivo de casación debemos partir de que la Sentencia de instancia se limita esencialmente a reproducir el criterio sustentado en una Sentencia anterior, la cual reproduce extensamente. En ese caso, al contrario que en el actual, la marca cuyo registro fue denegado era denominativa, aunque muy similar a la ahora controvertida: «Ibizafashion» frente a «Ibiza Fashion Week». En estas condiciones, el Tribunal de Baleares estimó que su precedente pronunciamiento resultaba aplicable porque «aun no existiendo identidad fonética ni denominativa, lo cierto es que el significado de las marcas enfrentadas es el mismo, esto es, Moda de Ibiza». Por tanto, no es que la Sala haya omitido el examen de un aspecto sustancial del debate, sino que ha estimado que la identidad conceptual de ambos signos distintivos era suficiente para apreciar su incompatibilidad. Ante esta razón, acertada o no, ciertamente resultaba superfluo adentrarse en disquisiciones acerca del examen en conjunto de las marcas o de su aspecto gráfico, elemento este cuya eficacia distintiva debe considerarse tácitamente rechazado. CUARTO.- El segundo motivo tampoco puede ser estimado. La Sala de instancia se pronunció sobre la prohibición relativa del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas en los siguientes términos: <<En la sentencia de la Sala número 728/2010 se ha examinado la impugnación, también por el Consell Insular de Ibiza y también sobre la base de la marca registrada Adlib Moda de Ibiza y Formentera, de la marca IBIZAFASHION, denominativa, para distinguir productos y servicios de las clases 14 y 25. Pues bien, en esa sentencia de la Sala se apreció la vulneración de la prohibición relativa del artículo 6.1 de la Ley 17/2001, se estimó el recurso del Consell Insular de Ibiza y se anuló la concesión de la marca IBIZAFASHION, señalándose al respecto, en cuanto ahora puede interesar, lo siguiente: «[...] La marca novel cuyo registro se pretende anular por la entidad pública actora, "IBIZAFASHION", denominativa, concentra el único factor distintivo en la única palabra en que consiste, si bien el citado vocablo se integra por la unión "artificial" de dos términos: IBIZA y FASHION, con el significado de "moda de Ibiza".»Esta palabra compuesta resulta, sin duda, de fácil traducción por el público en general en la actualidad, tanto por la proliferación del conocimiento del inglés, así como teniendo en cuenta que en el ámbito de los productos a los que se destina la marca nueva concedida, pertenecientes al sector de la moda y complementos de vestir, es habitual el uso del citado idioma.»el signo opuesto como prioritario, "ADLIB MODA IBIZA Y FORMENTERA" (mixta), concentra la fuerza distintiva en el conjunto de las palabras que lo conforman, dentro de las cuales sólo coincide literalmente con el nuevo signo registrado el nombre de la isla de Ibiza.»Obviamente, la similitud entre ambas marcas enfrentadas no se produce en su identidad fonética ni denominativa, sino que la semejanza recae propiamente en el aspecto conceptual, ya que, a pesar de las diferencias literales y fonéticas de los términos utilizados por las marcas 3

4 examinadas, el significado de ambos es "moda de Ibiza", dándose la circunstancia de que, desde hace tiempo, "ADLIB" se identifica con la industria textil característica de la Isla Pitiusa, siendo esta afirmación una circunstancia de conocimiento implantado entre el público consumidor de moda.»[...] La denominación "ADLIB", referida a una marca de moda y complementos, es conocida en el mercado e identificativa de los productos de la industria textil propia de Ibiza, lo que debe reputarse como "hecho notorio" por su extendida implantación comercial, por lo que sin duda la presencia de otra marca que utilice un signo de significado equivalente a "moda de Ibiza" ha de introducir confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca preferente.»[...] En el presente caso, como resulta de la documental aportada por la entidad recurrente, se debe afirmar la notoriedad de la marca "ADLIB", la cual se identifica, desde hace más de treinta años, como vestidos y complementos procedentes de la isla de Ibiza, formando parte incluso de su propia cultura, siendo un aspecto destacado de su identidad. Por consiguiente, a partir de las evidentes similitudes conceptuales expuestas, así como la notoriedad de la moda ibicenca, conocida como "ADLIB", se aprecia que los productos amparados por la marca concedida pueden, con gran probabilidad, confundirse con los distinguidos mediante la marca prioritaria, al significar "IBIZA FASHION", en su traducción al castellano, "moda de Ibiza".»Junto con esta similitud conceptual, resulta también relevante a los efectos de la potencialidad confusiva entre los consumidores, la inexistencia de una distinción aplicativa entre las mismas, ya que se encuentran destinadas todas ellas a diferenciar idénticos productos y servicios, integrados en las mismas categorías del nomenclátor.»en definitiva la marca "IBIZAFASHION", para la claves 14 Y 25, supone un aprovechamiento indebido a favor de un empresario, y en perjuicio del ente titular de la marca identificativa de la moda ibicenca, de la notoriedad que Ibiza tiene en relación a una determinada y concreta industria textil conocida mucho más allá de los límites geográficos de esa isla». Por tanto, como aquí igualmente ocurre, aún no existiendo identidad fonética ni denominativa, lo cierto es que el significado de las marcas enfrentadas es el mismo, esto es, Moda de Ibiza.>> La fundamentación transcrita no es totalmente trasladable al presente caso, pues el área aplicativa de ambos distintivos es la definida en el número 41 del nomenclátor. Además, la Sentencia contiene afirmaciones de diversa naturaleza, tanto referentes a la notoriedad de la marca «Adlib» como a la indebida utilización del término geográfico, de modo que se entrecruzan las razones impeditivas del registro de carácter relativo, con su debido encaje en el apartado b) del artículo 6.1, y absoluto, es decir, de las previstas en los apartados c) y g) del artículo 5, ambos de la Ley de Marcas. No obstante, el criterio que refleja la resolución jurisdiccional de instancia debe corroborarse. Las marcas enfrentadas poseen una absoluta identidad aplicativa, y no cabe duda de su semejanza o similitud denominativa, a salvo de la inclusión en la nueva marca del término «week» y el empleo de la palabra moda en inglés, cuya traducción es generalmente conocida en la actualidad por la difusión de dicho idioma. Así, el juicio comparativo entre «Ibiza Fashion Week» («Semana de la moda de Ibiza») y «Adlib moda de Ibiza y Formentera», aun conjunta y globalmente consideradas, permite advertir una coincidencia de las denominaciones en cuanto remiten al mismo concepto de moda ibicenca, y desde esta perspectiva no es irrazonable advertir un riesgo de confusión a causa de la asociación del origen de los idénticos servicios prestados al amparo de las marcas. El riesgo se intensifica si, como declara la Sala de instancia, tenemos en cuenta que la moda de Ibiza está vinculada al término «Adlib», marca notoria. Siguiendo con la apreciación de la instancia, es posible que el uso como distintivo de los términos que significan «moda de Ibiza» haga que el consumidor o destinatario de los servicios los relacione con la marca prioritaria de la que es titular la Administración Pública recurrida. 4

5 El aspecto visual de la marca solicitada por el actual recurrente insiste en el elemento conceptual a que se refiere el Tribunal de Baleares, puesto que invoca precisamente a la moda mediante la formación de la letra inicial de la palabra «Ibiza» con el dibujo de una mujer ataviada de forma original. La prioridad que, según esta Sala, ha de otorgarse al componente denominativo en caso de marcas mixtas, no desvirtúa la apreciación de la Sala de instancia por el mero hecho de omitir las referencias al elemento gráfico. De todos modos, lo relevante para juzgar la compatibilidad en casos como el presente no reside tanto en las diferencias existentes entre los signos distintivos sino en las coincidencias que, aun siendo parciales, son susceptibles de provocar la confusión que trata de prevenir la prohibición relativa examinada. No hay duda de que el elemento más significativo de la marca aspirante consiste en los términos que se refieren a la moda ibicenca. La valoración probatoria que recoge las Sentencia recurrida no es, por consiguiente, ilógica ni irrazonable y debe prevalecer en casación conforme a una reiterada jurisprudencia, conocida y citada por el recurrente, la cual destaca que las apreciaciones sobre hechos, tales como la declaración de hechos probados o las decisiones que en derecho de marcas se hacen sobre existencia o no de riesgo de confusión, ámbitos aplicativos, etc., resultan intangibles en sede casacional siempre que se encuentren expresadas de forma motivada y razonable y no incurran en error patente» (Sentencia de 5 de abril de 2010, RC 1235/2008). QUINTO.- En lo que afecta al tercer motivo, a la prohibición del art. 5.1 de la Ley de Marcas hace referencia expresa la Sentencia al término del mismo ordinal antes parcialmente transcrito: << En cuanto a la prohibición absoluta del artículo 5.1. de la Ley 17/2001, es claro que Ibiza Fashión Week indica la procedencia geografía del producto o servicio, en concreto de Ibiza. La sentencia de la Sección Tercera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 25 de marzo de 2010, que resolvió recurso de casación número 62/2009 contra sentencia de la Sala que confirmó la concesión de registro de marca nacional denominativa Eivissa, casó la sentencia de la Sala y anuló dicha concesión. Al respecto, con remisión a las sentencias de 25 de abril de 2002, de 11 de octubre de 2005 y de 18 de mayo de 2009, la sentencia antes señalada indica, primero, que no pueden acceder al registro como marcas "...aquellos signos que incluyen términos geográficos singulares, que carecen de valor identificativo de los productos designados y queden inducir a confusión al público haciéndoles creer que tienen un respaldo o reconocimiento oficial"; segundo, que el artículo 11.1.f. de la Ley 17/2001 establece como prohibición absoluta los signos que puedan inducir al público a error, particularmente sobre la procedencia geográfica de los productos o servicios; y, tercero, que la prohibición del artículo 11.1.f. es aplicable a la prevista en el artículo 5.1.g., anterior de la Ley 17/2001 y tiene por objeto evitar inducir a error al consumidor medio sobre el origen geográfico del producto o servicio, impidiendo para ello el registro de signos distintivos que incluyen indicaciones geográficas que no son idóneas para distinguir un concreto tipo de productos o servicios. Por tanto, la tesis del Abogado del Estado y del codemandado no combinan bien con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que, interpretando las prohibiciones absolutas y relativas de la Ley 17/2001, atiende al valor identificativo del término geográfico singular sobre los productos o servicios designados, deduciendo de ahí que pueden inducir a confusión>> Resalta de estos razonamientos la disparidad de supuestos que son asimilados. Aquí la marca no esta compuesta exclusivamente por la palabra «Eivissa» o «Ibiza», por lo que no concurre el uso de un término geográfico singular como en el caso sobre el que se pronunció esta Sala en la resolución citada, sino el empleo del término geográfico junto a otros elementos. Sobre esta última eventualidad también nos hemos pronunciado en diversas Sentencias; la de 11 de mayo de 2011 (RC 6803/2010) declara: «cabe recordar que, conforme a una reiteradísima jurisprudencia tanto de esta Sala Tercera, como de la Sala Primera del Tribunal Supremo, los signos compuestos por nombres genéricos y geográficos no alcanzan protección registral como 5

6 marcas cuando conforman exclusivamente las mismas, pero nada obsta a que, en combinación con otros signos o términos, puedan formar parte de una marca cuya denominación compuesta sea plenamente protegible como un conjunto con identidad propia; aunque, en tales casos, el titular de la marca no puede impedir que el mismo nombre genérico o geográfico sea incorporado a otra marca de denominación compuesta, siempre y cuando los demás signos o términos que forman parte del conjunto impidan la confusión entre ambas marcas a pesar de la identidad del nombre genérico o geográfico de que se trate». Ahora bien, también hemos dicho recientemente (en Sentencia de 25 de enero de 2012, RC 1007/2009) que «La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, al establecer las prohibiciones absolutas en el artículo 5.1 desarrolla diversos apartados, pero en relación con las marcas engañosas introduce una variación respecto de su equivalente en la Ley 32/88- en la redacción del apartado g) acudiendo a una lista ejemplificativa, que permite considerar incluído la posibilidad de inducir a error al consumidor o usuario en relación con las características de la entidad de cuyo origen proceden los productos o servicios». Y continuamos en dicha Sentencia, en relación con el caso concreto: «En la configuración de la marca solicitada, se aprecian dos elementos denominativos -"Mostra" y "Tarragona"-, completados por una combinación de elementos descriptivos -"Pescadora i Marinera"- y una serie de dibujos sugestivos del ámbito marino, que no logran que la marca supere la prohibición contenida en el artículo 5.1.g) de la Ley de Marcas. Todos los elementos aluden a la actividad de la Muestra y a la ciudad de Tarragona, percibiéndose como un signo vinculado de alguna forma con el Ayuntamiento de Tarragona, que es lo que, entre otros motivos, pretende impedir el apartado g) del artículo 5.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Ciertamente, ni todas las muestras son municipales, ni todas las denominaciones de ciudades que pueden aparecer en las composiciones marcarias, tienen vedado su registro por aplicación de esta prohibición absoluta, pero en el caso presente, todos los elementos adoptados confluyen y refuerzan la idea de una muestra "oficial ", supervisada, organizada, o de alguna manera garantizada por la Corporación Municipal, por lo que en el presente caso, sí es aplicable la prohibición contenida en el artículo 5.1.g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y la sentencia debe ser casada». La anterior consideración es plenamente trasladable a este caso. La finalidad perseguida en el citado apartado g) del artículo 5.1 de la Ley hoy vigente se vería frustrada mediante la utilización en el mercado de distintivos que directamente se refieren a la moda de Ibiza, cuyo empleo ha sido asumido por el Consejo Insular no solo mediante la inscripción de la marca opuesta, sino mediante una persistente actividad de difusión y fomento presidida por el interés general de salvaguardar y promover una industria que hoy ya representa un signo de identidad de la isla. El empleo de distintivos marcarios con una tan intensa evocación del estilo ibicenco como la que muestra la marca aspirante al registro, posibilita la indebida atribución de los servicios cubiertos por el signo «Ibiza Fashion Week» a la entidad pública territorial que hasta el momento ha venido promocionándolo. SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, procede imponer a la parte recurrente las costas procesales del presente recurso de casación. A tenor del apartado tercero de dicho artículo 139, la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima de dos mil euros. Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución. FALLAMOS Primero.- NO HA LUGAR al recurso de casación núm. 4191/2011, interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Luciano Rosch Nadal, en nombre y representación de DON Justo, contra la Sentencia de fecha 23 de junio de 2011 dictada por la Sala de lo Contencioso- 6

7 Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, por la que se estima el recurso contencioso-administrativo núm. 83/2009. Segundo.- Efectuar expresa condena en costas a la parte recurrente, en los términos fundamentados respecto de la determinación del límite máximo de su cuantía. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.-Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrado Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Esta información tiene carácter de no auténtico y gratuito. 7