OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)

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1 OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SERVICIO DE DIBUJOS Y MODELOS RESOLUCIÓN DE LA DIVISIÓN DE ANULACIÓN DE 25/03/2013 EN EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACION DE NULIDAD DE UN DIBUJO O MODELO COMUNITARIO REGISTRADO NUMERO DE EXPEDIENTE ICD 8593 DIBUJO O MODELO COMUNITARIO LENGUA DE PROCEDIMIENTO Español SOLICITANTE HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH& CO. KG BAARERSTRAßE ZUG SUIZA REPRESENTADO POR GRAU & ANGULO ABOGADOS CALLE JOSEP IRLA I BOSCH, BARCELONA ESPAÑA TITULAR MANSOUR DAIREK ATTOUMI C/ RAMIRO DE MAETZU 31, 3º 1ª BADALONA (BARCELONA) ESPAÑA REPRESENTADO POR MANRESA & DE RAFAEL, S.L. ROGER DE LLÚRIA 113, 4ª BARCELONA ESPAÑA Avenida de Europa, 4 Apartado de Correos 77 E Alicante España Tel Fax Internet:

2 La División de Anulación, compuesta por Ingeborg Mendieta Vetter (ponente), Martin Schlötelburg (miembro) y José Antonio Garrido Otaola (miembro), ha tomado la siguiente resolución el 25/03/2013: 1. Declarar la nulidad del dibujo o modelo comunitario registrado nº Condenar al titular al pago de las costas del procedimiento. I. HECHOS, PRUEBAS Y ALEGACIONES (1) El dibujo o modelo comunitario nº (en adelante, el DMC ) ha sido registrado a nombre del titular, con fecha de presentación 24/11/2008, y publicado en el Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios el 28/11/2008 ( El producto indicado en el registro es cinturones. El DMC está representado por las perspectivas siguientes: (2) El 17/10/2011, el solicitante presentó una solicitud de declaración de nulidad del DMC (en adelante la solicitud ). Durante el procedimiento, las partes han aportado sus observaciones dentro de los plazos concedidos por la Oficina. El pago de la tasa se ha efectuado mediante cuenta corriente con la OAMI. (3) La solicitud está basada en las causas de nulidad previstas en el artículo 25, apartado 1, letras c) a g) del RDC 1, en concreto en el artículo 25, apartado 1, letra e) del RDC. (4) El solicitante aporta, inter alia, extracto del registro de la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en relación al siguiente derecho: 1 Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios 2

3 - Marca internacional nº , BOSS (marca denominativa), (en adelante la marca anterior D1 ), fecha de solicitud del 16/08/2001 y debidamente renovada y en particular para los productos incluidos en la clases 25 de la Clasificación de Niza; - Marca internacional nº , BOSS (marca denominativa), (en adelante la marca anterior D2 ), fecha de solicitud del 09/10/1980 y debidamente renovada y en particular para los productos incluidos en la clases 25 de la Clasificación de Niza; - Marca internacional nº , HUGO BOSS (marca denominativa), (en adelante D3 ), fecha de solicitud del 02/02/1984 y debidamente renovada y en particular para los productos incluidos en la clases 25 de la Clasificación de Niza; - Marca internacional nº , HUGO BOSS (marca denominativa), (en adelante D4 ), fecha de solicitud del 10/04/1987 y debidamente renovada y en particular para los productos incluidos en la clases 25 de la Clasificación de Niza; - Marca internacional nº , BOSS HUGO BOSS (marca denominativa con gráfico), (en adelante D5 ), fecha de solicitud del 03/10/1987 y debidamente renovada y en particular para los productos incluidos en la clases 25 de la Clasificación de Niza; - Marca internacional nº , BOSS HUGO BOSS (marca denominativa con gráfico), (en adelante D6 ), fecha de solicitud del 20/07/21993 y debidamente renovada y en particular para los productos incluidos en la clases 25 de la Clasificación de Niza; - Marca internacional nº , BOSS WOMAN (marca denominativa), (en adelante D7 ), fecha de solicitud del 27/10/2000 y debidamente renovada y en particular para los productos incluidos en la clases 25 de la Clasificación de Niza; - Marca internacional nº , BOSS HUGO BOSS (marca denominativa con gráfico), (en adelante D8 ), fecha de solicitud del 08/02/2001 y debidamente renovada y en particular para los productos incluidos en la clases 25 de la Clasificación de Niza. (5) El solicitante expone que es titular de la marca anterior BOSS y que es una mercantil conocida en el mundo entero desde los años 70 y que en la actualidad ha creado un grupo empresarial que abarca un amplio espectro de productos, tales como perfumes y cosméticos, prendas de vestir, calzado y accesorios. Cuenta con más de tiendas repartidas en el mundo, siendo localizadas más de 50 en España. El solicitante alega que la representación gráfica de sus marcas se caracterizan por ser en letras mayúsculas y en negrita y que de modo idéntico en el DMC se puede apercibir la denominación de BCSS. El solicitante añade que el DMC y las marcas anteriores comparten el mismo ámbito comercial lo cual incrementa el riesgo de confusión entre los consumidores. (6) Asimismo concluye que su marca internacional constituye un signo distintivo y que dicho signo distintivo está incorporado en el DMC. Dicho signo aparece solo en la hebilla del cinturón y acompañado de la expresión BOCASSA, apenas perceptible, debajo en el cinturón. Además, la letra C en BCSS se representa de manera muy cerrada y juntándose con la siguiente letra S, de forma que se percibe como una O. Por consiguiente, el solicitante alega que en virtud de la legislación de la Unión Europea tiene derecho a prohibir el uso del signo BCSS en el DMC. (7) El titular informa que las marcas anteriores, aun siendo internacionales, el ámbito de nulidad invocado es para España y el periodo relevante es de 5 años, es decir del 14/10/2006 al 14/10/2011. Las pruebas de uso aportadas serán por ello de las marcas citadas, en España y para cinturones. Para ello aporta diferentes catálogos de los 2005 a 2011 con mención a cinturones, el informe anual del año 2011 con mención a la cifra de ventas de y la evolución de ventas desde el año 2007, una declaración de notoriedad y renombre mercantil, facturas relativas a campañas de publicidad, un dossier de prensa de las principales publicaciones españolas con inserciones publicitarias. Asimismo incluye un certificado de la 3

4 Cámara de Comercio e Industria de Madrid sobre el reconocimiento de notoriedad de la marcas BOSS y BOSS HUGO BOSS. (8) El solicitante se remite, asimismo, a resoluciones anteriores de la OEPM relativas a diferentes registros, tales como la marca BO55, IMPERIO DE BOSS, HELLO BIG H.B. BOSS entre otras. (9) Por su parte, el titular del DMC alega que la marca anterior BOSS y el DMC presentan numerosas diferencias fonéticas, gráficas y denominativas, que permiten su convivencia. En concreto, el titular del DMC sostiene que no existe confusión por parte del consumidor al estar habituado está acostumbrado a diferenciar una marca de la otra por la segunda letra y en apoyo a ello incluye un listado de marcas. El titular añade que la pronunciación fonética de la marca BOSS puede ser diferente según el idioma en que se hable, en el caso presente el DMC se pronunciaría becess. (10) En cuanto al riesgo de confusión, el titular indica que no existe al no presentar diferencias fonéticas, gráficas y denominativas que permiten su convivencia y no presentar riesgo de confusión al tener el DMC la inscripción BOCASSA debajo de BCSS. (11) El titular solicitó la prueba de uso de todas y cada una de las marcas en todos y cada uno de los países señalados. (12) El titular manifiesta su desacuerdo al aceptar la Oficina pruebas fuera de plazo y por ello las pruebas remitidas el 05/10/2012 no deben ser admitidas. Además, el titular sostiene que la prueba de uso aportada por el solicitante es insuficiente para probar un uso efectivo y real de la marca anterior para cinturones dentro del territorio de la Comunidad ya que no se cumplen las condiciones para demostrar el uso de una marca. El titular rechaza las pruebas en inglés tales como los catálogos y el informe anual de la empresa. Por lo tanto, al no poder justificar las pruebas de uso, el procedimiento de nulidad debería ser rechazado. (13) Para más informaciones y detalles relativos a los hechos y los argumentos de las partes, se remite al expediente de solicitud de declaración de nulidad. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO A. Sobre la admisibilidad de la solicitud (14) La solicitud de declaración de nulidad presentada por el solicitante constituye una declaración de los motivos en los que se basa la solicitud, de conformidad con el artículo 28, apartado 1, letra b), inciso i) del REDC 2. Además, la solicitud cumple los requisitos enunciados en el artículo 28, apartado 1, letra b), inciso vi), al incluir una indicación de los hechos, pruebas y alegaciones que se presentan en apoyo de la solicitud. (15) De conformidad con el artículo 28, apartado 1, letra b), inciso iii) del REDC, en lo referente al motivo previsto en el artículo 25, apartado 1, letra e) del RDC, la solicitud contiene una representación y datos que permiten identificar el signo distintivo en que se basa la solicitud y que demuestran que el solicitante es el titular del derecho anterior, con arreglo al apartado 3 del artículo 25 del RDC. La solicitud también cumple las demás formalidades establecidas en el artículo 28, apartado 1 del REDC, por lo que procede declarar su admisibilidad. 2 Reglamento (CE) nº 2245/2002 de la Comisión de 21 de octubre de 2002 de ejecución del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios 4

5 B. Sobre el fondo B.1 Pruebas (16) Las copias de los extractos de la base de datos de la OEPM de registro y renovación de la marca comunitaria anterior presentada por el solicitante es prueba suficiente para acreditar la existencia de la marca anterior. (17) En cuanto a la admisibilidad de las pruebas de uso, el artículo 53(2) y 63 (2) del RCD indica que la Oficina, durante el examen de la solicitud, invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le remitan sus observaciones propias o hechas por las partes, y asimismo, podrá declarar inadmisible hecho o pruebas que las partes no hayan alegado a su debido tiempo. (18) En el apartado 2 del artículo 53 del RCD estipula que durante el examen de la solicitud, la Oficina invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le remitan sus observaciones propias o hechas por las partes. El artículo 63 del RCD en su apartado 2 habilita a la Oficina a declarar admisibles o inadmisibles los hechos y pruebas. (19) La divulgación de catálogos y folletos es conocida por los profesionales del sector interesados en la Unión Europea, dicha norma será considerada como una excepción. Por lo tanto, una vez que la prueba de publicación ha sido proporcionada por el solicitante, se supone que la divulgación ha tenido lugar y, teniendo en cuenta la globalización de los mercados, corresponde al titular que aporte hechos, argumentos o pruebas en contrario, a saber, que la publicación del diseño anterior no hayan podido ser razonablemente conocidos por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Unión Europea. (20) El titular manifiesta que los catálogos son en lengua inglesa y deberían haber sido traducidos para ser aceptados como prueba. Al constar dichos catálogos como de pruebas de uso, el año de publicación y la referencia del solicitante al traducir del inglés belt al español cinturón se considera suficiente como para aceptarla como prueba de uso. Por lo tanto, los catálogos enviados por el solicitante a través de la declaración jurada de la empresa impresora de dichos catálogos son admisibles como prueba de uso. (21) La declaración jurada del volumen de negocios de la mercantil para los años 2010 y 2011 con un volumen de para el año 2010 y un volumen de es aceptada como prueba de uso global de la empresa. (22) Las facturas y declaraciones relativas a las publicaciones y publicidad son aceptadas como prueba de uso. (23) El reconocimiento de notoriedad del solicitante no puede ser cuestionado al tratarse de una empresa mundialmente reconocida. Las pruebas de uso enviadas el 01/08/2012 solo pueden confirmar este hecho. Por lo tanto no hace falta examinar en detalle las demás pruebas de uso enviadas el 05/10/2012, únicamente refuerzan las ya enviadas el 01/08/2012. (24) Procede, por tanto, la comparación entre el DMC y las marcas anteriores D1 y D2 para determinar si concurre el requisito del artículo 25, apartado 1, letra e) del RDC. 5

6 B.2 Signo distintivo (25) El artículo 25, apartado 1, letra e) RDC establece que dibujo o modelo comunitario será declarado nulo si un signo distintivo se utiliza en un dibujo o modelo posterior, y el Derecho comunitario o la legislación del Estado miembro de que se trate por la que se rige dicho signo confiere al titular del signo el derecho a prohibir tal uso. (26) Con arreglo al artículo 2 de la Directiva 2008/95/CE, transpuesta al derecho nacional de cada uno de los Estados miembros en los que la marca anterior es protegida, podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras. (27) Por consiguiente, cuando un signo está registrado como marca comunitaria, se trata de un signo distintivo en el sentido del artículo 25, apartado 1), letra e) del RDC. En el presente caso, la marca anterior está registrada como marca comunitaria y está en vigor, por lo que se trata de un signo distintivo en el sentido del artículo 25, apartado 1) letra e) del RDC. B.3 Derecho a prohibir el uso del signo distintivo (28) De conformidad con el artículo 9, apartado 1) del Reglamento sobre la Marca Comunitaria 3, la marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. (29) Por consiguiente, el solicitante, en tanto que titular de la marca anterior, tiene derecho a prohibir el uso en el tráfico económico de un signo idéntico o similar a dicha marca anterior para productos idénticos o similares a los designados por ésta cuando tal uso implique un riesgo de confusión por parte del público. B.4 Sobre el uso de la marca anterior (30) Según el Tribunal General, en ausencia de una disposición específica en el Reglamento nº 6/2002 relativa a las modalidades de presentación de una solicitud de prueba del uso efectivo del signo anterior por el titular de un dibujo o modelo comunitario impugnado por una solicitud de nulidad basada en ese signo, se ha de concluir que dicha solicitud debe formularse expresa y oportunamente ante la OAMI (citas omitidas) (véase sentencia 12/05/2010, T-148/08, dibujo o modelo comunitario registrado que representa un instrumento para escribir, párrafo 67). (31) El titular puede presentar el argumento de falta de uso efectivo mediante una acción de revocación contra la marca anterior. La División de Anulación suspenderá el procedimiento de declaración de nulidad del dibujo o modelo comunitario impugnado al demostrarse que se ha iniciado dicha acción. (32) En el presente caso, no se ha sometido prueba a tales efectos. 3 Reglamento (CE) No 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria 6

7 B.5 Sobre la utilización del signo distintivo en el DMC (33) El artículo 25, apartado 1, letra e) del RDC requiere el cumplimiento de dos condiciones: primero, que el DMC contenga características que puedan ser percibidas como un signo y, segundo, que dicho signo sea idéntico o similar a la marca anterior, por lo que implica un riesgo de confusión por parte del público. (34) A la hora de analizar la posible existencia de un riesgo de confusión entre el público, debe tenerse en cuenta que el territorio relevante es España y que los productos de que se trata están dirigidos al público en general, con un nivel de atención medio. (35) Una característica de un dibujo o modelo sólo puede ser percibida como un signo cuando ésta no carezca de carácter distintivo. Como en el presente caso se reproduce en el DMC la forma habitual de un cinturón con una hebilla, los únicos elementos que pueden considerarse distintivos son las siglas BCSS y, la combinación de letras y el término BOCASSA, tal y como figuran en la perspectiva que se ha reproducido anteriormente. (36) En el presente caso, el DMC reproduce la forma habitual de una banda de cinturón con una hebilla, sobre las que aparecen grabadas las letras B, C, S y S, escritos en letras mayúsculas, en el siguiente orden o secuencia, BCSS, en caracteres de gran formato y de forma destacada. En un tamaño considerablemente inferior al elemento mencionado, y apenas visible, aparece debajo de dicha secuencia de caracteres el término BOCASSA escrito en letras mayúsculas con caracteres estándar. En la hebilla del cinturón aparece únicamente el signo BCSS en letras mayúsculas en la parte más externa de la hebilla y en el pasador ambos signos, siendo BOCASSA casi imperceptible. (37) Por su parte, la marca anterior es un signo figurativo que consiste de las letras B, O, S y S escritos en letras mayúsculas y en caracteres de gran formato y de forma destacada, en el siguiente orden o secuencia: BOSS. (38) El signo usado en el DMC es altamente similar desde el punto de vista gráfico a la marca anterior en la medida en que ambos incluyen en el mismo orden o secuencia las letras B y S S, y entre medio de ambas, con caracteres altamente similares desde el punto de vista gráfico, la letra C y el símbolo O, respectivamente, diferenciándose únicamente en lo referente a los elementos situados debajo de la secuencia de caracteres BCSS, esto es, BOCASSA, que resulta difícilmente apreciable por los consumidores debido a su tamaño y posición. La letra C del DMC es redondeada y muy cerrada y muy similar a la O de las marcas anteriores. Únicamente prestando una atención inusual puede percibirse que se trata de una C. (39) Desde el punto de vista fonético, el elemento denominativo de la marca anterior se pronunciará como bos y el DMC como be-ce-e-se-e-se bo-ca-sa. Los signos sólo tienen cierta similitud fonética en la medida en que una de las sílabas del DMC contiene parcialmente la única sílaba de la marca anterior (bo/bos). No obstante, el ritmo y la entonación son distintos. (40) Finalmente, desde el punto de vista conceptual, vistos como un todo, la marca anterior no tiene significado como tal en español, si bien es una palabra muy común en inglés que será entendida por una parte del público relevante como relativa a jefe o superior, implicando autoridad. El DMC, por otra parte, no tiene ningún significado, por lo que la comparación conceptual carece de relevancia a efectos de la presente decisión. 7

8 (41) A pesar de las diferencias fonéticas, el alto grado de similitud visual lleva a que los signos se consideren globalmente altamente similares, en particular tratándose de productos de la clase 25 donde el aspecto visual de la comparación juega un papel mayor (véanse en este sentido, las sentencias de 14/10/2003, T-292/01, Bass, para. 55; y de 06/10/2004, T-117/03, T-119/03 and T-171/03, NLSPORT para. 50). Un signo altamente similar a la marca anterior BOSS se incorpora dentro del DMC, donde aparece destacado tanto en la hebilla como en la banda del cinturón respecto del resto de elementos verbales. (42) En cuanto a los productos, la marca anterior está registrada para, entre otros, artículos de vestir en la clase 25 de la clasificación de Niza, que incluye cinturones, mientras que los productos indicados en el DMC son cinturones. Por todo ello, se considera que los productos en cuestión son idénticos. (43) El uso del signo en el DMC es un uso en el tráfico económico porque el registro de un dibujo o modelo tiene como finalidad su uso comercial. (44) Por lo que se refiere al carácter distintivo de la marca anterior, basta con señalar que la marca anterior no tiene ningún significado relacionado con los productos de que se trata y que su grado de distintividad intrínseco debe considerarse por tanto normal. Por consiguiente, no es necesario analizar en la presente decisión si la marca del solicitante disfruta de un alto grado de carácter distintivo debido a su reconocimiento por parte del público en el mercado. (45) Teniendo en cuenta todo lo anterior, debido a las similitudes entre los signos y la identidad de los productos, el carácter distintivo de la marca anterior y el hecho de que un signo similar a la misma es el elemento visualmente dominante del DMC, la División de Anulación considera que las diferencias entre los signos no son suficientes para contrarrestar las similitudes entre ambos y que por lo tanto existe un riesgo de confusión por parte del público relevante, incluido el riesgo de asociación. (46) En consecuencia, el solicitante ha acreditado su derecho, conforme a la legislación correspondiente, a prohibir el uso de un signo similar a su marca anterior en el DMC. C. Conclusión (47) En virtud de lo expuesto, procede acoger el motivo de nulidad previsto en artículo 25, apartado 1, letra e) del RDC y declarar la nulidad del dibujo o modelo comunitario registrado. III. COSTAS (48) De conformidad con el artículo 70, apartado 1 del RDC y el artículo 79, apartado 1 del REDC, la parte vencida sufragará las tasas abonadas por la otra parte así como los gastos realizados inherentes al procedimiento. En el presente caso, procede que el titular sea condenado al pago de las costas. (49) Las costas del procedimiento que el titular debe abonar al solicitante, de conformidad con el artículo 79, apartado 6 y apartado 7, letra f), inciso i) del REDC, ascienden a la cantidad de EUR 750: EUR 350 correspondientes a la tasa de solicitud de declaración de nulidad y EUR 400 correspondientes al importe máximo para los gastos de representación. 8

9 IV. RECURSO (50) Podrá interponerse escrito de recurso ante la Oficina en el plazo de dos meses desde la fecha de notificación de la resolución recurrida. El recurso se tendrá por interpuesto sólo cuando se haya abonado la tasa correspondiente. De presentarse recurso, en el plazo de cuatro meses desde la fecha de notificación de la resolución, deberá presentarse un escrito donde se expongan los motivos de la impugnación (artículo 55 y siguientes del RDC). LA DIVISION DE ANULACION Ingeborg Mendieta Vetter Martin Schlötelburg José Antonio Garrido Otaola 9