OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SERVICIO DE DIBUJOS Y MODELOS DECISIÓN DE LA DIVISIÓN DE ANULACIÓN DE 08/02/2013 EN EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACION DE NULIDAD DE UN DIBUJO O MODELO COMUNITARIO REGISTRADO NUMERO DE EXPEDIENTE ICD 8893 DIBUJO O MODELO COMUNITARIO 0019618220-0002 LENGUA DE PROCEDIMIENTO Español SOLICITANTE Christian Pfleger calle Goethe nº 2 pral 07011 Palma de Mallorca ESPAÑA TITULAR Montedobra S.L. Calle Montera nº 2. 28013 Madrid ESPAÑA REPRESENTADO POR Pons Patentes y Marcas internacional Glorieta de Rubén Darío, 4 28010 Madrid ESPAÑA Avenida de Europa, 4 E - 03008 Alicante España Tel. +34 96 513 9100 Fax +34 96 513 1344 Internet: http://www.oami.europa.eu
La división de anulación, compuesta por Ingeborg Mendieta Vetter (ponente), Martin Schlötelburg (miembro) y Jakub Pinkowski (miembro), ha tomado la siguiente decisión el 08/02/2013: 1. desestimar la solicitud de nulidad del dibujo o modelo comunitario registrado nº 001961822-0002, 2. ordenar al solicitante al pago de las costas inherentes al procedimiento. I. HECHOS, PRUEBAS Y ALEGACIONES (1) El dibujo comunitario nº 001961822-0002 (en adelante el DMC ) está registrado a nombre del titular, con fecha de presentación de 13/12/2011, y publicado en el Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios. La indicación de producto que consta en el registro es "ornamentación. El DMC está representado por la imagen que se reproduce a continuación: (2) http://oami.europa.eu//bulletin/rcd/2011/2011_286/001961822_0002.htm (3) El 28/08/2012, el solicitante presentó una solicitud de declaración de nulidad en contra del DMC (en adelante la solicitud ). El pago de las tasas se ha efectuado mediante transferencia bancaria. (4) El solicitante ha basado su solicitud en la causa de nulidad prevista en el artículo 25, apartado 1, del RDC 1, en relación con los requisitos exigidos en el artículo 25 (1) e) del RDC. (5) En apoyo de sus alegaciones, el solicitante dice ser titular de marca española M 2.779.572 publicada el 15/01/2008 por el OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) en la clase 25 vestidos, calzados y sombrería, representado por la siguiente perspectiva: 1 Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios 2
(6) El solicitante alega que existe riesgo de confusión entre el DMC y el signo anterior. (7) El titular del DMC en sus observaciones manifiesta que el solicitante no ha alegado ninguna causa de nulidad, ni ha cumplido con los requisitos necesarios para prosperar su solicitud, siendo estos la prueba del signo anterior, así como sobre el contenido de la disposición nacional sobre la cual basa su argumentación. (8) El titular continúa su exposición argumentando que el DMC no utiliza un signo distintivo anterior ya que, aunque existan elementos comunes, estos a simple vista provocan una impresión global diferente debido a la disposición de los elementos, el tamaño, la tipografía y su estructura. Además indica que hay una coexistencia pacífica de los signos I utilizado durante décadas para los artículos de suvenires y que por lo tanto el solicitante no ha sido el creador original o quien tiene los derechos prioritarios sobre el registro de este concepto ; a estos efectos añade un listado de registros de marca en España que incluyen este signo. (9) Para complementar sus observaciones, el titular manifiesta que el DMC es nuevo al no haberse probado la existencia del signo anterior. En cuanto al carácter singular, el DMC difiere del signo anterior por una impresión general diferente en el usuario informado del sector industrial. La libertad del autor es muy limitada para el vocablo Madrid, pudiéndose escribir en horizontal o vertical, solo la tipografía y el tamaño de escritura puede variar. En cuanto al signo I este solo puede variar en tamaño de los dos elementos. (10) Para más informaciones y detalles relativos a los hechos y los argumentos del solicitante, se remite al expediente de solicitud de declaración de nulidad. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO A. Sobre la admisibilidad de la solicitud (11) La solicitud de declaración de nulidad se fundamenta en los motivos previstos en el artículo 25, apartado 1, letra e), en relación con los requisitos exigidos artículos 25(1) del RDC, esto es la utilización de un signo distintivo en un dibujo o modelo posterior. 3
(12) La publicación de un diseño anterior en el boletín de cualquier Oficina de la Propiedad Industrial en todo el mundo, constituye el testimonio y, sólo ('excepto') donde esta publicación no puede razonablemente ser conocida por los profesionales del sector interesados en la Unión Europea, dicha norma será considerada como una excepción. Por lo tanto, una vez que la prueba de publicación ha sido proporcionada por el solicitante, se supone que la divulgación ha tenido lugar y, teniendo en cuenta la globalización de los mercados, corresponde al titular que aporte hechos, argumentos o pruebas en contrario, a saber, que la publicación de la diseño anterior no hayan podido ser razonablemente conocidos por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Unión Europea. (13) El solicitante ha identificado y reproducido en su solicitud el signo preexistente que puede constituir un obstáculo a la novedad o carácter singular del DMC. Por consiguiente, al indicar el número de marca nacional, fecha y lugar de publicación, se cumplen los requisitos enunciados en el artículo 28, apartado 1, letra b) del REDC 2, al incluir una indicación de los hechos, pruebas y alegaciones que se presentan en apoyo de la solicitud. B. Sobre el fondo B.1 Prueba (14) El modelo anterior se publicó el 15/01/2008 en el Boletín del OEPM y, por ende, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del DMC. Por consiguiente, el modelo anterior ha sido divulgado al público en una fecha anterior a la fecha de presentación del DMC de conformidad con el artículo 7 del RDC. B.2 Signo distintivo (15) El artículo 25, apartado 1, letra e) RDC establece que un dibujo o modelo comunitario será declarado nulo si un signo distintivo se utiliza en un dibujo o modelo posterior, y el Derecho comunitario o la legislación del Estado miembro de que se trate por la que se rige dicho signo confiere al titular del signo el derecho a prohibir tal uso. (16) Con arreglo al artículo 2 de la Directiva 2008/95/CE, transpuesta al derecho nacional de cada uno de los Estados miembros en los que la marca anterior es protegida, podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras. (17) Por consiguiente, cuando un signo está registrado como marca en uno de los Estados miembros, se trata de un signo distintivo en el sentido del artículo 25, apartado 1), letra e) del RDC. En el presente caso, la marca anterior está registrada como marca española y está en vigor, por lo que se trata de un signo distintivo en el sentido del artículo 25, apartado 1) letra e) del RDC. 2 Reglamento (CE) nº 2245/2002 de la Comisión de 21 de octubre de 2002 de ejecución del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios 4
B.3 Derecho a prohibir el uso del signo distintivo (18) De conformidad con el artículo 9, apartado 1) del Reglamento sobre la Marca Comunitaria 3, la marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. (19) Por consiguiente, el solicitante, en tanto que titular de la marca anterior, tiene derecho a prohibir el uso en el tráfico económico de un signo idéntico o similar a dicha marca anterior para productos idénticos o similares a los designados por ésta cuando tal uso implique un riesgo de confusión por parte del público. B.5 Sobre la utilización del signo distintivo en el DMC (20) El artículo 25, apartado 1, letra e) del RDC requiere el cumplimiento de dos condiciones: primero, que el DMC contenga características que puedan ser percibidas como un signo y, segundo, que dicho signo sea idéntico o similar a la marca anterior, por lo que implica un riesgo de confusión por parte del público. (21) Una característica de un dibujo o modelo sólo puede ser percibida como un signo cuando ésta no carezca de carácter distintivo. (22) En el presente caso, los elementos que conjuntamente pueden percibirse como un signo en el DMC son el signo I y el vocablo Madrid. Procede, por tanto, la comparación entre el signo que se percibe en el DMC y en la marca anterior. (23) A la hora de analizar la posible existencia de un riesgo de confusión entre el público, debe tenerse en cuenta que el territorio relevante es la Unión Europea y que los productos de que se trata están dirigidos al público en general, con un nivel de atención medio. (24) En el presente caso, en el DMC se reproduce el signo I como fondo del dibujo, el tamaño del corazón de color rojo engloba la casi totalidad de la superficie del dibujo. La letra I está situada horizontalmente a la izquierda del corazón, su tamaño en relación con el largo del dibujo es ligeramente inferior a la mitad. El vocablo Madrid hace referencia a la capital de España y por lo tanto debe ser escrita siguiendo la ortografía indicada en el dibujo. este se sitúa en la mitad parte del dibujo, parcialmente sobre el corazón y centrado en el dibujo. La tipografía de las letras es cuadrada y realzada, utilizando las mayúsculas para las letras I y M. La tipografía de las letras es similar a Arial o Helvetia. (25) Por su parte, la marca anterior está compuesta por dos líneas de misma anchura. La primera línea representa el signo I y el vocablo Madrid, todos ellos seguidos en una misma línea. Todos los signos y letras tienen la misma altura y el mismo tamaño. Las letras están escritas en mayúsculas y su tipografía muy redondeada es similar al Comic Sans Sherif. La segunda línea representa 3 Reglamento (CE) No 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria 5
los tres vocablos I LOVE MADRID relativamente de tamaño más pequeños que la primera línea, todas las letras figuran en mayúsculas y de tipografía idéntica. (26) Desde el punto de vista fonético, los elementos figurativos no pueden pronunciarse y por consiguiente la comparación fonética solo puede hacer referencia al vocablo Madrid y a la segunda línea de la marca anterior I love Madrid. Únicamente el vocablo Madrid se repite en ambos casos, pero al tratarse de un nombre propio, no debe ser comparado desde el punto de vista fonético. Con lo cual no hay concordancia fonética entre el DMC y la marca anterior. (27) El signo usado en el DMC es similar desde el punto de vista gráfico a la marca comunitaria anterior en la medida en que ambos representan el mismo signo, es decir un corazón específico, utilizado y conocido por los usuarios medios como el símbolo globalizado del amor. Este símbolo es utilizado tanto en los medios de comunicación como en cualquier industria como ornamentación. Por lo tanto, el signo de la marca anterior carece de carácter distintivo. (28) La tipografía de los vocablos difiere completamente ambos casos, el DMC presenta una tipografía con ángulos marcados, en cuanto a la marca anterior esta es redondeada. (29) El tamaño del corazón que invade el DMC y las dos líneas superpuestas de la marca anterior, hacen que el DMC tenga visualmente una impresión global diferente a la marca anterior. (30) Finalmente, desde el punto de vista conceptual, se percibe que ambos signos tienen el mismo significado, al representar en parte un corazón precedido del vocablo I y un vocablo. Por consiguiente, tanto la marca anterior como el signo del DMC se refieren al mismo concepto y, por lo tanto, son conceptualmente parecidos. (31) En consecuencia, los signos en cuestión no se consideran globalmente similares. Un signo similar a la marca anterior se incorpora dentro del DMC, sin embargo, el signo de este corazón no puede ser considerado de un carácter distintivo propio de la marca anterior al ser un símbolo conceptual globalizado. Por lo tanto, el signo del corazón no puede ser considerado signo distintivo de la marca anterior. (32) En cuanto a los productos, la marca anterior está registrada para, vestidos, calzados y sombrería, mientras que los productos indicados en el DMC son ornamentación. Se considera que los productos en cuestión son similares, ya que la ornamentación puede ser aplicada a todo tipo de productos. (33) El uso del signo en el DMC es un uso en el tráfico económico porque el registro de un dibujo o modelo tiene como finalidad su uso comercial. (34) Teniendo en cuenta todo lo anterior, debido a las diferencias visuales y conceptuales entre la marca anterior y el DMC y la falta de el signo distintivo de la marca anterior, la División de Anulación considera que las diferencias entre los signos son suficientes para anotar que las diferencias visuales y conceptuales entre ambos hacen que por lo tanto no exista un riesgo de confusión por parte del público relevante, incluido el riesgo de asociación. 6
(35) Por consiguiente, la marca anterior no tiene el derecho de prohibir el uso del DMC. C. Conclusión (36) En virtud de lo expuesto, no procede acoger el motivo de nulidad previsto en artículo 25, apartado 1, letra e). III. COSTAS (37) De conformidad con el artículo 70, apartado 1 del RDC y el artículo 79, apartado 1 del REDC, la parte vencida sufragará las tasas abonadas por la otra parte así como los gastos realizados inherentes al procedimiento. En el presente caso, procede que el solicitante sea condenado al pago de las costas. (38) Las costas del procedimiento que el solicitante debe abonar al titular, de conformidad con el artículo 79, apartado 7, letra f), inciso ii) del REDC, ascienden a la cantidad de 400 Euros correspondientes al importe máximo para los gastos de representación. IV. RECURSO (39) El escrito de recurso podrá interponerse ante la Oficina en el plazo de dos meses desde la fecha de notificación de la resolución recurrida. El recurso se tendrá por interpuesto sólo cuando se haya abonado la tasa correspondiente. De presentarse recurso, en el plazo de cuatro meses desde la fecha de notificación de la resolución, deberá presentarse un escrito donde se expongan los motivos de la impugnación (artículo 55 y siguientes del RDC). LA DIVISION DE ANULACION Ingeborg Mendieta Vetter Martin Schlötelburg Jakub Pinkowski 7