SENTENCIA DEFINITIVA

Transcripción

1 Expediente Rol N 12589, totaldiesel.cl Titular: Total Diesel Limitada Revocante: Total S.A. Tipo de Revocación: Temprana SENTENCIA DEFINITIVA Santiago, seis de diciembre de dos mil dieciséis. VISTO: 1.- Que mediante Oficio de 4 de agosto de 2016, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile me comunicó la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto suscitado por la solicitud de revocación del nombre de dominio totaldiesel.cl. Dicho nombramiento fue aceptado el día 5 de agosto de 2016, y ninguna de las partes solicitó la inhabilidad del juez árbitro en el término establecido para ello. Los honorarios arbitrales fueron enterados oportunamente por la parte revocante. 2.- Que son partes en dicho conflicto Total S.A., representada por don Alfredo Montaner Lewin, como revocante, y Total Diesel Limitada, representada por doña Gilda Cid Mardones, como titular. 3.- Que, con fecha 29 de agosto de 2016, Total S.A. demandó de revocación, acompañó documentos probatorios y solicitó la asignación del nombre de dominio totaldiesel.cl, conforme a los argumentos que siguen: 3.1. El demandante afirma ser un grupo empresarial del sector petroquímico y energético con sede mundial en La Défense, Francia, cuya actividad se encuentra presente en más de 130 países, empleando a unas personas alrededor del mundo. Fue fundada en 1924 con el nombre de Compagnie française des pétroles CFP y con participación mixta de privados y del Estado francés. Total S.A., nombre que adoptó en 1991, es el cuarto grupo privado petrolero y gasista a nivel mundial y primera empresa del sector en Francia. Sus ramas de negocio abarcan toda la cadena de la industria petrolera: exploración, producción, prospección, refinado, distribución, trading y transporte marítimo. Una de las actividades por las cuales Total S.A. es más conocida comercialmente es la distribución y comercialización al público de combustible, tales como el petróleo diesel. 1

2 3.2. Luego, la demandante señala que es titular de una familia de marcas comerciales para la expresión TOTAL, como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus derechos e intereses, debidamente registradas en Chile y en el extranjero. Tales marcas que tienen por objeto distinguir e identificar sus productos y servicios en el mercado, por lo que la vinculación entre el nombre de dominio totaldiesel.cl y el revocante es evidente. Estima importante reiterar que, conforme a los documentos que acompaña, TOTAL es una de las empresas más reconocidas en el rubro de la elaboración y distribución productos petroquímico y energético, en especial de combustibles. De modo que los registros citados demuestran su mejor derecho e interés preferente sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que este reproduce íntegramente la marca registrada, agregando un producto que el actor elabora, distribuye y vende: el DIESEL Agrega la demanda que es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociaría inmediatamente el nombre de dominio totaldiesel.cl a un sitio de Internet con información relativa a los productos y servicios TOTAL del revocante. Se destaca que la demandante es titular también de los nombres de dominio total.com, totalgas.cl, totalauto.cl, totalmotor.cl, totalmotores.cl y totalchile.cl. Estos dominios son una muestra más del mejor derecho e interés preferente que le asiste respecto del dominio en controversia. Para el actor resulta claro que cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio totaldiesel.cl se verá inducido a engaño, más aun considerando que sus marcas TOTAL cuentan con una real, efectiva y profusa presencia en el mercado real y en Internet Resulta evidente, prosigue el demandante, la vinculación que existe entre el nombre de dominio en disputa y su empresa, toda vez que este reproduce exactamente el nombre, marcas y nombre de dominio con que se identifican los famosos productos y servicios que, en los hechos, son efectivamente promocionadas y comercializadas en el mercado por Total S.A. Además la palabra añadida al dominio en disputa, DIESEL, no contribuye en nada a diferenciarlo y, por el contrario, dicha palabra identifica un producto que el actor elabora, distribuye y vende: el petróleo DIESEL, uno de los combustibles más conocidos en el mundo. Así las cosas, cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio de que se trata pensará con toda lógica encontrar información acerca de los productos y servicios TOTAL ofrecidos por el revocante, para los que cuenta con registros marcarios que le otorgan derechos exclusivos y excluyentes. Cabe tener presente que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada operador de Internet, función que en caso de ser otorgado el dominio en disputa a la actual titular no se estaría cumpliendo. Luego se hace notar que la demandada no ha desarrollado un sitio web, lo que evidencia que no existe un interés real en usar el dominio y por ende no puede alegar un interés preferente. 2

3 3.5. Se alega que corresponde revocar la inscripción de la demandada respecto del nombre de dominio totaldiesel.cl, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero haga uso de una marca comercial que está registrada y que es reconocida por los usuarios de Internet y consumidores, lo que llevaría a una inevitable confusión de los mismos. De acuerdo a los diversos argumentos expuestos, así como la titularidad de registros marcarios vigentes en Chile, la fama y notoriedad de estos y la vinculación de esas marcas con los productos y servicios que ofrece el revocante y sus nombres de dominio, se estima que Total S.A. es titular de un interés preferente para la asignación de dicho nombre de dominio. Se hace presente que los antecedentes y registros marcarios citados acreditan que ha sido esta quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo TOTAL DIESEL en el mercado. Para concluir, y teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los dispositivos conectados a dicha red, se reitera que la asignación del dominio totaldiesel.cl al titular induciría claramente a error, causando confusión en el público usuario y consumidor. 4.- Que la demandante acreditó, mediante impresiones extraídas de los sitios web correspondientes, su titularidad respecto de diez Registros de la marca mixta TOTAL, que distinguen productos en las Clases 04, 05 y 17 y servicios en las Clases 37, 39, 40, 41 y 42 del Nomenclátor Internacional; y su titularidad de los nombres de dominio totalgas.cl, totalmotores.cl, totalchile.cl, totalmotor.cl y totalauto.cl. Se acreditó igualmente, por medio de los documentos acompañados, la existencia de registros de la marca TOTAL en el extranjero y la actividad empresarial y giro comercial de la revocante. 5.- Que con fecha 31 de agosto de 2016 se otorgó traslado para contestar la demanda y se tuvo por acompañados los documentos en la forma solicitada. 6.- Que el titular contestó la demanda dentro de plazo, acompañó documentos probatorios y expuso lo que sigue: 6.1. Que el dominio totaldiesel.cl no pretende en ningún caso compararse o llevar a confusión a la empresa TOTAL, dado que no existe similitud ni en su nombre completo como tampoco en el tipo de producto que vende. Dentro de todos los dominios que indica la demanda no existe el dominio TOTALDIESEL, lo que indica que no existía preocupación o no se consideraba importante esa palabra. Agrega que su novel empresa se dedica exclusivamente a la venta de repuestos para el Sistema de Inyección Diesel, y que sus clientes (no más de 40) son los Laboratorios de Inyección Diesel, talleres especializados exclusivamente en reparar o cambiar piezas y partes del sistema que provee al motor petrolero la cantidad de combustible exacta, en el momento requerido y por el tiempo necesario, indicado en las fichas de calibración exclusivas para cada vehículo, permitiendo una correcta combustión y control de emisiones. 3

4 6.2. Luego, el demandado afirma que su empresa tampoco considera la venta, promoción, entrega o distribución de ningún tipo de aceite, combustible, lubricante o similar, pues los Laboratorios de Inyección Diesel no reparan motores ni cambian sus piezas; no realizan labores mecánicas relativas a ajustes de motor, cambios de aceites o filtros, mantención de sistemas de frenos, aire acondicionado, suspensión trasera o delantera, luces, etcétera, y solo se dedican a lo antes descrito. Hace presente que sus clientes son muy específicos (Pymes) y de contacto directo, que la comunicación con ellos es directa, con visitas a sus talleres, y que la entrega de los productos es a través de un despacho personal en Santiago y por encomienda en el caso de los pedidos de regiones. Estima muy importante considerar que su venta es en territorio nacional En relación al riesgo de confusión, continúa el titular, esta posibilidad no es tal, pues si alguien ingresa una búsqueda de TOTALDIESEL en la Web, no encontrará a su empresa y sí encontrará las otras marcas que indica el demandante, y en ninguna de ellas se indica la venta de repuestos para el sistema de inyección diesel en Chile. La empresa del titular está basada en la experiencia de uno de sus socios en la venta de estos repuestos específicos, y en base a la confianza con cada uno de sus clientes, quienes son conocedores de este pequeño mercado. Por ello, sus clientes jamás confundirán su trabajo específico con la adquisición de lubricantes o aceites, pues no los utilizan. Hace 80 años que en Chile existe la Inyección Diesel y compañías como Esso, Shell, Copec y Petrobras, por nombrar a algunas que están o han estado en nuestro país, nunca han sido competencia, pues son rubros completamente distintos En síntesis, el demandado reitera que es una pequeña empresa constituida desde la necesidad de generar un ingreso; que el foco de venta de sus productos es a pequeños talleres, que reparan Bombas de Inyección diésel y que ya le conocen; que el dominio totaldiesel.cl en ningún caso fue solicitado pensando en hacer uso o abuso de una marca; que Totaldiesel no es una marca registrada; que, en relación a la confusión, si existiera, el único beneficiado a la hora de ingresar una búsqueda en la Web será TOTAL, ya que tendrá mayor cantidad de visitantes en sus páginas, dado que es imposible que pueda confundirse con el titular; y que la venta de su producto es solo en territorio nacional. 7.- Que con fecha 8 de noviembre de 2016 se citó a las partes a oír sentencia. Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, conforme a lo previsto por el artículo 18 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.Cl, toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.Cl. Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días, y según lo previsto por el artículo 19 de la misma Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente. 4

5 SEGUNDO: Que la presente controversia tiene lugar por una solicitud de revocación temprana u ordinaria, esto es, presentada dentro de los treinta días siguientes a la inscripción del nombre de dominio en disputa, por lo cual el revocante debe acreditar la existencia de un interés preferente que le otorgue una primacía o ventaja respecto del titular y justifique la asignación de dicho dominio a su favor. TERCERO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la citada Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.Cl, es responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. CUARTO: Que de conformidad a las normas antes citadas, y a aquella contenida en el artículo 26.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.Cl, el demandante podrá obtener la revocación de la inscripción del dominio en discordia y la asignación del mismo, cuando demuestre su titularidad sobre derechos válidamente adquiridos o que la inscripción resulta contraria a las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, o a los principios de la competencia leal y de la ética mercantil. QUINTO: Que el demandante funda su pretensión en la similitud existente entre el dominio totaldiesel.cl y su marca TOTAL, y también en la semejanza respecto de sus nombres de dominio totalgas.cl, totalmotores.cl, totalchile.cl, totalmotor.cl y totalauto.cl, anteriores a la inscripción de aquel y que gozan de fama y notoriedad, por lo cual el uso del primero implica un riesgo de error o confusión y lesiona sus derechos de propiedad industrial. SEXTO: Que la comparación entre los rasgos esenciales de las marcas comerciales y de los nombres de dominio, como se plantea en la controversia que nos ocupa, resulta necesaria para valorar las restricciones sobre los últimos que derivan de la protección de derechos de propiedad industrial y de las reglas de competencia desleal. Asimismo, se precisa examinar la conducta y posición de quien registró el nombre de dominio, para establecer si se vulnera el derecho de marca por el uso y difusión del signo protegido. SÉPTIMO: Que para determinar la existencia de confusión en los términos alegados en la demanda, ha de atenderse a la similitud entre los signos, a la implantación y prestigio de la marca registrada y al uso y destino efectivo que el titular otorgue al nombre de dominio inscrito, pues el derecho de marcas tiene por objetivo proteger al propietario del bien inmaterial contra los actos de terceros que, provocando un riesgo de confusión en el ánimo de los consumidores, intenten obtener provecho de la reputación atribuida a la marca. OCTAVO: Que, además, al evaluar el riesgo de confusión debe tenerse presente la capacidad de diferenciación del consumidor medio, a partir del supuesto y constatación de que los usuarios de Internet son normalmente conocedores de que la más mínima variación en un nombre de dominio conduce a un destino diferente, y porque ellos desempeñan un rol activo en la percepción del dominio, que suelen pulsar para acceder al mismo. 5

6 NOVENO: Que analizada con los criterios antes señalados la similitud afirmada por el revocante, a juicio de este sentenciador cabe concluir que el nombre de dominio totaldiesel.cl resulta claramente diferenciable de la marca TOTAL, de propiedad del demandante, sea que se considere globalmente la impresión fonética, la gráfica o la conceptual, o todas ellas en conjunto. DÉCIMO: Que no se acreditó en autos un uso real y efectivo en el mercado nacional de la marca invocada, para distinguir productos o servicios de aquellos comprendidos en la actividad del titular, y tampoco se aportó prueba alguna destinada a establecer que la inscripción del dominio en cuestión pueda contrariar las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, o los principios de la competencia leal y de la ética mercantil. UNDÉCIMO: Que la pretendida semejanza del dominio totaldiesel.cl con la marca TOTAL, considerada en abstracto, no basta para sostener la concurrencia de un riesgo de confusión o asociación, porque la protección marcaria no se verifica sobre un signo per se sino respecto de un signo puesto en relación con ciertos y determinados productos o servicios efectivamente ofrecidos en el mercado. De suerte que ninguna confusión puede haber en los consumidores si dicha marca carece de toda presencia frente a ellos y no concurre a designar productos o servicios iguales o similares a los que se promueven a través del nombre de dominio en discordia. DUODÉCIMO: Que, además, la identidad parcial de los signos tampoco basta para sostener la presencia de un riesgo de confusión, ni de un menoscabo del carácter distintivo de la marca anterior, porque esta coexiste pacíficamente con otros dominios pertenecientes a terceros y que comparten igualmente el segmento TOTAL y comienzan con él. Así ocurre, entre otros, con los nombres de dominio vigentes y activos totalcar.cl, totalcargo.cl, totalcarservice.cl, totalcenter.cl, totalcombustibles.cl y, especialmente, con el dominio también vigente y activo total.cl. Y no consta en el proceso que Total S.A. haya accionado para obtener la revocación de ninguno de ellos en virtud de un riesgo de confusión. DECIMOTERCERO: Que, por lo antedicho, no ha sido acreditada la concurrencia de un error o confusión como el sostenido en la demanda de revocación, ni se demostró la existencia de otro interés jurídico preferente del actor sobre el nombre de dominio en conflicto que sustente su pretensión. RESUELVO: Que se rechaza la demanda de revocación deducida por Total S.A. y, en consecuencia, se mantiene la asignación del nombre de dominio totaldiesel.cl a su actual titular Total Diesel Limitada. Que no se condena en costas a la demandante, por estimarse que tuvo motivo plausible para litigar. 6

7 Ciérrese en su oportunidad el expediente electrónico y publíquese la sentencia en el sitio web. Autorizan en calidad de testigos doña Dominique Pinochet Altamirano y doña Janet Altamirano Sánchez, ambas domiciliadas en Avda. Apoquindo 3600, Piso 5, Las Condes. 7