El adjudicatario estará encargado de realizar las siguientes tareas:

Transcripción

1 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE GESTIÓN DEL REGISTRO Y MANTENIMIENTO DE PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL 1.- OBJETO DEL PLIEGO El objeto del presente pliego es definir las prescripciones técnicas para la contratación, en régimen de no exclusividad, de un servicio de gestión del registro y mantenimiento de patentes y otros derechos de propiedad industrial o intelectual, con titularidad propia o en cotitularidad con otras entidades, en las oficinas de patentes de diferentes países, incluida la española. 2.- ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO El adjudicatario estará encargado de realizar las siguientes tareas: a. Evaluación de las invenciones del CNIC y asesoramiento sobre materia patentable y aspectos inventivos de éstas. b. Redacción de informes previos de patentabilidad sobre los aspectos inventivos de la invención, basados en el estudio del estado de la técnica y aportando argumentaciones para la defensa de los requisitos de patentabilidad a la vista de los documentos encontrados. c. Elaborar las memorias técnicas de los documentos de solicitud de patente u otros títulos de propiedad industrial o intelectual con carácter previo a su presentación ante las correspondientes oficinas, en colaboración con el Área de proyectos y transferencia de tecnología (en adelante, OTRI) del CNIC y con los inventores de las mismas. d. Tramitar la inscripción de las solicitudes de patente y otros títulos de propiedad industrial o intelectual ante las oficinas correspondientes, las solicitudes PCT, las solicitudes europeas y de entrada en fases nacionales, de todas las patentes o títulos de propiedad industrial o intelectual de titularidad, total o compartida, del CNIC. e. Gestión de los expedientes de patentes y otros títulos de propiedad industrial o intelectual de los que sea titular el CNIC. Por gestión se entiende, entre otros, la tramitación de suspensos, acciones oficiales, oposiciones y recursos, y el mantenimiento de estos títulos en las oficinas de patentes correspondientes. Así mismo, la OTRI del CNIC podrá encargar las siguientes tareas: Asesoramiento en otros títulos de propiedad industrial e intelectual (software, marcas, entre otros). Asesoramiento de la cartera de patentes. 1

2 Elaboración de due diligence. Asesoramiento de libertad de operación. Asesoría jurídica. Asesoramiento en la negociación de licencias. Cuando el CNIC lo considere oportuno, el CNIC podrá encargar a otras Agencias de la Propiedad Industrial las tareas anteriores a causa de acuerdos contractuales con terceros o porque la especificidad del tema o del país así lo aconsejen. 3.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 3.1. Recibida por la OTRI del CNIC la comunicación de invención por parte de los inventores, ésta podrá solicitar al adjudicatario asesoramiento sobre los aspectos inventivos de la invención y/o la elaboración de un informe de patentabilidad En un plazo no superior a 15 días hábiles, el adjudicatario enviará a la OTRI el Informe de Patentabilidad junto con una recomendación sobre la mejor vía de protección de la invención, su presupuesto desglosado y tiempo estimado de presentación En base a esta información, la OTRI decidirá y comunicará al adjudicatario la vía de protección de la invención, la oficina correspondiente de presentación y el idioma de redacción de la memoria técnica El adjudicatario procederá a la preparación y presentación de la solicitud de patente o del título de propiedad industrial o intelectual correspondiente, dentro de los plazos establecidos Atendiendo al procedimiento de patentes o de otros títulos de propiedad industrial o intelectual, el adjudicatario mantendrá puntualmente informado a la OTRI del CNIC de las siguientes fases de dicho procedimiento, así como de las comunicaciones que se reciban de las oficinas de patentes correspondientes y asesorará sobre la mejor opción de las próximas actuaciones a seguir, plazos y presupuesto específico para cada opción, desglosado en tasas oficiales, honorarios y, en su caso, coste de las traducciones y gastos de los corresponsales En base a esta información, la OTRI del CNIC comunicará al adjudicatario la opción elegida. El adjudicatario llevará a cabo las tareas necesarias para realizar el servicio. En todo caso, el adjudicatario responderá con los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos. 4.- DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A SUMINISTRAR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA En relación con cada una de las patentes o títulos de propiedad industrial o intelectual, el adjudicatario deberá mantener una ficha en la que conste todos los datos y documentos 2

3 necesarios que permitan un adecuado control de las solicitudes en trámite o ya finalizadas. El adjudicatario deberá crear y mantener actualizada una base de datos con acceso en línea a la OTRI del CNIC, durante las 24h del día, con toda la información relativa a los expedientes de los que el CNIC sea titular, total o parcialmente. Esta información se entregará en documento informático en el momento de la extinción del contrato. El adjudicatario informará a la OTRI del CNIC sobre cada trámite realizado y en cada caso se informará también de los siguientes trámites y gastos previsibles que sean necesarios para el mantenimiento de la propiedad. En el caso de invenciones conjuntas, se enviará igualmente copia de la información a todos los cotitulares de la misma. 5.- ACCIONES DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD El adjudicatario comunicará a la OTRI del CNIC, con tiempo suficiente (al menos con 2 meses de antelación, siempre que el procedimiento lo haga posible), todas las acciones que haya que ejecutar y que sean necesarias para el mantenimiento de los títulos de propiedad industrial e intelectual. De este modo el CNIC podrá tomar las correspondientes decisiones, que comunicará al adjudicatario a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta los procedimientos internos del CNIC de toma de decisiones. 6.- PAÍSES, REGIONES Y MODALIDADES EN LOS QUE HABITUALMENTE SE TRAMITA LA INSCRIPCIÓN DE PATENTES U OTROS TÍTULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL. Los países, oficinas y modalidades en los que habitualmente se inscriben patentes, y que habrán de tenerse en cuenta para la formulación de la oferta son: Solicitud de patente española (OEPM). Solicitud internacional PCT (OEPM o EPO). Solicitud europea (OEPM o EPO). Solicitud americana (USPTO). Para la inscripción en otros países y oficinas y para la tramitación de otros posibles títulos de propiedad industrial e intelectual, se estudiará caso a caso. 7. MEMORIA TÉCNICA. Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su oferta cuanta información complementaria considere de interés, deberá presentar una memoria que contendrá, os siguientes apartados: - El equipo técnico propio y estable del que dispone la empresa para la elaboración de las memorias de patente en el ámbito de Ciencias de la salud. De dicho equipo se detallarán sus Currículos. - Diseño de organización para la tramitación de las patentes. - Servicios adicionales ofertados en relación con la evaluación (materia patentable) y la valoración de las invenciones. - Servicios adicionales ofertados en relación con otros títulos de propiedad industrial e intelectual. 3

4 - Servicios Jurídicos disponibles. - Red de asociados extranjeros para la prestación de servicios y el asesoramiento en procesos similares en otros países y jurisdicciones. 8.- SISTEMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO La empresa oferente describirá los sistemas de control y seguimiento que utilizará para garantizar la correcta ejecución del contrato, así como para asegurar una información puntual del desarrollo de los trabajos y de las incidencias que puedan producirse. 9.- OTRAS CONDICIONES La empresa adjudicataria cumplirá las obligaciones empresariales que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como la normativa y reglamentación que le sea de aplicación en su caso. Se evitará o reducirá en lo máximo posible, y siempre dentro de la legalidad, cualquier impacto ambiental, que el desarrollo del trabajo o actividad objeto del contrato pudiera generar SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DAÑOS Y PERJUICIOS El adjudicatario deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil que cubra las posibles responsabilidades por fallos en la tramitación de las patentes, por un importe mínimo de indemnización de euros. En cualquier caso, el contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como las consecuencias que se deduzcan para el Organismo contratante o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato FACTURAS A PRESENTAR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA Y FORMA DE PAGO El adjudicatario, una vez realizado el servicio relativo a una patente u otros derechos de propiedad industrial/intelectual, presentará una factura desglosada según los siguientes conceptos: Tasas oficiales (excepto las de las solicitudes de patentes españolas que se entenderán incluidas en el precio de tramitación de patente ofertado). Traducciones. Honorarios por redacciones de memorias, comunicaciones y replicas según los importes de adjudicación por los conceptos indicados en la oferta económica Gastos de corresponsales. Otros gastos (especificados). Las facturas se presentarán por servicio realizado. 4

5 En caso de que la invención fuera de titularidad compartida entre el CNIC y otra entidad o persona física, las facturas se desglosarán entre los cotitulares, según lo establecido en los correspondientes convenios de cotitularidad y se presentarán a los diferentes cotitulares. Madrid, a 2 de abril de 2013 POR EL CNIC JEFA DE PROYECTOS Y OTRI EL DIRECTOR GERENTE DEL CNIC Luzma García Piqueres Alberto Sanz Belmar 5