Roj: STS 3394/ ECLI: ES:TS:2014:3394

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1 Roj: STS 3394/ ECLI: ES:TS:2014:3394 Id Cendoj: Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 3 Fecha: 25/07/2014 Nº de Recurso: 2838/2013 Nº de Resolución: Procedimiento: RECURSO CASACIÓN Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH Tipo de Resolución: Sentencia SENTENCIA En la Villa de Madrid, a veinticinco de Julio de dos mil catorce. VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo el recurso de casación número 2838/2013, interpuesto por la Procuradora Dª.Maria Isabel Campillo García, en representación de D. Javier Y D. Paulino, contra la sentencia de 19 de junio de 2013, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 304/10, en materia de Marcas. Ha sido parte recurrida la mercantil MIGUEL TORRES SA representada por el Procurador D. Antonio Maria Alvarez-Buylla Ballesteros; y el Abogado del Estado en la representación que le es propia de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El recurso contencioso-administrativo núm. 304/2010, planteado ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fué interpuesto por D. Javier y D. Paulino, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 2 de julio de 2010, que con estimación del recurso de alzada interpuesto por la oponente no personada Destilerías de Cazalla SA, frente a la dictada en 15 de marzo de 2010 que había concedido a los ahora actores el registro de la marca nacional nº , "SANGRE DE MIURA", con gráfico, en clase 33, y por tanto se les denegó dicho registro. Se acumuló al mismo el recurso 306/2010, de los mismos actores frente a resolución de 2 de julio de 2010, que estimaba la alzada de la codemandada Miguel Torres SA frente a resolución de 15 de marzo de 2010, que concedía la referida marca a los actores, y por tanto se les denegó dicho registro. SEGUNDO.- La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia de fecha 19 de junio de 2013, en cuya parte dispositiva se dice: << FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por la Procuradora Dª María Isabel Campillo García, en nombre y representación de D. Javier y D. Paulino, contra la resolución, de 2 de julio de 2010, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que estimó el recurso de alzada interpuesto por la actora contra la resolución, de 15 de marzo de 2010, que había concedido el registro de la marca mixta SANGRE DE MIURA, con gráfico, nº , para proteger productos de la clase 33, y denegó dicho registro a la parte actora solicitante, en resolución nº 01235/10, que se confirma por ser conforme a derecho; y debemos estimar y estimamos el recurso contra la resolución, de la misma fecha, asimismo estimatoria de la alzada de la codemandada Miguel Torres SA, representada por el Procurador D. Antonio María Álvarez-Buylla Ballesteros, y denegatoria de dicho registro de marca a la actora, resolución nº 01285/10, que se anula por no ser conforme a derecho, todo ello sin efectuar imposición de las costas procesales. >> Contra la referida sentencia, el representante legal de D. Javier y D. Paulino manifestó ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid su intención 1

2 de interponer recurso de casación, que la Sala de instancia tuvo por preparado y al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes. TERCERO.- La representación procesal de los actores, compareció como recurrente en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 3 de octubre de 2013, presentó escrito de interposición del recurso de casación, en el que expuso los dos siguientes motivos: Primero.- al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia y de las que rigen los actos y garantías procesales determinantes de indefensión, por incidir la sentencia en clara incongruencia y contradicción al declarar que no cabe efectuar otro examen que el global de los signos en conflicto, sin descomponerlos, para luego consignar que existe la necesaria similitud entre los signos al contener todos el elemento esencial y dominante "MIURA". La sentencia incurre en incongruencia omisiva y contradicción en relación con la valoración de los diferentes elementos de los que dependía el fallo, como la aplicación del artículo 9.1 de la Ley de Marcas, que no protege sino los derechos de la personalidad y las consecuencias que de ellos se derivan. Segundo.- al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, por infracción de las normas del Ordenamiento Jurídico aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Especialmente vulnerado por indebida aplicación del artículo 6.1 b) e inaplicación 9 de la Ley de Marcas 17/2001, por no existir identidad o semejanza acusada entre el signo aspirante y los impedientes, circunstancia que hace quedar a la marca fuera de los límites de aplicación de dicha prohibición legal y por no haberse efectuado la comparativa desde pautas globales o de conjunto. Alegan el no haberse tenido en cuenta que el vocablo "MIURA" no se trata sino del patronímico de los actores, no pudiéndoseles privar de dicho uso. Y termina suplicando dicte sentencia por la que, se estime el presente recurso por incongruencia omisiva y falta de motivación, así como se declare vulnerado por indebida aplicación del artículo 6.1.b) e inaplicación del 9.1 de la Ley de Marcas, declarando no ser ajustadas a Derecho la sentencia de instancia y la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó la inscripción registral de la marca citada, debiéndose consecuentemente conceder su inscripción registral. CUARTO.- Mediante providencia de 12 de diciembre de 2013 se admitió el recurso de casación y para su sustanciación se remitieron las actuaciones a la Sección Tercera de esta Sala. QUINTO.- Dado traslado a las recurridas para formalizar oposición, el representante legal de Miguel Torres SA presentó escrito de 19 de febrero de 2014 en el que suplicaba, dicte sentencia por la que declarando no haber lugar al mismo y confirmando todos los extremos la sentencia de instancia, acuerde imponer al recurrente las costas procesales. La Administración del Estado en su escrito de oposición de fecha 25 de febrero de 2014, suplicaba a la Sala, dicte sentencia por la que sea inadmitido o, en su defecto y subsidiariamente, sea desestimado el recurso de casación interpuesto por D. Javier y D. Paulino contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en los recursos acumulados 304 y 306 de 2010 con imposición de las costas a los recurrentes. SEXTO.- quedando las actuaciones pendientes de señalamiento cuando por turno corresponda, se señaló para votación y fallo el día 22 de julio de 2014, fecha en que ha tenido lugar con observancia de las disposiciones legales. Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Es objeto del presente recurso de casación la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 19 de junio de 2013, dictada en el recurso 304/2010 que, por un lado, desestima el recurso contencioso administrativo formulado por D. Javier y D. Paulino, y confirma la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de julio de 2010 estimatoria del recurso de alzada interpuesto por "Destilerías de Cazalla SA" frente a su precedente resolución de 15 de marzo de 2010, que había concedido la marca nacional mixta nº "SANGRE DE MIURA" (mixta) para la clase 33 del Nomenclátor Internacional. Por otra parte, la sentencia estima el recurso deducido contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de julio de 2010 estimatoria del recurso de alzada formulado por "Miguel Torres S.A", contra la resolución que concedió la marca nacional debatida, siendo la resolución de la alzada la que se anula por no ser conforme a Derecho. 2

3 Por D. Javier y D. Paulino se solicitó la inscripción de la marca nacional mixta "SANGRE DE MIURA" para la clase 33, bebidas alcohólicas. A la inscripción de dicha marca "SANGRE DE MIURA" se habían opuesto "Destilerías de Cazalla SA" en cuanto titular de las marcas números "ANIS MIURA" y gráfico (clase 33) y "MIURA CREMA DE GUINDAS" (clase 33) y otras registradas a su favor. También se opuso "Miguel Torres S.A", en cuanto titular de las marcas oponentes número "SANGRE DE TORO", y número "GRAN SANGRE DE TORO" y otras que amparan productos de la misma clase 33, bebidas alcohólicas. Por resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 15 de marzo de 2010, se concede la marca nacional solicitada "SANGRE DE MIURA" al no considerar las marcas oponentes denominadas "Miura" ni las designadas "Sangre de Toro", al diferir en su conjunto, por lo que concluye que pueden convivir en el mercado. Por "Destilerías de Cazalla S.A" y por "Miguel Torres SA" se formula recurso de alzada. Ambos recursos son estimados por sendas resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de julio de El recurso de alzada de "Destilerías de Cazalla SA", es estimado por resolución de la Oficina de Patentes y Marcas de 2 de julio de 2010, al considerar que concurre una similitud denominativa y gráfica y una estrecha relación entre las áreas comerciales de las marcas confrontadas. Los razonamientos de dicha resolución son los siguientes: << [...] Que el artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, prohíbe el registro como marcas de los signos que por su identidad o semejanza con una marca anterior para designar productos o servicios idénticos o similares, puedan generar un riesgo de confusión en el público, incluyéndose el riesgo de asociación con la marca anterior dentro del citado riesgo de confusión. De donde se desprende que para determinar la viabilidad registral de una marca deben tenerse en cuenta dos factores, de una parte la posible identidad o semejanza entre la marca solicitada y las marcas anteriores contrapuestas, y de otra, la coincidencia o similitud de sus ámbitos aplicativos, ya que la posibilidad de que exista una riesgo de confusión en el público, condiciona finalisticamente la aplicación de la prohibición mencionada, y ese riesgo existe únicamente cuando los productos o servicios que designan las marcas enfrentadas son de idéntica o análoga naturaleza o coinciden en su comercialización o aplicación o tienen una finalidad complementaria o relacionada. [...] Que la aplicación al presente caso de estas pautas legales lleva a la conclusión de que concurren los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1, por existir entre los signos enfrentados, marca solicitada SANGRE DE MIURA y gráfico (cl.33) y marcas oponentes ANIS MIURA y gráfico (cl.33), MIURA CREMA DE GUINDAS (cl.33) y otras del mismo titular, una evidente similitud, no sólo denominativa por la coincidencia en el vocablo MIURA, sino también gráfica respecto de la marca oponente , así como una estrecha relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos. [...] Que dado que las marcas oponentes se concedieron, según reconoce el solicitante en su escrito de 20/05/10, por una concesión de uso del apellido Jose Francisco, ahora, encontrándose en vigor, tienen la facultad obstativa que se reconoce por Ley a todo conjunto marcario, sin que exista limitación alguna, legalmente establecida, en tal sentido, ni siquiera frente a quien otorgó tal concesión. [...] Que la predicada notoriedad del apellido Jose Francisco debe entenderse referida al mundo del toro, y no a todos los ámbitos del comercio. Siendo que el DRAE, invocado por el solicitante, recoge, respecto del vocablo MIURA, 1.m. Toro de la ganadería de Miura, formada en 1848 por Octavio, famosa por la bravura e intención atribuida a sus reses. 2.m. coloq. Persona aviesa, de malas intenciones, de manera que, según la primera acepción, decir "Miura" es lo mismo que decir "toro". [...] Que de conformidad con lo establecido en el art.27.2 Ley 17/01 de Marcas se solicita la devolución de la tasa de recurso para el caso de que éste sea estimado. En consecuencia, se acuerda la ESTIMACIÓN del recurso interpuesto. >> Por lo que se refiere al recurso de alzada de "Miguel Torres", es también estimado por otra resolución de la Oficina de Patentes y Marcas de 2 de julio de 2010, al apreciar coincidencias denominativas y gráficas con las marcas opuestas y también una estrecha relación entre las áreas comerciales. Los razonamientos de dicha resolución son los siguientes: 3

4 << [...] Que el artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, prohíbe el registro como marcas de los signos que por su identidad o semejanza con una marca anterior para designar productos o servicios idénticos o similares, puedan generar un riesgo de confusión en el público, incluyéndose el riesgo de asociación con la marca anterior dentro del citado riesgo de confusión. De donde se desprende que para determinar la viabilidad registral de una marca deben tenerse en cuenta dos factores, de una parte la posible identidad o semejanza entre la marca solicitada y las marcas anteriores contrapuestas, y de otra, la coincidencia o similitud de sus ámbitos aplicativos, ya que la posibilidad de que exista una riesgo de confusión en el público, condiciona finalisticamente la aplicación de la prohibición mencionada, y ese riesgo existe únicamente cuando los productos o servicios que designan las marcas enfrentadas son de idéntica o análoga naturaleza o coinciden en su comercialización o aplicación o tienen una finalidad complementaria o relacionada. [...] Que la aplicación al presente caso de estas pautas legales lleva a la conclusión de que concurren los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1, por existir entre los signos enfrentados, marca solicitada SANGRE DE MIURA y gráfico (cl.33) y marcas oponentes marcas oponentes SANGRE DE TORO (cl.33), COM GRAN SANGRE DE TORO (cl.33) y otras del mismo titular, una evidente similitud, denominativa y conceptual, así como una total coincidencia entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, debiendo tenerse en cuenta que, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, invocando por el solicitante en su escrito de fecha 20/05/10, las acepciones recogidas respecto del vocablo MIURA son, 1.mi. Toro de la ganadería de Miura, formada en 1848 por Octavio, famosa por la bravura e intención atribuida a sus reses. 2.m. coloq.persona aviesa, de malas intenciones, De manera que, según la primera de dichas acepciones, decir "Miura" es lo mismo que decir "toro". [...] Que de conformidad con lo establecido en el art Ley 17/01 de Marcas se solicita la devolución de la tasa de recurso para el caso de que éste sea estimado. En consecuencia, se acuerda la ESTIMACIÓN del recurso interpuesto. >> SEGUNDO.- Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestima el recurso contencioso administrativo formulado por D. Javier y D. Paulino, y confirma la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de julio de 2010 que a instancias de "Destilerías de Cazalla SA" denegó la inscripción de la marca nacional mixta nº "SANGRE DE MIURA" y estima el recurso contencioso contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de julio de 2010 que estimó el recurso de alzada promovido por "Miguel Torres S.A." y que por consiguiente se anula, son las que siguen: << [...] Debemos significar asimismo que es doctrina jurisprudencial reiterada del Tribunal Supremo, como nos recuerda la Sentencia de dicho Alto Tribunal de 6 de julio de 2011, que "en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del elemento común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria ". Resulta obvio que la semejanza existente entre los signos confrontados, en cuanto a la oposición de Destilerías de Cazalla, no personada en autos, es el vocablo esencial Miura, que resulta ser el apellido de la familia de los actores y cuyo uso se permitió en su momento a la citada oponente, uso que no debió ser gratuito, teniendo por ello plena capacidad obstativa, siendo no menos evidente que los conjuntos de los signos enfrentados guardan por ello la necesaria similitud, conteniendo todos ellos el elemento esencial y dominante Miura, como para aplicar la citada prohibición; y en relación a la oposición de la codemandada es evidente que no es lo mismo el género que la especie y Sangre de Miura no guarda parecido mínimo y suficiente con Sangre de Toro, menos si cabe cuando Sangre y Toro son genéricos, lo que no ocurre con Miura. Como igualmente nos recuerda la precitada Sentencia de 6 de julio de 2011, con cita de la dictada el 27 de noviembre de 2003, debemos considerar que " el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación 4

5 confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados." Por ello, y con el examen visual, conceptual, gráfico, fonético y denominativo de los citados signos confrontados, Sangre de Miura, con gráfico, por un lado, y Anís Miura, con gráfico, Miura Crema de Guindas, Miura Cazalla, y Miura siempre hay una razón, por otro lado, la Sala entiende que no resultan ser conjuntos diferentes, y, al respecto, del examen conjunto de los signos enfrentados, y de sus elementos esenciales, se infiere cuasi identidad y semejanza suficiente como para desestimar la demanda, dado que no cabe efectuar otro examen que el global de ambos signos, sin descomponerlos, y de dicho examen se desprende su no compatibilidad, dado que entre Sangre de Miura, por un lado, y los oponentes Anís Miura, con gráfico análogo al de la solicitante, Miura siempre hay una razón, Miura Cazalla y Miura crema de guindas, por otro, se produce la similitud referida en la resolución combatida, en razón al elemento predominante Miura en todos los signos, e incluso la semejanza gráfica con Anís Miura asimismo relacionada, con un más que evidente riesgo de confusión y de asociación, por lo que resulta procedente la desestimación de la demanda en cuanto a la resolución nº 01235/10; sin embargo, y en relación a los oponentes Sangre de Toro y Gran Sangre de Toro, en resolución nº 01285/10, no es lo mismo Toro que Miura, como no lo son el género y la especie, siendo además que Miura es una especifica ganadería y clase de toro de lidia, entre muchas otras, en lo que Miura es notorio, mientras que el vocablo Toro es genérico, por lo que ni existe semejanza denominativa, ni fonética ni conceptual, y menos aun gráfica, de los respectivos conjuntos, y, consecuentemente, no hay riesgo alguno de confusión o error y tampoco de asociación entre los consumidores, entre los citados signos. Es claro, por tanto, que si los signos confrontados, en la primera resolución, como se ha dicho, son expresiones semejantes y por ende confundibles, procede la desestimación del recurso planteado y confirmar la denegación del registro de marca mixta interesado, marca SANGRE DE MIURA, ratificando su denegación, dado que se acredita también que el mercado o los consumidores de los específicos productos de la clase 33, bebidas alcohólicas, pueden confundir los signos y los respectivos orígenes empresariales, lo que supone que se cumple el primero de los requisitos establecidos en múltiple jurisprudencia del T.S., y por ello se provoca el mencionado riesgo de confusión y de asociación, sin que el apellido Jose Francisco tenga mayor trascendencia al efecto, dado que esa marca fue cedida a la oponente Destilerías de Cazalla, S.A.; es claro, por tanto, que los conjuntos no son diferentes, como se ha referido, y que guardan entre si la exigible similitud o semejanza para la aplicación de la prohibición, y aunque no toda coincidencia es suficiente para declarar la incompatibilidad sino únicamente aquella que sea susceptible de producir error o confusión, ya que la comparación de los signos debe hacerse desde una visión de conjunto sintética, desde los elementos integrantes de la denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, y desde la perspectiva de conjunto denominativo, fonético y gráfico, es lo cierto que entre la marca solicitada y las marcas opuestas, como se ha dicho, se acredita suficientemente la exigible semejanza denominativa, visual, conceptual, gráfica y fonética, al no tener una diferente composición denominativa y fonética, ni diferencias gráficas, que dotarían a los conjuntos de diferencias evidentes ( sentencias del T.S. de 27 de abril de 2004, de 28 de julio de 2006 y de 21 de diciembre de 2006 referidas a marcas Capricho- Capricho Cuétara, Pepe Jeans- Pepe Moya, Pepe Catala-Don Pepe, Pepe Pardo-Don Pepe), e incluso en casos de signos combinados o mixtos, integrados por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad debe ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones, como establece la sentencia del T.S. de fecha 6 de julio de 2011, además de la de fecha 27 de noviembre de 2003 ; por ello procede la denegación del signo solicitado, confirmando la resolución con referencia 01235/10. Sin embargo, como se ha referido también, y en relación a la resolución nº 01285/10, las diferencias entre los signos confrontados son claras, al no ser lo mismo el género y la especie, con lo que en este supuesto no se produce semejanza denominativa ni fonética ni conceptual entre Sangre de Miura y Sangre y Gran Sangre de Toro, con lo que no se cumple el citado primer requisito ni consecuentemente riesgo de confusión ni de asociación. [...] En otro orden de cosas, no debemos perder de vista que la fundamentación de la protección dispensada por el precepto que nos ocupa, artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, es la de garantizar la función distintiva de la marca respecto al origen empresarial de los productos o servicios designados con ella (principio de la especialidad), de tal forma que, en principio, un mismo signo puede perfectamente cumplir su función distintiva respecto a productos o servicios dispares, que no guarden una relación de similitud. Es sabido que son muchas las circunstancias que pueden tenerse en cuenta para valorar la relación de similitud entre los productos o servicios. Con carácter general, hay que precisar que no es posible determinar la similitud entre los productos o servicios atendiendo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, dado que ésta es simplemente una clasificación administrativa, aunque 5

6 tampoco puede excluirse su toma en consideración " como factor eventualmente apreciable " ( Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003 ). Por el contrario, habrá que atender a la naturaleza y características de los productos o servicios, a su destino, y a los canales de distribución (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2008 ). Pues bien, en el supuesto que nos ocupa, y como se ha hecho constar, es evidente que existe total relación aplicativa en cuanto a la clase 33 interesada, como se desprende de lo referenciado, pero al no cumplirse el primero de los requisitos exigidos en cuanto a la oposición de Sangre y Gran Sangre de Toro no cabe referirse a riesgo de confusión ni de asociación en cuanto a la resolución nº 01285/120, y en cambio se cumplen ambos requisitos en relación a la resolución nº 01235/10, por lo que procede desestimar la demanda en cuanto a dicha resolución nº y estimarla en cuanto a la resolución nº >> La Sala de instancia, en fin, considera que no existen diferencias suficientemente significativas entre la marca solicitada "SANGRE DE MIURA" y las marcas de la sociedad mercantil "Destilerías de Cazalla SA", "ANIS MIURA" y "MIURA CREMA DE GUINDAS" razón por la que las considera incompatibles. No aprecia la Sala, sin embargo, la incompatibilidad de la marca solicitada con las de titularidad de "Miguel Torres, S.A." con la consiguiente inaplicación respecto a estas últimas de la prohibición de registro prevista en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas. TERCERO.- Contra esa sentencia, decíamos en los antecedentes de esta resolución, la parte recurrente ha formulado el recurso de casación que nos ocupa, en cuyo escrito de interposición se articulan dos motivos casacionales: el primero de ellos, al amparo del artículo 88.1.c) LJCA por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. En el desarrollo argumental del motivo se denuncia falta de congruencia de la sentencia al no exponer la Sala las razones que le llevan a considerar el riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas, de titularidad de "Destilerías de Cazalla SA" puesto que de forma contradictoria e incongruente la Sala propugna una valoración global o conjunta de los signos enfrentados, para acto seguido descomponer o fragmentar los elementos gramaticales que componen los signos en conflicto y determinar así su incompatibilidad, sin itinerario lógico al respecto. Y añade que no se han valorado adecuadamente los diferentes aspectos de las marcas, como es la aplicación del artículo 9.1 de la Ley 17/2001, de Marcas, que protege los derechos de la personalidad y las consecuencias que de esto se derivan. En el segundo de los motivos, acogido al cauce del artículo 88.1.d) LJCA se denuncia la infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas, por su interpretación errónea y por inaplicación al caso del artículo 9 de la citada Ley de Marcas 7/2001, pues, por un lado, se tiene en cuenta la existencia de la identidad o semejanza acusada entre un elemento del signo aspirante y los oponentes y no considera los matices derivados de la circunstancia del uso del apellido en la marca solicitada. Se oponen al recurso de casación la representación de Miguel Torres SA y el Abogado del Estado, que interesan que se desestime el recurso por considerar que se pretende una revisión del juicio de semejanza de los signos en liza realizado de forma razonable por la sala. CUARTO.- Comenzaremos nuestro análisis por el primero de los motivos de casación en el que se censura la sentencia por defectos formales, siendo procedente adelantar su rechazo. Existe una consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, expuesta en la sentencia 30/2007, de 12 de febrero, que se reitera, sustancialmente, en las sentencias 53/2009, de 23 de febrero, 83/2009, de 25 de marzo y 24/2010, de 27 de abril, que declara que el derecho a la tutela judicial efectiva, que garantiza el artículo 24.1 de la Constitución, se vulnera por un órgano jurisdiccional cuando incurre en incongruencia procesal, si se aprecia la concurrencia de los siguientes presupuestos: «En particular, respecto de la congruencia de las resoluciones judiciales, y a salvo las singularidades del ámbito penal, desde la STC 20/1982, de 5 de mayo, venimos recordando que la misma se mide por el ajuste o adecuación entre lo resuelto y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones y peticiones, de manera tal que no puede la Sentencia otorgar más de lo que se hubiera pedido en la demanda, ni menos de lo que hubiera sido admitido por el demandado, ni otorgar otra cosa diferente, que no hubiera sido pretendida. Siendo ello así, la incongruencia procesal puede revestir tres modalidades. Existe, en primer lugar, la llamada incongruencia omisiva o ex silentio que tendrá lugar "cuando el órgano judicial deje sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución" ( SSTC 202/1998, de 14 de octubre, FJ 5 ; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3 ; y 85/ 2006, de 27 de marzo, FJ 5). La denominada incongruencia extra petitum se produce, en segundo lugar, cuando el pronunciamiento judicial recae "sobre un tema no incluido en las pretensiones deducidas en el 6

7 proceso, de tal modo que se haya impedido a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido, provocando su indefensión al defraudar el principio de contradicción" ( SSTC 311/1994, de 21 de noviembre, FJ 2 ; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3 ; y 116/2006, de 24 de abril, FJ 8). La incongruencia por error acontece, en tercer lugar, cuando se dan al unísono las dos anteriores clases de incongruencia, tratándose, por tanto, de supuestos "en los que, por el error de cualquier género sufrido por el órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión formulada en la demanda o sobre el motivo del recurso, sino que equivocadamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta" ( SSTC 369/1993, de 13 de diciembre, FJ 4 ; 213/2000, de 18 de septiembre, FJ 3 ; y 152/2006, de 22 de mayo, FJ 5)». En la STC 204/2009, de 23 de noviembre, el Tribunal Constitucional determina el alcance del principio de congruencia, distinguiendo entre lo que son pretensiones y alegaciones sustanciales planteadas por las partes, y argumentos no relevantes, en los siguientes términos: «Este Tribunal ha tenido ocasión de desarrollar una amplia y consolidada doctrina la cuestión. En lo que ahora interesa la reciente STC 73/2009, de 23 de marzo, resume esta doctrina señalando que «el vicio de incongruencia omisiva existe cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda deducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales por todas, STC 218/2003, de 15 de noviembre, FJ 4 b). La exposición de esta conocida doctrina exige reiterar la precisión de que la congruencia exige dar respuesta, no sólo a las pretensiones propiamente dichas, sino también a las alegaciones sustanciales, pues, tal como recordábamos en la STC 85/2006, de 27 de marzo : ``el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva `no sólo se vulnera cuando la pretensión no recibe respuesta, sino también cuando el órgano judicial omite toda consideración sobre una alegación fundamental planteada oportunamente por las partes. Así lo ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Hiro Balani c. España y Ruiz Torija c. España de 9 de diciembre de 1994, y lo han reconocido nuestras SSTC 85/2000, de 27 de marzo ; 1/2001, de 15 de enero ; 5/2001, de 15 de enero ; 148/2003, de 14 de julio, y 8/2004, de 9 de febrero, entre otras (FJ 3)``.Finalmente, la circunstancia de que la pretendida incongruencia omisiva se considere producida en una Sentencia que resuelve un recurso de apelación, hace necesario recordar que la relevancia constitucional de la omisión de respuesta judicial a una pretensión o alegación fundamental exigirá que la concreta alegación forme parte del debate procesal que imperativamente ha de resolver el órgano judicial, bien porque haya sido expresamente reiterada o planteada ex novo por alguna de las partes en la fase de apelación, bien porque, pese a aquella falta de reiteración de la petición subsidiaria en los sucesivos grados jurisdiccionales, la configuración legal del recurso de que se trate obligue a dar respuesta a todas las cuestiones controvertidas que hayan sido objeto del litigio, lo que implicará entonces, en defecto de una respuesta judicial completa, un vicio de incongruencia STC 218/2003, de 15 de diciembre, FJ 4.b), que recuerda que así ocurría en el supuesto resuelto por nuestra STC 53/1991, de 11 de marzo, en relación con la casación por infracción de Ley». Cabe, asimismo recordar la doctrina de esta Sala, sintetizada en la sentencia de 30 de septiembre de 2009 (RC 1435/2008 ), que se cita por la parte recurrente, en la que hemos dicho que el deber de motivación y congruencia " se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas." La traslación de la anterior doctrina expuesta nos lleva a considerar que la Sala de instancia no ha incurrido en el vicio procesal de incongruencia omisiva o ex silentio que se denuncia, puesto da respuesta a la cuestión esencial planteada, que se ciñe a la compatibilidad entre la marca aspirante y las oponentes titularidad de "Destilerías de Cazalla SA" y de "Miguel Torres S.A.". Se observa en la fundamentación jurídica de la sentencia que la Sala de instancia tras valorar los signos enfrentados aprecia la incompatibilidad de la marca aspirante "SANGRE DE MIURA" con las marcas oponentes de titularidad de "Destilerías de Cazalla SA", precisamente por su similitud denominativa y la inclusión de "MIURA" vocablo que es idéntico en las marcas aspirante y anteriores oponentes. Y considera, no obstante, que dicha marca solicitada "SANGRE DE MIURA" es compatible con las de titularidad de "Miguel Torres S.A" explicando las razones por las que llega a esa conclusión. El razonamiento de la sentencia recurrida incluye 7

8 la valoración comparativa de los signos en liza, sin incurrir en contradicción entre la manifestación sobre la necesidad de un examen global de los signos y los criterios comparativos que se utilizan para dicha ponderación y que le lleva a concluir sobre la incompatibilidad parcial que después declara. La Sala, en efecto, pondera las similitudes y las diferencias existentes entre las marcas controvertidas sin que se aprecie la contradicción e incongruencia en el concreto juicio sobre la semejanza de los signos, siendo así que la mención y referencia a unos de los elementos relevantes que componen el signo no implica una descomposición fragmentaria del mismo, antes bien, se valora la incidencia de este elemento integrante parcial de forma razonable subrayando su relevancia. Por otra parte, sobre la aplicación del artículo 9.1 de la Ley de Marcas y los derechos de la personalidad derivados del uso de los apellidos en la conformación del signo aspirante, la Sala de instancia, aun de forma escueta, manifiesta su criterio al declarar que carece de trascendencia en cuanto esa marca fue cedida a la oponente "Destilerías de Cazalla S.A", de manera que las alegaciones vertidas en el motivo de casación se refieren a la discrepancia de fondo con dicha argumentación, pero distintas a la falta de respuesta o incongruencia que aquí se denuncia. Todo lo cual permite concluir que la Sala se ha pronunciado sobre la cuestión esencial sometida a su consideración de modo que ha de rechazarse el motivo primero que se sustenta en la quiebra del derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24 CE. QUINTO.- En el segundo motivo de casación la parte recurrente denuncia "la indebida aplicación del artículo 6.1 b) e inaplicación del artículo 9 de la Ley de Marcas 17/2001". En su alegato la recurrente parte de la reiterada doctrina de esta Sala que ha declarado que la operación comparativa que realiza el Tribunal de instancia y el juicio de semejanza o de falta de confundibilidad no puede ser corregida ni revisada en vía casacional, al ser ajena a la aplicación del Derecho o a la interpretación de la norma, que es lo que puede revisar esta Sala en casación. No obstante, sostiene la parte recurrente que si la apreciación de la semejanza o similitud es incorrecta por haberse seguido criterios erróneos corresponde corregirla a este Tribunal Supremo y ello ocurre especialmente en los supuestos -como el de autos- en los que los Tribunales de instancia comparan inadecuadamente las marcas enfrentadas. Sin embargo, no podemos compartir dicha afirmación, en la medida en que la sentencia impugnada realiza una ponderación razonable de los signos en liza. Como recuerda la propia parte recurrente, en múltiples ocasiones hemos reiterado que no corresponde a esta Sala, en cuanto Tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los Tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que el artículo 6.1 b) que la Ley de marcas contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida en que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares -como elemento esencial a la hora de ser comparados los signos-, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los Tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores o como es el caso, sobre la prioridad registral de determinados signos, a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del Tribunal de casación. Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. A partir de estas premisas, no cabe considerar que la incompatibilidad entre los signos que la Sala ha considerado acreditada a través de los elementos obrantes en autos pueda tacharse de irrazonable o arbitraria, o se haya realizado a través de criterios valorativos erróneos, máxime cuando en los fundamentos jurídicos de la sentencia se ha puesto de manifiesto la identidad de uno de los elementos denominativos que presenta relevancia en el conjunto global del signo, la expresión "MIURA" que se incluye en el signo y determina la existencia de riesgo de confusión en el mercado con otras marcas anteriores que contienen ese mismo vocablo. La Sala de instancia ha mantenido que el término "MIURA" resulta relevante en el conjunto "SANGRE DE MIURA" y su coincidencia con las marcas de titularidad de "Destilerías de Cazalla SA" como "ANIS MIURA" y "MIURA CREMA DE GUINDAS", a lo que se añade la estrecha relación con el área comercial en la que despliega sus efectos. Todo ello, a juicio de la Sala sentenciadora, puede generar confusión y error en el mercado, al faltar otros elementos que aporten notas diferenciadoras al conjunto. No podemos compartir la tesis que se sostiene en casación, pues el criterio que sustenta la sentencia impugnada se nos revela razonable y por tanto intangible en casación, pese a que bajo la cobertura de este recurso haya intentado la recurrente reproducir el debate de instancia tanto al socaire de una argumentación de 8

9 un hipotético déficit de motivación e incongruencia omisiva, como respecto de la hipotética aplicación errónea del artículo 6.1 b ) y 9.1 de la Ley de Marcas y de la Jurisprudencia que los han interpretado. La operación que realiza el juez " a quo " resulta razonable y respetuosa con nuestro criterio jurisprudencial, no puede ser corregida en casación, al consistir en fin, en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia - sentencias, entre otras, de fechas 14 de abril, 10 y 12 de junio, 22 de julio, 18 y 25 de septiembre y 2 de octubre de Finalmente conviene responder a la alegación del uso del apellido " Jose Francisco " de los ahora recurrentes, dado que se denuncia en el motivo la vulneración genérica del artículo 9.1 de la Ley 17/2001 de Marcas, por resultar aplicable un criterio mas flexible en la inscripción de la marca, cuando quien la usa es el legítimo titular del mismo, en este caso, la familia Paulino Octavio Javier, e implica el ejercicio de un derecho legítimo, con cita de la STS de 7 de junio de 2005, y añade que la mera incorporación del apellido " Jose Francisco " del que disfrutan los recurrentes en una marca implica que el público consumidor identificará y asociará a la familia de los recurrentes de reconocido prestigio. En relación a la inclusión en la marca de los propios apellidos, hemos declarado en anteriores ocasiones que es admisible la convivencia de marcas que presenten una homonimia parcial dentro de un conjunto donde el apellido común aparezca encuadrado junto con otras expresiones que permitan su individualización, partiendo de la base de que todo el mundo tiene derecho a usar sus apellidos, siempre que no causen perjuicio a otra persona. ( Sentencia de 31 de enero de 2002, RC 7067/1994 ). Y dijimos en la sentencia de 29 de Octubre de 2009 (RC 1723/2008 ) los siguiente " En el último apartado del primer motivo de casación la recurrente cita dos sentencias de esta Sala (de 20 de diciembre de 2001 y de 19 de diciembre de 2002 ) relativas a la inclusión en nuevas marcas de los apellidos de sus solicitantes. Ninguna de ellas es aplicable al caso de autos pues una y otra subrayan que, ante la presencia de marcas prioritarias obstaculizadoras que también contienen el apellido del solicitante, el derecho de éste debe ceder a menos que sus propias marcas aspirantes contengan los suficientes elementos diferenciadores excluyentes del riesgo de confusión o asociación." No ofrece pues duda a la Sala que, en el caso presente, las citadas sentencias son plenamente aplicables al resolver el problema suscitado en autos, dado que la sentencia recurrida en casación rechaza la inscripción de la marca aspirante "SANGRE DE MIURA" porque considera que los elementos que componen la marca aspirante no son suficientemente diferenciadores, todo ello, confirmando lo dicho por este Tribuna Supremo en las sentencias reseñadas y que llevan a esta Sala a la desestimación del motivo de casación que examinamos. SEXTO.- En aplicación de lo previsto en el artículo de la Ley de la Jurisdicción, procede imponer el pago de las costas procesales a la parte recurrente. A tenor del apartado tercero de dicho artículo 139, la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar la cantidad que la condenada al pago de las costas ha de satisfacer a cada una de las recurridas, hasta una cifra máxima de dos mil euros, por todos los conceptos enumerados en el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución. FALLAMOS Primero. - Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación número 2838/2013, interpuesto por D. Javier Y D. Paulino, contra la sentencia de 19 de junio de 2013, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 304/10. Segundo.- Efectuar expresa imposición de las costas del recurso de casación a la parte recurrente, en los términos fundamentados respecto de la determinación del límite máximo de su cuantía. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretaria, certifico. 9