Roj: STS 3979/ ECLI: ES:TS:2014:3979

Transcripción

1 Roj: STS 3979/ ECLI: ES:TS:2014:3979 Id Cendoj: Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 3 Fecha: 30/09/2014 Nº de Recurso: 26/2013 Nº de Resolución: Procedimiento: RECURSO CASACIÓN Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH Tipo de Resolución: Sentencia SENTENCIA En la Villa de Madrid, a treinta de Septiembre de dos mil catorce. VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo el recurso de casación número 26/2013, interpuesto por la Procuradora Dª.Rosa Sorribes Calle, en representación de CODORNIU SA, contra la Sentencia de 11 de octubre de 2012, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sede en Barcelona, en el recurso número 436/10, en materia de Marcas. Ha sido parte recurrida la mercantil JOSEP MARIA RAVENTÓS I BLANC SA representada por el Procurador D. Rafael Gamarra Megías; y el Abogado del Estado en la representación que le es propia de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El recurso contencioso-administrativo núm. 436/2010, planteado ante la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sede en Barcelona, fue interpuesto por la mercantil oponente CODORNIU SA, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 28 de octubre de 2010 que desestimó su recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 14 de junio de 2010, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional nº /6 "RAVENTOS I BLANC MANUEL RAVENTÓS", mixta, en clase 33, de D. Josep Maria Raventós i Blanc SA, por los siguientes motivos: << se estima la convivencia de la marca solicitada con la marca oponente: M "HIJOS DE M. RAVENTOS", y M "HIJOS DE M RAVENTOS (mixta)" por sus diferencias de conjunto gráfico-denominativas; considerando que no existe riesgo de confusión en el público ni asociación con la marca anterior. Por lo tanto no es de aplicación los Art.5.1.f ) y 9.1.a ) y b) de la Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre.>> SEGUNDO.- La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dictó Sentencia de fecha 11 de octubre de 2012, en cuya parte dispositiva se dice: << FALLAMOS: Primero.- Desestimar el recurso presentado por la entidad mercantil Codorniu SA, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 28 de octubre de 2010, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo de concesión de la marca nº "RAVENTOS IBLANC MANUEL RAVENTÓS". Segundo.- No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas. >> Contra la referida Sentencia, el representante legal de CODORNIU SA manifestó ante la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña su intención de interponer recurso de casación, que la Sala de instancia tuvo por preparado y al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes. 1

2 TERCERO.- La representación procesal de la actora, compareció como recurrente en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 21 de enero de 2013, presentó escrito de interposición del recurso de casación, en el que expuso los siguientes motivos: Primero.- al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción en la sentencia de las normas del ordenamiento jurídico, en concreto una norma estatal, la Ley de Marcas, y de la jurisprudencia que es aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate. Infracción de los artículos 6, 5 y 9 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y contraviene de forma manifiesta la jurisprudencia desarrollada al respecto de dichos preceptos. Segundo.- al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción, por infracción de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto la infracción del principio de congruencia procesal, y se citan como vulnerados los artículos 218 de LEC y el art. 24 CE. Y termina suplicando dicte sentencia por la que, anule y case la Sentencia recurrida y, en consecuencia, anule la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se acordó la inscripción registral de la marca nº "RAVENTÓS I BLANC MANUEL RAVENTÓS". CUARTO.- Mediante Auto de 25 de abril de 2013 se admitió el recurso de casación y para su sustanciación se remitieron las actuaciones a la Sección Tercera de esta Sala. QUINTO.- Dado traslado a las recurridas para formalizar oposición, el representante legal de D. Josep Maria Raventós i Blanc SA presentó escrito de 17 de julio de 2013 en el que suplicaba, dicte sentencia por la que se desestime dicho recurso de casación, con expresa imposición de costas a la adversa. La Administración del Estado en su escrito de oposición de fecha 26 de julio de 2013, suplicaba a la Sala, dicte sentencia por la que con desestimación del recurso confirme la que en el mismo se impugna y se impongan las costas causadas a la parte recurrente de conformidad con lo previsto en la LJCA. SEXTO.- Quedando las actuaciones pendientes de señalamiento cuando por turno corresponda, se señaló para votación y fallo el día 23 de septiembre de 2014, fecha en que ha tenido lugar con observancia de las disposiciones legales. Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- La Sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con fecha 11 de octubre de 2012, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Codorniu S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 14 de junio de 2010 y 28 de octubre de 2010, en cuya virtud fue inscrita la marca número , "RAVENTÓS I BLANC MANUEL RAVENTÓS" (mixta), para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional, en concreto "bebidas alcohólicas" (con excepción de cervezas). A la inscripción de la marca número , "RAVENTÓS I BLANC MANUEL RAVENTÓS" (mixta), se había opuesto, Codorniu SA, como titular de las marcas "HIJOS DE M. RAVENTÓS" e "HIJOS DE M. RAVENTÓS RAYMAT CODORNIU SA", mixta, números M y M que amparan productos de las clase 33, en concreto "bebidas alcohólicas". La Oficina Española de Patentes y Marcas concede el registro de la marca por acuerdo de 14 de junio de 2010 y desestima el recurso de alzada por resolución de 28 de octubre de Los argumentos que llevan a la Oficina de Patentes y Marcas a considerar que las marcas son compatibles se exponen en los considerandos de su resolución que desestima la alzada: <<CONSIDERANDO: Que la aplicación al presente caso de estas pautas legales lleva a la conclusión de que no concurren en él los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1.b), citado, por existir entre la marca solicitada nº "RAVENTÓS I BLANC MANUEL RAVENTÓS" (mixta) en clase 33 para "bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)" y las marcas oponentes nº "HIJOS DE M. RAVENTÓS" (den) clase 33 "vinos de todas clases" y M "HIJOS DE M. RAVENTÓS RAYMAT CODORNIU SA" (mixta) clase 33 "vinos de todas clase especialmente espumosos", suficientes disparidades de conjunto denominativas y gráficas, no obstante su relación aplicativa, como para garantizar su recíproca diferenciación, teniendo en cuenta en esta apreciación que el apellido " Hipolito " aparece en diversas marcas registradas a nombre de distintos titulares y que la marca ahora solicitada incorpora como elemento dominante este apellido acompañado de otro que la distingue suficientemente, formando la denominación "Raventós i 2

3 Blanc", que identifica a una familia de marcas del mismo titular, sin que la incorporación con carácter secundario del nombre "Manuel Raventós" y silueta, suponga necesariamente un riesgo de confusión / asociación con las marcas prioritarias, en las que no aparece el término "Manuel", siendo D. Hipolito también presidente de la sociedad solicitante y cofundador de las bodegas Raventós i Blanc, que gozan de reconocimiento en el mercado, habiendo recibido varios premios, entre ellos el premio al cava Manuel Raventós 2001 como mejor vino espumoso en Madrid Fusión. Todo ello considerado lleva a la conclusión de que la marca solicitada constituye un conjunto gráfico-denominativo suficientemente diferenciado de las marcas oponentes, de forma que el consumidor medio del tipo de producto reivindicado podrá identificar los respectivos orígenes empresariales sin riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación, en el mercado. CONSIDERANDO: Que el art. 9.1 de la Ley 17/2001 de Marcas prohíbe el registro como marca, si no media la debida autorización, de: a) "El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca"; b) "El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del publico identifique a una persona distinta del solicitante". Que con estas prohibiciones se pretende proteger el nombre o imagen ajenos y evitar que el consumidor incurra en el error de creer adquirir un producto o servicio avalado por la persona cuyo derecho de la personalidad recoge la marca, así como también evitar el aprovechamiento del renombre ajeno. >> SEGUNDO.- La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina de Patentes y Marcas. Las consideraciones en las que se basó el Tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes: << [...] La actora fundamenta este recurso en el hecho de que la similitud de las dos marcas en conflicto y la identidad en el campo de aplicación impide el registro de la marca impugnada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.1.b/ de la Ley 17/2001 de marcas. Se añade que no es posible registrar el nombre y apellidos que identifican una persona diferente al solicitante. Ciertamente hay que considerar el derecho a la marca como un derecho subjetivo vinculado a la libertad de empresa, de forma que la denegación de su inscripción es un acto reglado estrictamente sometido a la Ley. La marca constituye un patrimonio muy significativo de la empresa comercial o industrial en la medida que identifica sus productos distinguiéndolos de la oferta de los competidores y, a la vez, condensa el prestigio y el atractivo que puedan tener en el mercado. Precisamente la protección de este derecho conduce a denegar el registro de una nueva marca cuando su utilización pueda perjudicar al titular de una marca idéntica o similar ya registrada, eso es, el titular de un mejor derecho. En el mismo sentido, la protección de la marca existente es una manifestación de defensa de los consumidores y de su capacidad de elección sin riesgo de confusión. En definitiva, la marca tiene la finalidad de distinguir en el mercado los productos de una empresa determinada respecto de los productos de otras empresas, de forma que lo determinante es el riesgo de asociación o confusión. Tampoco resulta admisible la apropiación por parte de una iniciativa comercial o industrial de denominaciones usuales en el mercado con la correspondiente exclusión de su uso ordinario en el tráfico económico por parte común de los ciudadanos, pues en definitiva el lenguaje es un bien colectivo. En este contexto la Ley 17/2001 admite el registro de marcas siempre y cuando no sean idénticas o similares a una marca anterior ni generen un riesgo de confusión o asociación con la marca anterior por ser idénticos o similares los productos o servicios designados -artículo 6-. El Tribunal Supremo ha establecido en este sentido una doctrina ya consolidada en el sentido de que la prohibición en este sentido una doctrina ya consolidada en el sentido de que la prohibición de acceso al registro prevista en el precepto mencionado se produce por la coincidencia acumulativa de dos condiciones, una referida a la identidad o similitud fonética, gráfica o conceptual por una marca o nombre comercial anteriormente establecidos. La otra coincidencia se refiere a la identidad o similitud de los productos o servicios designados por la nueva marca en relación con los amparados por la marca ya solicitada o registrada, de forma que la falta de alguna de las anteriores coincidencias abre el paso a la inscripción de la nueva marca. Por lo tanto, la disimilitud en los campos económicos en los que opera la nueva marca según el nomenclátor internacional es suficiente para compensar la similitud en las firmas distintivas de la marca. Inversamente, también resulta aceptable la inscripción si se constata una diferencia significativa en las firma de identidad de las marcas enfrentadas, aunque coincida los campos de aplicación Tribunal Supremo, Sentencia de 20 de octubre de 2004, recurso núm. 5288/2001 ). Según ha establecido la mencionada jurisprudencia, la comparación se debe hacer teniendo en cuenta la pauta habitual en el comportamiento colectivo, específicamente en referencia al comportamiento presumible de los clientes potenciales, y atendiendo al conjunto de denominación y representación gráfica y las otras firmas distintivas con los que la marca se presenta ( Tribunal Supremo, Sentencia, de 12 de abril de 2002, recurso núm. 553/1996 ). Esta valoración global excluye atribuir una relevancia determinante a alguno de los elementos 3

4 aislados que configuran la marca, salvo que tome un protagonismo especial en la identificación de los productos o servicios. Dicho en otras palabras, en el momento de valorar la similitud entre marcas enfrentadas habrá que valorar el conjunto de las marcas en conflicto y a la vez los elementos más significativos de las mismas, a los efectos de la demanda de los productos en el mercado, normalmente la representación fonética, pues es habitual que los productos se identifiquen entre el público y se pidan oralmente. En el caso que nos ocupa el conflicto se genera con una marca anterior, de forma que es preciso afrontar la cuestión a partir de la valoración del grado de similitud de las dos marcas consideradas en su conjunto y teniendo en cuenta la posibilidad de confusión por parte de los usuarios o los operadores en el segmento de mercado, en que operan, de forma que lo que resulta determinante en este último caso es la singularidad propia de las marcas en conflicto. Pues bien, ciertamente el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de valorar el conflicto entre el actor y la codemandada con ocasión de anteriores registros promovidos por la actora. Concretamente las sentencias, de 15 de octubre y 3 de diciembre de 1992, desestimaron respectivamente la inscripción de las marcas "Josep Mª Raventós" e "Hijos de M. Raventós" atendiendo al hecho de que el elemento dominante en las denominaciones era el apellido Hipolito, común en las marcas enfrentadas. En el caso que nos ocupa la denominación aceptada por la Oficina demandada es "Raventos i Blanc -Manuel Raventós". Se trata, por lo tanto, de una denominación que incluye un nuevo elemento diferenciador respecto de los casos resueltos por el Tribunal Supremo como es el segundo apellido -i Blanc-. A su vez, la denominación gráfica de la nueva marca obedece a un diseño contemporáneo muy alejado de los diseños de los productos de "Codorniu SA". Es cierto, y así se ha avanzado, que en términos generales debe darse más relevancia a la fonética que al diseño, pues inicialmente se puede presumir que la demanda se orienta y solicita los productos por su denominación fonética, pero esta afirmación puede ser matizada en la demanda de vinos y cavas de cualidades superiores, donde el estudio de la etiqueta de las botellas es más habitual. Hay que añadir a las anteriores consideraciones otras circunstancias que contribuyen a admitir la inscripción de la marca solicitada por la actora, como por ejemplo el hecho de que el cava y la marca en cuestión ya viene operando en el mercado, donde ha obtenido reconocimiento y prestigio, sin que se haya hecho mención de ningún conflicto generado por esta convivencia entre marcas. A la vez, el nombre al que se refiere la marca cuestionada se corresponde con la denominación de la sociedad y con el nombre del presidente y consejero delegado de la empresa. Finalmente, hay que considerar que los productos de la codemandada se identifican esencialmente en el mercado por la marca "Codorniu", marca que incorpora en todos sus productos y que permite a los consumidores identificar con poco margen de error unos y otros cavas. Las anteriores razones llevan a refrendar la decisión adoptada por la Oficina de Marcas y Patentes a favor de la inscripción de la marca que promueve la actora. Por otra parte, no se puede apreciar la prohibición establecida en el artículo 9.1 de la Ley de marcas en la medida que los nombres que incorpora a la marca objeto de litigio se corresponden con la denominación de la sociedad y la de su presidente y consejero delegado. >> TERCERO.- En el primer motivo de casación se denuncia, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, la infracción del artículo 6 de la Ley de Marcas. A juicio de la recurrente, la Sala de instancia lo vulnera cuando utiliza razonamientos que colisionan los criterios jurisprudenciales de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, contenidos en las Sentencias de 3 de diciembre de 1992 y 15 de octubre de Sostiene la mercantil recurrente que no existe un elemento diferenciador entre las marcas enfrentadas, pues ambas utilizan el término "RAVENTÓS" siendo un elemento en el que coinciden la marca aspirante y las oponentes, mientras que la adición del término "I BLANC" no presenta distintividad suficiente y no excluye el riesgo de confusión para los consumidores quienes, dada la relevancia -como se examinará más adelante- de la marca "RAVENTÓS" pueden considerar que los productos amparados por la marca aspirante "RAVENTÓS I BLANC MANUEL RAVENTÓS" poseen el mismo origen empresarial que los productos distinguidos por la conocida marca "RAVENTÓS" y en todo caso esta posibilidad provocará un indebido riesgo de asociación de la marca posterior con las marcas anteriores". El segundo motivo de casación, que se articula al amparo del apartado c) del artículo 88.1 LJCA se denuncia a infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto la infracción de las normas de infracción procesal y se citan como vulnerados los artículos 24 CE y 218 LEC. Se argumenta al respecto que la sentencia resulta incongruente por las razones que desarrolla en tres apartados de su escrito: 4

5 a) Por un lado, la Sentencia recurrida es incongruente en tanto que ésta adolece de falta de motivación respecto a la incompatibilidad entre las marcas confrontadas alegada por esta parte en la fase a quo en base, entre otros motivos, a la similitud conceptual existente entre las mismas ya que la Sentencia recurrida, en ningún momento, entra a analizar esta importante cuestión. b) Por otro lado, la Sentencia recurrida es además incongruente porque se limita a concluir que "(...) no se puede apreciar la prohibición establecida en el artículo 9.1 de la Ley de marcas en la medida en que los nombres que incorpora en la marca objeto de litigio se corresponden con la denominación de la sociedad y de la de su presidente y consejero delegado", lo que, además de ser totalmente erróneo y a lo sumo serviría para fundamentar la no aplicación de la prohibición absoluta prevista en el apartado a) del artículo 9, pero nunca de la prohibición del apartado b) del mismo artículo. c) Finalmente, la Sentencia recurrida es también incongruente porque no entra a valorar la prohibición absoluta del artículo 5.1.f) de la Ley de Marcas que es suficiente pera denegar el acceso registral a la marca aspirante por cuanto ello supondría un acto desleal de confusión y de explotación de la reputación ajena contrarios a los artículos 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal, respectivamente. CUARTO.- La sociedad mercantil recurrente Codorniu SA imputa a la sentencia en su segundo motivo de casación, articulado al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, incongruencia omisiva y falta de motivación. El motivo no puede ser acogido. La lectura de los párrafos de la Sentencia que antes hemos trascrito permite descubrir el razonamiento de la Sala en el que se da respuesta, explícita en gran parte e implícita en algún momento, a las alegaciones capitales de la sociedad recurrente. El motivo ha de ser desestimado pues el Tribunal de instancia emite un pronunciamiento respondiendo a las alegaciones sustanciales planteadas y da explicación suficiente de las razones que determinan el fallo desestimatorio. La sociedad Codorniu SA, había expuesto una serie de argumentos en la demanda a fin de sustentar su pretensión anulatoria de la resolución de concesión de la marca "RAVENTÓS I BLANC MANUEL RAVENTÓS", a los que la Sala da respuesta quizá demasiado escueta, pero no incongruente ni carente de motivación. La Sala de instancia rechaza los argumentos de aquélla sobre la identidad o semejanza de los signos en liza al afirmar justamente su compatibilidad, esto es su distintividad, tras realizar el correspondiente juicio de similitud. Es cierto que no da una contestación completa y singular a las alegaciones específicas basadas en las prohibiciones contempladas en los artículos 9.1 y 5.1.f) pero su rechazo de este argumento está implícito en la afirmación relativa al conjunto denominativo de los signos y a la compatibilidad de las marcas confrontadas. Hubiera sido conveniente, es cierto, una respuesta más explícita sobre los aspectos incluidos en los preceptos mencionados pero, en realidad, el Tribunal Superior de Justicia no hace en esta sentencia sino interpretar - aunque erróneamente, como veremos- los precedentes de esta Sala Tercera sobre la relevancia del término "RAVENTÓS" y lo que había razonado sobre la marca "JOSE Mª RAVENTÓS" y "MANUEL RAVENTÓS" aplicando la doctrina y los criterios jurídicos esenciales a la marca aspirante. Hay, pues, una referencia expresa a los precedentes sobre la materia a la que nos remitiremos en el examen del siguiente motivo casacional, y de manera global puede considerarse que ha existido una respuesta suficiente y razonada a las alegaciones planteadas en la demanda. En fin, se descubren en la Sentencia cuáles son los motivos que han llevado a la Sala a declarar que aunque fonéticamente incluyan ambas marcas el término "RAVENTÓS", uno y otro signo presentan distintividad propia por la inclusión del apellido "I BLANC" y se hace mención a la denominación de la marca y a su coincidencia con el nombre del Presidente y Consejero Delegado de la empresa, siendo así que se ha tomado en consideración tales cuestiones que se rechazan al igual que el resto de las prohibiciones que se mencionan en la demanda. QUINTO.- El primero de los motivos de casación que se acoge al cauce del apartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional se invoca la infracción del artículo 6, 5 y 9 de la Ley de Marcas 17/2001 y se alega que los argumentos jurídicos de la Sentencia colisionan con los criterios jurisprudenciales de esta Sala Tercera. Y en efecto, el motivo va a ser acogido en la medida que la sentencia impugnada aun cuando menciona y transcribe en parte nuestra jurisprudencia la aplica de forma errónea al supuesto de autos. Los precedentes jurisprudenciales que se citan en el motivo son las Sentencias de 3 de diciembre de 1992 (RC 5709/1990 ) y de 15 de octubre de 1992 (RC 3409/1990 ). En ambas Sentencias hicimos referencia a la importancia y relevancia del término "RAVENTÓS" y subrayamos en aquellas ocasiones que la coincidencia de este vocablo en las marcas controvertidas sin un elemento de distinción, generaba un riesgo de confusión con las marcas prioritarias. En la segunda de estas Sentencias de 15 de octubre de 1992 dijimos: 5

6 <<[...] Única cuestión a decidir en esta segunda instancia es la referente a si la sentencia objeto de apelación es, o no, conforme a Derecho cuando por ella, estimando el recurso Contencioso-Administrativo del caso, ordena al Registro de la Propiedad Industrial que inscriba y conceda la solicitada marca nº con el distintivo de "José Mª Raventós" para productos de la Clase 33 del Nomenclátor Internacional, anulando, en consecuencia, los impugnados Acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial de 22 de Junio de y de 5 de Septiembre de 1.988, denegatorios éstos del registro de la marca de referencia. Así conocido el tema a dilucidar, aprecia este Tribunal que entre la marca de cuyo registro se trata "JOSÉ Mª RAVENTÓS" y aquélla que se le opone "HIJOS DE M. RAVENTÓS" existen patentes semejanzas así fonéticas como ortográficas para que la coetánea convivencia de una y otra pueda producir en el mercado ese error o confusión que el Art º del Estatuto de la Propiedad Industrial pretende evitar, pues, en efecto, siendo idéntica la palabra base en ambas marcas ("RAVENTÓS"), los otros dos elementos "JOSÉ Mª" en una, e "HIJOS DE M." en la otra, por su naturaleza común o usual y con evocación a una situación conceptualmente compatible, no sirven para introducir esa nota diferencial que pudiese autorizar la presunción de una pacífica convivencia entre ambas en el mercado; como tampoco es relevante a estos efectos, el hecho de que la marca oponente "HIJOS DE M. RAVENTÓS" cuente con un modesto elemento gráfico consistente en una minúscula mano y en un racimo de uvas; máxime cuando una y otra recaen virtualmente sobre el mismo producto: "Vinos espumosos"; todo lo cual determina que al no haberlo entendido así la sentencia apelada proceda la estimación de la presente apelación, con la consecuente revocación de la sentencia recurrida.>> Y en la Sentencia de 3 de diciembre de 1992, siguiendo el anterior criterio sostuvimos: <<[...] La concesión de la marca solicitada (MANUEL RAVENTÓS) puede originar riesgos de error o confusión en el mercado existiendo, como existe, la marca "HIJOS DE M. RAVENTÓS", para los mismos productos. En efecto, es evidente que, para el público consumidor, los vinos llamados "MANUEL RAVENTÓS" habrían de tener alguna relación con los vinos llamados "HIJOS DE M. RAVENTÓS" (es decir, ser los mismos vinos, o unos vinos producidos por la misma firma, etc), siendo así que no tienen ninguna, de suerte que la concesión de la marca nº habría de originar un resultado que trata de evitar el artículo 124-1º del Estatuto de la Propiedad Industrial, a saber, la confusión en el público consumidor sobre la entidad o firma comercial a la que deben atribuirse unos determinados productos. Obró, por lo tanto, ajustadamente a Derecho el Registro de la Propiedad Industrial cuando denegó la marca solicitada, y debemos revocar, y revocaremos, la sentencia de instancia que no lo entendió así. [...] Frente a lo dicho carecen de consistencia los argumentos que esgrimió Don Hipolito en su demanda y repite en sus alegaciones de esta apelación, como veremos: 1º) Es cierto que la marca oponente tiene un componente gráfico, pero éste es muy escaso y de valor diferenciador muy reducido, por no decir nulo, ya que se limita a la incorporación de un recuadro que tiene, en medio de un artesonado barroco, una mano y un racimo de uvas muy pequeños; y también es cierto que tiene debajo las palabras "Raymat Codorníu S.A.", pero por su tamaño y por el lugar que ocupan en la etiqueta apenas cuentan en el conjunto. Así que ni ese parco aspecto gráfico ni esos minúsculos vocablos pueden desvirtuar lo evidente, a saber, que la marca oponente consiste, en substancia, en la denominación "HIJOS DE M. RAVENTÓS". 2º) Tampoco puede negarse que Don Hipolito solicita aquí, una marca que consiste en su nombre y primer apellido (MANUEL RAVENTÓS), pero de ello no se deriva la procedencia de la concesión. El artículo 124-3º del Estatuto de la Propiedad Industrial dice que "los apellidos, al solicitase como distintivo de marca, perderán tal carácter a los efectos del examen previo y quedarán sujetos a lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo", y aunque hemos declarado que en estos casos debe mitigarse el rigor en la comparación, no lo ha de ser hasta el punto de que se concedan, como en este caso, signos que son evidentemente incompatibles, según lo dicho, pues se da, además, la circunstancia de que la letra "M" de la marca oponente coincide con la inicial del nombre "MANUEL" de la marca pretendida, aumentándose con ello, y con la circunstancia de que el Sr. Hipolito no utiliza en ella su segundo apellido, los riesgos de error o confusión en el mercado. 3º) La existencia de varias marcas que incorporan la palabra "Raventós" no quiere decir que ésta pueda usarse sin limitación alguna y en cualquier caso, sino que habrá de ir acompañada de alguna otra palabra o signo (desde luego, con un valor diferenciador mayor que el de MANUEL), que las distinga suficientemente como las marcas ya existente, que incorporan las palabras Solá, o Rosell, o Forns, o Roig, o Vilaplana, etc.>> Pues bien, la aplicación del anterior criterio jurídico al supuesto de autos conduce a la consideración de que dada la relevancia del término "RAVENTÓS", como ya habíamos expresado en nuestros precedentes, la adición del termino "I BLANC" no resulta suficiente para otorgar una distintividad a la marca aspirante que evite el riesgo de confusión entre los consumidores. En este sentido, no compartimos la apreciación de la Sala de instancia que tras citar nuestros pronunciamientos estima que la inclusión del apellido "I BLANC" es un elemento diferenciador suficiente para dotar de singularidad a la marca dada la relevancia del término "RAVENTÓS" que se encuentra presente en ambas marcas, antes bien la intensidad de este elemento 6

7 dominante no desaparece ni se diluye por el posterior añadido del apellido de referencia que no aporta un valor diferenciador ni permite una distinción suficiente con las marcas oponentes. SEXTO.- Por lo demás, a la vista de la similitud denominativa, las referencias que se hacen a la coincidencia con el apellido propio del Presidente y Consejero de la sociedad mercantil solicitante de la marca carecen de relevancia, a tenor de nuestra jurisprudencia en la que en relación con los supuestos de "homonimia parcial", en la inscripción como marca de los propios apellidos ya hemos dicho con anterioridad en las Sentencias reseñadas y en la de 20 de diciembre de 2001 (RC 5958/1994 ): << que, salvo en los casos de identidad absoluta, prohibida por el Art. 150, en todos los demás en los que los contendientes pretendan inscribir en el Registro como marca sus propios apellidos, es admisible la convivencia de marcas que presenten una homonimia parcial dentro de un conjunto donde el apellido común aparezca encuadrado junto con otras expresiones que permitan su individualización, partiendo de la base de que todo el mundo tiene derecho a usar sus apellidos, siempre que no causen perjuicio a otra persona, doctrina que debe ser aplicada al caso de autos, en el que la marca aspirante TORRES PRUNERA constituye los dos apellidos del solicitante D. Alejo. No ofrece pues duda a la Sala que, en el caso presente, las citadas sentencias son plenamente aplicables al resolver el problema pendiente en autos, dado que la sentencia recurrida en casación concede la inscripción de la marca aspirante TORRES PRUNERA porque considera que los elementos que componen la marca aspirante son suficientemente diferenciativos, todo ello, confirmando lo dicho por el Tribuna Supremo en las sentencias ya reseñadas y que llevan a esta Sala a la desestimación del motivo de casación que examinamos, dado que la Sala de instancia no ha infringido el Art º del Estatuto de la Propiedad Industrial.>> Y en la Sentencia de 5 de junio de 2008 ( RC 6127/2005) esta Sala Tercera declaró en relación a los supuestos de uso de apellidos lo siguiente: << Las alegaciones iniciales de la recurrente sobre el derecho al uso del apellido como componente denominativo de una marca quedan relativizadas por sus propias afirmaciones ulteriores sobre la necesidad de ponderar, en cada uno de los supuestos de "homonimias parciales" consistentes en la coincidencia de apellidos comunes, cuál sea la intensidad de la relación de semejanza de los distintivos enfrentados. Incluso admitiendo que hubiera de adoptarse un criterio de "mayor permisividad, al deber conciliarse en tales casos un derecho de la personalidad como es el del uso del apellido propio en el mercado y la de unos intereses del mercado que tienden a la evitación de confusión entre productos y operadores ajenos entre sí", la solución de cada caso exigirá respetar la prioridad registral de quien legítimamente ha incorporado aquéllos a un signo distintivo. La citada prioridad registral no puede ser desvirtuada por el derecho al uso del apellido propio de los solicitantes ulteriores. Según ha venido a reafirmar a posteriori el artículo 9.2 de la Ley de Marcas de 2001 y establecía ya el artículo 13.a) de la Ley 32/1988, no podrán registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante del registro si los mismos incurren en alguna de las prohibiciones relativas de registro, esto es, si son semejantes a los signos ya registrados y media la preceptiva afinidad de los productos o servicios protegidos.>> Con arreglo a la anterior doctrina el problema se desplaza, una vez más, a la comparación entre las marcas que incluyen el vocablo "RAVENTÓS" ya registradas y la aspirante "RAVENTÓS I BLANC MANUEL RAVENTÓS" y como ya hemos razonado, reiteramos que ambas coinciden fonéticamente en el término (RAVENTÓS) no sólo más relevante sino único que realmente tiene fuerza distintiva, ya que la incorporación del término "I BLANC" de la marca solicitante no es, en este caso, sino la adición de un segundo apellido que acompaña al elemento expresivo del conjunto pero que carece de virtualidad propia, pues su valor comparativo es inferior o más débil que el atribuido al término "RAVENTÓS" y que en fin, no impide la confusión o asociación con las marcas ya registradas. Como dijimos en la Sentencia de 5 de junio de 2008 antes mencionada "ciertamente el uso marcario de un determinado apellido podría ser admisible cuando fuera acompañado de otros elementos diferenciadores que desvirtúen la inicial semejanza (así sucedía en el caso resuelto por la Sentencia de 4 de octubre de 2002 ) pero en el supuesto de autos la expresión "I BLANC" no aporta una sustancia diferenciadora que logre dicho propósito y no permite la distinción suficiente de la marca respecto a las anteriores registradas. De modo que la invocación al uso de los apellidos propios decae en cuanto los mismos resultan semejantes a los signos ya registrados y al no presentar un valor diferenciador suficiente y dada la semejanza con los signos ya registrados y la afinidad de los productos protegidos, que son idénticos en ambos casos, las bebidas alcohólicas, que genera un claro riesgo de asociación o confusión en cuanto a su origen empresarial. Y es cierto, en fin, que el consumidor medio no empleará como términos identificadores el apellido "I BLANC" por su escaso valor definitorio, lo que conlleva que no se pueda acoger la invocación del uso del apellido por las razones expuestas y por ende, no cabe admitir la convivencia registral de las marcas "HIJOS DE M. 7

8 RAVENTÓS", "HIJOS DE M. RAVENTÓS RAYMAT CODORNIU SA" y "RAVENTÓS I BLANC MANUEL RAVENTÓS", que amparan idénticos productos dada la posible confusión o asociación del origen empresarial de dichos productos para el consumidor. Finalmente, también resulta de aplicación nuestro precedente criterio recogido en las aludidas Sentencias en cuanto al elemento gráfico de la marca, consistente en la representación de la etiqueta, y hemos sostenido al respecto en nuestra Sentencia de 5 de junio de 2008 (RC.6127/2005 ) que " el rasgo identificativo clave en las bebidas alcohólicas es más su denominación que el dibujo de su etiqueta, por regla general, de modo que su importancia relativa en el conjunto de la marca aspirante es muy débil". Todo lo cual es de aplicación al supuesto que ahora analizamos en el que el Tribunal de instancia concede una relevancia excesiva al diseño de la etiqueta atribuyéndole un alto valor diferenciador, lo cual a tenor de lo expuesto no resulta un criterio que se ajuste a las pautas interpretativas reseñadas en el ámbito de las bebidas alcohólicas. En conclusión, hemos de revocar el juicio de la Sala de instancia sobre la aplicación de los artículos 5, 6.1.a ) y 9 de la Ley de Marcas y de los criterios jurisprudenciales pautados en nuestras Sentencias de 3 de diciembre y 15 de octubre de 1992 en relación a los signos enfrentados, lo cual determina la estimación del recurso de casación y del recurso contencioso administrativo deducido por "Codorniu S.A" contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 14 de junio de 2010 y 28 de octubre de 2010, en cuya virtud fue inscrita la marca número , "RAVENTÓS I BLANC MANUEL RAVENTÓS", para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional, en concreto "bebidas alcohólicas", resoluciones que anulamos por las razones antes expuestas, denegando su acceso al registro. SÉPTIMO.- En cuanto a las costas, no concurren las circunstancias previstas en la ley para su imposición a cualquiera de las partes ni en la instancia ni en la casación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95.3 y y 2 de la Ley de la Jurisdicción. En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución, FALLAMOS Primero. - HA LUGAR al recurso de casación número 26/2013, interpuesto por CODORNIU SA, contra la Sentencia de 11 de octubre de 2012, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso número 436/10, que casamos. Segundo.- Estimar el recurso contencioso-administrativo 436/2010 y anular el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de junio de 2010, confirmado en alzada el 28 de octubre de 2010, procediendo la denegación del registro de la marca número "RAVENTÓS I BLANC MANUEL RAVENTÓS", mixta, para productos de la clase 33. Tercero. - No se hace imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni de las del de casación. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretaria, certifico. 8