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Transcripción

1 Id Cendoj: Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 3 Nº de Recurso: 4672/2007 Nº de Resolución: Procedimiento: RECURSO CASACIÓN Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH Tipo de Resolución: Sentencia Voces: x MARCAS x x RIESGO DE CONFUSIÓN (MARCAS) x x RECURSO DE CASACIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO x Resumen: Propiedad industrial. Marca. Inscripción de marca "CLS Centro Logístico Sureste" se opone "GLS General Logistics Systems". No se aprecia riesgo de confusión. SENTENCIA En la Villa de Madrid, a catorce de Julio de dos mil nueve VISTO por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación Nº 4672/2007 interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dª Mª Isabel Campillo García, en representación de "CONTROL LOGÍSTICO SURESTE, S.L." contra la Sentencia de fecha 25 de enero de 2007 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso nº 97/2005. Han sido partes recurridas la Administración del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado, y "GENERAL LOGISTICS SYSTEMS GERMANY GMBH & CO.OHG" representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Almudena Galán González. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo número 97/05, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 25 de enero de 2007 estimando el recurso promovido por la mercantil "General Logistics Systems Germany GMBH & CO. OHG." contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 19 de octubre de 2004 que estimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 29 de abril de 2004 que concedió la inscripción de la marca "CLS Centro Logístico Sureste" (mixta), en clase 39 del Nomenclátor. SEGUNDO.- Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de "Control Logístico Sureste, S.L." recurso de casación que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 31 de julio de 2007 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes. TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación procesal de la recurrente "Control Logístico Sureste, S.L.", compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 4 de octubre de 2007, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el cual expuso los siguientes motivos de casación: 1) Al amparo del art letra d) de la Ley 29/1988 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 6 número 1 letra b) de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre y jurisprudencia concordante. 1

2 Terminando por suplicar dicte sentencia casando y anulando la sentencia recurrida y profiriendo la procedente en derecho, concediendo la marca española nº "CLS Centro Logístico Sureste" (mixta), para servicios en clase 39. CUARTO.- Por providencia de fecha 12 de noviembre de 2007, se admitió el recurso de casación. QUINTO.- Por providencia de fecha 23 de abril de 2009, se señaló este recurso para votación y fallo el día 7 de julio de 2009, fecha en que tuvo lugar el acto. Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 25 de enero de 2007, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "General Logistics Systems Germany GMBH & CO OHG", contra la resolución dictada en alzada por la Oficina Española de Patentes y Marcas de 19 de octubre de 2004, que confirma la precedente resolución de 29 de abril de 2004, en cuya virtud fue inscrita la marca nacional número "CLS Centro Logístico Sureste" (mixta), para distinguir productos de la clase 39 del Nomenclátor Internacional, en concreto "Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; alquiler de almacenes; alquiler de automóviles; alquiler de barcos; alquiler de coches; alquiler de frigoríficos; alquiler de contenedores de almacenaje". A la inscripción de la marca mixta número , "CLS Centro Logístico Sureste", solicitada por la entidad "Control Logístico Sureste, S.L.", se había opuesto "General Logistics Systems Germany GMBH & CO OHG" en cuanto titular de las marcas números , y En vía de alzada la Oficina Española de Patentes y Marcas dicta resolución el 19 de octubre de 2004 con los siguientes razonamientos: "Que el artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, prohíbe el registro como marcas de los signos que por su identidad o semejanza con una marca anterior para designar productos o servicios idénticos o similares, puedan generar un riesgo de confusión en el público, incluyéndose el riesgo de asociación con la marca anterior dentro del citado riesgo de confusión. De donde se desprende que para determinar la viabilidad registral de una marca deben tenerse en cuenta dos factores, de una aparte la posible identidad o semejanza entre la marca solicitada y las marcas anteriores contrapuestas, y de otra, la coincidencia o similitud de sus ámbitos aplicativos, ya que la posibilidad de que exista un riesgo de confusión en el público, condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada, y ese riesgo existe únicamente cuando los productos o servicios que designan las marcas enfrentadas son de idéntica o análoga naturaleza o coinciden en su comercialización o aplicación o tienen una finalidad complementaria o relacionada. Que la aplicación al presente caso de estas pautas legales, lleva a la conclusión de que no concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1, por existir entre los signos enfrentados, la marca recurrida "CLS Centro Logístico Sureste" y las prioritarias "GLS General Logistics Sistems" suficientes disparidades tanto fonéticas como gráficas como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error en el público consumidor." SEGUNDO.- La Sala de instancia revoca la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, como hemos expuesto, al rechazar la alzada, había considerado que no concurrían en el caso de autos los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 6.1 de la Ley aludida, por existir entre los distintivos enfrentados la marca número "CLS Centro Logístico Sureste", solicitada, y las marcas números , y "GLS General Logistics Systems" obstaculizantes, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado. Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido contrario resuelto en la alzada fueron las siguientes: "Habiendo quedado planteada la litis como se acaba de exponer, la única cuestión a resolver por la Sección se contrae a determinar si pueden o no convivir en el Registro de la Propiedad Industrial, sin infringir las normas contenidas en el arts. 6.1 y concordantes de la Ley de Marcas y sin riesgo de confusión 2

3 en el mercado y entre los consumidores, la marca nacional núm "CLS Centro Logístico Sureste" (mixta), para "Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; alquiler de almacenes; alquiler de automóviles; alquiler de barcos; alquiler de coches; alquiler de frigoríficos; alquiler de contenedores de almacenaje", para la clase 39 del Nomenclátor, y las marcas internacionales H GLS General Logistic Systems (mixta), H GLS General Logistic Systems (mixta) y H GLS, para la clase 39 todas ellas, cuya titularidad corresponde a la recurrente. Aplicando la doctrina al caso de autos la Sala entiende que se producen los factores de riesgo que alega la recurrente para oponerse a las marcas, pues no existen suficientes diferencias de carácter fonético y gráfico para diferenciarlas de forma absoluta, ni que las dote de singularidad que permita al consumidor distinguirlas en el mercado pues el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamental es que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia; las igualdades son de tales, y dada la generalidad de los términos que existe impedimento para su inscripción, y ello porque se puede concluir que las marcas enfrentadas suenan al oído de forma prácticamente igual y no son diferenciables por la parecida composición de sus vocablos y gráficos por lo que procede estimar el presente recurso." TERCERO.- En el único motivo de casación articulado al amparo de lo dispuesto en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, la recurrente imputa al tribunal de instancia la infracción del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, de 17 de diciembre de 2001, y de jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo sobre la necesidad de comparar en su conjunto las marcas confrontadas sin descomponer los elementos, en este caso, denominativos, que las integran, ignorando, asimismo, la doctrina emanada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictada en interpretación de la Directiva de Armonización de diciembre de 1989 que establece los criterios de comparación entre marcas. Entiende la parte actora que se han producido las infracciones del precepto aludido de la Ley de Marcas citada al denegarse el registro de la marca solicitada, criterio que se fundamenta en la estrecha semejanza fonética entre los signos enfrentados y la coincidencia aplicativa. La Sala de instancia sustenta su decisión en la existencia de semejanzas en los signos enfrentados que no evita el riesgo de confusión entre la marca concedida y la aspirante. En ese sentido, el recurrente afirma que la Sala ignora el conjunto de los elementos que componen la marca y desconoce los criterios de comparación establecidos por la jurisprudencia. Hemos reiterado en múltiples ocasiones que el recurso de casación se configura como un recurso extraordinario destinado a verificar la correcta aplicación e interpretación del derecho, sin que proceda la revisión de las apreciaciones de tipo fáctico, como los hechos probados y otras valoraciones como las relativas, en el derecho de marcas, a la existencia o no de riesgo de confusión, ámbito aplicativo y otras. Y ello por ser la casación un recurso extraordinario que se limita a enjuiciar la correcta interpretación y aplicación del derecho, aceptando los hechos establecidos en la instancia (entre las mas recientes, la STS 19 de junio de 2009, recurso de casación numero 7120/2005 ). En la indicada jurisprudencia hemos declarado, sin embargo, que la intangibilidad de las apreciaciones sobre hechos decae cuando no están debidamente motivadas, son irrazonables o arbitrarias o, finalmente, incurren en error patente. Esto último es lo que ha ocurrido en que advertimos la omisión de la aplicación del criterio de la valoración global y unitaria de las marcas enfrentadas que fue oportunamente alegada por el recurrente. En efecto, con arreglo a nuestra reiterada jurisprudencia, la comparación entre los signos en litigio ha de hacerse de manera global y unitaria, sin descomposiciones artificiosas de sus términos fonéticos o gráficos, procurando la valoración del efecto global y no fragmentada que cada marca ocasiona en el consumidor medio, pues es esa impresión de conjunto la que le podrá inducir al error o confusión entre marcas que impide la regulación legal sobre la materia, en defensa tanto de los propios consumidores como de los legítimos derechos de los titulares de las marcas y de su inversión en las mismas (SSTS de 22 de enero de 2009, recurso de casación numero 3.800/2006 y de 4 de julio de 2007, recurso de casación numero 6407/2001 ). Sin duda, dentro de esa impresión global se puede destacar, en su caso, la singular relevancia del elemento denominativo o fonético, así como la especial importancia de algún elemento de los que integren el conjunto denominativo, gráfico o mixto de los signos enfrentados. Ahora bien, este criterio último no puede llevarse al extremo de eliminar de la comparación todos los restantes elementos y efectuar la comparación sólo con el que se considere predominante, pues con ello se priva indefectiblemente a la comparación del efecto o impresión unitaria y global de las marcas (Sentencias de 9 de octubre de 2.003, recurso de casación y de 30 de diciembre de 2.003, recurso de casación 2.618/1.999 ). 3

4 Pues bien, sucede en el caso de autos que el examen de las actuaciones pone de manifiesto que la Sala de instancia ha incurrido en un error notorio en la valoración del riesgo de confusión entre los signos enfrentados. En efecto, a pesar de invocar las pautas clásicas de comparación entre marcas sentadas por la jurisprudencia de esta Sala como el análisis con arreglo a una visión de conjunto con todos sus componentes de cada marca en litigio para apreciar el efecto que las mismas originan en el consumidor medio, el examen específico de los elementos que componen los registros contrapuestos en el presente caso ha llevado al Tribunal sentenciador a una valoración manifiestamente errónea de los riesgos de confusión y asociación entre los mismos. Son evidentes las diferencias denominativas entre los registros contrapuestos, como se desprende de la comparación entre la expresión de la marca aspirante "CLS Centro Logístico Sureste", y la expresión en inglés de las marcas prioritarias "GLS General Logistic Systems" y "GLS" extremos sobre el que la Sala equivocadamente afirma que "suenan al oído de forma prácticamente igual", cuando, por contra, una comparación fonética sencilla y simple lleva a apreciar claras diferencias entre ambas expresiones que únicamente coinciden en el término de carácter genérico "Logistics/Logístico". De igual modo el gráfico de la indicada marca aspirante presenta notorias diferencias con las oponentes, por cuanto en la primera el distintivo consiste en tres letras iniciales mayúsculas "CLS" seguida de tres flechas en distintas direcciones, incluyendo la reproducción en su parte inferior y en letras pequeñas del nombre "Control Logístico Sureste" mientras que las segundas, esto es, los distintivos contrapuestos prioritarios consisten una de ellas, en un rectángulo negro que contiene en el centro las letras "GLS" precedidas por una sola flecha con la denominación "Control Logistic Systems que figuran en la parte inferior de las letras y las otras dos en las letras "GLS" en distintos tamaños. En suma, las diferencias entre los signos analizados ofrecen diferencias de conjunto, denominativas y gráficas que consideramos sustanciales y permiten concluir, a diferencia del criterio de la Sala de instancia sobre la inexistencia del riesgo de confusión y asociación que pudiera generar el reconocimiento de la marca solicitada "CLS". También se evidencia que frente a lo afirmado, la incorporación de la nueva marca no presenta problemas de confundibilidad con las otras prioritarias y no genera un riesgo de confusión y asociación en el consumidor medio necesario para la aplicación de la incompatibilidad a la que se refiere el mencionado precepto de la Ley de Marcas. En definitiva, la apreciación del riesgo de confusión o asociación en que se sustenta la negativa de la marca solicitada "CLS Centro Logístico Sureste", supone un patente error de valoración que conduce a la casación de la sentencia recurrida y, por las mismas razones, a la desestimación del recurso contencioso administrativo, confirmando la resolución administrativas de fecha 19 de octubre de 2004, que confirma en alzada la precedente de fecha 29 de abril de 2004, concediendo definitivamente la marca solicitada. QUINTO.- No procede la imposición de costas según lo establecido en los artículo 95.2 y y 2 de la Ley de la Jurisdicción. En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución, FALLAMOS 1. Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dª Mª Isabel Campillo García, en representación de "CONTROL LOGÍSTICO SURESTE, S.L." contra la Sentencia de fecha 25 de enero de 2007 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso nº 97/2005, sentencia que casamos y anulamos. 2. Que DESESTIMAMOS el mencionado recurso contencioso-administrativo, interpuesto por GENERAL LOGISTICS SYSTEMS GERMANY GMBH & CO.OHG. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 19 de octubre de 2004 que confirma en alzada la precedente de fecha 29 de abril de 2004, dictadas en el expediente de marca número , resoluciones que declaramos conformes a derecho. 3. No se hace imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni de las del de casación. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Ramon Trillo Torres.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Excma. Sra. Magistrada Dª Maria Isabel 4

5 Perello Domenech, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico. 5