CRITERIOS de PATENTABILIDAD SOLICITUDES de PATENTES QUÍMICAS y FARMACÉUTICAS I- INTRODUCCIÓN

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1 CRITERIOS de PATENTABILIDAD SOLICITUDES de PATENTES QUÍMICAS y FARMACÉUTICAS I- INTRODUCCIÓN 1.1-El documento de patente para invenciones en cualquier campo de la tecnología, consta básicamente de tres partes: - Datos bibliográficos, donde figura la información relativa al titular e inventores; números y fechas, de prioridad y de solicitud; fecha de publicación; número y fecha de concesión; título, resumen, y clasificación internacional de la invención. - Memoria Descriptiva, donde se revela toda la invención, los antecedentes conocidos por el inventor, su naturaleza, sus características y propiedades, por lo menos una forma de realización de modo que pueda ser reproducible, ejemplos, ensayos que permitan demostrar sus propiedades y su mérito inventivo. - Capítulo Reivindicatorio, que comprende un conjunto de cláusulas cuyo contenido se basa en la Memoria Descriptiva y que determinan el alcance de la protección conferida. 1 La estructura general de un capítulo reivindicatorio se encuentra estandarizada, normalmente incluye una o más cláusulas independientes (principales) que definen las características esenciales de la invención y otras cláusulas, dependientes, que definen características o modos de realización particulares. Estas últimas se encuentran referidas o ligadas a cláusulas independientes o a otras dependientes. Las reivindicaciones pueden estar dirigidas a productos o a procedimientos y normalmente coexisten ambos tipos en un mismo capítulo reivindicatorio. A su vez, se pueden distinguir tres partes principales en el formato habitual de una reivindicación: -El preámbulo que define la invención y el estado de la técnica relacionado, donde se menciona las características conocidas que son necesarias para definir los elementos que se van a proteger, también puede aparecer el uso pretendido y el sector de aplicación. -La parte caracterizadora donde se detallan las características novedosas del objeto de la patente, siendo los aspectos nuevos que la invención agrega al arte previo y los que, en combinación con las características mencionadas en el preámbulo, se desean proteger. 1 Art. 35 Ley El alcance de la protección conferida por una patente estará determinado por sus reivindicaciones, las que se interpretarán de conformidad con la descripción y los dibujos. 1

2 Entre ambas partes, se utilizan frases de transición tales como, caracterizada/o por, que comprende, que consistente, etc., muy importantes para indicar dónde termina el arte previo y comienza la invención así como para la interpretación global de la reivindicación. La solicitud de patente y en particular la estructura y el contenido de dicho capítulo reivindicatorio permiten delimitar los aspectos de la invención que el titular pretende impedir que terceros fabriquen, vendan o utilicen, bajo pena de infracción. 1.2-El Artículo 8º de la Ley en materia de patentes establece que son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, sin que defina el término invención. Dicha ley, así como la de muchos otros países, poseen artículos en los cuales se establece a título general: -casos que no se consideran invenciones, a efectos de la ley correspondiente, -requisitos que debe cumplir una invención para ser patentable: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial o utilidad. -materia no patentable conforme a lo establecido en la ley respectiva. Como consecuencia de esto: Para que una invención sea patentable, primero deberá ser una invención a los efectos de la ley correspondiente y no estar comprendida dentro de la materia excluida de patentabilidad, y segundo, deberá cumplir con los requisitos sustantivos de patentabilidad, es decir el de novedad, altura o actividad inventiva y aplicación industrial, para lo cual la solicitud de patente se somete a una evaluación técnica, que se apoya en el marco legal correspondiente, Ley de 2/9/99 para Uruguay. A los efectos del sistema de patentes, y en particular considerando las disposiciones de la mencionada Ley , significa que: -Existe Novedad, cuando en el mundo no hay nada que se haya hecho accesible al público con anterioridad a la invención que pretende protegerse como patente, y que la anticipe en cuanto a su naturaleza o contenido, por lo que se considera novedad en un ámbito universal. La invención se considerará novedosa cuando no se encuentre en el estado de la técnica. Por estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación, o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero, en forma de poder ser ejecutados. También deberá considerarse comprendido dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud en el trámite en el país cuya fecha de presentación o, en su caso, de prioridad, fuese anterior a la de la solicitud que se estuviese examinando, siempre que ese contenido quede incluido en la solicitud anterior cuando ella fuese publicada (Art. 9º Ley ) 2

3 No afectará la novedad la divulgación de la invención realizada dentro del año que precede a la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad que se invoque, siempre que aquella derive, directa o indirectamente, de actos realizados por el inventor, sus causahabientes o terceros con base en informaciones obtenidas directa o indirectamente de aquél (Art. 10º Ley ) 2. -Altura Inventiva, es el estado que surge como resultado de una actividad intelectual, que no es obvio o evidente para un experto o persona versada en la materia y que significa un aporte al campo de la tecnología. Una invención supone actividad inventiva cuando dicha invención no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica para un experto en la materia (Art. 11 Ley ). Aplicación Industrial: Una invención se considera susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser utilizado en la industria, entendida ésta en su acepción más amplia (Art. 12 Ley ) Cumplidos todas las etapas anteriores y las exigencias administrativas, con respecto a plazos y tasas establecidas, el Estado podrá proceder a la concesión de la patente, expidiendo el título correspondiente al solicitante de la misma. El Título faculta al titular de la patente a impedir que terceros realicen sin su autorización cualesquiera de los siguientes actos: fabricar, ofrecer en venta, vender, utilizar importar o almacenar un producto patentado y en el caso de que la patente corresponda a un procedimiento, utilizar el mismo o realizar los actos mencionados anteriormente para el producto obtenido por dicho procedimiento (Art.34 Ley ). La patente de invención tendrá un plazo de duración de veinte años, contados a partir de la fecha de solicitud (Art.21). Si bien, la Ley en su conjunto puede ser aplicable a las invenciones en todos los campos de la tecnología, la evaluación técnica de las solicitudes de patente, en el campo de la Química y Química Farmacéutica, se apoya más frecuentemente en ciertos artículos, algunos de los cuales ya han sido citados, como los artículos 8, 9, 10, 11, 12 y otros que siguen a continuación: Art.13.- No se considerarán invenciones a efectos de la presente ley: A) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. Art No son patentables: A) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales. B) Las invenciones contrarias al orden público, las buenas costumbres, la salud pública, la nutrición de la población, la seguridad o el medio ambiente. Art.15- Los productos o los procedimientos ya patentados comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con las disposiciones de la presente ley, no podrán ser objeto de nueva patente por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al comprendido en la patente inicial. 2 Nota- No todos los países miembros del ADPIC tienen el período de gracia (del Art.10 Ley ) en sus legislaciones nacionales 3

4 Sin embargo, Ministerio de Industria Energía y Minería Existe un espacio conceptual entre lo que establecen las legislaciones nacionales, en forma amplia, y la diversidad de casos concretos de invenciones que pueden llegar a darse en dichos campos, en particular los de Química y Química Farmacéutica. Es decir que, a pesar del marco legal proporcionado por las legislaciones en materia de patentes se da dicho espacio conceptual, entre lo que expresa la ley respectiva y lo que significa técnicamente una invención, el cual genera a las oficinas de patentes la necesidad de disponer de ciertas normas internas, comúnmente llamadas criterios de patentabilidad, para evaluar las solicitudes de patentes con uniformidad de criterios y verificar el cumplimiento, o no, de los requisitos de patentabilidad, novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. 4

5 II-CRITERIOS de PATENTABILIDAD 2.0- Reivindicaciones de Producto 2.1- Compuesto Químico La forma más común de reivindicaciones son aquellas que definen al compuesto químico en términos de su estructura química (fórmula general). En el caso que esta estructura no sea conocida el compuesto podría ser definido en términos de sus propiedades físicas, físicoquímicas y/o biológicas cuando los parámetros sean suficientes para definir el producto sin ambigüedad y puedan ser claramente determinados sea por información contenida en la descripción o por procedimientos usuales en la técnica. Parámetros como puntos de fusión, forma cristalina, viscosidad, solubilidad etc, aunque útiles en combinación con otros parámetros, no distinguen por si solos al producto en cuestión de probablemente varios otros. Sin embargo, parámetros que permiten una distinción más precisa son, por ejemplo lo espectros IR, NMR, en combinación con el PM (peso molecular) Teniendo en cuenta las limitaciones del párrafo anterior y si cumplen los requisitos de patentabilidad (novedad, altura inventiva y aplicación industrial) se pueden aceptar las siguientes reivindicaciones: a. Compuesto caracterizado por presentar la fórmula general (X); b. Compuesto caracterizado por presentar (características fisicoquímicas; espectros IR, NMR, PM, otros); c. Compuesto caracterizado por presentar (características biológicas); Reivindicaciones que definen el compuesto por el proceso de obtención (p. ej. "Compuesto caracterizado por ser obtenido por la reacción de A con B, sólo será aceptado en casos extremos en los cuales no sea posible definir el producto (compuesto) de 5

6 otra manera, es decir que el proceso sea lo suficientemente preciso de forma de evitar ambigüedades en cuanto a lo que se está protegiendo. Esto porque, en la medida que los productos resultantes pueden incluir también subproductos, las reivindicaciones tienden a no ser claras con respecto al producto que efectivamente se pretende proteger La reivindicaciones que definen el compuesto por su aplicación normalmente son formuladas como: Compuesto (de forma genérica) caracterizado para ser usado para X. Compuesto Y caracterizado para ser usado para X. Ambas reivindicaciones no deberían ser aceptadas en la medida que representan una indefinición de la materia protegida (Art. 3B Reg.), puesto que en el primer caso cualquier producto que presente dicha actividad (uso) especificada estaría dentro del alcance de protección, representando entonces una indefinición en cuanto a la materia que efectivamente se desea proteger. En el segundo caso, la parte característica del compuesto Y es para ser utilizado para X, si X fuera una patología entonces dicha reivindicación podría estar enmascarando un método terapéutico, no patentable conforme al Art. 14 A, entonces este tipo de reivindicación no sería aceptable. Si X se refiere a un sector diferente al de la salud, por ejemplo X fuera combatir plagas, es decir si Y fuera un plaguicida, este tipo de reivindicación si podría ser aceptada, siempre que Y sea nuevo, de lo contrario podría estar enmascarando un nuevo uso lo que no sería patentable conforme al Art. 15, y en este último caso la reivindicación no podría ser aceptada Compuestos presentes en la naturaleza o encontrados en la naturaleza (inclusive los de constitución desconocida y extractos de animales/plantas), no serían patentables conforme a lo establecido en el Art. 13 A o 13 G. 6

7 La primera disposición incluiría productos no biológicos, como productos con moléculas relativamente sencillas, extraídos de plantas o de animales, que podrían ser considerados descubrimientos y la segunda disposición comprendería, el material de naturaleza biológica. 3 Los extractos comprenden, salvo en casos muy raros, varios compuestos entre activos y no activos, aunque sean aislados de la naturaleza no se consideran invenciones por dicho Art. 13 A Compuestos químicos, obtenidos sintéticamente, que corresponden a compuestos que existen en la naturaleza, no pudiendo distinguirse de éstos, no son considerados como invenciones de acuerdo al artículo 13A, si fueran no biológicos (descubrimientos), o 13G si fueran biológicos (como existen en la naturaleza). No obstante, el procedimiento de obtención podría ser patentable, si éste fuese nuevo e inventivo Composiciones en general Las composiciones, en el ámbito de patentes, forman parte de reivindicaciones de producto, por tanto cabrían las consideraciones presentadas encima para los compuestos químicos, sin embargo, puesto que, por definición, una composición es una mezcla o agrupación de ingredientes (componentes) con un propósito, este concepto debe estar presente y suficientemente claro en el texto de la reivindicación, independientemente de tener mayor o menor detalle, en términos de componentes y/o parámetros Por otra parte, una reivindicación de composición que se encuentra caracterizada por comprender un solo componente, y sin delimitaciones cuantitativas, equivale a una reivindicación para el propio componente, en la medida que incluye la posibilidad de que la "composición" tenga 100% de dicho componente. Así, debe comprobarse en la descripción las características descriptivas que deben estar presentes en la (s) reivindicación (es) de la composición en cuestión, a fin de definir y delimitar con precisión lo que se ha desarrollado en realidad. 3 Para los materiales y procedimientos que comprenden productos biológicos se presentan criterios de examen aparte. 7

8 Esto significa que una composición puede perfectamente estar caracterizada por presencia de un solo componente, siempre que se compruebe que ésta es el desarrollo realizado, y que en el texto de la reivindicación existan elementos que refieran efectivamente a una composición. Por ejemplo, cuando la solicitud tiene como objeto principal un producto nuevo, podría llegar a aceptarse una reivindicación de composición caracterizada por comprender a dicho producto y excipientes farmacéuticamente aceptables. la Sin embargo, si el objeto principal de la solicitud es la composición, suele ser de alta probabilidad que el componente en cuestión no sea nuevo, entonces en este caso una reivindicación que sólo se encuentre caracterizada por dicho componente y excipientes farmacéuticamente aceptables, no puede ser aceptada. La reivindicación debería incluir entonces otros componentes, excipientes, cantidades u otras características que permitan distinguirla de las composiciones del estado de la técnica La definiciones cualitativas y/o cuantitativas con mayor o menor grado de precisión, en reivindicaciones de composición, se necesitan cuando fueran indispensables para la delimitación de la protección con relación al estado de la técnica y conforme se ha explicado en el párrafo anterior. Por ejemplo: Composición cosmética en que la invención consiste en la adición de un colorante: Situación 1- En la descripción se muestra que la invención reside en la utilización del colorante y puede ser aplicada a cualquier composición cosmética. El estado de la técnica revela que previamente a la fecha de solicitud la adición no era conocida, en este caso una reivindicación de tipo: Composición cosmética caracterizada por comprender un colorante asociado a uno o más ingredientes cosméticamente activos sería aceptable. Situación 2- La descripción revela que la invención reside en la utilización del colorante y puede ser aplicada a cualquier composición cosmética. No obstante, se verifica que, la invención no se aplica a cualquier colorante (o clase de colorante) o el estado de la técnica 8

9 revela que tal adición ya era conocida para determinados colorantes (o clase de colorante), en este caso la reivindicación debería ser: Composición cosmética caracterizada por comprender tales y tales colorantes ( o clase de colorante) asociados a uno o más ingredientes cosméticamente activos ( u otro texto que implique la existencia de más de un componente). Situación 3- La descripción revela que la invención reside en la utilización del colorante y puede ser aplicada a cualquier composición cosmética, no obstante se verifica que la invención se aplica sólo a un determinado rango de concentraciones del colorante. En este caso la reivindicación debería ser: Composición cosmética caracterizada por comprender de x% a y% de un colorante asociado a uno o más ingredientes cosméticamente activos ( u otro texto que implique la existencia de más de un componente), para poder ser aceptable. Situación 4- La descripción revela que, de hecho la invención reside en el uso de los colorantes, pero el desarrollo, por ejemplo, se refiere a una determinada composición cosmética con elementos activos y no activos bien definidos (mismo a nivel de clase) incluso en sus rangos de concentración. En este caso, la reivindicación debe contener todos estos elementos definidos (cualitativa y cuantitativamente) de conformidad con aquello que el examinador considere suficiente para delimitar los derechos conferidos Composiciones basadas en productos no patentables Como se ha mencionado anteriormente, una reivindicación de composición cuya única característica sea la presencia de un determinado producto confiere protección también para este producto en si. De esta forma una reivindicación de composición caracterizada tan sólo por contener un producto no patentable (por ejemplo un extracto natural), no puede ser aceptada ya que protegería al propio producto no patentable. O sea que aquí, con más razón que en los casos de componentes patentables, en las reivindicaciones de composición son más necesarios las características o parámetros que determinen sin duda que de hecho se trata de una verdadera composición es decir descartando por completo que el producto (no patentable) se encuentre solo. 9

10 En estos casos debe tenerse especial cuidado con el texto de la reivindicación en lo que se refiere al o a los componentes de la composición en cuestión, de forma de evitar que representen una mera dilución (una solución acuosa, por ejemplo, de un producto no patentable). Teniendo en cuanta que una composición tiene por finalidad colocar el o los componentes activos en una forma consumible o administrable con el propósito final al que se destina, una mera dilución podría entenderse como aquella en que el solvente no contribuye para este propósito final, siendo apenas un medio utilizado para la extracción. Así es posible que un extracto acuoso u etéreo de una determinada planta, por ejemplo, a pesar de que contiene un componente (solvente de extracción), además del propio extracto, no represente una composición pronta para ser utilizada en su objetivo final, y este mismo extracto diluido en otro disolvente (utilizado por ejemplo para volverse absorbible) represente una composición de hecho y no una mera dilución, entonces de este modo, sí podría ser patentable Composiciones definidas por su forma de aplicación o acción De la misma forma que en los casos de compuestos (véase 2.1.4), las reivindicaciones de composiciones, definidas por su forma de aplicación o acción, no son precisas y causan una indefinición en cuanto a la materia protegida, por lo que no deben ser aceptadas, (Art.3B Reg.) Además en el caso que la referida aplicación se relacionara al área médica, la protección recaería también sobre un método terapéutico, no patentable conforme a los establecido en el Artículo 14A (Por considerarse que estaría protegiendo el método terapéutico, en forma indirecta) 10

11 Composiciones que presentan los componentes separados. En estas composiciones, muchas veces llamadas combinaciones, los componentes (o grupo de componentes) están físicamente separados, siendo embalados o administrados (en el caso de medicamentes) juntos o separadamente. Es este caso debe observarse atentamente cómo está definida la reivindicación. -En el caso que la combinación se defina por sus componentes, y se menciona que éstos pueden ser embalados juntos o separadamente pueden ser aceptadas, excepto en el caso de combinaciones farmacéuticas, salvo que se trate de un kit. En este caso hay que tener cuidado que en la descripción (o incluso en la reivindicación) puede decir que dichos componentes se administran juntos o separadamente dejando al descubierto, en esencia un régimen o un método terapéutico, no patentable conforme al artículo 14A. -En el caso de combinaciones de productos (principios activos) conocidos, las reivindicaciones podrían llegar a ser observadas por falta de novedad y/o de la altura inventiva, cuando se comparan los componentes de la combinación separadamente con dichos productos. -Las reivindicaciones de este tipo suelen ser poco claras, ya que si presentasen suficiente inventiva podrían llegar a ser reivindicadas como composiciones propiamente dichas y no como combinaciones. -Este tipo de reivindicaciones suelen presentarse en solicitudes que originalmente reivindican un método terapéutico, donde se detalla un nuevo régimen terapéutico, y cuando la división de examen hace la observación de no patentabilidad, conforme a lo establecido en el Art. 14A, el solicitante suele transformar el juego reivindicatorio de método terapéutico a reivindicaciones de combinaciones. En este caso, tampoco deberían aceptarse dichas reivindicaciones, excepto que haya sustento en la descripción como para reivindicar las composiciones propiamente dichas que comprendan a todos los componentes en una única forma farmacéutica. 11

12 Composiciones definidas por su forma física. Ministerio de Industria Energía y Minería En el área farmacéutica, las composiciones frecuentemente están definidas por su forma física. -En el caso que una composición esté definida por su forma farmacéutica solamente, por ejemplo píldora, tabletas, inyectables, etc., como: Composición farmacéutica caracterizada por tener fórmula de cápsula debería ser rechazada debido a que no define con precisión el objeto a proteger, es decir que la protección podría recaer sobre cualquier composición en forma de cápsula. - Una composición puede ser reivindicada en forma de píldora, tabletas, inyectables, etc. pero incorporando las características constructivas que le confieren la novedad e inventiva a dicha composición, por ejemplo formato, distribución de los componentes, tipo de material, número y distribución de capas de revestimiento, es decir más allá de la mera definición de los componentes propiamente dichos, y en este caso la reivindicación podría ser aceptada. -Cuando se trata de una nueva forma de presentación de un producto conocido, la reivindicación debe tener incorporada la materia o características que hace la distinción entre lo conocido y lo inventado y dichas características distintivas ser las responsables de conferirle la altura inventiva. Por ejemplo una composición de un producto conocido que se caracteriza por una forma de liberación determinada, debería poder caracterizarse por sus componentes, cuya naturaleza, propiedades físico químicas, disposición en la formulación, tipo de revestimiento, etc. sean los responsables de dicho perfil de liberación Composiciones definidas por características mixtas. Composiciones definidas, en la misma reivindicación, por más de un tipo de características de las indicadas encima, por ejemplo, una composición definida cualitativamente y/o cuantitativamente y por su forma física o forma de aplicación, no habría problema en aceptarlas, más allá de lo señalado anteriormente (respecto de la claridad, imprecisiones o ambigüedades). 12

13 Sin embargo, en el caso de composiciones farmacéuticas, cuando una característica es la forma de aplicación esto estaría protegiendo indirectamente el método terapéutico. En este sentido, se debe prestar especial atención a cómo está redactada la reivindicación y los términos que se utilizan para no otorgar una protección indebida. Términos como dosis, dosificación pueden tener diferente significado según la interpretación, puede significar cantidad, proporción de un componente en una mezcla, una acción de suministrar, método, uso, etc. Por tanto esta parte debería ser retirada por contravenir indirectamente el Art. 14A. Sin embargo, también se debe prestar especial atención al exigir que se retiren dichas características de aplicación, debido a que en la mayoría de los casos, aquellas representan una limitación necesaria para definir el alcance de la protección y al retirarlas podría significar una ampliación indebida de la materia reivindicada (Art.30). En consecuencia, ante el riesgo de proteger un método terapéutico, este tipo de reivindicaciones deberían ser retiradas en su totalidad Objetos de protección complejos En el sistema de patentes, algunos objetos para los cuales se solicita protección por patentes suelen ser complejos, en el sentido de cómo adecuar los conceptos técnicos al marco legal correspondiente, es decir que son complejos para determinar el cumplimiento o no de los requisitos de patentabilidad. Sobre todo si se tiene en cuenta que estos objetos de protección, como son los compuestos representados por una fórmula Markush, isómeros, polimorfos, sales y otros derivados, composiciones y formas farmacéuticas, combinaciones, prodrogas y metabolitos activos, de compuestos conocidos, son los que suelen ser evaluados con criterios de patentabilidad divergentes, en particular si se comparan los criterios utilizados por oficinas de referencia como la EPO 4 y de USPTO 5, con respecto a los utilizados en países de América Latina, en su conjunto. 4 European Patent Office 5 United States Patent and Trademark Office 13

14 Compuestos representados por una fórmula tipo Markush. Por ejemplo: Como puede observarse, los símbolos representados por Rx, X, Y, L, Z, A, B, M, n, p, q, en las fórmulas generales anteriores, implican una multiplicidad de átomos o radicales posibles que a su vez pueden estar combinados en dichas fórmulas generales de múltiples formas, para rendir también infinidad de compuestos y sin embargo están comprendidos en una única fórmula general. Por tanto, de concederse patentes sobre compuestos representados por este tipo de fórmulas, se estaría permitiendo la protección de una gama muy amplia de compuestos químicos. En las solicitudes de patentes que reivindican compuestos dentro de una fórmula Markush, frecuentemente se observa que, la gran mayoría de los compuestos no fueron sintetizados en la práctica, es decir no se dan suficientes ejemplos de preparación, de su caracterización, y tampoco sus propiedades son probadas en su mayoría, por tanto, el alcance del objeto de protección no estaría delimitado con precisión. Para exigir la restricción del objeto de una solicitud de patente que reivindica compuestos de tipo Markush, se dispone de argumentos como, debido a la amplitud de la reivindicación y a que por lo general la actividad farmacológica en las solicitudes no se encuentra probada, para un número representativo de compuestos de dicha fórmula, la gran mayoría de los mismos sería de naturaleza puramente teórica y, como consecuencia, sin aplicación verificada, por lo que se considera afectada la aplicación industrial de dichos compuestos Art.12 Ley (véase y Anexo I). Como consecuencia, en caso de ser restringida la solicitud, debería evaluarse la actividad inventiva, y restantes criterios, respecto de aquellos compuestos que representen una generalización razonable de los ejemplos, debidamente identificados, y de los compuestos a 14

15 los que se les haya verificado las propiedades declaradas en la solicitud, las que en el campo farmacéutico normalmente se encuentran vinculadas a la acción farmacológica. En este sentido, cada oficina puede definir y establecer los límites para el significado de generalización razonable de los ejemplos y compuestos debidamente identificados a los que se les haya verificado las propiedades declaradas en la solicitud. Desde el punto de vista técnico la generalización razonable se evalúa por similitud estructural, isosterismo, etc. entre la gran diversidad de los compuestos químicos reivindicados y los ejemplos de compuestos efectivamente sintetizados, caracterizados y con informes de resultados de actividad (véase y Anexo I) Isómeros de productos conocidos. Dos compuestos son isómeros cuando están constituidos por igual número y clase de átomos o sea que poseen la misma fórmula química, pero su estructura molecular es diferente. En el caso de que la isomería dependa de la posición de los átomos en el espacio se denomina estereoisomería, de la que existen tres tipos: isomería geométrica, isomería conformacional e isomería óptica. Un estereoisómero es, entonces, un isómero de una molécula que tiene las mismas conexiones átomo a átomo que dicha molécula, pero difiere en la orientación espacial de los mismos. En el caso de la isomería geométrica se trata de compuestos con dobles enlace carbono, carbono y se puede encontrar dos radicales idénticos del mismo lado del doble enlace (isómero cis) o en lados opuestos al mismo (isómero trans). Ambos isómeros tienen propiedades químicas similares y diferentes propiedades físicas, por ejemplo, puntos de fusión, solubilidades, etc. -La isomería conformacional se refiere a la disposición de una molécula en el espacio en relación con la rotación de diversos enlaces simples unos con respecto a otros; por lo tanto, los isómeros conformacionales, o rotámeros, son moléculas interconvertibles entre sí por la rotación en torno a enlaces simples. Tanto los isómeros geométricos como conformacionales pueden presentar diferencias en la acción farmacológica. 15

16 -Los isómeros ópticos se refieren a sustancias que desvían el plano de la luz polarizada hacía la derecha, dextrógiros (+) o hacía la izquierda, levógiros (-), debido a la presencia de uno o más átomos de carbono asimétricos, es decir cuando las cuatro valencias de éste átomo se unen a radicales diferentes entre sí. En este caso los isómeros se presentan en el espacio, uno como imagen especular del otro y se denominan enantiómeros. Estos poseen propiedades químicas y físicas prácticamente idénticas, con excepción de la desviación de la luz polarizada, pero sin embargo pueden presentar diferencias significativas en la actividad farmacológica. 6 En el área farmacéutica, es frecuente encontrar compuestos que presenten este tipo de isomería, así como también las llamadas mezclas racémicas, que consisten en una mezcla ópticamente inactiva de iguales cantidades de isómeros ópticos. -Si la mezcla racémica es conocida, puede ocurrir que se presente una solicitud de patente que reivindique protección de uno sólo de los isómeros que forman parte de ella. En este caso, se considerará que el isómero no es nuevo, si éste es mencionado específicamente en el antecedente, o aunque no se mencione explícitamente, si se describe un proceso con suficiente detalle tal que partiendo de un reactivo determinado se conduce el proceso de forma tal que el producto sea necesariamente el isómero en cuestión. 7 Por el contrario, si el antecedente sólo indica que la mezcla racémica puede ser fraccionada en sus componentes, ello no anticiparía la novedad de los isómeros en particular, pero para el isómero con actividad óptica en consideración, una vez que se verifica su novedad, la actividad inventiva es también un requisito a verificar. Con este enfoque, para la EPO, los isómeros individuales de una mezcla racémica conocida podrían llegar a considerarse nuevos, y la patentabilidad sería cuestión de si cumplen con el requisito de actividad inventiva o no. Pero aun así, en esta oficina este tipo de casos puede presentar dificultades para llegar a una resolución definitiva. 8 6 Manuel Litter Farmacología Experimental y Clínica 7 a Ed. p. 22 y 37 7 Decisión de Cámara de Apelaciones de la EPO, T12/81. 8 Solicitud EP referida al uso del isómero (+)-3-amino-1-hidroxi-pirrolidin-2-ona para tratar la ansiedad con reducción de efectos indeseables, rechazada por carecer de actividad inventiva, por la División de Examen y por el Board of Appeals. 16

17 -En otros países, como la India, se considera que los enantiómeros son conocidos, si es conocida la mezcla racémica, puesto que resultaría obvio para una persona versada en la materia que compuestos orgánicos, con un centro quiral, existan en dos formas óptimamente activas; por lo tanto en dicho país no podrían ser concedidas patentes de producto para los enantiómeros. -También han surgido otras propuestas de criterios para evaluar este tipo de solicitudes donde se considera que un enantiómero no debería ser patentable siendo conocida la mezcla racémica pero sí podría ser patentable el procedimiento para su obtención si cumple con los requisitos de novedad y actividad inventiva 9 (véase 2.3.8) Polimorfos de productos conocidos. El polimorfismo se define como la capacidad de un material sólido de existir en más de una forma cristalina. Algunos principios activos de aplicación terapéutica pueden existir en diversas formas polimórficas con propiedades diferentes que inciden, en mayor o menor grado, en sus características y comportamiento farmacéutico. Los polimorfos pueden encontrarse con frecuencia en grupos farmacológicos como esteroides y barbitúricos, entre otras drogas. Las formas polimórficas de un principio activo, en particular farmacéutico, con propiedades diferentes pueden tener diversos efectos en su comportamiento farmacotécnico 10 y farmacocinético 11. Dichas formas pueden diferir en cuanto a la estabilidad, tanto si se considera la materia prima como el producto terminado. Asimismo, en la elaboración de algunas formas farmacéuticas, como comprimidos, los polvos pueden mostrar diferente reología y compactación con la consecuente modificación del comportamiento farmacotécnico. Se puede observar también que los distintos polimorfos presentan diferencias en la solubilidad con consecuencias sobre la biodisponibilidad 12 y bioequivalencia entre formas de dosificación, tan importantes en terapéutica. 9 Ver Carlos Correa Guidelines, op. cit 10 Farmacotecnia, campo de la Farmacología que se ocupa de la preparación de las formas farmacéuticas para la administración al paciente. 11 Farmacocinética, campo de la Farmacología que se ocupa del estudio de la absorción, distribución, biotransformación y excreción de las drogas. 12 Biodisponibilidad; rapidez y magnitud de la absorción de una droga en una forma determinada cuando es suministrada por vía oral o rectal, entendiéndose que una droga ha sido absorbida cuando llega a la circulación general. Bioequivalencia; se considera que dos productos son bioequivalentes cuando presentan la misma biodisponibilidad o sea cuando alcanzan la circulación general con la misma rapidez y en la misma magnitud. 17

18 El polimorfismo de las drogas consiste en, formas amorfas, cristalinas y metaestables, en general la primera y la última suelen ser más solubles que las segundas, de manera que, en ausencia de otras características como inestabilidad, por ejemplo, pueden llegar a absorberse mejor. 13 Puede suceder que el polimorfo no se obtenga en forma pura sino, que en el proceso de formación queden atrapadas moléculas de disolvente en la red cristalina en una cantidad estequiométrica, originándose entonces un solvato. Si consideramos al agua como solvente, estaríamos frente a lo que se denomina un hidrato. Éstos presentan también propiedades diferentes desde el punto de vista farmacéutico, puesto que el estado de hidratación de la molécula también puede afectar su solubilidad y, en consecuencia, su biodisponibilidad. Por lo tanto, resulta claro que los polimorfos de un mismo compuesto químico, es decir con igual estructura molecular, desde el punto de vista farmacéutico, pueden llegar a tener propiedades diferentes y esto, entre otras razones, es lo que ha motivado y servido como un justificativo para solicitar la protección por patentes de polimorfos de un producto químico conocido. La cuestión es: Puede considerarse nuevo un polimorfo de un producto químico cuya estructura química es conocida? Con respecto a este tipo de solicitudes de patentes se han formulado opiniones a favor y en contra de su protección. Por un lado, se sostiene que las formas polimórficas no son creadas sino que normalmente surgen de la rutina experimental durante la formulación de la droga y dependen de las condiciones en que fueron obtenidas. 14 Además científicamente se reconoce que cualquier compuesto que presente polimorfismo tenderá a adquirir la forma más estable aun sin la intervención del hombre y que esto sería cuestión de tiempo, es decir que el polimorfirmo no se podría inventar o crear sino que se daría naturalmente como una propiedad intrínseca de la sustancia. Asimismo con respecto a los derechos conferidos, algunos expertos sostienen que el otorgar patente a este tipo de solicitudes en el sector farmacéutico contribuye a prolongar 13 Ejemplo de ello es el palmitato de cloranfenicol que prácticamente es inactivo cuando se suministra en forma cristalina, por su baja solubilidad, pero se absorbe perfectamente en forma amorfa. 14 Ver Carlos Correa Guidelines, op. cit, p.10,11. 18

19 la duración del plazo de protección de la patente de la droga original y por ende retardaría la entrada del medicamento genérico al mercado. Por otro lado, se observa que oficinas como la EPO han concedido patentes de nuevos polimorfos de productos conocidos basándose en el Kristallformen case, que considera que los productos con la misma fórmula química no son idénticos si difieren en parámetros confiables. Sin embargo, como se ha visto, otros países no conceden patentes a polimorfos obtenidos inevitablemente por el procedimiento descrito en la patente básica, o sea la que describe el compuesto químico, argumentando el no cumplimiento del requisito de novedad o porque los polimorfos de productos con estructura química conocida, ocurren naturalmente, por tanto serían considerados descubrimientos y no invenciones. En el caso que se solicitara protección para un nuevo procedimiento de obtención de un polimorfo, sí podría ser protegido y se haría imperativa la evaluación de la actividad inventiva de dicho procedimiento junto a los otros requisitos de patentabilidad (véase 2.3.8) Sales de productos conocidos y otros derivados. En ocasiones se solicita protección para derivados de compuestos químicos conocidos. Éstos pueden ser sales de principios activos ácidos o básicos, o ciertos ésteres de compuestos ácidos o compuestos químicos con grupos hidroxilo esterificados, a los cuales se les atribuye nuevas propiedades, que de un modo u otro se manifiestan en la aplicación farmacológica de éstos. Es muy frecuente que los derivados sean nuevos, si no se encuentran revelados en el estado de la técnica, pero como desde el punto de vista de la síntesis química preparar este tipo de sustancias es relativamente sencillo para una persona versada en la materia, en primera instancia a este tipo de derivados se le debería observar falta de altura inventiva. Sin embargo, en ocasiones puede ocurrir que se manifiesten en dicho tipo de derivados propiedades sorprendentes o inesperadas, o con ellos se haya resuelto un problema que se trató de resolver durante mucho tiempo, sin éxito hasta ese momento, lo cual para algunas 19

20 oficinas sería suficiente para conferirle mérito inventivo a las solicitudes de patentes que los involucran. De hecho han sido concedidas patentes a sales de compuestos conocidos. 15 Pero para ello debe demostrarse, por medio de tests in vitro o incluso ensayos in vivo, dependiendo de las propiedades, que éstas son efectivamente inesperadas o sorprendentes, que no se derivan en forma obvia del estado de la técnica y no son solamente apreciaciones subjetivas del solicitante. En consecuencia, respecto de este tipo de solicitudes que reivindican derivados nuevos de un producto químico conocido, se podría considerar que si ellos no poseen propiedades farmacéuticas sorprendentes o inesperadas, suficientemente probadas, o con ellos no se ha dado la solución a un problema de larga data, no serían inventivos y por ende no patentables. Por lo que, en principio no podría homologarse la decisión a tomar frente a este tipo de solicitudes de patente, sino que deberían analizarse caso a caso, para poder determinar si cumplen con el requisito de actividad inventiva o no, por lo que algunas podrían llegar a ser concedidas mientras que otras no. Sin embargo, cada oficina debería establecer claramente, el nivel de exigencias para considerar cuándo una propiedad se encuentra suficientemente probada y cómo se va a evaluar el hecho que se ha estado investigando y realizando esfuerzos para resolver dicho problema durante un tiempo prolongado (véase 2.3.8) Composiciones y Formas Farmacéuticas de productos conocidos. Como se mencionó anteriormente (párrafo 2.2), en las solicitudes de patentes en el área farmacéutica pueden distinguirse dos grandes grupos de composiciones a ser reivindicadas. -En primer lugar se pueden considerar las composiciones caracterizadas por contener un compuesto químico nuevo e inventivo, como principio activo, cuyo rango de dosis puede estar especificado en la reivindicación o no, más excipientes, que pueden estar definidos o 15 EP (B1)- New salts of tetra:hydro:quinolinium-methyl substd. Cephem derive. EP (B1)- New citrate salt of 5,8,14-triazatetracyclo( ,11.04,9)-hexadeca-2(11),3,5,7,9-pentene. 20

21 no, o simplemente éstos últimos suelen estar expresados como un vehículo farmacéuticamente aceptable. Al examinar este tipo de reivindicaciones, las cuales se encuentran sólo caracterizadas por contener el principio activo, supuestamente nuevo e inventivo, y que además los excipientes, de tan conocidos, no se detallen en la misma, en primera instancia serían inventivas, dado que estas composiciones normalmente se encuentra formando parte del pliego de reivindicaciones en solicitudes donde el objeto principal de la invención es el compuesto químico propiamente dicho (principio activo) y éste se encuentra especialmente reivindicado. En la mayoría de las oficinas se acepta que siendo nuevo e inventivo el principio activo, lo son también las composiciones que lo contienen. Por otro lado, algunos autores sostienen que si bien las patentes concedidas para composiciones en sí mismas no protegen el principio activo, y que otras composiciones con ingredientes similares podrían ser comercializadas, aquellas se utilizan para entablar litigios por infracción de patentes que desalientan la competencia, bloqueando la comercialización hasta que los mismos sean resueltos El otro grupo comprende composiciones o formas farmacéuticas que se reivindican como invención en sí mismas, donde el principio activo generalmente es conocido, las que normalmente se encuentran caracterizadas por otros elementos, como otros componentes, una disposición determinada del principio en la forma farmacéutica, diversos materiales de recubrimientos, presencia de capas, orificios que producen una liberación determinada, entre otros, es decir con determinadas características que la diferencian de aquéllas del estado de la técnica. Estas composiciones frecuentemente son solicitadas con posterioridad a la patente original de producto químico, y si se concedieran las respectivas patentes, con un examen de actividad inventiva poco exhaustivo, algunos autores sostienen que podrían llegar a prolongar injustificadamente el plazo de validez de la patente original de dicho producto. Pero, en forma de compensación se encuentra que la actividad inventiva de la composición en este último tipo de solicitudes, resulta muchas veces cuestionada por las oficinas de 16 Ver Carlos Correa Guidelines,op. cit. 21

22 patentes, y finalmente si no se verificara dicho criterio no se concede la patente. Es decir que, a menos que se pudiera demostrar que la composición posee características propias que se traducen en una ventaja importante, como reducción de efectos secundarios, mejor biodisponibilidad, logrados por medios no obvios para una persona versada en la materia o, dicho de otro modo, que ésta no se viera motivada a utilizar dichos medios por contravenir sus conocimientos o experiencia relativos a las características fisicoquímicas, farmacotécnicas y comportamiento farmacocinético del producto 17, no se concedería. De modo similar se encuentra sugerido en la bibliografía que a menos que la composición incluya elementos que generen un producto nuevo e inventivo, en sí mismo, la composición debería considerarse anticipada por el o los ingredientes activos que contiene y por lo tanto considerarse no patentable. 18 De hecho esto es lo que se trata de verificar en un examen de fondo (véase 2.3.8) Combinaciones de productos conocidos. Este tipo de solicitudes se refiere a una combinación de por lo menos dos compuestos químicos conocidos. Normalmente las reivindicaciones mismas se refieren a la combinación de los principios activos, pero interpretadas a la luz de la descripción de la invención, frecuentemente se encuentran también incluidas otras posibilidades de combinarlos. Es decir, compuestos en una misma composición o unidad de dosificación, o la combinación en formas de dosificación diferentes para ser suministradas simultánea o secuencialmente. -En el primer caso, de tratarse de una única composición, podría llegar a ser nueva si no ha sido descripta previamente dicha combinación, pero esto no significa que vaya a ser inventiva, salvo que se demostrara, mediante los ensayos correspondientes, un efecto sinérgico 19, u otro efecto no predecible. 17 Por ejemplo, Solicitud EP con el título Orally administrable opioid formulations having extended duration of effect rechazada por falta de actividad inventiva por la división de examen y por el Boards of Appeal T0663/ Ver Carlos Correa Propiedad Intelectual y Salud Pública p Sinergismo; Aumento de la acción farmacológica de una droga por el empleo de otra, principalmente cuando presentan acción farmacológica similar. Sinergismo de suma o aditivo - la respuesta farmacológica de la combinación es igual a la suma de los efectos individuales de cada droga y podría ser predecible. Sinergismo de potenciación -Cuando la respuesta de dos drogas suministradas juntas es mayor que la correspondiente a la suma de las acciones individuales. Este tipo de sinergismo no abunda en farmacología y por lo tanto no sería fácilmente predecible.ej. trimetoprima y sulfametoxazol (Manuel Litter Farmacología Experimental y Clínica 7 a Ed p.6). 22

23 -En el segundo caso, se trata de composiciones con un compuesto conocido que se suministra simultáneamente o secuencialmente con otra composición cuyo principio activo también es conocido y como normalmente la acción farmacológica de los mismos también es conocida, podría no hallarse mérito inventivo alguno, dado que un experto en el arte intentaría dicha combinación. En el caso de que al suministrarse la combinación se verificase algún efecto inesperado, podría asemejarse esto a un tratamiento terapéutico y, como consecuencia, no aceptarse este tipo de reivindicaciones o incluso no concederse la patente (véase 2.3.8) Prodrogas y metabolitos activos de productos conocidos. Una prodroga podría definirse como una sustancia inactiva que puede producir una sustancia activa cuando es metabolizada por el organismo. Los metabolitos a su vez, son sustancias que se forman como consecuencia de la biotransformación, o sea, por reacciones químicas, metabólicas que sufren las drogas en el organismo. Los metabolitos pueden ser inactivos o activos, con menor o mayor actividad, que la droga original. En el primer caso se habla de inactivación y en el segundo de activación, presentando éstos últimos diferentes perfiles en cuanto a su seguridad y eficacia. Algunos metabolitos activos pueden prolongar la acción de la droga original de la cual derivan como es el caso de algunas benzodiazepinas 20 y otros pueden llegar a ser tóxicos. 21 Cuando se produce un metabolito farmacológicamente activo, a partir de una sustancia inactiva, con respecto a ésta última estaríamos frente al caso de una prodroga, como se ha definido anteriormente. 22 Para algunos autores, las patentes concedidas sobre metabolitos podrían llegar a interferir con la competencia en el mercado como ha sido el caso de la patente concedida a un metabolito activo de la terfenadina con la que se intentó bloquear el mercado luego de haber expirado la patente de dicha droga. 23, 24.Por casos como éste y previendo sus posibles efectos, sostienen que los metabolitos, como son compuestos formados por el organismo, no podrían ser 20 Ejemplo: Los metabolitos demetilados de las benzodiazepinas originales son tranquilizantes ansiolíticos activos de potencia algo menor que aquellas, pero con vida media mucho mayor lo que hace que tengan una acción prolongada (diazepam, prazepam, clobazam) los que administrados en dosis sucesivas dan lugar a acumulación -Manuel Litter Farmacología Experimental y Clínica 7 a Ed p Ejemplo: N-acetil-p-hidroxilaminofenol, metabolito del paracetamol, el cual a dosis elevadas es hepatotóxico (Manuel Litter Farmacología Experimental y Clínica 7 a Ed p.1350). 22 Manuel Litter Farmacología Experimental y Clínica 7 a Ed p Terfenadina droga, bloqueante de receptores H1, antihistamínico, exento de acción depresora sobre el Sistema Nervioso Central 24 Ver Carlos Correa Proopiedad Intelectual y Salud Pública p