TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 38-IP-2001 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno No. 5678. Actor: Industria de Diseño Textil SA. INDITEX SA. Marca: ZARA. Magistrado Ponente: Gualberto Dávalos García. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los once días del mes de julio del dos mil uno, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de la Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, Consejera de Estado, mediante oficio No. 0751 de 20 de abril del 2001, recibido en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 30 de mayo del 2001, dentro del expediente interno No 5678. VISTOS: Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos contemplados en el artículo 61 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite según auto proferido el 13 de junio del 2001. 1. ANTECEDENTES. Como hechos relevantes para la interpretación, la instancia nacional consultante ha señalado, los siguientes: 1.1 LAS PARTES Es demandante la sociedad Industria de Diseño Textil, S.A. Inditex S.A. representada por su apoderado Juan Pablo Cadena Sarmiento. La demanda se dirige contra la Nación, representada por el Señor Superintendente de Industria y Comercio. 1.2 ACTOS DEMANDADOS EN EL PROCESO INTERNO Y OBJETO DE LA DEMANDA Se pretende la nulidad de las Resoluciones Nos: 52388 de 30 de diciembre de 1994, 012211 de 30 de abril de 1997, expedidas por el Jefe de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 01759 de 11 de febrero de 1999,expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Se pretende con la acción intentada, que se declare la nulidad de la Resolución No 52388 por la cual se negó el registro de la marca ZARA; y se declare adicionalmente, la nulidad de las Resoluciones No 012211 y 01759, confirmatorias de la inicial.
- 2 - I.3 HECHOS Y FUNDAMENTO DE DERECHO DE LA DEMANDA. HECHOS: La sociedad INDITEX S.A., por medio de apoderado judicial, solicitó el 13 de abril de 1993, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca ZARA, para proteger los productos comprendidos en la clasificación internacional de Niza. El extracto de la solicitud de registro de la marca ZARA fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No 408 del 26 de septiembre de 1994. Dentro del término legal no fueron presentadas observaciones por parte de terceros. Mediante Resolución 52388 de 30 de diciembre de 1994, el jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, niega el registro de la marca ZARA por encontrarla similar a la marca SARY, previamente registrada, que ampara los productos comprendidos en la clase 25 de la mencionada clasificación internacional de Niza. Inditex S.A. presentó recurso de reposición, y en subsidio apelación, contra la Resolución 52388. El primero, se decidió mediante Resolución No 012211 de 30 de abril de 1997, confirmando en todas sus partes la Resolución 52388 Por Resolución 01759 de 11 de febrero de 1999 se decidió el recurso de apelación contra la Resolución 52388 de 30 de diciembre de 1994, confirmándola en todas sus partes. FUNDAMENTOS DE DERECHO Fundamenta el demandante su acción, en que los actos administrativos demandados violaron las siguientes normas legales y comunitarias: Los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Que del cumplimiento de estos requisitos esenciales y de que el signo no esté incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, depende que el signo que se pretende registrar como marca, pueda cumplir con la función esencial de identificar, individualizar o distinguir un determinado producto. Para establecer si la expresión ZARA era registrable como marca, la Superintendencia de Industria y Comercio debía estudiar si cumplía con los tres requisitos enunciados y si no se encontraba incursa en alguna de las causales de irregistrabilidad de los artículos 82 y 83. En razón de que la marca ZARA cumple con todos los requisitos esenciales para obtener su registro, especialmente con el requisito de la distintividad, entendida ésta, como la capacidad intrínseca y extrínseca que tiene el signo para identificar un producto, es decir que no se confunda con aquello que va a identificar, en otras palabras, que no sea el nombre o término común que utiliza el consumidor para
- 3 - distinguir el correspondiente producto y que además, no se confunda con otras marcas solicitadas o registradas por terceros con anterioridad para identificar sus productos. El artículo 83 literal a) de la Decisión 344, determina que los presupuestos legales para la tipificación de esta causal son: Que el signo a registrarse se asemeje a la marca previamente solicitada o registrada, de forma que pueda inducir al público a error; y que éste ampare los mismos productos o servicios protegidos por la marca previamente solicitada o registrada, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; presupuestos legales que no se cumplen en el presente caso. 1.4 CONTESTACIÓN A LA DEMANDA La demandada contesta oponiendo la siguiente excepción: legalidad de los actos administrativos acusados, por cuánto con la expedición de las resoluciones 52388 del 30 de diciembre de 1994, 012211 del 30 de abril de 1997 y 1759 de 11 de febrero de 1999, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Señala que, del expediente No 93.382.132 contentivo de la actuación administrativa, en lo relativo a la solicitud del registro de la marca ZARA, se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Manifiesta que, efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca ZARA solicitada, frente a la marca SARY ya registrada, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre éstas y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que éstos creerían que el producto tendría el mismo origen. Señala que, si se aprecian las marcas ZARA y SARY en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres y no las partes unas de otras, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas, que inducen al consumidor a error. En consecuencia, la marca ZARA es irregistrable, no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues no es suficientemente distintiva. CONSIDERANDO: Que este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional que deba aplicar normas del ordenamiento jurídico andino, como es, en este caso la situación de la Jurisdicción Colombiana consultante, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del
- 4 - Organismo, modificado por el Protocolo de Cochabamba y codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina. NORMAS A SER INTERPRETADAS. El Tribunal interpretará las normas que se mencionan por la juez consultante, esto es los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que a continuación se insertan textualmente. DECISIÓN 344 Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; Artículo 83.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al publico a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA CONSIDERADO COMO MARCA El inciso primero del artículo 81 de la Decisión 344 señala los requisitos que un signo debe cumplir para que pueda registrarse como marca siendo éstos: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Es perceptible un signo cuando existe la posibilidad de que el consumidor pueda apreciarlo, captarlo o distinguirlo por cualquiera de los sentidos, particularmente por el de la vista que permite al público identificar un signo de otro. De las características que determina el artículo 81 de la Decisión 344, la más importante es la distintividad, puesto que permite identificar, singularizar los productos o servicios de una empresa frente a los de otra, evitando la confusión tanto entre los signos registrados, como entre los productos y servicios que se encuentran amparados por una marca. Algunas de las prohibiciones constantes en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, hacen referencia a la condición distintiva que debe reunir el signo; así, existe prohibición de registrar un signo como marca cuando ésta sea confundible con otra ya registrada o que se haya solicitado con anterioridad, puesto que la función que la marca
- 5 - desempeña, esto es la de distinguir un producto o servicio de otro u otros, estaría afectada. No tienen la característica de distintividad por ejemplo, las palabras genéricas, usuales o comunes del producto que va a proteger la marca, las denominaciones que describan al producto, las que consistan en un color aisladamente, las que sean confundibles con otras ya registradas. Entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor, exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca. Esta, por lo tanto, debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla. Es esencial en resumen, que el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse. 1 El tercer requisito que el artículo 81 de la Decisión 344 exige para que un signo pueda ingresar al registro marcario, es la susceptibilidad de representación gráfica, es decir la posibilidad de que el signo pueda ser impreso. La representación gráfica puede darse mediante palabras, gráficos, signos compuestos, que permitan la materialización externa para el registro, publicación y archivo de la marca. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 enumeran las causales por las cuales un signo no puede registrarse como marca y el literal a) del 82, impide el registro de signos que no puedan constituir marca conforme el artículo anterior, es decir, aquellos que no sean perceptibles, distintivos o no sean susceptibles de representación gráfica. SIGNOS CONFUNDIBLES. Un signo que carece de fuerza distintiva es irregistrable, conforme al literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. La prohibición antes señalada, tiene su fundamento en la propia función que la marca desempeña. Al existir entre dos signos una similitud, se impedirá al público consumidor diferenciar e identificar el origen de los productos, por lo que, el signo se torna entonces en irregistrable debido al riesgo de confusión que existe. La confusión o el riesgo de confusión no implica entonces la certeza de tal hecho entre marcas y productos sino la simple duda o incertidumbre de que al ingresar al registro una nueva marca solicitada pueda ésta producir en el consumidor dicha confusión con la marca inscrita o solicitada. El efecto de la confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error sea directo en cuanto a los dos signos o indirecto en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor, en cualquiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá la facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo productos o bienes que puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la 1 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, Proceso No 33-IP-95, pág, 205.
- 6 - utilización de signos marcarios. Por eso marcas idénticas para los mismos productos, no pueden registrarse y no pueden coexistir por la clara disposición de la norma del artículo 83 literal a). Corresponde al administrador o a la autoridad la determinación de la existencia o no del riesgo de confusión, quienes tienen, para tales fines un poder discrecional en el ejercicio subjetivo de su juzgamiento, mas no gozan de un poder absoluto y arbitrario. Eso significaría que frente al análisis de dos signos se ha de aplicar las reglas que la doctrina y jurisprudencia han propuesto para la comparación marcaria que abarca tres campos: el gráfico o visual, el auditivo o fonético y el conceptual o ideológico. De producirse la confusión entre la marca registrada y la marca solicitada, en uno de los aspectos mencionados, se fallará preferentemente a favor de la primera que ha generado para su titular un derecho adquirido. La regla más aceptada para efectuar el cotejo marcario es la de que los signos deben analizarse en su conjunto, en forma global y no sintética y sin cercenar, dividir o mutilar el signo en palabras si la expresión es compleja o compuesta o en sílabas y letras, si es una expresión simple. De este análisis de conjunto captará el examinador la impresión o la visión generalizada de una marca frente a la otra, impresión que le inclinará para aceptar o descartar la confusión en cualquiera de los campos señalados. 2 Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: Primero: Un signo que carezca de las condiciones intrínsecas de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica no puede considerarse como apto para el registro marcario. Segundo: Tampoco serán registrables lo signos que se encuentren incursos en una cualquiera de las causales o prohibiciones de irregistrabilidad precisados en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Tercero: Un signo que se confunda o que conlleve la posibilidad de confusión con otro ya registrado o solicitado, no podrá constituirse en marca, conforme al artículo 83, literal a) de la Decisión 344. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el proceso 5678. Notifíquese esta sentencia a la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia sellada y 2 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo Vl, Proceso No 32-IP-96, págs, 108,109.
- 7 - certificada y remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata Rubén Herdoíza Mera Juan José Calle y Calle Gualberto Dávalos García Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO