Gestión de los DPI como activos empresariales

Transcripción

1 Gestión de los DPI como activos empresariales Un elevado porcentaje del valor de las empresas se encuentra hoy en los activos intangibles o bienes inmateriales que representan más del 50% del valor del negocio. El grueso de los activos intangibles está constituido por los activos de Propiedad Industrial e Intelectual: invenciones, diseños y marcas, entre otros. Dado el peso que tienen en el valor total de la empresa, su administración como activos financieros es fundamental para el éxito del negocio. Las empresas que gestionan adecuadamente sus derechos de propiedad intelectual e industrial, como si se tratara de activos financieros, superan en resultados a las empresas competidoras en un 30%. Esto se consigue potenciando al máximo la eficacia de las inversiones en la empresa, concentrando los esfuerzos en las áreas que producen más beneficios, gestionando bien el riesgo de explotación y reduciendo el riesgo fiscal. Los activos de Propiedad Intelectual e Industrial también pueden aplicarse como garantía para obtener financiación de diversos tipos, por lo que constituyen un elemento estratégico clave a la hora de vender o adquirir una empresa. Una buena estrategia de gestión de activos de Propiedad Intelectual e Industrial que tenga en cuenta los factores que influyen en la valoración de los activos intangibles potenciará la capacidad de las empresas para obtener financiación ajena. Determinar el valor financiero de los distintos activos de Propiedad Intelectual e Industrial que posee una empresa es fundamental a la hora de introducirse en nuevos sectores o mercados, que siempre llevan aparejados nuevos riesgos y oportunidades. Proteger los activos de Propiedad Intelectual e Industrial en China plantea importantes riesgos que hay que afrontar con medidas prácticas y jurídicas. Esta guía pretende explicar cómo influyen los activos de Propiedad Intelectual e Industrial en la empresa desde el punto de vista financiero y cómo gestionarlos para obtener la máxima rentabilidad. 1. Control del retorno sobre la inversión y mejora de la gestión En caso de que la empresa posea activos de Propiedad Intelectual e Industrial de diversos tipos, habrá que comparar el retorno sobre la inversión que produce cada uno de ellos y centrar la estrategia de empresa en los más rentables. Este análisis también nos permitirá determinar el riesgo que la pérdida de ciertos activos de Propiedad Intelectual e Industrial supondría para la viabilidad de la empresa. Ambas cuestiones son importantes para decidir cómo estructurar sus relaciones y operaciones comerciales en China. Al igual que sucede con los activos tangibles, para calcular el retorno sobre la inversión es necesario conocer su valor monetario y la inversión realizada en los mismos en un periodo determinado. Para determinar el valor de cada uno de los activos de Propiedad Intelectual e Industrial será necesario identificar la tecnología y la marca asociados a cada uno de ellos, así como las marcas que se utilizan para más de un producto. La empresa A desarrolla, fabrica y vende una gama de radios digitales de última tecnología que gozan de

2 mucho prestigio. Su tecnología propietaria la sitúa por delante de sus competidores, y la reputación de su marca la identifica como fabricante de productos innovadores. Sus activos de Propiedad Intelectual e Industrial serán, por tanto: la marca de la casa la tecnología y diseño de cada radio con su alcance y nombre 2. Los activos de Propiedad Intelectual e Industrial como fuente de financiación empresarial Los activos de Propiedad Intelectual e Industrial se pueden aplicar como garantía en distintas modalidades de obtención de fondos. China ha sido pionera en el uso de hipotecas sobre patentes y las instituciones financieras chinas y europeas ofrecen ya diversos productos de financiación basados en este tipo de activos. Entre las modalidades de obtención de fondos se incluyen las siguientes: 111 Como garantía para préstamos bancarios ya existentes. No es raro que los activos de Propiedad Intelectual e Industrial formen parte de la garantía aceptada por su banco, pero normalmente aparecen con su valor nominal o con valor cero. Valorando estos activos separadamente, normalmente se consigue incrementar su valor contable. Esto puede servir tanto para ampliar el préstamo como para reducir los intereses. Si los activos de Propiedad Intelectual e Industrial se van a aplicar como garantía de otra operación, antes habrá que conseguir que el banco libere la carga que pudiera haber sobre ellos y será más fácil si aparecen computados por su valor nominal; 222 Como garantía para nuevo endeudamiento, ya sea nuevos préstamos bancarios para obtener cashflow o deuda a largo plazo destinada a financiar la inversión en nuevos productos o mercados. Los préstamos contra activos de DPI son una modalidad particular de crédito que normalmente realizan equipos especializados de grandes entidades o pequeñas empresas especializadas en este tipo de financiación; 333 Hipoteca sobre patentes (y otros activos de Propiedad Intelectual e Industrial). La hipoteca de patente es una forma de préstamo en la que una patente u otros activos de DPI se constituyen como garantía. La diferencia más importante entre esta modalidad y el préstamo con garantía es que en la hipoteca la transmisión del título al acreedor se produce en el mismo momento en que se produce un impago. Es una forma de préstamo muy extendida en algunos bancos chinos, que suelen estar más familiarizados con ella que sus bancos corresponsales europeos; 444 Creación de un vehículo para obtener capital societario. Si los activos de Propiedad Intelectual e Industrial son titularidad de una sociedad vehículo creada a tal efecto y generan ingresos por regalías, una forma de conseguir capital social es emitir acciones de dicha sociedad; 555 Titulización (emisión de bonos). Una alternativa a la emisión de acciones de una sociedad titular de activos de Propiedad Intelectual e Industrial es convertir estos activos en valores negociables y lanzar una emisión de bonos. Esta opción resulta más atractiva para las medianas empresas con marcas o tecnología bastante conocidas en su propio mercado; Garantizar activos en beneficio de terceras partes. 666 Otra aplicación de las sociedades titulares de DPI es servir como garantía en beneficio de terceros, como por ejemplo el fondo de pensiones de la empresa o una nueva empresa del mismo grupo empresarial.

3 Los activos de Propiedad Intelectual e Industrial aparecen a menudo infravalorados en las cuentas de las empresas. Sin embargo, la identificación y valoración de estos activos puede contribuir a incrementar de forma significativa el valor que los acreedores les concederán, si se aplican como garantía de préstamos ya existentes, lo cual puede resultar muy positivo en situaciones de contracción del crédito. Una cartera de valores de activos de Propiedad Intelectual e Industrial (como por ejemplo, el conjunto de patentes que protegen las diversas invenciones relativas a las radios de la empresa A y las marcas que protegen sus nombres) resulta mucho más atractiva que un único activo de Propiedad Intelectual e Industrial, ya que permite diversificar el riesgo para los prestamistas o inversores. La aceptabilidad de los activos de DPI como garantía para asegurar la obtención de fondos dependerá en gran medida de: La valoración que se haya hecho de los mismos Que su titularidad esté en manos de la entidad apropiada. Los factores que inciden en la valoración de los activos de Propiedad Intelectual e Industrial son los siguientes: Que estén claramente identificados Que su propiedad esté concentrada en un único titular en lugar de estar diversificada entre varios miembros de un grupo Que se hallen protegidos frente a los riesgos de insolvencia asociados a las actividades de explotación Que se hallen protegidos mediante los registros correspondientes Que sus titulares dispongan de un sistema de defensa legal que permita su ejecución forzosa Que se hallen licenciados a un grupo de empresas y/o a terceras partes de tal forma que generen una línea independiente de ingresos Que contribuyan a aumentar la rentabilidad del negocio. La empresa A desea obtener financiación empresarial adicional y para ello constituye una nueva sociedad (una Sociedad Vehículo, SV) que será la titular de los activos de Propiedad Intelectual e Industrial. La SV concede licencias de uso de los activos de Propiedad Intelectual y/o Industrial a la sociedad explotadora. La SV es propietaria ahora de un activo valioso que genera ingresos y al mismo tiempo se halla protegida frente a los riesgos de explotación. Posteriormente vende el 30% de las acciones de la SV a un fondo o firma de capital riesgo. 3. Fiscalidad Las principales áreas donde los activos de Propiedad Intelectual e Industrial influyen en los resultados fiscales de las empresas son: Muchos países han puesto en marcha políticas fiscales destinadas a impulsar y difundir la innovación, tanto a nivel general como sectorial. Un buen ejemplo es el sector de la tecnología para el desarrollo sostenible (EST en sus siglas en inglés). China apuesta claramente por la tecnología para el desarrollo sostenible y por los activos de Propiedad Intelectual e Industrial autóctonos (es decir, registrados en China), y ofrece ventajas fiscales para las empresas que llevan a cabo actividades de investigación y desarrollo en China, que deberán considerarse juntamente con otros condicionantes de tipo fiscal, legal y operativo;

4 A menudo los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial son utilizados por distintas entidades vinculadas de una misma empresa, bien por sociedades distintas o por divisiones establecidas en el extranjero; normalmente estas operaciones se realizan de manera informal sin contratos de licencia por escrito. Cada entidad que utiliza los activos de Propiedad Intelectual e Industrial debe pagar al titular de los derechos un canon de licencia calculado según el principio de plena competencia. Si se incumple este principio, las autoridades fiscales podrán realizar una corrección valorativa de las declaraciones fiscales de ese ejercicio y de los ejercicios anteriores. Es lo que se denomina precios de transferencia o ajuste de operaciones vinculadas. La legislación china al respecto es similar a la de la UE. Muchos países gravan con impuestos las transmisiones de derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. En China, se aplica un impuesto de sociedades a las transmisiones realizadas dentro de la República Popular China y un impuesto que se retiene en origen a las transmisiones realizadas fuera de su territorio. En los ejemplos anteriores, la empresa A es la empresa operadora y paga regalías calculadas según el principio de plena competencia a la Sociedad Vehículo por las licencias de uso de derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. El pago se realiza como transferencia interna del grupo, por lo que no supone costes netos adicionales para el negocio. De esta forma, cumple los requisitos de los diversos procedimientos de comprobación y ajuste en materia de precios de transferencia y no se incurre en ninguna responsabilidad fiscal adicional para el negocio. Nota: Podría ser exigible un exit charge (impuesto o tasa) por la transmisión de los activos de Propiedad Intelectual e Industrial a la SV, aunque esto es poco habitual en los grupos de empresas, cuando la compañía operadora y la SV están constituidas en la UE. Si la SV ha sido constituida en un paraíso fiscal, es más probable que se produzca esta exigencia. 4. Formas de implantación comercial en China y protección de los activos de DPI Muchas empresas desearían hacer negocios en China, pero les preocupa que al fabricar o comercializar sus productos allí se puedan perder sus activos de Propiedad Industrial e Intelectual como consecuencia de la copia fraudulenta de sus diseños, inventos o métodos. Esta circunstancia puede constituir un problema muy grave, porque las falsificaciones no sólo se venden en el mercado asiático, sino que también se importan y distribuyen en los mercados de origen de las empresas. Este riesgo se puede minimizar conociendo bien a los potenciales socios chinos, trabajando sólo con los que ofrezcan máxima confianza y organizando la estructura y los procesos empresariales de tal forma que ninguna persona o empresa llegue a tener conocimiento de todos los elementos esenciales de un producto. Siempre que sea posible, se deben diversificar en operaciones independientes los activos de Propiedad Intelectual e Industrial que sean clave para el éxito del negocio. Cada una de estas operaciones se debería desarrollar con un socio diferente y con distinto personal chino, de forma que ninguna persona (o empresa) tenga pleno conocimiento de toda la tecnología. Otra estrategia para minimizar el riesgo de falsificaciones es mantener en Europa los procesos relativos a los activos de Propiedad Intelectual e Industrial más valiosos y operar en China sólo con los menos valiosos o los más antiguos. En cualquier caso, es fundamental contar con una persona de la máxima confianza para que supervise el trabajo que se desarrolla en China y que sea capaz de comprobar in situ lo que está ocurriendo exactamente.

5 Para más información sobre transferencia de tecnología, consulte la publicación del Mostrador de Información para PYMES en materia de Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual en China: Transferencia de tecnología a China: Guía para empresas. 5. Estrategias de DPI Las empresas que cuidan su estrategia de gestión de los activos de Propiedad Intelectual e Industrial logran aumentar en gran medida el valor sus activos intangibles. La valoración la realizará un tasador basándose en su impacto económico sobre los resultados de la empresa. Existen distintos métodos de valoración, pero todos ellos tienen en cuenta el riesgo que presentan los DPI. Una estrategia en activos de Propiedad Intelectual e Industrial realista, bien documentada e integrada de forma eficaz en la estrategia general de la empresa contribuirá a mejorar la valoración final de los mismos. La estrategia en activos de Propiedad Intelectual e Industrial es una herramienta de negocio para la empresa y deberá ir modificándose a medida que la empresa vaya pasando por sus distintas fases de desarrollo. En ocasiones tendrá que ser distinta de un mercado a otro, atendiendo a la fase de desarrollo en que se encuentre en cada uno de ellos. Además, los activos de Propiedad Intelectual e Industrial identificados como más valiosos en un momento dado (que tendrán prioridad, por tanto, en cuanto a gestión e inversión) no serán siempre los mismos y es importante revisar su ranking periódicamente. Por ejemplo, al implantarse en un nuevo mercado, lo más importante será registrar las marcas, patentes, diseños o derechos de autor para proteger los productos de falsificaciones. En ese primer momento, las acciones de defensa contra infractores aún no serán necesarias. Sin embargo, una vez establecido el negocio, las políticas de defensa y protección activa de derechos serán prioritarias. En una fase posterior, en la que se busque una ventaja competitiva frente a otras empresas, el énfasis puede recaer en la defensa de demandas judiciales. Una pieza clave en la estrategia para activos de Propiedad Intelectual e Industrial la constituyen los directivos de la empresa, que deben conocer a fondo la importancia de los activos de Propiedad Intelectual e Industrial para la consecución de los objetivos corporativos e implicarse activamente en su defensa y promoción. En este sentido, es fundamental la participación del director ejecutivo, el director financiero, el asesor fiscal, el asesor legal, el director técnico y el director de operaciones. La estrategia de activos de Propiedad Intelectual e Industrial se debe revisar como mínimo una vez al año y siempre que se produzcan cambios en la estrategia general. 6. Elementos principales de la estrategia de DPI Contar con un sistema de protección y defensa de derechos es primordial. Por lo general resulta excesivamente costoso dedicar inicialmente la cantidad total de recursos que se necesitarían para conseguir un nivel de protección de de los activos de Propiedad Intelectual e Industrial adecuada. Resulta más viable ir desarrollando la infraestructura progresivamente dando prioridad a la protección de los activos que se han identificado como más importantes para el negocio en ese momento. Para conseguir una protección eficaz de los activos de Propiedad Intelectual e Industrial también habrá que prestar atención a las relaciones y la conducta de los trabajadores, los socios empresariales y el resto de contactos comerciales.

6 a. Protección El principio de registra o pierde tus derechos se cumple con más intensidad en China que en ningún otro país. Recordemos que hay cuestiones muy relevantes que son distintas en China y en Europa: Siempre se debe dar un nombre chino a los productos porque si no, el mercado se lo dará. Para cada nombre se deben realizar tres registros: el del nombre chino, el del nombre europeo y el de su traducción en caracteres chinos; China aplica el sistema de primero en el tiempo, mejor en derecho para las marcas, por lo que es fundamental registrarlas lo antes posible; La República Popular China, Hong Kong y Macao son territorios independientes a efectos de registro de derechos de Propiedad Intelectual e Industrial y habrá que tener en cuenta este hecho si se desea gozar de protección en esos tres territorios; Todos los derechos de autor que sean importantes para el negocio deben ser registrados ante la Administración Nacional de Derechos de Autor (National Copyright Administration). El registro es voluntario, pero en la práctica es mucho más difícil conseguir su ejecución forzosa si no han sido registrados; El software creado en China también debe ser registrado antes de poder ejercer derechos sobre el mismo. El registro del software extranjero es voluntario, pero de nuevo, facilita su defensa y ejecución; Las licencias de marcas deben inscribirse en la Oficina de Marcas de la República Popular China (PRC Trademark Office) en un plazo de tres meses a partir de su concesión. La empresa A es titular de varias patentes antiguas a las que les quedan varios años de vigencia en Europa pero que no tienen validez en China. Dado que la información sobre las mismas ya está disponible al público, en China no están protegidas. Sin embargo, para sus inventos más recientes ha presentado solicitudes de patente que pretende ampliar a China acogiéndose al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes ( PCT ). También ha solicitado registros de marca para la República Popular China, Hong Kong y Macao a fin de proteger sus productos y su uso en Internet con el nombre de marca principal en caracteres europeos, en caracteres chinos y con el nombre en chino. El próximo año tiene previsto realizar nuevos registros de marca para proteger los nombres de cada uno de los nuevos aparatos de radio, y al año siguiente también cubrirá el nombre principal de marca para materiales promocionales y de publicidad. Ha registrado el nombre de dominio, en sus tres versiones, para la marca principal y para el nombre de cada aparato de radio. Puede encontrar información más detallada sobre el registro de patentes y marcas en la publicación del Mostrador de Información para PYMES en materia de Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual en China, Protección mediante Patentes y Marcas en China. b. Protección y ejercicio de derechos La protección de los derechos de autor en China se puede ejercitar a través de tres vías: la administrativa, la civil y la penal. La eficacia de todas ellas va en aumento, pero los resultados varían de unas zonas de China a otras. Aunque las empresas extranjeras prefieren los juzgados de Pekín o Shanghai, en realidad el porcentaje de sentencias favorable para los demandantes es mayor en el resto de los juzgados, que además están mucho

7 menos saturados de trabajo. Los jueces de Guangzhou, Shenzhen y Nanjing tienen cada vez más experiencia en Propiedad Intelectual e Industrial y el Tribunal especial de la Zona de Alta Tecnología de Chengdu tiene muy buena reputación en este ámbito. El número de procedimientos penales por infracción de Propiedad Intelectual e Industrial es relativamente bajo y normalmente va precedido de redadas o confiscaciones de materiales falsificados por parte de las autoridades aduaneras. La vía administrativa es la más popular y normalmente da buenos resultados en casos claros de infracción. Recientemente han surgido diversas iniciativas para mejorar los niveles de protección, como por ejemplo el acuerdo de cooperación firmado entre las nueve provincias y regiones del Gran Delta del río Perla. En las grandes ferias comerciales, los órganos de la Administración local colaboran para proporcionar servicios de denuncia y protección inmediata en las mismas dependencias de las ferias. En la práctica, la aplicación de estos procedimientos locales es limitada, porque sólo cubren la zona de la feria y no protegen los derechos en los lugares donde se fabrican, distribuyen o venden los productos falsificados. En realidad, para lo que pueden servir las ferias es para conseguir pruebas que pueden resultar muy importantes en fases posteriores. Existe un procedimiento oficial para registrar las marcas y los derechos de autor en la Administración General de Aduanas (General Administration of Customs) y las autoridades aduaneras pueden retener mercancías sospechosas en la frontera, siempre que se haya realizado este tipo de registro. Podrá encontrar información más detallada sobre medidas especiales de protección de patentes y marcas en las ferias comerciales en la publicación del Mostrador de Información para PYMES en materia de Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual en China, Estrategia de Propiedad Intelectual e Industrial para PYMES europeas que asisten a ferias comerciales en China y sobre cómo utilizar los procedimientos aduaneros en Guía de uso de las aduanas para proteger sus derechos de propiedad industrial e intelectual (DPI) en China. La empresa A es consciente de que el mayor riesgo que supondrá el comienzo de sus actividades de fabricación en China es la falsificación de sus productos y su comercialización en la UE. Como no desea vender sus productos en Asia, ha decidido concentrar su estrategia de protección de Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial en las acciones que ofrecen las autoridades aduaneras chinas y de la UE por una lado; y, por otro, ejercitar todas las acciones que ofrece la vía civil para luchar contra las falsificaciones detectadas en la UE. Además, ha puesto en marcha un sistema de envío de requerimientos de cese y desistimiento en China. c. Gestión de las relaciones con los trabajadores y socios La legislación china ha sancionado normas para proteger la información confidencial empresarial. Aunque existen pactos implícitos que regulan la relación entre los trabajadores y los empresarios, no es aconsejable confiar plenamente en ellos. Todos los contratos de trabajo deben incluir cláusulas de confidencialidad expresas y establecer claramente a quién corresponde la titularidad de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial generados por el trabajador. Estas disposiciones también deben estar presentes en todos los contratos que se celebren con socios empresariales (incluyendo fabricantes y agentes), ya sean del sector privado o público. Habrá que asegurarse de que la empresa conserva la titularidad de las herramientas, máquinas y equipo a que se refieren los DPI y prohibir expresamente al socio que los copie o los utilice para fines distintos a los autorizados en el contrato.

8 Antes de proporcionar información confidencial a otras personas siempre se debe firmar un acuerdo de confidencialidad. La clave para poder exigir el cumplimiento de estos acuerdos está en identificar claramente en el documento lo que se considera información confidencial. La información confidencial debe tratarse con cautela y debe aparecer marcada con el aviso de CONFIDENCIAL. Se debe conservar en un lugar seguro al que sólo tengan acceso las personas que necesiten consultarla y hayan firmado el correspondiente acuerdo de confidencialidad. Habrá que avisar desde el primer momento del carácter confidencial de esta información a los trabajadores y al resto de personas que tengan acceso a la misma y recordárselo periódicamente. La empresa A es consciente de que su tecnología es vulnerable porque las patentes que protegen sus antiguas radios y una pieza de sus modelos más recientes no tienen validez en China. Ahora la empresa ha decidido conceder una licencia a un socio chino para que distribuya todas sus radios excepto el modelo más nuevo y ha montado con dicho socio una planta para la fabricación conjunta de las radios antiguas y la pieza nueva. Al mismo tiempo ha montado una planta totalmente independiente de la anterior en otra provincia para fabricar los aparatos más recientes. Aún así, se ha reservado la fabricación de una pieza clave que sólo se hará en Europa, donde no pueda ser objeto de ingeniería inversa y que posteriormente se ensamblará en la segunda planta de China. 7. Lista de comprobación de aspectos prácticos Cuál es la estrategia general de la empresa? Qué activos de Propiedad Intelectual e Industrial son fundamentales para el desarrollo del negocio? Están protegidos mediante registro los activos de Propiedad Intelectual e Industrial fundamentales? Dónde se deberían llevar a cabo las actividades de I+D? En China o en Europa? Se puede organizar el proceso de fabricación o procesado de forma que ningún socio chino tenga acceso a todos los DPI necesarios para copiar su negocio? En caso de que ciertos derechos de Propiedad Intelectual e Industrial no se puedan proteger en China valdría la pena conceder una licencia sobre los mismos a una empresa china que tenga más experiencia y capacidad para defenderlos? Son los activos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de una empresa del grupo y están cedidos mediante licencias a otras empresas vinculadas? Está convenientemente estructurada la titularidad de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, de forma que se pueda aplicar como garantía para obtener financiación? Se han valorado los riesgos fiscales y se ha diseñado una estructura de empresa que potencie al máximo su estrategia?