Fallo de rechazo : JOSE EUGENIO MARTINEZ SILVA ARTURO ERASMO VIDAL PARDO. Arturo 23/03/2015. kingarturo

Transcripción

1 C Fallo de rechazo Hoja 1 de 6 FALLON 18 2;4 53 Santiago, diecisiete de mayo de 2017 VISTOS: ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD. TIPO 1 NRO. SOLICITUD FECHA DE SOLICITUD MARCA (Mixta) Marca de P&S / /03/2015. king '~' 1~ KING ARTURO CLASES 9, 16, 21, 25, 30 y 32. COBERTURA Anteojos de sol, clase 9. Agendas de bolsillo; cómics; cuadernos, clase 16. Cepillos de dientes; tazones, clase 21. Bufandas; calcetines de deporte; calzado de playa; calzoncillos; calzoncillos boxer; camisetas de deporte; ropa de dormir; ropa interior; ropa interior de hombre; ropa interior que absorbe el sudor; sandalias; shorts de baño; slips; vestuario; zapatillas, clase 25, Bombones de chocolate; chicles; dulces; golosinas; goma de mascar; helados; pizzas; productos de confitería, clase 30 y aguas gaseosas; bebidas de fruta, bebidas isotónicas; bebidas para deportistas; Bebidas energéticas, clase 32. SOLICITANTE ABOGADO PATROCINANTE JOSÉ EUGENIO MARTÍNEZ SILVA. CRISTIAN LUIS CEBALLOS ARGO. ANTECEDENTES DE LA(S) OPOSICION(ES). OPONENTE ABOGADO PATROCINANTE ARTURO ERASMO VIDAL PARDO. LUIS FELIPE OPAZO RODRIGUEZ. CAUSALES INVOCADAS El actor fundamenta su demanda en que, a su juicio, la marca pedida infringe lo previsto en los artículos 19 y 20 letras f), h) inciso 2 y k) de la Ley N y artículo 10 bis del Convenio de París, así como en el hecho que don Vidal es un futbolista chileno profesional, actualmente uno de los jugadores de fútbol más importante a nivel mundial, caracterizado por ser polifuncional, esto es, hábil en

2 Hoja 2 de 6 ocupar distintas posiciones dentro de la cancha, muy conocido por todos los actores del fútbol, que ha jugado en la selección chilena, en los clubes deportivos "Colo Colo" en Chile y en el "Bayer Leverkusen" en Alemania, entre otros equipos, siendo el primer jugador chileno enjugar una Final del Torneo Liga de Campeones de la UEFA, que ha participado en varias campañas publicitarias como en Ente!, Nike, Cerveza Cristal, etc., siendo una figura a nivel mundial y que en el medio nacional e internacional se le conoce hace muchos años con el apodo REY ARTURO o KING ARTURO, los cuales identifican claramente al futbolista en distintos medios de comunicación. Continúa argumentando que el oponente posee un tatuaje distintivo en el cuello, el cual utiliza constantemente como un signo personal, el cual consiste en la superposición de las letras AV, las cuales corresponden a sus iniciales y que es prácticamente igual al contenido en el signo de autos, tal como se demuestra a continuación: Señala que actualmente el oponente se encuentra utilizando el signo distintivo de las letras AV como un signo personal de identificación tanto para sus actividades profesionales, como para sus actividades comerciales y filantrópicas, siendo en estos momentos un signo que lo representa tanto dentro como fuera de la cancha y que en sus segmentos denominativos la marca pedida es idéntica al apodo que posee el oponente y un equivalente conceptual a REY ARTURO, por lo que los consumidores se verán inducidos a error o engaño respecto de la verdadera procedencia de los productos identificados con dicha expresión. A lo cual agrega que el nombre ARTURO VIDAL es un personaje que goza de gran fama y notoriedad por lo que se producirá riesgo de confusión. Por otra parte, señala que la expresión KING ARTURO y el logotipo del oponente se ha posicionado en forma relevante en el mercado nacional por medio del uso. Finalmente, agrega que el solicitante pretende aprovecharse del prestigio que ha creado Vidal para que los consumidores asocien los productos solicitados con la persona del oponente, por lo que el solicitante ha actuado de mala fe al momento de solicitar la marca de autos, pues no podía sino tener conocimiento del signo y el apodo del oponente, ampliamente conocido tanto en Chile como en el extranjero. 3. DE LAS OBSERVACIONES DE FONDO. Cumplida la diligencia prevista en los incisos 4 y 5 del artículo 22 de la Ley No , este Instituto, previo análisis de fondo, no observó causales de irregistrabilidad que hicieran susceptible su rechazo de oficio. 4. DE LA CONTESTACIÓN DEL DEMANDADO. El demandado contestó la demanda de autos, solicitando su rechazo. Sostiene que la oposición planteada no es más que un intento desesperado de sacar provecho al máximo del renombre del oponente, de hacer creer que el signo pedido ha sido creado por el Sr. Vida!, lo cual no ha sido así pues es esta parte la creadora de dicho signo gráfico, siendo éste posteriormente utilizado, sin autorización alguna de manera profusa por el señor Vida!. Señala al efecto, ser titular en Chile de las solicitudes N (actualmente registro N ) y N (actualmente registro N ), ambos en la clase 32 y que corresponden, respectivamente, a las marcas denominativas KING ARTURO y REY ARTURO, en las cuales no hubo oposición por parte del Sr. Vida!, Del mismo modo, señala que no ha actuado de mala fe, muy por el contrario, ya que quien creó el signo es un tercero asociado al demandado, y a él habría tenido acceso el señor Vida!, quien tras esto comenzó a dar uso del signo, de modo no autorizado. Manifiesta usar la marca pedida, la cual ya es identificada por los consumidores y que ha ganado una importante distintividad. 5. DE LA PRUEBA RENDIDA. Este Tribunal recibió la causa a prueba fijando los hechos pertinentes, sustanciales y

3 [N ro Interno: ] Hoja 3 de 6 controvertidos, según resolución de fecha 18 de marzo de El actor acompañó mediante presentación de fecha 2 de mayo de 2016, con citación de la contraria, entre otros documentos, lo siguiente: 1.- Impresión certificada ante notario público de página 18 edición del diario Las Últimas Noticias de fecha 16 de noviembre de 2014, en donde bajo el título "Peluquero regalón de Vida! cuenta por qué se dejó la barba larga" aparece imagen del deportista, en ésta se aprecia un tatuaje en el cuello, cuya imagen se inserta a continuación: 2.- Múltiples impresiones de comentarios en redes sociales certificadas ante notario de posteos en Twiter, entre otros, (a) el de Gatorade quien publicó título con fecha 15 de enero de 2015 "La historia se escribe con esfuerzo y sacrificio, no dejes de entrenar" aparece foto del futbolista asociada a y (b) distintos posteos de fans que participan para ganar camiseta del deportista haciendo alusión al hashtag REY ARTURO, de fecha octubre de Impresión de sitio web de fecha 24 de abril de 2012, el cual da cuenta que tuttosport catalogo a Vidal como el REY ARTURO. 4.- Múltiples impresiones obtenidas de diferentes páginas nacionales e internacionales en donde destaca la figura de Vida! asociado a su apodo KING ARTURO o Rey, entre otros destacan: (a) Página Blogfutbolitis, en donde aparece título de fecha 5 de diciembre de 2013 "ARTURO VIDAL, EL SOCIO PERFECTO", en donde se le nombra por "KING ARTURO"; y (b) Impresión de página soychile.cl, en su sección deportes de fecha 27 de mayo de 2014, en donde aparece noticia titulada "ARTURO VIDAL ES EL REY ARTURO EN UN NUEVO COMERCIAL. 5.- Disco compacto que contiene abundante material publicitario, según se detalla como sigue, según el acta de audiencia llevada a cabo con fecha 17 de junio de 2016: i).- Comercial de bebidas para deportistas de la marca GATORADE, protagonizado por Vida!. Publicado el Duración de 00:30 segundos. ii).- Comercial de bebidas para deportistas de la marca GA TORADE, con participación de los futbolistas Vidal, Lionel Messi y David Luis. Publicado el2014. Duración de 00:31 segundos. iii).- Promociona! "detrás de cámaras" de sesión fotográfica de Vidal para la marca vestuario NIKE titulado "Making MIN. 91 Vidal - Nike Sportwear". Publicado el Duración de 02:1 O minutos. iv).- Comercial de la compañía celular ENTEL denominado "REY ARTURO" protagonizado por Vidal con motivo del Mundial de Fútbol Brasil 2014 previa al partido Chile- España. Publicado el2014. Duración de 00:32 segundos. v).- Comercial de la compañía celular ENTEL denominado "REY ARTURO" protagonizado por Vidal con motivo del Mundial de Fútbol Brasil 2014 previa al partido Chile - Holanda. Publicado el Duración de 00:41 segundos. vi).- Comercial de cerveza CRISTAL para la Selección Nacional de Fútbol, protagonizado por Vida!, Alexis Sánchez y Gary Medel. Publicado el Duración de 01:30 minutos. La prueba no fue controvertida.

4 Hoja 4 de 6 CONSIDERANDO: 1.- Que, en consideración a las causales de irregistrabilidad y argumentos expuestos en la parte expositiva, este Tribunal ha centrado su análisis en determinar si concurren o no en la especie los hechos que constituyen las causales de irregistrabilidad alegadas. 2.- Que, el nombre es un atributo de la personalidad y aunque el apodo no puede entenderse como el nombre de una persona, sin duda es un elemento que se considera en el proceso intelectual de identificar a un sujeto o de referirse a una persona. En tal sentido, según el Diccionario de la Real Academia Española, en una de sus acepciones, apodo, significa "Nombre que suele darse a una persona, tomado de sus defectos corporales o de alguna otra circunstancia". En el caso de autos, el apodo del actor KING ARTURO o REY ARTURO, se ha construido en base a su nombre de pila ARTURO y la voz REY o KING, por sus cualidades de líder que tiene dentro de la cancha de fútbol. "' 3.- Que, ha quedado establecido en autos a través de la prueba acompañada y no objetada por la contraria, consistente mayoritariamente en material publicitario, que al oponente, se le atribuye el apodo de KING ARTURO o REY ARTURO. De esta forma, el signo propuesto KING ARTURO, alude directamente al deportista profesional ARTURO ERASMO VIDAL PARDO, quien es un futbolista que juega actualmente en la liga de fútbol profesional de Alemania e integra la selección de fútbol de Chile, de gran popularidad y ampliamente reconocido en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. 4.- Que aunado a lo anterior, cabe mencionar que el signo pedido es de naturaleza mixta, cuyo elemento figurativo igualmente se asocia al jugador de fútbol, ya que aquel es muy parecido a uno de los tatuajes que consta a este Tribunal exhibe en su cuello, a lo menos desde noviembre de 2014, es decir con una fecha anterior a la solicitud impugnada. En efecto, este hecho ha quedado acreditado entre otras, mediante prueba signada con el N 1 de los documentos señalados precedentemente, a saber: impresión de noticia obtenida de página web lun.com, en donde bajo el título publicado en noviembre de 2014: "Peluquero regalón de Vidal cuenta por qué se dejó la barba larga", aparece imagen de rostro y cuello con tatuaje del deportista. A continuación se insertan los elementos figurativos en pugna, en primer lugar el pedido y luego el tatuaje que utiliza el oponente: Signo pedido '~' A K ING A RTURO, "' 5.- Que corresponde acoger el fundamento de la oposición contenido en la letra f) del artículo 20 de la Ley N , ya que la marca solicitada es el apodo del destacado futbolista nacional -el oponente de autos-, don ARTURO VIDAL PARDO, quien es conocido por la mayoría de los consumidores del mercado local tanto por su nombre como por su apodo, a saber REY ARTURO o KING ARTURO, a lo menos desde el año 2012, pues según relata publicación del Diario La Nación de 23 de abril de 2014, el demandante fue bautizado en Italia por el periódico Tuttosport como REY ARTURO, según consta en la prueba signada bajo el N 3 de los documentos individualizados precedentemente. Por otra parte, en cuanto al elemento figurativo ha quedado acreditado que éste es marcadamente similar a uno de los tatuajes más vistosos del jugador, por su lugar de ubicación (la zona del cuello), por lo que es posible presumir fundadamente que de otorgarse la marca pedida, el público consumidor podria verse expuesto a toda suerte de errores o

5 Hoja 5 de 6..., engaños especialmente en cuanto a la verdadera procedencia empresarial de los productos que se pretenden distinguir. Esto último, porque atendida la aparición mediática del deportista en los medios y la nombradía antes señalada el público consumidor asociará inevitablemente la procedencia de los productos solicitados como una iniciativa comercial del demandante, siendo insuficientes para desvirtuar lo anterior, las pretensiones y manifestaciones expuestas por el demandado en su escrito de contestación en orden a ser el verdadero creador del logo que incluye el signo pedido y que el actor lo ha usado sin su consentimiento previo, por cuanto no acompañó prueba alguna para demostrarlo. 6.- Que, por su parte, los argumentos de la defensa del demandado, basada en su titularidad respecto de los actuales registros N s y , para las marcas denominativas KING ARTURO y REY ARTURO, corresponde sean desestimados, por cuanto cada marca pedida constituye un nuevo signo, que debe ser apreciado con una visión de conjunto y, al estar la marca solicitada compuesta no sólo por elementos denominativos, sino también figurativos, cuyo conjunto forma un signo diferenciable respecto de las marcas anteriormente solicitadas. En consecuencia, las marcas previas del demandado, no constituyen motivo suficiente para extender su protección a una nueva marca, respecto de la cual se observan diferencias gráficas sustantivas, a lo que debe agregarse que no estando ante marcas idénticas y no existiendo coincidencia plena entre los productos a distinguir por una u otra, corresponderá acreditar a quien la alega la probabilidad de riesgo de confusión, sin que se hayan acompañado antecedentes sobre este último punto. 7.- Que, igualmente corresponde acoger el fundamento de la oposición basado en la letra k) del artículo 20 de la Ley N , que recoge lo dispuesto en el artículo 1 O bis del Convenio de París, referido a la protección eficaz contra los actos de competencia desleal, ya que, conforme a la documentación que obra en autos, resulta evidente que en la especie no se está frente a una simple coincidencia de la marca, sino derechamente frente a una imitación por el demandado de un signo conocidamente ajeno, tal como se demuestra de la comparación:.. t'.. Marca solicitada '~'.L~ K I NCi A RTURO En efecto, el elemento figurativo de la marca pedida presenta cuasi identidad gráfica con el afamado tatuaje del deportista, por lo que, dada la nombradía del mismo, sus apodos y su tatuaje, no es dable suponer el desconocimiento que el solicitante tenía de este signo a la fecha de solicitud de la marca de autos, y por el contrario, permite presumir que el signo impugnado se ha solicitado con la finalidad de apropiarse de la fama y prestigio ajenos. Tal hecho constituye una actitud contraria a los principios de competencia leal y ética mercantil, por lo que habrá de ser acogida la demanda en este sentido. Por su parte, respecto del segmento denominativa ha quedado acreditado que corresponde al apodo por el que es conocido el demandante, lo que refuerza el argumento de que no se está ante una similitud producto de la simple casualidad. 6.- Que, no obstante lo anterior, corresponde rechazar la oposición interpuesta, fundada en la infracción de la letra h) inciso 2 del artículo 20 de la Ley N , toda vez que la prueba presentada por el actor es, a juicio de este Tribunal, insuficiente para acreditar por parte de aquél, un uso real, efectivo y anterior en el territorio nacional como marca comercial de las expresiones REY ARTURO, KING ARTURO, en conjunto con el elemento figurativo consistente en la inversión de las letras A y V, para distinguir los productos pedidos, por lo que no se reúnen los requisitos necesarios para estimar configurada la causal de irregistrabilidad invocada.

6 Hoja 6 de 6 Por las consideraciones antes expuestas, y teniendo presente lo dispuesto en la Ley N , en sus artículos 19, 20 letras f) y k), y en el Reglamento de dicha ley, RESUELVO: Que se acoge la demanda de oposición y se rechaza la solicitud de registro... "' Notifiquese, y archívese. Fallo dictado por don Maximiliano Santa Cruz Scantlebury, Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. 1~ A utonza 1 a S ecretarm-abogada de Marcas Indicaciones ficas y Denominaciones de Origen, doña Lorena Mansilla Inostroza. Anotado en Estado Diario con esta fech. LPN/LTV/LMI.,.