TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 17-IP-98

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1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 17-IP-98 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal d), 104 y 105, en concordancia con los artículos 83, 93, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el doctor Manuel S. Urueta Ayola, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: SOCIEDAD CERVECERÍA BACKUS Y JOHNSTON S.A., Marca: LA RUBIA. Expediente interno Nº El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, V I S T O S: Quito, 21 de Abril de 1998 La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal d), 104 y 105, en concordancia con los artículos 83, 93, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el doctor Manuel S. Urueta Ayola, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno de nulidad contra la Resolución de 30 de noviembre de 1995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y del acto administrativo presunto que negó el registro de la marca LA RUBIA (NOMINATIVA). Que el Tribunal peticionario es competente para acceder al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en solicitud de interpretación prejudicial, y éste a la vez es competente para abocar la interpretación a luz de los artículos 28 y 29 del Tratado de creación del Tribunal. Que la solicitud cumple con los requisitos establecidos por el artículo 61 de la Decisión 184, Estatuto del Tribunal, y el juez solicitante presenta lo que en su concepto constituye la siguiente síntesis sumaria de los hechos....1º La sociedad CERVECERIA BACKUS Y JOHNSTON S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca LA RUBIA (NOMINATIVA) para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 2º La sociedad BAVARIA S.A., domiciliada en Santa Fe de Bogotá, formuló demanda de observación argumentando que la marca solicitada, por tratarse de una expresión descriptiva de una característica de los productos de la clase que pretende distinguir, no es objeto de registro. 3º Mediante la Resolución de 30 de noviembre de 1995 la División de Signos Distintivos declaró fundada la Demanda de Observación y negó el registro de la marca LA RUBIA (NOMINATIVA) para distinguir productos de

2 - 2 - la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad CERVECERIA BACKUS Y JOHNSTON S.A. 4º El apoderado de la solicitante dentro del término legal, interpuso recurso de apelación, el 25 de enero de 1996, exponiendo claramente los argumentos jurídicos por los cuales debe declararse infundada la demanda de observaciones presentada por BAVARIA S.A. y conceder el registro de la marca LA RUBIA (NOMINATIVA) para distinguir productos de la clase 32 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad CERVECERIA BACKUS Y JOHNSTON S.A..... El Tribunal estima del caso sintetizar los siguientes argumentos adicionales de la demanda: Como fundamentos de derecho de las pretensiones de la demanda se aduce que el acto administrativo en cuestión violó el artículo 81 de la Decisión 344 toda vez que LA RUBIA (NOMINATIVA) cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos por las normas comunitarias, en concreto el de la especialidad, la licitud, teniendo capacidad distintiva; cita en sustento de sus tesis jurisprudencia sentada por el Tribunal con respecto a la novedad, visibilidad y distintividad de la marca, para concluir que el signo es suficientemente distintivo. Agrega que también se violó el literal d) del artículo 82 de la misma Decisión sobre irregistrabilidad de marcas descriptivas, ya que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia estableció que LA RUBIA (NOMINATIVA) es calificativa de una de las características de los productos comprendidos en la clase 32, siendo que a juicio de la demandante, para que la administración pueda negar un registro de marca ella debe estar incursa en alguna de las causales de irregistrabilidad y no existiendo éstas, la Oficina debe conceder el registro. Cita algunas opiniones de tratadistas como Breuer Moreno, Braun & Capitaine, relacionadas con las marcas descriptivas, evocativas, de fantasía y genéricas para indicar que el signo LA RUBIA es fantástico en relación con los productos de la clase 32, siendo que además está compuesto por dos palabras donde el artículo la le da una connotación especial. Considera la demandante que si la Superintendencia ha concedido registros de marcas como cristal, manantial, cristalina, negra, dorada, para la clase 32, no hay razón jurídica válida para negar el registro de la marca LA RUBIA que no es signo de uso común ni exclusivamente descriptivo del producto al cual se asigna y no se refiere exactamente a la cualidad común genérica del producto; expresa además que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 lo mismo que el artículo 83 por falta de aplicación ya que la División de Signos Distintivos negó el registro de la marca RUBIA (clase 32) a pesar de cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 81, siendo novedoso suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Estima que se violaron los artículos 83, 93 y 104 de la Decisión 344 por falta de aplicación, al operar el silencio administrativo y confirmar la Resolución demandada ignorando los derechos que le asisten al titular de la marca RUBIA. Agrega que la marca en disputa ha sido registrada por CERVECERIA BACKUS Y JOHNSTON S.A. en las Repúblicas de Perú y Bolivia para distinguir productos de la clase 32, y ello le confiere el derecho a registrarla en los demás Países Miembros en relación con los mismos productos.

3 - 3 - Finalmente señala que se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión tantas veces citada porque la División de Signos Distintivos no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la Decisión 344, para lo cual cita conceptos emitidos por el Tribunal en el caso 5-IP-89 sobre las obligaciones de hacer y no hacer que contraen los Países Miembros. IMPUGNACIONES A LA DEMANDA La firma BAKER & McKENZIE en representación de la sociedad BAVARIA S.A. se hizo parte en el negocio interno para impugnar la demanda en los siguientes términos: Anota que el signo LA RUBIA es descriptivo y para ello desarrolla el concepto de descriptividad de una marca con citas doctrinarias de derecho francés, italiano, mejicano y argentino, así como de los doctrinantes colombianos y se refiere a jurisprudencia ya sentada por el Tribunal en el sentido de que no son registrables como marca los signos descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto que se trate. Considera que LA RUBIA tiene un significado específico para el consumidor común e indica que se está calificando a un sustantivo, en este caso cerveza, en los que resulta ser práctica usual de consumidores y productores identificar estos productos por la denominación RUBIA, y sobre un producto de uso común no se puede excluir su utilización a terceros. La circunstancia del registro en otros países no es significativa de que por esa razón deba registrarse en Colombia, si los signos tienen actualmente la característica de descriptivos. Rechaza la naturaleza de signo de fantasía que el demandante pretende dar a la marca LA RUBIA e indica que la cita de los artículos 83, 93, 104 y 105 de la Decisión 344 sobre facultades que conceden el registro, nada tienen que ver con el caso en estudio. La Superintendencia de Industria y Comercio, por su parte da contestación a la demanda para indicar que la expresión LA RUBIA es utilizada en el mercado para describir una característica o cualidad de algunos productos de la clase 32A en especial de las cervezas; en otras palabras es una expresión descriptiva para algunos productos de esta clase. Reitera la opinión expresada en el acto administrativo que se acusa en cuanto a que los términos que se pretendían registrar constituyen una expresión descriptiva, por lo cual la División de Signos Distintivos con base en sus facultades legales, expidió el acto administrativo impugnado con sujeción a las normas de la Decisión 344 ya que el literal d) del artículo 82 impide legalmente que sean registrados los signos que constituyan exclusivamente un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos para lo cuales debe usarse. La Oficina Nacional Competente procedió al examen de registrabilidad, habiendo derivado de dicho examen el carácter descriptivo de la marca y su irregistrabilidad. En relación con los hechos anteriores el Tribunal,

4 - 4 - C O N S I D E R A N D O: I. NORMAS QUE VAN A INTERPRETARSE A continuación se transcriben las disposiciones legales de orden comunitario que el Tribunal considera del caso interpretar:...decision 344 Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse. e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate. Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. Artículo Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica. Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás

5 - 5 - Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino. II. DISPOSICIONES NO PERTINENTES PARA INTERPRETAR El Tribunal de manera consistente no ha accedido a interpretar el artículo 147 de la Decisión 344 cada vez que se le ha solicitado, con el argumento de que ha sido violado por falta de aplicación en cuanto a que la Oficina Nacional Competente no interpretó ni aplicó en forma adecuada las disposiciones de la norma comunitaria, o no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas contenidas en el ordenamiento jurídico andino. El Tribunal reitera una vez más que tal disposición no es aplicable pues constituye una previsión legal relativa a compromisos entre estados que no pueden invocarse en casos concretos con la pretensión, por parte de particulares, de obtener una determinada aprobación de las oficinas nacionales competentes o con el propósito de derivar de ellos una acción interna de incumplimiento de las previstas por el artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal. Ha dicho este Órgano comunitario:...los compromisos sobre los que versan los mencionados artículos son obligaciones adquiridas por los países, cuyo cumplimiento estima este Tribunal deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la Propiedad Industrial en la subregión 'con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria. Este punto no está siendo objeto de discusión en el presente caso, por lo cual el Tribunal se abstiene de proceder a la interpretación de los artículos citados. Tampoco es aplicable el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal que impone a los Países Miembros una obligación de hacer, consistente en la adopción de las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena ; y la otra obligación, de no hacer, consistente en no adoptar y emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación, porque precisamente el hecho de que la oficina nacional competente haya dictado su resolución en vista de las disposiciones de la Decisión 344, refleja el cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 5. Si la Resolución Administrativa se ajusta o no al derecho o se encuentra o no conforme al criterio del reclamante, éste tiene los medios judiciales para que se le repare los pretendidos derechos violados.... Tampoco estima del caso este Tribunal acceder a la interpretación prejudicial de los artículos 83, 104 y 105 de la Decisión 344; el primero de ellos por cuanto señala causales de irregistrabilidad de marcas por impedimentos frente a derechos de terceros, cuyo contenido, supuestos de hecho y razones jurídicas, no están siendo controvertidas en la demanda ni vienen al caso; en cuanto al artículo 104 sobre derechos que confiere el registro de una marca a su titular, se está refiriendo más bien a las prerrogativas de que goza, en este caso, quien se ha opuesto al registro para evitar que terceros puedan utilizar sin su consentimiento la marca en productos idénticos o similares, lo que no está siendo objeto de discusión por las partes ya que, de acuerdo con la documentación allegada al expediente, ellas no son propietarias de la marca LA RUBIA y por tanto no pueden ejercer derechos que no les han sido asignados.

6 - 6 - Finalmente tampoco es susceptible de interpretación prejudicial el artículo 105 de la precitada Decisión puesto que la disposición contenida allí se refiere al uso de una marca por terceros para efectos de identificación, información, anuncio de venta y en general mercadeo de los productos, cosa que de manera alguna parece estar sucediendo en el caso sometido a consulta. III. LA FUNCIÓN DISTINTIVA DE LA MARCA Desde la sentencia proferida en el Proceso 1-IP-87 (Gaceta Oficial Nº 28 de 15 de febrero de 1988), este Tribunal se refirió a la función distintiva de la marca como la característica principal que debe reunir el signo marcario para poder ser registrado; se considera que las demás características, es decir la novedad y la visibilidad de la marca a que se refería la Decisión 85, son derivación del carácter distintivo primigenio que debe tener todo signo para poder cumplir con la diferenciación, que es el objetivo principal de la marca. El artículo 81 de la Decisión 344 hoy vigente, además de referirse al carácter perceptible y a la representación gráfica de la marca, concuerda en otorgar a la función distintiva de los signos papel fundamental para que una marca sea susceptible de registro. Así lo ha venido reiterando la jurisprudencia del Tribunal, y recientemente ha señalado que el elemento de la distintividad es el que permite identificar los productos pertenecientes a una persona o empresa de los productos idénticos o similares de otra, para que así el consumidor pueda distinguirlos y distinguir también la fuente empresarial de donde ellos provienen. La doctrina sostiene que un signo no goza de poder identificatorio cuando el consumidor al percibir una palabra sin poder distintivo no podrá saber a qué producto se refiere o cuál origen tiene el bien que proyecta adquirir. (Jorge Otamendi. Derecho de Marcas, Abeledo Perrot, pág. 29). La racionalidad de la ley marcaria en su función protectora del derecho que otorga el registro marcario a su titular, se deriva precisamente del carácter distintivo de la marca. Porque la distintividad importa tanto al empresario quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad. La distintividad del producto sirve de puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una señal inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicción de que el producto que adquiere es el que desea porque lo conoce y lo asocia con un único productor. Para Ermenegildo Baylos Corroza en su Tratado de Derecho Industrial, págs. 817 y ss. la protección jurídica de la marca se justifica por ser ésta señal susceptible de promover en el comprador, por su aptitud distintiva, el mecanismo psicológico asociativo, en virtud del cual sea capaz que esa individualización numeral que suscita valores evocados; sin extenderse a garantizar la concordancia del fenómeno psíquico con la realidad. El derecho reconoce la procedencia presunta o real de un producto nominado por una marca determinada garantizando que esa marca no será engañosa ni defraudará la convicción acerca del origen y procedencia por parte de los consumidores. De ahí la relación estrecha que existe entre el poder identificatorio de una marca o función distintiva y la protección jurídica que la respalda.

7 - 7 - No basta con que la marca sea perceptible y susceptible de representación gráfica, sino que unido a ello deberá distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de aquellos idénticos o similares de otra. El principio general de protección jurídica de la marca basado en su distintividad que consagra el artículo 81, se desarrolla a continuación por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 en todos y cada uno de sus literales relativos a las causales de irregistrabilidad de las marcas, unas veces por su carácter usual, su generalidad, su amenaza de engaño o de error, su descriptividad, etc. El Tribunal comunitario andino se ha referido recientemente al tema de la distintividad relacionado con el artículo 81 de la Decisión 344, en los procesos 14, 25 y 29-IP-97 y 3, 13 y 17-IP-98. IV. MARCAS DESCRIPTIVAS, EVOCATIVAS Y DE FANTASÍA En el sistema norteamericano de negocios se suele decir que las marcas descriptivas son las más fáciles de comerciar pero las más difíciles de registrar. ( A Complete Reference Guide American Trademark Company, Home page). Para el derecho marcario andino las marcas descriptivas que consistan exclusivamente en un signo o indicación que sirva en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos y servicios, son irregistrables. La definición de marcas descriptivas que trae el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 es similar a la contenida en la mayoría de las legislaciones que presentan como rasgo común de estas marcas la descripción acerca de las cualidades u otras características de los bienes o servicios que supuestamente pretenden identificar. Conviene dar alcance al término exclusivamente utilizado por la norma que se interpreta porque es este adverbio el que permite señalar o detectar el carácter descriptivo de una marca, ya que él se refiere al signo constituido únicamente por palabras que precisamente indican la cualidad esencial del producto o del servicio sin más palabras o adiciones de términos que permitan distinguir el producto con partículas que adicionadas no cambian el significado del vocablo descriptivo. En el proceso 12-IP-96 (Gaceta Oficial 265 de mayo 16 de 1997) este Tribunal ha sostenido que un signo consistente exclusivamente en elementos propiamente genéricos o descriptivos... sólo puede constituir marca...si el conjunto marcario o su combinación resulta distintivo. Existe un concepto desdibujado acerca de hasta dónde va el carácter descriptivo de una marca y su diferenciación con las marcas evocativas. Entiéndase por éstas las que tienen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor una imagen o idea sobre el producto por la vía de un esfuerzo imaginativo; y en este sentido un signo evocativo sería registrable siempre que constituya vocablo distinguible de otras marcas y productos. Las marcas evocativas se consideran débiles cuando quien pretenda utilizar una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características del producto (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Abeledo Perrot, pág. 33). La jurisprudencia argentina que trae a colación el autor atrás citado (Compañía Soulsa Cruz Inc. contra Philips Morris Inc. de fecha 5 de noviembre de 1986) reconoce que la marca Lights para cigarrillos -cuya acepción en castellano es liviano, ligero, leve - apunta a una de las características del producto, como lo corrobora, el hecho de que en esa forma es también usada por otra u otras marcas de cigarrillos.

8 - 8 - La debilidad marcaria en ese sentido choca contra el principio fundamental de defensa de la propiedad industrial marcaria como es el de la exclusividad de la marca; en este sentido un signo que tenga tales características puede tornarse de uso común y por tanto igual derecho tendrá cualquier persona para utilizarlo como forma de describir la actividad productiva o las características de los bienes que se ofrezcan en el mercado. El argumento de la descriptividad usual de un producto lleva a concluir que un término de uso común no puede ser objeto de apropiación marcaria, así como los parques y las plazas públicas no pueden ser objeto del derecho de propiedad individual. Las denominaciones que utilizan como expresión de una marca a un adjetivo, son más propensas a la descripción del producto o servicio, puesto que como gramaticalmente se deduce están llamadas a calificar un nombre propio o una cosa y si esa calificación tiene relación directa con las características del bien al cual se asigna, es indudablemente de naturaleza descriptiva y por consiguiente irregistrable. El Tribunal se ha referido en diversas oportunidades a la naturaleza evocativa de las marcas y a su relación con las marcas descriptivas, para lo cual se citan los procesos 8-IP-94, Gaceta Oficial 241 de 21 de enero 1997 y 7-IP-95, Gaceta Oficial 189 de 15 de septiembre Para el caso presente es importante anotar también que no pueden confundirse las marcas descriptivas o evocativas con los signos de fantasía, puesto que mientras aquellas sugieren en forma directa o indirecta una relación de afinidad con los bienes o servicios a los que se asigna la marca, éstas no despiertan forzosamente la idea del objeto al cual se aplican, que se desprende de la naturaleza o género del objeto y que son tan independientes del producto mismo, que éste puede ser reconocido y designado con otro nombre Poullet, citado por Cabanellas de las Cuevas Derecho de Marcas, Tomo I, pág. 241). En la mayoría de los casos las marcas de fantasía en sentido estricto no tienen contenido conceptual, de modo que difícilmente podría considerarse que un término adjetivo reúne características para constituirse en marca de fantasía. Además, el hecho de que una marca similar o igual haya sido registrada para productos de una clase, no origina necesariamente el derecho o la posibilidad de registrarse para productos o servicios de otras clases, en las cuales el signo no podría ser lo suficientemente distintivo y apto para registro. La ley mexicana sobre propiedad industrial citada por David Rangel Medina (Tratado de Derecho Marcario, México 1960, pág. 326), establece que no se admitirán a registro Los nombres que se hayan hecho de uso común en el país, para designar productos pertenecientes al mismo género o especie que aquellos que tratan de ampararse con la marca. V. TERRITORIALIDAD DEL DERECHO MARCARIO La regla general en Derecho Marcario es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado.

9 - 9 - El alcance de la protección extraterritorial de las marcas, como lo ha dicho el Tribunal (Proceso 5-IP-94 Gaceta Oficial 177 de 20 de abril de 1995), sólo puede producirse cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, como es el caso de la notoriedad y de los acuerdos de comercialización, que se regulan en los artículos 83 literal b) y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, respectivamente. Aún cuando el artículo 146 de la Decisión que se interpreta se propone llegar a un sistema de consolidación de la administración comunitaria de la propiedad industrial y en algún momento del futuro podría darse el paso hacia la protección comunitaria centralizada de las marcas para todo el mercado subregional, hasta ahora no existe un registro marcario de alcance subregional andino y no sería validamente jurídico sostener que los registros de una marca en otros Países Miembros de la subregión pudieran hacerse valer en otro de ellos o que por haber sido registrada una marca en un País Miembro pueda ésta solicitarse en registro y obtenerse su inscripción en otro País Miembro, si la marca no reúne las características de registrabilidad requeridas por la ley comunitaria, pues en este caso el registro sería ilegal y posible de declararse su nulidad de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 113 de la Decisión 344. De conformidad con la doctrina comunitaria la protección y los efectos de los derechos de la propiedad industrial se circunscriben al territorio del Estado en que tales derechos son reconocidos. Dicho en otros términos, la protección que dispensa el Estado no puede extenderse más allá de sus fronteras (Procedimiento de Propiedad Industrial, Metke Ricardo, Cámara de Comercio de Bogotá, 1994, pág. 26). El principio de territorialidad del derecho marcario a que se refiere el autor, como éste lo anota, está sujeto a excepciones derivadas de regulaciones contenidas en convenios internacionales que permiten hacer extensiva la protección de derechos constituidos en unos estados a otros países pertenecientes a un convenio determinado. Es el caso de la Convención de Washington de 1929, que permite extender la protección legal de una marca otorgada en un Estado a otros estados vinculados al convenio internacional. A su vez la Decisión 344 le da connotación más allá de las fronteras a las marcas en los artículos 103 sobre prioridad de solicitudes válidamente presentadas en un País Miembro, o en otro que conceda trato recíproco; en el caso del artículo 83, literal e) sobre protección de marcas extranjeras notorias o los acuerdos de comercialización entre particulares titulares de marcas registradas en dos países de la subregión andina a que se refiere el artículo 107 de la Decisión 344. Lo cierto es que en uno o en otro caso, para que la marca pueda gozar de la plenitud de los derechos de propiedad intelectual, debe someterse en el país respectivo al cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley nacional y dentro de ellos naturalmente está el de la solicitud de registro y la sujeción al examen de registrabilidad de las marcas que determina la decisión final de la Oficina Nacional Competente de otorgar o denegar el registro. Y allí donde la marca pueda incurrir en causales de irregistrabilidad, no será posible acceder a la protección marcaria. La protección ideal en el derecho marcario andino sería la derivada de un registro único, pero lo cierto es que éste no ha sido establecido hasta ahora, y entonces deberán determinarse por cada país las reglas aplicables a los casos concretos. La ampliación del concepto de territorialidad que se consagra en el inciso 2º del artículo 93 de la Decisión 344 se refiere únicamente al caso de que el registro y las solicitudes de marcas presentadas en cualquier País Miembro pueda permitir a su titular presentar observaciones en los demás países de la subregión. También se exceptúa de la

10 territorialidad el caso del agotamiento del derecho consagrado en el artículo 106 de la Decisión 344. Que hacer entonces?, es la pregunta que ha de responderse. Si en gracia de discusión todo los países andinos acudieran a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - cosa que no sucede en los casos de la repúblicas de Bolivia y Perú - por la vía de la cual éste declara el derecho comunitario de manera uniforme para ser aplicado en todos los Países Miembros, se homologaría la interpretación y aplicación del derecho marcario en la subregión y no ocurrirían situaciones contradictorias como la presente en que una marca es registrada en un país mientras la misma es rechazada en otro. Mientras esta situación sea así las oficinas nacionales competentes en el momento de examinar la registrabilidad de un signo marcario deberán aplicar su criterio sobre registrabilidad dentro del marco que señala la Decisión 344, particularmente en los artículos 81 a 83, y sus actos serán revisables ante la jurisdicción contenciosa administrativa previo concepto de este Tribunal, como se está dando en el presente caso. Por tanto no es posible en la práctica actual de la Comunidad Andina que pueda prosperar para una parte el argumento de que su registro debe ser aprobado en el país B porque igual marca ha sido autorizada en el país A, si el signo marcario no reúne las condiciones de registrabilidad señaladas en la ley comunitaria. VI. APLICACIÓN DE LA LEY COMUNITARIA En el campo de la propiedad intelectual corresponde a la Oficina Nacional Competente ejercer las funciones relacionadas con las patentes y las marcas, entre otras. Los artículos 21, 28, 32, 41, 52, 90, 92 y 94 de la Decisión 344, asignan en su orden a las oficinas nacionales competentes la función de vigilar por el cumplimiento de los principios generales de protección industrial contenidos en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344; llevar la inscripción de las marcas en el registro de la propiedad industrial y responsabilizarse por el procedimiento de registro, siendo de su obligación decidir sobre las observaciones u oposiciones presentadas por terceros al registro de una marca. En ejercicio de esta obligación deberá realizar el examen formal y de fondo sobre la validez de las solicitudes y asegurarse de que ellas no incurran en las causales de irregistrabilidad, debiendo velar, en vigencia del registro marcario, por el derecho exclusivo de uso de su propietario y pudiendo rechazar solicitudes que considere contrarias a la ley comunitaria y llegar hasta a la cancelación del registro de una marca a solicitud de parte interesada por no utilización de la marca o cuando ésta sea idéntica o similar a una notoriamente conocida. No podrá tacharse de ilegal la actuación de la Oficina Nacional Competente porque, en aplicación precisamente de la ley comunitaria, ampara a productores y consumidores, cuando en uso de sus facultades rechaza solicitudes marcarias por razones de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 evitando la coexistencia de marcas iguales o similares, la genericidad o descriptividad de las marcas que puedan generar riesgo de confusión en el mercado y previniendo el registro de marcas prohibidas en la ley comunitaria. No puede haber causal de aplicación indebida de la ley cuando la Oficina Nacional Competente, como órgano administrativo del régimen de marcas, expide sus actos debidamente sustentados y motivados en razones previstas en la ley marcaria, que, además, concuerdan con la realidad de los hechos sometidos a su definición. Con todos los antecedentes expuestos:

11 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. El artículo 81 de la Decisión 344 al referirse a la distintividad, la destaca como elemento que hace posible la identificación de productos pertenecientes a una persona o empresa de los bienes idénticos o similares de otra, permitiendo al consumidor distinguirlos y distinguir también la fuente empresarial. 2. Según lo establece el artículo 82 literal d) de la Decisión 344, la naturaleza exclusivamente descriptiva de una marca se produce cuando el signo que se pretenda registrar precisamente indica la cualidad esencial del producto o servicio a que él se refiere. 3. Un signo que por sí mismo sea descriptivo del producto que va a identificar puede convertirse en expresión de uso común y por tanto ser irregistrable por romper el principio fundamental de exclusividad de la marca que es objeto de protección de la propiedad industrial. 4. No necesariamente adolece de ilegalidad la actuación de la Oficina Nacional Competente cuando al autorizar o denegar el registro de un signo, en uso de facultades contenidas en la ley marcaria, aplica en forma razonada los supuestos previstos en la ley a las circunstancias de hecho presentadas para su resolución. 5. En razón del principio de territorialidad de las marcas, y mientras en el área subregional andina no se haya establecido el registro marcario con efectos en todos los Países Miembros, no podrá aducirse como derecho a obtener el registro de una marca, el hecho de que igual signo marcario haya sido registrada en otro País Miembro de la subregión, salvo cuando se trata de hacer valer la prioridad marcaria contemplada en el artículo 103 de la Decisión 344 o en el caso de marcas notorias, contemplado en el artículo 83, literal e) de la misma disposición. En cumplimiento de los dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal, notifíquese la presente sentencia al Consejo de Estado de la República de Colombia. Remítase asimismo copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO

12 Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i